ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)
8 de novembro de 2016 (*)
«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Pedido de registo da marca figurativa que contém os elementos nominativos ‘compressor technology’ — Oposição do titular das marcas nominativas KOMPRESSOR PLUS e KOMPRESSOR — Recusa parcial de registo — Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Artigo 60.o — Regulamento (CE) n.o 216/96 — Artigo 8.o, n.o 3 — Recurso ‘acessório’ — Regulamento (CE) n.o 40/94 — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b) — Reduzido caráter distintivo das marcas nacionais anteriores — Risco de confusão»
No processo C‑43/15 P,
que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.o do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 3 de fevereiro de 2015,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por S. Biagosch e R. Kunz‑Hallstein, Rechtsanwälte,
recorrente,
sendo as outras partes no processo:
Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por M. Fischer, na qualidade de agente,
recorrido em primeira instância,
LG Electronics Inc., com sede em Seul (Coreia do Sul),
parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),
composto por: K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vice‑presidente, M. Ilešič (relator), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal e M. Vilaras, presidentes de secção, A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe e C. Lycourgos, juízes,
advogado‑geral: Y. Bot,
secretário: M. Aleksejev, administrador,
vistos os autos e após a audiência de 14 de dezembro de 2015,
ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 1 de março de 2016,
profere o presente
Acórdão
1 Com o seu recurso, a BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (a seguir «BSH») pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 4 de dezembro de 2014, BSH/IHMI — LG Electronics (compressor technology) (T‑595/13, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2014:1023), pelo qual este negou provimento ao recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 5 de setembro de 2013 (processo R 1176/2012‑1), conforme alterada pela decisão retificativa de 3 de dezembro de 2013 (a seguir «decisão controvertida»), relativa a um processo de oposição entre a LG Electronics Inc. (a seguir «LG») e a BSH.
Quadro jurídico
Regulamentação relativa à marca da União Europeia
2 O Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.o 422/2004 do Conselho, de 19 de fevereiro de 2004 (JO 2004, L 70, p. 1, a seguir «Regulamento n.o 40/94»), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.o 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. O presente litígio rege‑se, pois, pelas disposições processuais deste último regulamento. Em contrapartida, atendendo à data da apresentação do pedido de registo em causa no presente processo, ou seja, 24 de novembro de 2008, que é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável, o referido litígio rege‑se pelas disposições substantivas do Regulamento n.o 40/94.
3 O artigo 7.o do Regulamento n.o 40/94, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», cuja redação não foi alterada pelo artigo 7.o do Regulamento n.o 207/2009, dispunha, no seu n.o 1:
«Será recusado o registo:
[…]
b) De marcas desprovidas de caráter distintivo;
c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
[…]»
4 O artigo 8.o do Regulamento n.o 40/94, sob a epígrafe «Motivos relativos de recusa», cuja redação não foi alterada pelo artigo 8.o do Regulamento n.o 207/2009, dispunha, no seu n.o 1:
«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
[…]
b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»
5 O artigo 51.o do Regulamento n.o 40/94, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», que corresponde ao artigo 52.o do Regulamento n.o 207/2009, previa, nos seus n.os 1 e 2:
«1. A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação:
a) Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.o;
b) Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa‑fé no ato de depósito do pedido de marca.
2. Se a marca comunitária tiver sido registada contrariamente ao n.o 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.o, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um caráter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.»
6 O artigo 59.o do Regulamento n.o 207/2009, sob a epígrafe «Pessoas admitidas a interpor recurso e a serem partes no processo», insere‑se no título VII deste regulamento, intitulado «Processo de recurso». Nos termos deste artigo:
«Todas as partes num processo que tenha conduzido a uma decisão podem recorrer dessa decisão na medida em que esta não tenha dado procedência às suas pretensões. […]»
7 O artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009, sob a epígrafe «Prazo e forma de recurso», que se insere neste mesmo título VII, dispõe:
«O recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. […]»
8 O artigo 63.o do Regulamento n.o 207/2009, sob a epígrafe «Exame do recurso», enuncia, no seu n.o 2:
«Durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.»
9 O artigo 65.o do Regulamento n.o 207/2009, sob a epígrafe «Recurso para o Tribunal de Justiça», dispõe, nos seus n.os 1 e 2:
«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são suscetíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.
2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.»
10 O artigo 75.o do Regulamento n.o 207/2009, sob a epígrafe «Fundamentação das decisões», faz parte do título IX deste regulamento, intitulado «Disposições processuais». Este artigo dispõe:
«As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar‑se.»
11 O Regulamento (CE) n.o 216/96 da Comissão, de 5 de fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 1996, L 28, p. 11), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.o 2082/2004 da Comissão, de 6 de dezembro de 2004 (JO 2004, L 360, p. 8) (a seguir «Regulamento n.o 216/96»), prevê, no seu artigo 8.o, sob a epígrafe «Evolução do processo»:
«[…]
2. Nos processos inter partes, sem prejuízo do n.o 2 do artigo 61.o do regulamento, a petição que expõe os fundamentos do recurso e as observações da outra parte podem ser completadas, por um lado, por uma réplica do requerente, apresentada no prazo de dois meses a contar da notificação das referidas observações e, por outro, por uma tréplica do demandado, apresentada no prazo de dois meses a contar da notificação da referida réplica.
3. Nos processos inter partes, o demandado pode, nas suas observações, enunciar conclusões destinadas a anular ou a reformular a decisão impugnada relativamente a um aspeto não contemplado no recurso. Estas conclusões ficam sem efeito em caso de desistência do requerente.»
12 Depois de interposto o presente recurso, o Regulamento n.o 207/2009 foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016.
13 Nos termos deste último regulamento, o artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009, que passou a ter a epígrafe «Prazo e forma de recurso», foi substituído pelo seguinte texto:
«1. O recurso é interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. O ato de recurso é apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. As alegações com os fundamentos do recurso são apresentadas por escrito no prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.
2. Nos processos inter partes, o demandado pode, nas suas observações, enunciar conclusões destinadas a anular ou a reformular a decisão impugnada relativamente a um aspeto não contemplado no recurso. Estas conclusões ficam sem efeito em caso de desistência do requerente.»
Regulamentação da União relativa às marcas nacionais
14 O artigo 3.o da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25), sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe no seu n.o 1, alíneas b) e c):
«Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:
[…]
b) A marcas desprovidas de caráter distintivo;
c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
[…]»
Antecedentes do litígio
15 Em 24 de novembro de 2008, a BSH apresentou ao EUIPO um pedido de registo de marca da União Europeia para o seguinte sinal figurativo:
16 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 7, 9 e 11, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»). Este pedido foi publicado no Boletim de Marcas da União Europeia n.o 4/2009, de 2 de fevereiro de 2009.
17 Em 30 de abril de 2009, a LG deduziu oposição ao registo da marca em causa para todos os produtos abrangidos pelo referido pedido, invocando o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 207/2009. Esta oposição baseou‑se nas seguintes marcas anteriores:
– marca nominativa francesa KOMPRESSOR, registada em 6 de julho de 2007 sob o n.o 73477434, que designa «máquinas de lavar roupa, aspiradores, máquinas de lavar loiça, liquidificadores elétricos, geradores de corrente», pertencentes à classe 7, na aceção do Acordo de Nice, e «fornos a gás, fornos de cozinha; aparelhos de climatização, refrigeradores, micro‑ondas [aparelhos de cozinha], aparelhos de ventilação, aparelhos de limpeza do ar, torradeiras elétricas, humidificadores, lanternas de bolso, lanternas para iluminação, máquinas de secar a roupa», pertencentes à classe 11, na aceção do Acordo de Nice;
– marca nominativa espanhola KOMPRESSOR, registada em 25 de setembro de 2007 sob o n.o 2753286, que designa «máquinas de lavar elétricas, aspiradores elétricos, máquinas de lavar loiça automáticas, liquidificadores elétricos, geradores de corrente», pertencentes à classe 7, na aceção do Acordo de Nice, e «fogões de gás, fornos, aparelhos de climatização, refrigeradores elétricos (congeladores), micro‑ondas [aparelhos de cozinha], ventoinhas elétricas para fins de ventilação, aparelhos e máquinas de limpeza do ar, torradeiras elétricas, ventoinhas para interiores, lanternas elétricas e máquinas de secar a roupa», pertencentes à classe 11, na aceção do Acordo de Nice;
– marca nominativa britânica KOMPRESSOR, registada em 7 de dezembro de 2007 com o n.o 2444787, que designa «máquinas de lavar elétricas; aspiradores elétricos; máquinas de lavar loiça automáticas; liquidificadores elétricos; geradores CC; todos para uso doméstico», pertencentes à classe 7, na aceção do Acordo de Nice, e «fogões de gás; fogões de cozinha (fornos); micro‑ondas [aparelhos de cozinha]; ventoinhas elétricas para fins de ventilação; torradeiras elétricas; lanternas para iluminação, máquinas de secar a roupa elétricas; todos para uso doméstico», pertencentes à classe 11, na aceção do Acordo de Nice; e
– marca nominativa da União Europeia KOMPRESSOR PLUS, registada em 23 de agosto de 2012 com o n.o 7282924, que designa «máquinas de lavar elétricas; máquinas de lavar loiça automáticas para uso doméstico», pertencentes à classe 7, na aceção do Acordo de Nice.
18 Por decisão de 3 de maio de 2012, a Divisão de Oposição do EUIPO acolheu parcialmente a oposição e, em consequência, indeferiu o pedido de registo da marca da União Europeia em causa para os seguintes produtos:
– classe 7, na aceção do Acordo de Nice: «Máquinas e aparelhos elétricos para uso doméstico e para a cozinha incluídos na classe 7, nomeadamente máquinas e aparelhos de cozinha elétricos, incluindo trituradoras, dispositivos para misturar e amassar, espremedores de fruta, máquinas de sumos, centrifugadoras para sumos, moinhos, cortadores, utensílios elétricos, abre‑latas, afiadores de facas, bem como aparelhos e dispositivos para a preparação de bebidas e/ou alimentos, bombas para servir bebidas refrigeradas para utilizar em combinação com dispositivos de refrigeração de bebidas; máquinas para lavar a loiça; máquinas e aparelhos elétricos para lavar, secar e engomar peças de roupa e de vestuário incluídos na classe 7, incluindo máquinas de lavar roupa, centrifugadoras de roupa; prensas de engomar e máquinas de engomar incluídas na classe 7; equipamentos de limpeza elétricos para uso doméstico, incluindo equipamentos elétricos para limpeza de vidros, aparelhos elétricos para encerar sapatos e aspiradores, aspiradores de resíduos líquidos e sólidos; peças de todos os artigos atrás referidos incluídas na classe 7, em especial tubos flexíveis, tubos rígidos, filtros de pó e sacos para o pó, todos os artigos para aspiradores»;
– classe 9, na aceção do Acordo de Nice: «Aparelhos e instrumentos elétricos, incluídos na classe 9, nomeadamente ferros de engomar elétricos; balanças de cozinha»; e
– classe 11, na aceção do Acordo de Nice: «Aparelhos de aquecimento, de produção de vapor e de cozedura, nomeadamente fornos, aparelhos para assar frangos, aparelhos para assar, fogões, aparelhos para grelhar, torradeiras, aparelhos para descongelar e manter a comida quente, aquecedores de água, aquecedores de imersão, panelas com aquecimento próprio, micro‑ondas, máquinas para fazer waffles (elétricas), cozedores de ovos, fritadeiras (elétricas); máquinas de chá e de café elétricas, máquinas de café expresso, máquinas de café automáticas incluídas na classe 11; aparelhos de refrigeração, nomeadamente, frigoríficos, arcas congeladoras, armários frigoríficos, aparelhos para o arrefecimento de bebidas, congeladores de frigorífico, congeladores, aparelhos e máquinas para gelo; aparelhos de secagem, nomeadamente, secadores de roupa, máquinas de secar roupa, secadores de mãos, secadores de cabelo; aparelhos de ventilação, nomeadamente, ventoinhas, filtros de exaustores, equipamentos para exaustores e coberturas para exaustores, aparelhos de ar condicionado e aparelhos de purificação do ar, humidificadores, aparelhos para desodorizar o ar, distribuidores de fragrâncias (não para uso pessoal); aparelhos de purificação do ar, bombas de calor; peças de todos os artigos atrás referidos incluídos na classe 11».
19 Para os outros produtos reivindicados, a Divisão de Oposição do EUIPO considerou que estes e os produtos abrangidos pelas marcas anteriores eram distintos. Por conseguinte, indeferiu a oposição apresentada pela LG com o fundamento de que não existia risco de confusão para os seguintes produtos:
– classe 7, na aceção do Acordo de Nice: «Aparelhos elétricos de eliminação de resíduos, a saber, trituradores de resíduos e máquinas compactadoras de desperdícios»;
– classe 9, na aceção do Acordo de Nice: «balanças pessoais; aparelhos elétricos para selar sacos e películas; aparelhos de telecomando, de sinalização e de comando (elétricos/eletrónicos) para máquinas e aparelhos de uso doméstico e de cozinha; suportes de dados gravados e virgens legíveis por máquinas para uso doméstico; aparelhos elétricos de distribuição de bebidas ou de alimentos, máquinas de venda automática; aparelhos e programas de tratamento de dados para o comando e a operação de aparelhos domésticos; peças compreendidas na classe 9 para todos os artigos atrás referidos; peças compreendidas na classe 9 para os aparelhos e instrumentos elétricos incluídos na classe 9, nomeadamente ferros de engomar elétricos; balanças de cozinha»; e
– classe 11, na aceção do Acordo de Nice: «Lâmpadas de infravermelhos (para uso não medicinal); almofadas elétricas (para uso não medicinal), cobertores elétricos (para uso não medicinal); aparelhos de distribuição de água e instalações sanitárias, nomeadamente acessórios para instalações de fornecimento de vapor, ar e distribuição de água; aparelhos de água quente, termoacumuladores e esquentadores; lava‑louças; bombas de calor; peças de todos os artigos atrás referidos incluídos na classe 11; extratores de sumos mecânicos (aparelhos de sumos), de distribuição de bebidas para servir bebidas refrigeradas para serem utilizados em combinação com aparelhos de refrigeração de bebidas».
20 Em 26 de junho de 2012, a BSH interpôs um recurso no EUIPO destinado a obter a anulação da decisão da Divisão de Oposição deste Instituto. Nesta ocasião, a BSH introduziu também algumas limitações à lista de produtos compreendidos na classe 7, na aceção do Acordo de Nice, para a qual requeria o registo da marca.
21 Nas suas observações em resposta ao articulado que apresentava os fundamentos do recurso, de 31 de outubro de 2012, a LG alegou que alguns dos produtos a comparar, que tinham sido considerados distintos pela Divisão de Oposição do EUIPO, eram na realidade semelhantes e que, em consequência, o pedido de registo em causa também devia ter sido indeferido para esses produtos. Estas observações indicavam, além disso, que tinham por objeto a revisão da decisão da Divisão de Oposição do EUIPO de modo a que esse pedido de registo fosse amplamente indeferido.
22 As referidas observações foram transmitidas à BSH por telecópia da Secretaria do EUIPO, em 8 de novembro de 2012. De acordo com as instruções da Primeira Câmara de Recurso deste Instituto, a BSH foi informada de que a fase escrita do processo estava concluída e que a comunicação dessas mesmas observações era efetuada a título meramente informativo.
23 Através da decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso da BSH.
24 Através desta mesma decisão, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO julgou parcialmente procedente o pedido da LG, que qualificou de recurso «acessório» («ancillary» appeal) em conformidade com o disposto no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96.
25 A título preliminar, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO salientou que, uma vez que a LG não contestou o indeferimento da oposição para determinados produtos, a decisão da Divisão de Oposição deste Instituto se tinha tornado definitiva na medida em que o registo da marca da União Europeia em causa foi autorizado para estes.
26 No que respeita ao público relevante, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, depois de ter salientado que o território em causa corresponde ao território de Espanha, de França e do Reino Unido, constatou que o público relevante é composto, por um lado, pelo utilizador profissional no que respeita aos «aparelhos elétricos de distribuição de bebidas ou de alimentos, máquinas de venda automática» e, por outro, pelo consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, para os outros produtos.
27 No que respeita à comparação dos sinais em conflito, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou que existia uma semelhança nos planos visual, fonético e conceptual e que, em consequência, eram globalmente semelhantes.
28 No que respeita à comparação dos produtos, por um lado, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO confirmou a apreciação da Divisão de Oposição deste Instituto relativa aos produtos visados pelas marcas em conflito que esta última tinha considerado idênticas ou semelhantes e, assim, confirmou que, relativamente a estes produtos, existia um risco de confusão.
29 Por outro lado, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou, contrariamente à Divisão de Oposição deste Instituto, que os «extratores de sumos mecânicos (aparelhos de sumos), de distribuição de bebidas para servir bebidas refrigeradas para serem utilizados em combinação com aparelhos de refrigeração de bebidas», pertencentes à classe 11, na aceção do Acordo de Nice, bem como as «peças incluídas na classe 9 para os aparelhos e instrumentos elétricos, nomeadamente ferros de engomar elétricos; balanças de cozinha», pertencentes à classe 9, na aceção do Acordo de Nice, abrangidos pela marca cujo registo é pedido, eram semelhantes a produtos visados pelas marcas anteriores. Entendeu que, para esses produtos, existia igualmente um risco de confusão e, em consequência, anulou a decisão da Divisão de Oposição do EUIPO na parte em que esta tinha indeferido a oposição para os referidos produtos.
Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido
30 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de novembro de 2013, a BSH interpôs um recurso de anulação da decisão controvertida. Em apoio do seu recurso, a BSH apresentou um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
31 Embora não tenha contestado as conclusões da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO segundo as quais os produtos em causa, incluindo aqueles que a Divisão de Oposição do EUIPO tinha constatado serem distintos, são idênticos ou semelhantes e as marcas em conflito são globalmente semelhantes, a BSH alegou, no âmbito deste fundamento único, que, para os produtos que contenham ou possam conter um compressor, como aspiradores, aparelhos de climatização e frigoríficos, o sinal KOMPRESSOR era descritivo e que, consequentemente, as marcas nacionais anteriores revestiam um caráter distintivo «mínimo». A BSH argumentou que, aquando da apreciação do risco de confusão, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO não tomou suficientemente em consideração o reduzido caráter distintivo das referidas marcas para esses produtos. Com efeito, atendendo a este, ligeiras diferenças entre as marcas em conflito seriam inclusivamente suficientes para excluir qualquer risco de confusão.
32 No acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou este fundamento único improcedente e, por conseguinte, negou provimento ao recurso na sua totalidade.
Pedidos das partes no presente recurso
33 A BSH pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
– anular o acórdão recorrido;
– anular a decisão controvertida;
– a título subsidiário, remeter os autos ao Tribunal Geral; e
– condenar o EUIPO nas despesas nos dois processos.
34 O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
– negar provimento ao recurso; e
– condenar a BSH nas despesas.
35 Por pedido datado de 29 de outubro de 2015, o Tribunal de Justiça convidou a Comissão Europeia, nos termos do artigo 24.o, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, a participar na audiência para responder às questões escritas que lhe colocou.
Quanto ao presente recurso
36 A BSH invoca dois fundamentos no âmbito do presente recurso, sendo o primeiro relativo à violação do artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009 e o segundo relativo à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
Quanto ao primeiro fundamento
37 Com o seu primeiro fundamento, a BSH acusa o Tribunal Geral de ter aprovado, sem proceder ao menor exame, o facto de, na decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, baseando‑se no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96, ter qualificado a contestação da LG de 31 de outubro de 2012 de recurso «acessório» e de ter recusado o registo da marca em causa numa medida mais alargada do que a Divisão de Oposição deste Instituto. Ora, a LG não interpôs um recurso que cumprisse os requisitos previstos no artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009, que é o único que poderia justificar alargar a recusa do pedido de registo da marca em causa para além da decisão desta Divisão de Oposição. Com efeito, segundo a BSH, contrariamente à interpretação acolhida pela Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96 não pode permitir, quando não haja uma base jurídica adequada no Regulamento n.o 207/2009, que seja posta em causa uma parte da decisão da Divisão de Oposição deste Instituto que não foi contestada no âmbito do recurso principal e que, consequentemente, se tornou definitiva.
38 O EUIPO considera, a título principal, que este fundamento é inadmissível na medida em que foi invocado pela primeira vez na fase do presente do recurso e, a título subsidiário, que, seja como for, é improcedente uma vez que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96 permite ao demandado, nas suas observações, enunciar conclusões destinadas a anular ou a reformular a decisão impugnada relativamente a um aspeto não contemplado no recurso.
39 É facto assente que, na decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, embora tenha negado provimento ao recurso da BSH que tinha por objeto a anulação da decisão da Divisão de Oposição deste Instituto na parte em que esta indeferiu o seu pedido de registo da marca para alguns dos produtos reivindicados, deferiu parcialmente o pedido da LG, que qualificou de recurso «acessório» ao abrigo do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96, através do qual esta última, nas suas observações, tinha pedido a reformulação dessa decisão de modo a que esse pedido de registo também fosse indeferido para alguns dos produtos para os quais a Divisão de Oposição do EUIPO tinha autorizado o registo da marca em causa. A Primeira Câmara de Recurso do EUIPO reformulou, assim, a referida decisão em prejuízo da BSH, e indeferiu o pedido de registo da referida marca para produtos suplementares.
40 Daqui decorre que a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou implicitamente que o artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96 introduziu um segundo tipo de recurso, que acresce ao previsto no artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009, na versão anterior ao Regulamento 2015/2424, e que, sem estar subordinado aos requisitos previstos neste artigo 60.o, permite ao demandado impugnar a decisão objeto do recurso principal numa parte desta não abrangida por esse recurso e ampliar assim o âmbito do litígio, conforme foi definido pelo demandante.
41 Com o seu primeiro fundamento, a BSH acusa o Tribunal Geral de, no acórdão recorrido, não ter analisado a compatibilidade desta interpretação com o artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009.
42 No entanto, é facto assente que a BSH não invocou, em nenhuma fase do processo perante o Tribunal Geral, a alegada incompatibilidade da referida interpretação com o artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009 ou com qualquer outra disposição do direito da União. Com efeito, o recurso que interpôs no Tribunal Geral baseou‑se num único fundamento, relativo à violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
43 Ora, segundo jurisprudência constante, permitir a uma parte invocar no Tribunal de Justiça, pela primeira vez, um fundamento e argumentos que não invocou no Tribunal Geral equivaleria a permitir‑lhe apresentar ao Tribunal de Justiça, cuja competência para julgar recursos em segunda instância é limitada, um litígio com um objeto mais lato do que o submetido ao Tribunal Geral. No âmbito de um recurso em segunda instância, a competência do Tribunal de Justiça encontra‑se, por conseguinte, limitada à apreciação da solução legal que foi dada aos fundamentos e argumentos debatidos em primeira instância (v., designadamente, acórdão de 21 de setembro de 2010, Suécia e o./API e Comissão, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, n.o 126 e jurisprudência referida).
44 Quanto ao argumento, invocado a este respeito pela BSH na audiência no Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreciação do direito da União está reservada a este último, razão pela qual era lógico invocar unicamente perante este a questão da conformidade, com o artigo 60.o do Regulamento n.o 207/2009, da interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento n.o 216/96 acolhida pela Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, é imperioso constatar que este argumento não tem base jurídica. Com efeito, conforme resulta do artigo 256.o, n.o 1, TFUE e do artigo 65.o, n.os 1 e 2, do Regulamento n.o 207/2009, o Tribunal Geral é plenamente competente, no âmbito dos recursos interpostos contra decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO, para censurar designadamente qualquer violação deste regulamento, incluindo a do seu artigo 60.o
45 Por último, embora o EUIPO tenha reconhecido na audiência no Tribunal de Justiça que, na decisão controvertida, a Primeira Câmara de Recurso deste Instituto julgou parcialmente procedente o recurso «acessório» da LG sem ter previamente dado à BSH a possibilidade de apresentar as suas eventuais observações sobre o mesmo, violando assim o princípio do contraditório conforme formalizado no artigo 63.o, n.o 2, e no artigo 75.o, segunda frase, do Regulamento n.o 207/2009, é também verdade que, não havendo contestação desta circunstância pela BSH no processo que correu no Tribunal Geral e na falta de qualquer crítica da BSH à análise que levou a referida Câmara a dar provimento a esse recurso «acessório», o Tribunal Geral não pode ser acusado de não ter identificado oficiosamente essa violação.
46 Nestas condições, o primeiro fundamento deve ser julgado inadmissível.
Quanto ao segundo fundamento
47 Com o seu segundo fundamento, a BSH invoca uma violação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, e acusa o Tribunal Geral de se ter baseado, designadamente no n.o 31 do acórdão recorrido, numa conceção errada do risco de confusão que tem como consequência que a coincidência de duas marcas ao nível de um elemento meramente descritivo é suficiente para criar esse risco, conduzindo assim à monopolização de uma indicação meramente descritiva, o que o artigo 7.o, n.o 1, alíneas b) e c), do mesmo regulamento visa, todavia, impedir.
48 Segundo a BSH, no caso de a marca anterior ser uma variante facilmente reconhecível de uma indicação descritiva e de a marca posterior conter a indicação descritiva enquanto tal, nem sequer a existência de semelhanças significativas entre os sinais e a identidade dos produtos que as marcas em conflito designam pode permitir que se conclua pela existência de um risco de confusão, uma vez que as semelhanças entre os sinais se limitam às indicações descritivas e abrangem unicamente produtos que são descritos pela indicação. Com efeito, o público não vislumbra numa indicação descritiva uma indicação de origem, orientando‑se antes de acordo com os restantes elementos da marca. Além disso, segundo esta tese, o âmbito da proteção da marca anterior não é limitado de maneira geral, mas unicamente no que respeita à própria indicação descritiva, pelo que esta permanece intacta relativamente a outros produtos e a outros sinais semelhantes.
49 O EUIPO invoca, a título principal, a inadmissibilidade do segundo fundamento. Com efeito, por um lado, não resulta claramente do presente recurso quais são as constatações concretas do Tribunal Geral que devem ser contestadas. Por outro, a alegação da BSH, segundo a qual o Tribunal Geral qualificou de forma inexata a importância do caráter distintivo das marcas nacionais anteriores, visava obter uma nova apreciação dos factos. A título subsidiário, o EUIPO sustenta que esse fundamento é improcedente.
Quanto à admissibilidade
50 Segundo jurisprudência constante, resulta do artigo 256.o TFUE e do artigo 58.o, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que o recurso de uma decisão do Tribunal Geral está limitado às questões de direito. Só o Tribunal Geral é, assim, competente para constatar e apreciar os factos pertinentes. A apreciação destes factos não constitui, portanto, exceto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, enquanto tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (v., designadamente, acórdão de 17 de março de 2016, Naazreen Investments/IHMI, C‑252/15 P, não publicado, EU:C:2016:178, n.o 59 e jurisprudência referida).
51 Além disso, resulta das mesmas disposições e do artigo 168.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça que uma petição de recurso deve indicar de modo preciso os elementos contestados do acórdão cuja anulação é pedida, bem como os argumentos jurídicos em que se apoia especificamente esse pedido (v., designadamente, acórdãos de 4 de setembro de 2014, Espanha/Comissão, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, n.o 43, e de 5 de março de 2015, Ezz e o./Conselho, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, n.o 111). A este respeito, o artigo 169.o, n.o 2, do Regulamento de Processo precisa que os fundamentos e os argumentos jurídicos invocados devem identificar com precisão os pontos da fundamentação da decisão do Tribunal Geral que são contestados (acórdãos de 28 de julho de 2016, Tomana e o./Conselho e Comissão, C‑330/15 P, não publicado, EU:C:2016:601, n.o 34, e de 20 de setembro de 2016, Mallis e o./Comissão e BCE, C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, n.o 34).
52 A este respeito, há que constatar que, com o seu segundo fundamento, a BSH não se limita de modo nenhum a pedir uma nova apreciação dos factos, antes acusando o Tribunal Geral de não ter tomado em consideração princípios jurídicos aplicáveis à apreciação do risco de confusão entre marcas em conflito, o que constitui uma questão de direito que pode ser submetida ao Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (v., designadamente, despacho de 7 de maio de 2015, Adler Modemärkte/IHMI, C‑343/14 P, não publicado, EU:C:2015:310, n.o 32 e jurisprudência referida).
53 Por outro lado, resulta claramente dos articulados da BSH que este fundamento se dirige designadamente contra o n.o 31 do acórdão recorrido, o qual atesta a inobservância, pelo Tribunal Geral, da essência em si mesma do risco de confusão, para cuja apreciação o caráter distintivo de cada uma das marcas em conflito devia necessariamente constituir o critério mais importante.
54 Por conseguinte, há que julgar o segundo fundamento admissível.
Quanto ao mérito
55 A argumentação da BSH relativa ao risco de confusão aduzida no âmbito do seu fundamento único de recurso que interpôs no Tribunal Geral, que corresponde à argumentação defendida no âmbito do seu segundo fundamento no âmbito do presente recurso, foi analisada designadamente nos n.os 26 a 32 do acórdão recorrido.
56 Assim, depois de ter recordado, nos n.os 26 e 27 desse acórdão, a jurisprudência na matéria, o Tribunal Geral constatou, no n.o 28 do referido acórdão, que, no que respeita aos produtos para os quais a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO deferiu a oposição, esta última constatou, sem contestação por parte da BSH, que, por um lado, os produtos em causa eram, em parte, idênticos e, em parte, semelhantes e, por outro lado, que os sinais em conflito eram semelhantes. Salientou que o efeito cumulativo destas constatações basta, seja como for, para se poder concluir que existe um risco de confusão, ainda que o caráter distintivo das marcas nacionais anteriores fosse considerado reduzido.
57 O Tribunal Geral acrescentou, no n.o 29 do acórdão recorrido, que, no âmbito da apreciação do risco de confusão, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO tomou efetivamente em consideração o facto de que, no que respeita aos produtos em causa, nem as marcas nacionais anteriores nem a marca pedida possuíam um caráter particularmente distintivo. Recordou, no entanto, que, segundo a jurisprudência, mesmo perante uma marca com reduzido caráter distintivo, pode existir um risco de confusão, designadamente devido à existência de uma semelhança entre os sinais e os produtos ou os serviços abrangidos. É o que sucede quando, como no presente caso, os produtos em causa são idênticos e as marcas em conflito apresentam uma elevada semelhança.
58 No n.o 31 do referido acórdão, o Tribunal Geral observou que acolher o argumento da BSH teria por efeito neutralizar o fator relativo à semelhança das marcas em benefício daquele que assenta no caráter distintivo da marca anterior, ao qual seria então atribuída uma importância excessiva. Daí resultaria que, na medida em que a marca anterior tem apenas um reduzido caráter distintivo, só existiria um risco de confusão em caso de reprodução completa desta pela marca pedida, sendo ocultado o grau de semelhança entre os sinais em causa. Tal resultado não seria conforme com a própria natureza da apreciação global que as autoridades competentes estão incumbidas de efetuar nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94.
59 Por conseguinte, o Tribunal Geral considerou, no n.o 32 do acórdão recorrido, que os argumentos da BSH relativos ao reduzido caráter distintivo das marcas nacionais anteriores não podiam afetar a conclusão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO respeitante à existência de um risco de confusão.
60 Ora, esta apreciação do risco de confusão pelo Tribunal Geral não está viciada de um erro de direito.
61 Com efeito, cumpre salientar que o Tribunal de Justiça, rejeitando uma argumentação semelhante à que foi aduzida pela BSH no âmbito do segundo fundamento, já decidiu diversas vezes que, embora o caráter distintivo de uma marca anterior deva ser tomado em consideração no âmbito da apreciação global da existência de um risco de confusão, constitui apenas, no entanto, um elemento de entre outros que foram considerados no âmbito desta apreciação (v., designadamente, despachos de 29 de novembro de 2012, Hrbek/IHMI, C‑42/12 P, não publicado, EU:C:2012:765, n.o 61, e de 2 de outubro de 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/IHMI, C‑91/14 P, não publicado, EU:C:2014:2261, n.o 22).
62 Além disso, embora seja verdade que o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o caráter distintivo da marca anterior se mostrar importante, tal risco não está no entanto excluído quando o caráter distintivo da marca anterior for reduzido (v., designadamente, despacho de 19 de novembro de 2015, Fetim/IHMI, C‑190/15 P, não publicado, EU:C:2015:778, n.o 40 e jurisprudência referida).
63 Por conseguinte, mesmo perante uma marca anterior com reduzido caráter distintivo, o Tribunal Geral pode considerar que existe um risco de confusão, designadamente devido a uma semelhança entre os sinais e os produtos ou os serviços abrangidos (v., designadamente, despachos de 2 de outubro de 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/IHMI, C‑91/14 P, não publicado, EU:C:2014:2261, n.o 24 e jurisprudência referida, e de 7 de maio de 2015, Adler Modemärkte/IHMI, C‑343/14 P, não publicado, EU:C:2015:310, n.o 59).
64 Assim, as constatações efetuadas pelo Tribunal Geral no n.o 31 do acórdão recorrido, que rejeitaram a tese defendida pela BSH e que são objeto do segundo fundamento, constituem, na realidade, apenas uma repetição da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça segundo a qual esta tese não é conforme com a própria natureza da apreciação global que as autoridades competentes são encarregadas de efetuar nos termos do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, uma vez que, contrariamente ao que a recorrente alega, essa tese teria por efeito neutralizar o fator relativo à semelhança das marcas em benefício do fator assente no caráter distintivo da marca anterior (v., a este respeito, acórdão de 15 de março de 2007, T.I.M.E. ART/IHMI, C‑171/06 P, não publicado, EU:C:2007:171, n.o 41, e despacho de 19 de novembro de 2015, Fetim/IHMI, C‑190/15 P, não publicado, EU:C:2015:778, n.o 46 e jurisprudência referida).
65 No que concerne ao argumento aduzido a este respeito pela BSH, segundo o qual esta jurisprudência é errada uma vez que conduziria à monopolização de uma indicação meramente descritiva, há que constatar que não é o artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, mas o artigo 7.o, n.o 1, alíneas b) e c), e o artigo 51.o deste regulamento, bem como o artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95, que têm por objeto evitar tal monopolização.
66 No que respeita, em especial, às marcas nacionais anteriores, o Tribunal de Justiça já teve oportunidade de salientar que decorre da coexistência das marcas da União com estas, bem como do facto de o registo destas últimas não ser da competência do EUIPO, nem a sua fiscalização jurisdicional da competência do Tribunal Geral, que, num processo de oposição a um pedido de registo de uma marca da União, a validade das marcas nacionais não pode ser posta em causa. Por conseguinte, no quadro de tal processo de oposição, também não é possível constatar, em relação a um sinal idêntico a uma marca protegida num Estado‑Membro, um motivo absoluto de recusa, como o caráter descritivo e a falta de caráter distintivo, previsto no artigo 7.o, n.o 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.o 40/94, bem como no artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, acórdão de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/IHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, n.os 40 e 41).
67 Daqui resulta que, na aplicação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, se deve reconhecer um certo grau de caráter distintivo de uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca da União (v., neste sentido, acórdão de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/IHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, n.o 47).
68 Por conseguinte, admitindo que uma marca nacional anterior seja efetivamente descritiva para alguns dos produtos para os quais foi registada e que a sua proteção conduz à monopolização indevida da indicação descritiva em questão, tal consequência não deve ser sanada através de uma aplicação do artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento n.o 40/94, que exclui, por princípio, estes produtos da proteção que esta disposição confere às marcas anteriores, mas no âmbito de um processo de declaração de nulidade iniciado no Estado‑Membro em causa ao abrigo do artigo 3.o, n.o 1, alíneas b) e c), da Diretiva 2008/95 (v., neste sentido, acórdão de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/IHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, n.o 45).
69 Nestas condições, deve igualmente ser rejeitado por, seja como for, ser inoperante o argumento da BSH segundo o qual o Tribunal de Justiça confirmou, no acórdão de 10 de novembro de 2011, LG Electronics/IHMI (C‑88/11 P, não publicado, EU:C:2011:727), a recusa do EUIPO de registar como marca da União o sinal «KOMPRESSOR PLUS», para aspiradores, com o fundamento de que este sinal era meramente descritivo. Com efeito, esse acórdão não põe em causa a validade das marcas nacionais que foram invocadas pela LG em apoio da sua oposição.
70 Por último, contrariamente ao que a BSH alega, não se pode excluir antecipadamente e em qualquer hipótese que, no caso de uma marca pedida retomar com ligeiras diferenças o sinal reduzidamente distintivo de uma marca nacional anterior, os consumidores possam admitir que essas diferenças entre os sinais em conflito refletem uma variação na natureza dos produtos ou decorrem de considerações de marketing sem traduzir uma origem comercial diferente e que possa, assim, existir um risco de confusão no espírito do público (v., neste sentido, despacho de 27 de abril de 2006, L’Oréal/IHMI, C‑235/05 P, não publicado, EU:C:2006:271, n.o 45).
71 Assim, o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito quando concluiu, no presente caso, após a sua apreciação autónoma dos factos, que existia esse risco entre as marcas nacionais anteriores e a marca pedida.
72 Resulta de todas as considerações que precedem que o segundo fundamento deve ser julgado improcedente e que, consequentemente, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.
Quanto às despesas
73 De acordo com o artigo 184.o, n.o 2, do Regulamento de Processo, se o recurso for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decide sobre as despesas.
74 Nos termos do artigo 138.o, n.o 1, deste regulamento, aplicável ao processo de recurso de decisão do Tribunal de Geral nos termos do artigo 184.o, n.o 1, deste, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
75 Tendo o EUIPO pedido a condenação da BSH nas despesas e tendo esta sido vencida, há que condená‑la nas despesas.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH é condenada nas despesas.
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