Asunto T‑61/16

The Coca-Cola Company

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Master — Marcas figurativas anteriores de la Unión Coca-Cola y marca nacional figurativa anterior C — Motivo de denegación relativo — Aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas anteriores — Elementos de prueba del uso en el comercio, fuera de la Unión, de un signo que contiene la marca solicitada — Deducciones lógicas — Resolución adoptada a raíz de la anulación por el Tribunal General de una resolución anterior — Artículo 8, apartado 5, y artículo 65, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, y artículo 72, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 7 de diciembre de 2017

1.      Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Orden conminatoria dirigida a la Oficina — Exclusión

[Art. 266 TFUE; Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 6]

2.      Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior — Perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior — Criterios de apreciación

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

3.      Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

4.      Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Uso de una marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 3]

5.      Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro — Uso fuera de la Unión

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

6.      Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Marca figurativa Master y marcas figurativas Coca-Cola y C

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

7.      Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Control de la calificación jurídica dada a los hechos del litigio

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 2]

8.      Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto ante las Salas de Recurso — Competencia de las Salas de Recurso — Nuevo examen completo del fondo

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 64, ap. 1]

1.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 34 y 35)

2.      Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea se desprende que su aplicación está sujeta a los siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, la existencia de una notoriedad de la marca anterior invocada en oposición; en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable.

Por lo que respecta al tercer requisito, ha de recordarse que el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior queda acreditado, en particular, en caso de tentativa de explotación y de parasitismo manifiestos en la estela de una marca notoriamente conocida y que, por tanto, se hace referencia al mismo mediante el concepto de «riesgo de parasitismo». En otros términos, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida.

Para determinar si el uso del signo examinado se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, es preciso proceder a una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de que se trate, entre los que figuran, en particular, la intensidad de la notoriedad y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad de la notoriedad y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un daño para la misma. Asimismo se desprende de la jurisprudencia que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga un beneficio indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos.

(véanse los apartados 64 a 66)

3.      Incumbe al titular de la marca anterior que invoca el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea aportar la prueba de que el uso de la marca posterior se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de su marca anterior. A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un daño efectiva y actual para su marca, como confirma la redacción en imperfecto de subjuntivo de la referida disposición. En efecto, cuando sea previsible que ese daño se derivará del uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se realice efectivamente el daño para exigir la prohibición de dicho uso. Sin embargo, el titular de la marca anterior deberá acreditar la existencia de datos de los que pueda deducirse un grave riesgo de que ese daño se produzca en el futuro o, dicho de otro modo, aportar pruebas que permitan concluir a primera vista que el riesgo de aprovechamiento indebido o de perjuicio en el futuro no es meramente hipotético.

El artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 implica un análisis prospectivo del riesgo futuro y no hipotético de parasitismo en la Unión sobre la base de los datos actualmente disponibles, y no la prueba de un parasitismo actual en la Unión. Mientras que el riesgo de dilución (es decir, el riesgo de que el carácter distintivo de las marcas anteriores se vea perjudicado) requiere que se demuestre una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior como consecuencia del uso de la marca posterior, no se exige tal prueba para el riesgo de parasitismo (es decir, el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores). Por lo demás, el riesgo de parasitismo se aprecia respecto del consumidor medio de los productos y servicios a los que se aplique la marca posterior, y no la marca anterior, ya que lo prohibido es que el titular de la marca posterior se aproveche de la marca anterior.

Según jurisprudencia reiterada, a la conclusión de un riesgo de parasitismo, al igual que de un riesgo de dilución o de deslustre, puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades, siempre que no se limiten a meras suposiciones, y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto.

En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, en una apreciación global destinada a determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior, había que tener en cuenta el hecho de que el uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados tenía por objetivo aprovecharse, con fines publicitarios, del carácter distintivo y de la notoriedad de las marcas con las que se comercializaban esos perfumes. El Tribunal de Justicia ha precisado también que, cuando un tercero intentaba seguir la estela de una marca notoriamente conocida mediante el uso de un signo similar a ésta con objeto de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar, sin compensación económica alguna y sin tener que desplegar esfuerzos propios al respecto, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, el provecho obtenido de ese uso debía considerarse un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca.

Por último, el Tribunal ha precisado en reiteradas ocasiones que es posible, especialmente en el caso de una oposición basada en una marca que goce de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio para esa marca o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar al efecto otros hechos ni aportar la prueba de la existencia de tales hechos.

(véanse los apartados 67 a 70, 102 y 106)

4.      En el contexto de la adquisición del carácter distintivo de una marca a través del uso y en el del mantenimiento de una marca por la prueba de su uso efectivo, resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, de manera general, el concepto de «uso» de una marca engloba, por el sentido de dicho término, tanto el uso independiente de dicha marca como su uso en cuanto componente de otra marca considerada en su totalidad o en combinación con ella. El Tribunal de Justicia también ha precisado que una marca registrada usada únicamente como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate.

(véase el apartado 75)

5.      El principio de territorialidad significa, en Derecho de marcas, que es el Derecho del Estado —o de la unión de Estados— donde se solicita la protección de una marca el que determina las condiciones de dicha protección. Es preciso señalar que el principio de territorialidad significa también que el tribunal de un Estado o de una unión de Estados es competente (en todo o en parte) para pronunciarse sobre los hechos de violación de marca cometidos o que intenten cometerse en el territorio de ese Estado o de esa unión de Estados, excluyendo los Estados terceros.

El principio de territorialidad en Derecho de marcas no excluye en absoluto la toma en consideración de actos de uso de la marca solicitada fuera de la Unión Europea para fundamentar una deducción lógica sobre el probable uso en el comercio, en la Unión, de la marca solicitada, con objeto de determinar si existe o no un riesgo de aprovechamiento indebido en la Unión de la notoriedad de una marca de la Unión anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

De este modo, las pruebas de un uso concreto en cualquier parte del mundo pueden proporcionar un indicio de la manera en la que la marca solicitada podría usarse en la Unión, de modo que dicho uso fuera de la Unión puede permitir determinar si es probable que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores.

Por lo tanto, cabe deducir lógicamente de una solicitud de registro de marca de la Unión que su titular tiene la intención de comercializar sus productos o servicios en la Unión Europea.

(véanse los apartados 81, 88, 95 y 96)

6.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 92 a 108)

7.      En virtud del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea (actualmente artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), el Tribunal ha de examinar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina controlando la aplicación del Derecho de la Unión realizada por éstas, a la luz, en particular, de los hechos expuestos ante dichas Salas. En consecuencia, dentro de los límites del referido artículo, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la Oficina, en caso necesario analizando si estas Salas dieron una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o si la apreciación de los hechos expuestos ante tales Salas no adolece de error alguno.

En efecto, cuando el Tribunal debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esa Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal.

(véanse los apartados 110 y 111)

8.      Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 115)