Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010 – Rubinstein e L’Oréal / UAMI – Allergan (BOTOLIST e BOTOCYL)

(cause riunite T‑345/08 e T‑357/08)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL – Marchi nazionali figurativi e denominativi anteriori BOTOX – Impedimento relativo alla registrazione – Lesione alla notorietà – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Obbligo di motivazione – Art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009]»

1.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 5, e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 40, 64, 79, 88)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposto – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 65‑66)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove da produrre da parte del titolare – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di danno (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 82)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 83‑85)

5.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Obiettivo (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punto 92)

Oggetto

Nella causa T‑345/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 maggio 2008 (procedimento R 863/2007‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Allergan, Inc. e l’Helena Rubinstein SNC e, nella causa T‑357/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 giugno 2008 (causa R 865/2007‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Allergan, Inc. e la L’Oréal SA.

Dati della causa

Marchi comunitari registrati oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:	Marchio denominativo comunitario n. 2686392 BOTOLIST per prodotti della classe 3 e marchio denominativo comunitario n. 2782282 BOTOCYL per prodotti della classe 3 – marchi comunitari nn. 2686392 e 2782282
Titolari del marchio comunitario:	Helena Rubinstein SNC e L’Oréal SA
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:	Allergan, Inc.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:	Marchio figurativo comunitario n. 2015832 BOTOX per prodotti della classe 5; marchio figurativo comunitario n. 2575371 BOTOX per prodotti della classe 5; marchio figurativo comunitario n. 1923986 BOTOX per prodotti delle classi 5 e 16; marchio denominativo comunitario n. 1999481 BOTOX per prodotti della classe 5; vari marchi nazionali BOTOX
Decisione della divisione di annullamento:	Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione di annullamento

Dispositivo

1) I ricorsi sono respinti.

2) La Helena Rubinstein SNC è condannata alle spese nella causa T‑345/08.

3) La L’Oréal SA è condannata alle spese nella causa T‑357/08.