Causa T‑436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo Rock & Rock – Marchi nazionali denominativi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 8 luglio 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo Rock & Rock e marchi denominativi MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 16)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 18)

3.      Per il pubblico di riferimento composto da consumatori tedeschi medi e da professionisti del settore della costruzione, non sussiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario tra il segno figurativo Rock & Rock, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per prodotti appartenenti alle classi 2, 19 e 27 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi denominativi MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK, anteriormente registrati in Germania per prodotti appartenenti alle classi 6, 17, 19 o 37.

I prodotti designati dai segni in conflitto sono in parte simili e, per il resto presentano un grado di somiglianza debole o sono diversi. Inoltre, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è particolarmente elevato e sussiste solo un grado di somiglianza debole tra i segni in conflitto, che discende, in più, da un elemento ampiamente descrittivo ed elogiativo dei servizi designati. Infine, va ricordato che il carattere distintivo dei marchi anteriori è debole, ad eccezione del marchio CEILROCK, il cui carattere distintivo è normale.

Nell’ambito di una valutazione globale dei segni in conflitto, tenuto conto del fatto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è particolarmente elevato al momento dell’acquisto dei prodotti designati, le differenze visive, fonetiche e concettuali che separano i segni in conflitto sono sufficienti, nonostante la somiglianza di taluni prodotti designati, a impedire che le somiglianze derivanti dell’elemento comune «rock» comportino un rischio di confusione nella mente del consumatore medio tedesco e dei professionisti del settore dell’edilizia.

Essendo l’elemento «rock» ampiamente descrittivo e elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori, esso non è idoneo a costituire l’elemento tronco comune di una famiglia di marchi. Il riconoscimento della famiglia di marchi contenenti l’elemento seriale «rock» comporterebbe precisamente la monopolizzazione dell’elemento «rock», che è ampiamente descrittivo e elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori. La protezione ampliata per il riconoscimento della presenza di una famiglia di marchi significherebbe che, in pratica, nessun altro operatore potrebbe registrare un marchio contenente l’elemento «rock» e potrebbe vedersi eventualmente proibito l’uso di tale elemento nei propri slogan e nel proprio materiale pubblicitario. Una simile restrizione alla libera concorrenza, che deriverebbe dal fatto di riservare un termine di base della lingua inglese a un solo operatore economico, non può essere giustificata dall’obiettivo di ricompensare gli sforzi creativi o promozionali del titolare dei marchi anteriori. Infatti, laddove non si tratti di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, il valore commerciale che costituisce la suddetta esclusività non è il risultato di siffatti sforzi del titolare, ma unicamente quello del significato del termine, prestabilito dalla lingua in questione, che rinvia alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi in questione.

(v. punti 19, 24, 81, 83, 86, 96, 97)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 27)

5.      Per valutare il carattere distintivo degli elementi di un marchio occorre prendere in considerazione la loro maggiore o minore capacità a concorrere ad identificare i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese. Nell’ambito di tale valutazione vanno prese in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche dell’elemento di cui trattasi, per accertare se esso sia privo o no di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

(v. punto 28)

6.      Il rischio di associazione costituisce un’ipotesi specifica del rischio di confusione, caratterizzato dalla circostanza che i marchi in questione, pur non potendo esser confusi direttamente dal pubblico interessato, potrebbero essere percepiti come due marchi del medesimo titolare. Al fine di tener conto di tale criterio, è necessario che la domanda di nullità sia fondata sull’esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima serie o famiglia di marchi. Tuttavia, il fattore della serie o della famiglia di marchi rileva solo se l’elemento comune è distintivo. Infatti, se tale elemento è descrittivo, esso non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione.

La protezione ampliata concessa a una famiglia di marchi non può essere correttamente invocata laddove l’elemento comune dei marchi anteriori sia ampiamente descrittivo rispetto ai prodotti e ai servizi designati. Infatti, un termine che rinvia alla natura di tali prodotti e servizi non può costituire il tronco comune distintivo di una famiglia di marchi.

Anche in presenza di una famiglia di marchi, la protezione ampliata finalizzata ad evitare un rischio di associazione viene concessa solo nel caso in cui il marchio più recente presenti caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l’elemento comune ai marchi seriali anteriori sia utilizzato nel marchio richiesto con un contenuto semantico distinto.

(v. punti 79, 80, 87)