Affaire T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MACCOFFEE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure McDONALD’S – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 – Famille de marques – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Déclaration de nullité »
Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 5 juillet 2016
1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Condition – Lien entre les marques – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Marques verbales MACCOFFEE et McDONALD’S
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
4. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Condition – Lien entre les marques – Critères d’appréciation – Existence d’une famille de marques antérieures – Conditions
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
5. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage des marques antérieures susceptibles de constituer une famille de marques – Usage effectif – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 42, § 2, 57, § 2 et 78, § 1, f) ; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règles 22, § 4, et 40, § 6]
6. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Critères d’appréciation
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
7. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Notion
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
8. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Preuves à apporter par le titulaire – Risque futur sérieux de profit indu ou de préjudice
[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5, et 53, § 1, a)]
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 14, 15)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. points 20, 21, 37)
3. Il existe un risque sérieux que l’usage sans juste motif de la marque verbale MACCOFFEE enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice tire indûment profit de la renommée de la marque verbale antérieure McDONALD’S enregistrée antérieurement en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et les services relevant des classes 29, 30, 32 et 42 au sens dudit arrangement.
La marque McDONALD’S jouit dans l’Union d’une renommée considérable pour les services de restauration rapide. Sa renommée s’étend aux éléments caractéristiques de la famille de marques « Mc ». En effet, la marque McDONALD’S est la marque originaire de la famille, à laquelle toutes les marques dérivées se rattachent par une caractéristique commune, à savoir le préfixe « mc », et de laquelle elles se dissocient toutes par un même type d’élément final, qui renvoie à l’un des produits alimentaires figurant au menu des établissements de restauration rapide. Ainsi, le préfixe « mc » avait acquis un caractère distinctif propre par rapport aux services de restauration rapide et aux produits figurant au menu des établissements de restauration rapide, au moins sur une partie du territoire de l’Union, de sorte que ce préfixe est apte à caractériser l’existence d’une famille de marques.
La marque MACCOFFEE, conceptuellement similaire à la marque McDONALD’S et reproduisant la même structure, est susceptible d’être rattachée à la famille de marques « Mc ».
Concernant les services et les produits pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, ceux-ci présentent un certain degré de similitude en raison des liens étroits existant entre eux.
À cet égard, le public pertinent, à savoir le grand public au sein de l’Union, ou une partie substantielle de celui-ci, peut établir mentalement un lien entre les marques en conflit, dans la mesure où il peut être attiré par le fait que la marque contestée a pratiquement le même préfixe et reproduit la même structure que la marque McDONALD’S et associer ladite marque à la famille de marques « Mc ».
(cf. points 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 et 108)
4. L’établissement, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre les marques doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi les facteurs pertinents à cet égard figure l’existence d’une famille de marques antérieures. En effet, dans l’hypothèse où la demande de nullité d’une marque est fondée sur l’existence de plusieurs marques antérieures qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille, l’établissement, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre la marque dont la nullité est demandée et les marques antérieures peut résulter du fait que la première présente des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la famille composée des secondes. Plusieurs marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « famille » lorsque, notamment, elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre ou lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire. Il ne peut être attendu du public concerné, en l’absence d’usage d’un nombre de marques suffisant pour être susceptible de constituer une famille, qu’il détecte des caractéristiques communes dans ladite famille et qu’il établisse un lien entre cette famille et une autre marque contenant des éléments qui se rapprochent desdites caractéristiques. Dès lors, pour que le public concerné puisse établir un lien entre une marque dont l’annulation est demandée et une « famille » de marques antérieures, les marques appartenant à cette dernière doivent être présentes sur le marché. Il appartient ainsi au titulaire des marques antérieures, qui demande la nullité de la marque de l’Union européenne postérieure, de fournir la preuve de l’usage effectif d’un nombre d’entre elles suffisant pour constituer une « famille » de marques et, donc, de démontrer l’existence de cette dernière aux fins qu’il puisse être apprécié si le public concerné établit un lien entre la marque dont l’annulation est demandée et les marques antérieures qui composent ladite « famille » ou même seulement entre la marque dont l’annulation est demandée et la marque antérieure originaire de cette même « famille ».
(cf. points 42-45)
5. Pour examiner le caractère effectif de l’usage des marques susceptibles de constituer une famille de marques, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments produits, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale des marques, en particulier les usages de celles-ci considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par ces marques, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage des marques. L’usage effectif des marques ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs. Toutefois, il découle de la règle 22, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, applicable mutatis mutandis dans les procédures de nullité conformément à la règle 40, paragraphe 6, dudit règlement, que les preuves de l’usage se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ainsi qu’aux déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009 sur la marque de l’Union européenne.
(cf. points 52-54)
6. Voir le texte de la décision.
(cf. points 88, 93, 95)
7. Voir le texte de la décision.
(cf. point 94)
8. Voir le texte de la décision.
(cf. points 96, 97)