Causa T‑235/12
CEDC International sp. z o.o.
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di un filo d’erba in una bottiglia – Marchio nazionale tridimensionale anteriore – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 75 e articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»
Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso davanti al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Ricorso da parte della commissione di ricorso a una motivazione implicita – Ammissibilità
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 75, 1a frase)
3. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Obbligo di motivazione della commissione di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2, e 76, § 2)
4. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Criteri di valutazione – Marchi tridimensionali
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2)
5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità
(Art. 296 TFUE)
6. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Assenza di disposizione contraria – Prova dell’uso del marchio anteriore
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 1‑3, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 2)
7. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 2)
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 42, 96, 97)
3. Dalla formulazione letterale dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario discende, come regola generale e salvo disposizione contraria, che la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, vale a dire oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione e, eventualmente, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Precisando che l’Ufficio «può» decidere di non tenere conto di fatti e prove tardivamente invocati o prodotti, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 conferisce all’Ufficio un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenerne conto.
Ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione depongono a favore del potere discrezionale dell’UAMI esercitato al fine di prendere in considerazione fatti e prove tardivamente presentati dalle parti. Infatti, un simile potere è in grado di contribuire ad evitare che siano oggetto di registrazione i marchi il cui uso potrebbe essere in seguito contestato con successo per mezzo di un procedimento di annullamento o in occasione di un procedimento per contraffazione.
Orbene, risulta dalla formulazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che una deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’Ufficio. L’eventuale presa in considerazione da parte dell’Ufficio di siffatti elementi di prova supplementari non costituisce in alcun modo un «favore» concesso all’una o all’altra parte, ma deve concretare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 attribuisce a detto organismo. La motivazione così richiesta si rivela ancor più necessaria quando l’Ufficio decide di respingere prove tardivamente prodotte..
Un’eventuale presa in considerazione da parte dell’Ufficio degli elementi di prova tardivamente prodotti è, in particolare, giustificabile quando l’Ufficio considera che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongono a tale presa in considerazione.
(v. punti 44‑46, 57, 60, 62)
4. La tridimensionalità di un marchio contrasta con una visione statica, a due dimensioni, e impone una percezione dinamica, a tre dimensioni. Pertanto, un marchio tridimensionale in via di principio, potrà essere percepito da più lati da parte del consumatore di riferimento. Quanto alle prove dell’uso di siffatto marchio, occorre quindi prenderle in considerazione, non già quali riproduzioni della sua visibilità a due dimensioni, bensì quali rappresentazioni della sua percezione a tre dimensioni da parte del consumatore pertinente. Ne consegue che rappresentazioni laterali e posteriori di un marchio tridimensionale possono, in via di principio, rivestire una reale pertinenza ai fini della valutazione dell’uso effettivo di detto marchio e non possono essere escluse per il semplice motivo che non sono riproduzioni frontali.
(v. punto 65)
5. V. il testo della decisione.
(v. punti 71, 72)
6. L’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, in quanto disposizione sostanziale, non contiene obblighi quanto al termine impartito all’opponente per fornire la prova dell’uso del marchio anteriore. Pertanto, il rigetto dell’opposizione «in mancanza di tale prova» risulta da una valutazione nel merito basata sulla prova fornita, e non dal mancato rispetto di un termine procedurale. Di conseguenza, l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 non può incidere sul potere discrezionale attribuito all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dall’articolo 76, paragrafo 2, del medesimo regolamento, al fine di decidere se occorra o meno tenere conto degli elementi di prova tardivamente prodotti dinanzi ad esso.
Dal canto suo, la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dispone che, se l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzazione del marchio o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l’Ufficio lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l’Ufficio respinge l’opposizione.
Al riguardo, se è vero che dalla formulazione letterale della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 discende che, quando la prova dell’uso del marchio interessato non viene fornita entro il termine stabilito dall’Ufficio, il mancato uso effettivo del marchio anteriore deve, in via di principio, essere constatato d’ufficio da quest’ultimo, per contro siffatta conclusione non s’impone allorché elementi di prova di tale uso sono stati prodotti nel termine menzionato. In una simile ipotesi, infatti, salvo che non risulti che detti elementi sono del tutto irrilevanti per la dimostrazione dell’uso effettivo del marchio, il procedimento è destinato a seguire il suo corso. Così, l’Ufficio è in particolare chiamato, come previsto dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, a invitare le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario, le loro osservazioni sulle notifiche dal medesimo inviate o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti. In un contesto del genere, il mancato uso effettivo del marchio anteriore, se constatato in seguito, non è conseguenza dell’applicazione della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, disposizione di carattere essenzialmente procedurale, ma esclusivamente dell’applicazione delle disposizioni sostanziali di cui all’articolo 42 del regolamento n. 207/2009.
Da quanto precede risulta, in particolare, che la presentazione di prove dell’uso del marchio le quali si aggiungano a prove esse stesse prodotte entro il termine impartito dall’Ufficio, in forza della regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, rimane possibile dopo la scadenza di detto termine, e non è affatto vietato all’Ufficio di tenere conto delle prove supplementari tardivamente prodotte avvalendosi del potere discrezionale conferitogli dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, si deve concludere nel senso che la regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 non è idonea a impedire l’esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere discrezionale conferitole dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al fine di prendere eventualmente in considerazione prove supplementari prodotte per la prima volta dinanzi ad essa.
(v. punti 76‑78, 82‑86)
7. Nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai fini dell’eventuale presa in considerazione di elementi di prova tardivamente prodotti, è richiesto che le prove presentate oltre la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione non siano le prime e uniche previste dell’uso del marchio, ma che si tratti di prove cosiddette «complementari» o «supplementari», che si aggiungono a elementi di prova pertinenti, depositati entro il termine impartito. Al riguardo non è richiesto un rapporto materiale tra gli elementi supplementari e gli elementi precedentemente prodotti, ma la loro rilevanza intrinseca per l’esito del procedimento dinanzi all’Ufficio.
Inoltre, un’eventuale presa in considerazione di elementi di prova supplementari dell’uso del marchio, prodotti dopo lo scadere del termine di cui alla regola 22, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, non richiede necessariamente che l’interessato si trovi nell’impossibilità di produrre tali elementi entro detto termine.
(v. punti 89, 90, 95)