UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)
8 päivänä heinäkuuta 2015 (*)
Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki REDROCK – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK ja MASTERROCK – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta
Asiassa T-548/12,
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, kotipaikka Gladbeck (Saksa), edustajanaan asianajaja J. Krenzel,
kantajana,
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään V. Mahelka, P. Geroulakos ja M. Rajh,
vastaajana,
jota tukee
Redrock Construction s.r.o., kotipaikka Praha (Tšekin tasavalta), edustajanaan asianajaja D. Krofta,
jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 16.10.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1596/2011‑4), joka koskee Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG:n ja Redrock Construction s.r.o:n välistä mitättömyysmenettelyä,
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),
toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Berardis sekä tuomarit O. Czúcz (esittelevä tuomari) ja A. Popescu,
kirjaaja: hallintovirkamies I. Drăgan,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2012 jätetyn kannekirjelmän,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.5.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.4.2013 jätetyn väliintulijan vastineen,
ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.8.2013 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,
ottaen huomioon 12.11.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,
on antanut seuraavan
tuomion
Asian tausta
1 Asiassa väliintulijana oleva Redrock Construction s.r.o. teki 20.5.2004 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).
2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
3 Tavarat ja palvelut, joita varten riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 2, 17, 19 ja 37, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
– luokka 1: ”Kemikaalit teollisiin tarkoituksiin; kitti tässä luokassa; kemialliset apuaineet teollisuuskäyttöön; synteettiset hartsit; jalostamattomat tekohartsit; epoksihartsit; kemialliset yhdisteet teollisuustarkoituksiin; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; sementin säilöntäaineet paitsi maalit ja öljyt; kemialliset täyteaineet”
– luokka 2: ”Maalausaineet (maalit) ja maalien apuaineet; maalit; jauhemaalit ja täytteet; päällysteet, lakat; raa'at luonnonhartsit; kitti tässä luokassa; metallien suoja-aineet; maalien ja lakkojen ohenteet”
– luokka 17: ”Tiivistys- ja eristysaineet; saumausaineet; eristysaineet”
– luokka 19: ”Rakennusaineet (ei-metalliset); betoni; laastit; sementti; pinnoitteet (rakennustarvikkeet); rappausaineet; sementtisekoitteet; pinnoitteet (rakennustarvikkeet); tienrakennusaineet, muusta kuin metallista; muut kuin metalliset lattiat; muut kuin metalliset kosteudenpoistoaineet rakennustarkoituksiin; sekoiteaineet lattioiden asentamiseen; rakennuspuut”
– luokka 37: ”Rakennustyöt; rakentaminen; rakennustiedotus; korjaus- ja asennuspalvelut; rakennusneuvonta”.
4 Kyseinen merkki rekisteröitiin 5.3.2010 yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki) erityisesti edellä mainittuja tavaroita ja palveluja varten numerolla 3866365.
5 Kantajana oleva Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG jätti 6.4.2010 vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, nojalla.
6 Mitättömyysvaatimus perustui seuraaviin tavaramerkkeihin:
– aikaisempi sanamerkki ROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 24.3.2003 numerolla 30229274, luokkiin 1, 6–8, 17, 19, 37 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
– aikaisempi sanamerkki KEPROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 30.5.2003 numerolla 30312115 seuraavia tavaroita ja palveluja varten;
– luokka 17: ”Mineraalivillatuotteet liuskojen, mattojen, huopien, levyjen, lamellimattojen, lamellilevyjen ja muotokappaleiden muodossa sekä edellä olevat tavarat myös yksi- tai kaksipuolisilla muovidispersio- ja/tai vesilasi ja/tai hydraulisilla ja/tai tekohartsipohjaisilla sidosainepäällysteillä, täyteaineilla ja/tai väriaineilla varustettuina tai ilman, kaikki tavarat lämmön- tai ääneneristykseen, erityisesti kattoeristyselementit tasakattoja, kallistuvia tasakattoja ja vinoja kattoja varten; eristyselementit hyvin vinoja taitekattoja varten, ensi sijassa levyjen muodossa”
– luokka 19: ”Mineraalivillatuotteet liuskojen, mattojen, huopien, levyjen, lamellimattojen, lamellilevyjen ja muotokappaleiden muodossa, kuivalaastieristyslevyt ja mineraalikuidusta valmistetut reversiokattolevyt, sekä edellä olevat tavarat myös yksi- tai kaksipuolisilla muovidispersio- ja/tai vesilasi ja/tai hydraulisilla ja/tai tekohartsipohjaisilla sidosainepäällysteillä, täyteaineilla ja/tai väriaineilla varustettuina tai ilman, kaikki tavarat palosuojia varten ja/tai rakennusaineena rakennustarkoituksiin, erityisesti kattoeristyselementit tasakattoja, kallistuvia tasakattoja ja vinoja kattoja varten; eristyselementit hyvin vinoja taitekattoja varten, ensi sijassa levyjen muodossa”
– luokka 37: ”Rakentaminen, asennuspalvelut, erityisesti lämpö- ja äänieristystyöt kattoalueella ja palontorjuntaelementtien asentaminen erityisesti kattoalueella”.
– aikaisempi sanamerkki FLEXIROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 21.9.1994 numerolla 2078534 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki FORMROCK, joka on rekisteröity Saksassa 21.9.1994 numerolla 2078535 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki FLOOR-ROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 6.10.1994 numerolla 2079579 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki TERMAROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 18.9.1995 numerolla 39502727 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki KLIMAROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 7.5.1996 numerolla 39517348 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki SPEEDROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 21.5.1996 numerolla 39543868 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki DUROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 11.6.1996 numerolla 39551027 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki SPLITROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 23.5.1996 numerolla 39605619 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki PLANAROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 17.12.1996 numerolla 39644214 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki TOPROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 23.4.1997 numerolla 39707589 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki KLEMMROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 10.10.1997 numerolla 39737546 luokkiin 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki FIXROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 23.8.1999 numerolla 39920622 luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten
– aikaisempi sanamerkki SONOROCK PLUS, joka oli rekisteröity Saksassa 11.2.2002 numerolla 30166175 luokkiin 17, 19 ja 37 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
– aikaisempi sanamerkki VARIROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 11.2.2002 numerolla 30166176 luokkiin 17, 19 ja 37 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
– aikaisempi sanamerkki SONOROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 11.2.2002 numerolla 30166177 luokkiin 17, 19 ja 37 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten;
– aikaisempi sanamerkki MASTERROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 9.7.2002 numerolla 30212141 luokkiin 17, 19 ja 37 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.
7 Mitättömyysvaatimus perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintien kattamiin tavaroihin ja palveluihin ja kohdistui kaikkiin riidanalaisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin, jotka on mainittu 3 kohdassa.
8 Mitättömyysosasto hylkäsi 12.7.2011 tehdyllä päätöksellä kantajan esittämän mitättömyysvaatimuksen. Mitättömyysosaston mukaan kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut olivat samanlaisia tai samankaltaisia. Se katsoi, että osatekijä ”rock” oli kuvaileva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden osalta ja että kyseiset merkit olivat tietyssä määrin samankaltaisia. Se päätyi kuitenkin kohdeyleisön korkean tarkkaavaisuustason takia siihen, ettei sekaannusvaaraa ollut minkään aikaisemman tavaramerkin osalta. Mitättömyysosasto hylkäsi vielä kantajan väitteen, joka perustui väitettyyn tavaramerkkiperheen olemassaoloon.
9 Kantaja teki 3.8.2011 mitättömyysosaston päätöksestä valituksen SMHV:ssä.
10 SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti 16.10.2012 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen. Se korosti aikaisempaan tavaramerkkiin ROCK perustuvasta mitättömyysvaatimuksesta, että sekaannusvaaran puuttuminen oli todettu lopullisesti unionin yleisen tuomioistuimen 13.10.2009 antamassa tuomiossa Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV – Redrock Construction (REDROCK) (T‑146/08, EU:T:2009:398). Valituslautakunta katsoi aikaisempaan tavaramerkkiin KEPROCK perustuvasta mitättömyysvaatimuksesta, että kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso oli korkea, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat, luokkiin 1 ja 2 kuuluvat tavarat ja luokkaan 19 sisältyvät rakennuspuut olivat erilaisia ja että muut riitautetut tavarat ja palvelut olivat puolestaan osaksi samanlaisia ja osaksi samankaltaisia kuin tavaramerkin KEPROCK kattamat tavarat ja palvelut. Lisäksi kyseisten merkkien ulkoasua koskeva samankaltaisuus oli keskimääräistä vähäisempi ja ne olivat keskimääräisen samankaltaisia lausuntatavaltaan olematta samankaltaisia merkityssisällöltään. Yhteisellä osatekijällä ”rock” oli ainoastaan heikko erottamiskyky. Sekaannusvaaraa ei näin ollen ollut. Valituslautakunta katsoi, ettei sekaannusvaaraa ollut myöskään muiden aikaisempien tavaramerkkien osalla pääasiallisesti samojen syiden takia. Valituslautakunnan mukaan tavaramerkkiperheille annettavaa laajempaa suojaa ei voitu soveltaa käsiteltävässä asiassa.
Asianosaisten vaatimukset
11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen
– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
12 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
– hylkää kanteen ja
– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
13 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen.
14 Kyseisten artiklojen mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta mitättömäksi, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
15 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseisistä tavaroista tai palveluista, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä käsiteltävän asian kannalta, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus. (tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Kok., EU:T:2003:199, 30–33 kohta ja tuomio 7.11.2013, Three-N-Products v. SMHV – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, 14 kohta).
16 Käsiteltävässä asiassa on painotettava sitä, että unionin yleinen tuomioistuin on todennut edellä 10 kohdassa mainitussa tuomiossaan REDROCK(EU:T:2009:398), ettei merkkien ROCK ja REDROCK välillä ole sekaannusvaaraa. Kantaja ei kyseenalaista tätä toteamusta, joka on sitä paitsi saavuttanut oikeusvoiman. Näin ollen sekaannusvaara on arvioitava merkin REDROCK ja muiden aikaisempien tavaramerkkien välillä.
17 Tässä on paikallaan huomauttaa siitä, että kantaja kohdensi sekä SMHV:ssa että yleisessä tuomioistuimessa esittämänsä argumentoinnin merkin REDROCK ja aikaisemman tavaramerkin KEPROCK väliseen sekaannusvaaraan ja keskittyi aikaisempien tavaramerkkien kattamiin sellaisiin tavaroihin, joita valmistetaan pääasiallisesti mineraalivillasta, eikä lausunut mitään erikseen näiden tavaramerkkien kattamien palvelujen osalta.
Kohdeyleisö
18 Oikeuskäytännössä todetaan kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, että kyseisten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On otettava huomioon myös se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Kok., EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
19 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että merkityksellinen alue oli Saksa, eli maa, jossa aikaisemmat tavaramerkit oli rekisteröity ja jossa niitä suojattiin, ja että kohdeyleisö koostui rakennusalan ammattilaisista ja – satunnaisesti – hyvin rakennusalan asioista perillä olevista saksalaisista keskivertokuluttajista, jotka ostavat merkkien kattamia tavaroita rautakaupoista. Se katsoi, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste oli ostohetkellä korkea kyseessä olevien tavaroiden hinnan ja tavaroilta odotetun pitkän käyttöiän takia.
20 Kantaja ei riitauta tätä analyysiä.
21 On korostettava, että kyseisiä tavaroita, jotka ovat suureksi osaksi rakennustarvikkeita, ei ole tarkoitettu keskivertokuluttajien päivittäiseen käyttöön. Tavaroiden erityisen luonteen takia niiden valinnassa on oltava tarkkana ja valinta on suoritettava huolellisesti myytyjen tavaroiden hinnasta ja laadusta riippumatta. Lisäksi pelkästään se seikka, että kuluttaja ei osta säännöllisesti tämäntyyppisiä tavaroita, viittaa siihen, että kuluttajan tarkkaavaisuusaste on pikemminkin korkea. Vaikka osa näistä tavaroista on suuren yleisön ulottuvilla, ei ole kovin yleistä, että tavalliset kuluttajat ostavat itse nämä tavarat, koska he uskovat yleensä tämän tehtävän suorittamisen ammattihenkilöille tai kysyvät neuvoa kuluttajilta, joilla on keskivertoa paremmat tiedot alalta (ks. vastaavasti edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 45 ja 46 kohta).
22 Tietämys rakennusaineiden ominaisuuksista, laadusta ja kaupallisesta alkuperästä on siten vielä tärkeämpi kohdeyleisölle siitä syystä, että näiden tavaroiden vaihtaminen on useassa tapauksessa mahdollista vain suurin kustannuksin sen jälkeen, kun tavarat on kerran sisällytetty rakennukseen. Lisäksi rakennusaineiden huonon laadun takia rakennukselle saattaa aiheutua vahinkoa, jota koskevat toimenpiteet voivat tulla kalliiksi. Näiden syiden takia on järkevää olettaa, että jopa keskivertokuluttaja, joka ei usko näiden tavaroiden valintatehtävää ammattihenkilölle, tekee internetissä kyseisiä tavaroita koskevia hakuja ja on joka tapauksessa kiinnostunut tavaroiden alkuperästä ja siitä, kuka ne on valmistanut.
23 Sama pätee luokkaan 37 kuuluviin rakennuspalveluihin, koska niiden valinta edellyttää täsmällisyyttä ja huolellisuutta ja vaati kohdeyleisöltä erityisen tarkkaa harkintaa.
24 Näin ollen on todettava, että kohdeyleisen tarkkaavaisuusaste on erityisen korkea (ks. vastaavasti edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 47 kohta).
Tavaramerkkien REDROCK ja KEPROCK kattamien tavaroiden ja palvelujen vertailu
25 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat, luokkiin 1 ja 2 kuuluvat tavarat ja luokkaan 19 sisältyvät rakennuspuut olivat erilaisia ja että muut riitautetut tavarat ja palvelut olivat puolestaan osaksi samanlaisia ja osaksi samankaltaisia kuin tavaramerkin KEPROCK kattamat tavarat ja palvelut.
26 Kantaja riitauttaa tämän arvioinnin. Se esittää, että riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden, jotka kuuluvat luokkiin 1 ja 2, käyttötarkoitus on sama kuin tavaramerkin KEPROCK kattamilla tavaroilla, jotka kuuluvat luokkiin 17 ja 19, tai niillä voidaan täydentää näitä tavaroita. Lisäksi niiden jakelukanavat ovat samat. Näin ollen nämä tavarat ovat samankaltaisia. Kantaja katsoo lisäksi, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat ja luokkaan 17 sisältyvät ”tiivistysaineet” eivät ainoastaan muistuta tavaramerkin KEPROCK kattamia ja luokkaan 17 ja 19 sisältyviä eristysaineita vaan ne ovat myös hyvin samankaltaisia niiden kanssa.
27 On todettava, että riidanalaisen päätöksen mukaan ”eristysaineet; saumausaineet; eristysaineet”, jotka sisältyvät luokkaan 17 ja jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, ovat samoja kuin ”kaikki tavarat lämmön- tai ääneneristykseen”, jotka sisältyvät samaan luokkaan ja jotka tavaramerkki KEPROCK kattaa. Valituslautakunta katsoi, että ”rakennusaineet (ei-metalliset)”, jotka sisältyvät luokkaan 19 ja jotka riidanalainen tavaramerkki kattaa, olivat samoja kuin samaan luokkaan sisältyvät ja tavaramerkin KEPROCK kattamat rakennusaineet. Valituslautakunnan mukaan kyseessä olevien merkkien kattamat rakentamispalvelut, jotka sisältyvät luokkaan 37, olivat myös samoja.
28 Valituslautakunta katsoi, että sekaannusvaaraa ei ollut siitä huolimatta, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut olivat samoja.
29 Näin ollen on tutkittava ensiksi kysymys siitä, pystyikö valituslautakunta pätevästi päätyä katsomaan, ettei sekaannusvaaraa ollut kyseisten merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen, joita se piti samoina, osalta. Jos nimittäin tämä riidanalaisessa päätöksessä oleva johtopäätös on pätevä, muiden tavaroiden ja muiden palvelujen samankaltaisuutta ei olisi tarpeen tutkia.
30 Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tässä on asianmukaista tutkia ensiksi merkkien REDROCK ja KEPROCK samankaltaisuus.
Merkkien REDROCK ja KEPROCK vertailu
31 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä oli virheellisesti arvioinut merkkien REDROCK ja KEPROCK samankaltaisuuden ja katsonut osatekijän ”rock” kuvailevaksi rakennusalan tavaroiden yhteydessä.
32 On palautettava mieleen, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C‑334/05 P, Kok., EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
33 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla jokaista kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. edellä 32 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (edellä 32 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 42 kohta ja tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, 42 kohta). Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edellä mainittu tuomio Nestlé v. SMHV, EU:C:2007:539, 43 kohta).
Alustavat toteamukset
34 Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin osatekijän erottamiskyvyn määrittämiseksi on arvioitava sitä, missä määrin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän osatekijän perusteella tunnistaa tietystä yrityksestä peräisin oleviksi ja siis erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osatekijän ominaispiirteet sen kysymyksen osalta, onko se millään tavalla kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (tuomio 13.6.2006, Inex v. SMHV – Wiseman (lehmännahkan esitys), T-153/03, Kok., EU:T:2006:157, 35 kohta ja tuomio 27.2.2008, Citigroup v. SMHV – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, 66 kohta).
35 Vaikka valituslautakunta katsoi käsiteltävässä asiassa ulkoasua koskevassa vertailussa, että kohdeyleisö tunnisti osatekijän ”rock” sanaksi, se tutki kyseiset merkit kokonaisuuksina. Valituslautakunta katsoi lausuntatapaa koskevasta vertailusta, että kohdeyleisö näki merkin REDROCK perussanastoon kuuluvista sanoista koostuvana englannin sanana ja että tavaramerkki KEPROCK nähtiin puolestaan mielikuvituksellisena ilmaisuna. Valituslautakunta katsoo, että kohdeyleisönä olevat saksalaiset kuluttajat ymmärtävät merkityssisällön osalta välittömästi näiden kahden englannin perussanastoon kuuluvan sanan, joista tavaramerkki REDROCK muodostuu, merkityksen. Lisäksi, kun otetaan huomion kyseiset tavarat ja palvelut, kuluttajat yhdistävät osatekijän ”rock” vastaaviin saksan kielessä kiveä tarkoittaviin sanoihin eli sanoihin ”Fels” ja ”Stein”, joten edellä mainitun osatekijän erottamiskyky on heikko. Valituslautakunta katsoi vielä, että kirjainten yhdistelmä ”kep” ei merkitse mitään englannin kielessä eikä saksan kielessä. Valituslautakunnan mukaan yleisö ei tästä syystä erota tavaramerkkiä KEPROCK ja näkee sen mielikuvituksellisena sanayhdistelmänä.
36 Kantaja esittää ensinnäkin, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena. Kantaja katsoo näin ollen, että valituslautakunta on tehnyt virheen tutkiessaan kyseisten merkkien ensimmäisen ja toisen tavun erikseen.
37 Tästä on todettava, että vaikka keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Kok., EU:C:1999:323, 25 kohta), sanamerkin nähdessään hän tunnistaa sanaosat, jotka tuovat hänen mieleensä konkreettisen merkityksen tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee (tuomio 6.10.2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Kok., EU:T:2004:292, 51 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu tuomio RESPICUR, EU:T:2007:46, 57 kohta). Niiden sanaosien, jotka kuluttaja voi ymmärtää, yksilöiminen on hyödyllistä silloin, kun arvioidaan kyseisten merkkien lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuutta (ks. vastaavasti tuomio 25.6.2010, MIP Metro v. SMHV – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Kok., EU:T:2010:256, 37 ja 38 kohta).
38 Valituslautakunta on näin ollen katsonut aivan oikein, että kohdeyleisö tunnisti sanaosan ”rock” sanaksi, vaikka tämän osatekijän ja kyseisten merkkien muiden osatekijöiden välillä ei tehty minkäänlaista visuaalista erottelua. Vaikka saksalaisella keskivertokuluttajalla ei olisi syvällisiä englannin kielen taitoja, käsite ”rock” kuuluu nimittäin englannin perussanoihin ja sekä ammattilaiset että kuluttajat yhdistävät sen käsitteeseen ”kivi” (edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 53 kohta).
39 Sama pätee riidanalaisen tavaramerkin osatekijään ”red”, joka merkitsee englanniksi punaista väriä, ja koska se kuuluu englannin kielen perussanastoon, kohdeyleisö ymmärtää sen suoraan (edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 78 kohta).
40 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että kohdeyleisö jakaa tavaramerkin REDROCK kahteen osatekijään eli osaan ”red” ja osaan ”rock” ja tunnistaa tavaramerkin KEPROCK osatekijän ”rock” sanaksi, jolla on merkitys.
41 Tähän on lisättävä, että kantaja myöntää tavaramerkkiperheitä, joiden yhteinen osatekijä on ”rock”, koskevassa argumentaatiossaan, että kyseisellä osatekijällä on tietty itsenäinen asema kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä mukaan lukien KEPROCK, koska tämä osatekijä muodostaa kantajan mukaan sarjan osatekijän, jonka ansiosta yleisö voi yhdistää kaikki aikaisemmat tavaramerkit yhteen kaupalliseen alkuperään. Näin ollen kantaja ei voi pätevästi kiistää toisessa yhteydessä, että osatekijä ”rock” on erillinen osatekijä, joka on tunnistettavissa kohdeyleisön keskuudessa.
42 Riidanalaisesta päätöksestä käy selvästi ilmi, että yksilöityään, että osatekijä ”rock” on sana, jolla on merkitys, valituslautakunta otti vertailussa huomioon kaikki kyseiset tavaramerkit ja totesi lisäksi, että merkki KEPROCK nähdään kokonaisuudessaan mielikuvituksellisena sanayhdistelmänä lausuntatavan ja merkityssisällön osalta.
43 Mikään ei kuitenkaan estä valituslautakuntaa yksilöimästä ensiksi kyseisten merkkien ymmärrettäviä osatekijöitä, arvioimasta niiden erottamiskykyä ja vertaamasta sen jälkeen edellä mainittuja merkkejä kokonaisuuksina keskenään. Sellainen lähestymistapa sopii täydellisesti yhteen edellä 32 ja 37 kohdassa mainitun oikeuskäytännön kanssa. Lisäksi ”erottavien” ja ”hallitsevien” osatekijöiden yksilöimisen kannalta saattaa olla tarpeen, että ensiksi arvioidaan kaikkien tavaramerkin muodostavien osien erottamiskyky ja yksilöidään siten vähemmän erottavat osatekijät. Tavaramerkeistä saatava kokonaisvaikutelma voidaan tästä menettelystä huolimatta ottaa huomioon tutkinnan myöhemmässä vaiheessa.
44 Näin ollen kantajan väite, joka perustuu niiden osatekijöiden tutkimiseen erikseen, joista kyseiset tavaramerkit muodostuvat, on hylättävä.
45 Toiseksi on palautettava mieleen, että valituslautakunta on perustanut useat riidanalaisen päätöksen osat sen varaan, että osatekijä ”rock” on kuvaileva.
46 Tästä on todettava, että vähintäänkin osassa riidanalaisen tavaramerkin kattamista rakennusaineista ja käytännössä kaikkien aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden valmistamisessa on käytetty kiveen perustuvia raaka-aineita, jotka kohdeyleisö voi – etenkin niiden luonnollisessa tilassa – helposti yhdistää käsitteeseen ”kivi” jopa merkityksessä ”kallio” tai ”rantakallio” siten, että sana on paljolti kuvaileva (edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 54 kohta).
47 Tätä toteamusta ei horjuta kantajan argumentti, joka mukaan käsitteellä ”rock” on saksan kielessä muita merkityksiä, eli sitä käytetään musiikkityylin tai naisten vaatteen nimeämiseen. Merkin erottamiskyvyn tai kuvailevuuden arviointia varten huomioon on nimittäin otettava kyseisen merkin, jossa viitataan merkin kattamiin tavaroihin tai jolla ilmaistaan yksi niiden ominaisuuksista, merkitys (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C 191/01 P, Kok., EU:C:2003:579, 32 kohta ja edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 55 kohta).
48 Lisäksi käsite ”rock” välittää kehuvan viestin merkin kattamien ja erityisesti rakennusaineisiin ja rakennustoimintaan kuuluvien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksista, koska se voidaan ymmärtää viittauksena kallioiden tai muiden kivimuodostelmien lujuuteen ja kestävyyteen. Kehuvan käsitteen, joka viittaa merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin, ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ei ole kuitenkaan vahva niiden osalta (ks. vastaavasti tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, 51 kohta ja edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 56 kohta).
49 Tästä seuraa, että yhteinen osatekijä ”rock” on paljolti kuvaileva ja kehuva kyseisten merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, joten sillä on vain heikko ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut.
Vertailun ulkoasua koskevat näkökohdat
50 Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessään, että merkeille REDROCK ja KEPROCK oli yhteistä niiden toinen osa ja kirjainten määrä. Merkkien alkuosissa, joihin yleisö kiinnittää yleensä enemmän huomiota, oli kuitenkin merkittäviä eroja, ja käsiteltävässä asiassa alkuosat ovat myös kyseisten tavaramerkkien erottuvimmat osat. Yhteinen kirjain ”e” on ulkoasultaan erilainen tavaramerkissä REDROCK ja tavaramerkissä KEPROCK, koska sen tyylittely on omaperäinen. Näin ollen merkkien vastaavuus ulkoasun osalta oli keskimääräistä vähäisempi.
51 Kantaja katsoo, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan vahvasti samankaltaisia. Se viittaa siihen, että isot kirjaimet ”K” ja ”R” samoin kuin ”P” ja ”D” ovat rakenteeltaan samankaltaisia.
52 Nämä kaksi tavaramerkkiä koostuvat seitsemästä kirjaimesta ja niiden toinen tavu on ”rock”.
53 Kuitenkin on todettava, että kohdeyleisö tunnistaa edellä olevan tavun sanaksi ”rock”, joka viittaa kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin, ja sillä on vain heikko erottamiskyky.
54 Lisäksi oikeuskäytännön mukaan kuluttaja kiinnittää tavaramerkin sanaosien alkuosaan enemmän huomiota kuin sitä seuraaviin osiin (tuomio 17.3.2004, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 ja T‑184/02, EU:T:2004:79, 81 kohta). Sitä paitsi on niin, että vaikka kohdeyleisö ymmärtää myös sanan ”red” ja liittää sen yhteen osatekijän ”rock” kanssa, kuvio-osa – eli tyylitelty iso kirjain ”E” harmaana – sijaitsee tavaramerkin REDROCK ensimmäisessä osassa.
55 Ulkoasun osalta kohdeyleisö kiinnittää täten selvästi enemmän huomiota kyseisten merkkien alkuosiin kuin yhteiseen sanaosaan ”rock”.
56 Käsiteltävässä asiassa kyseisten merkkien alkuosa on kuitenkin erilainen kahden kirjaimen osalta kolmesta, koska niille on yhteistä ainoastaan iso kirjain ”E”. Lisäksi ison kirjaimen ”E” tyylittely ja harmaan värin käyttäminen etäännyttävät entisestään riidanalaisen tavaramerkin osatekijän ”red” ulkoasullista mielikuvaa aikaisemmassa tavaramerkissä olevasta osatekijästä ”kep”.
57 Isojen kirjainten ”K” ja ”R” sekä ”P” ja ”D” välisestä – väitetystä – samankaltaisuudesta on todettava, että kun otetaan huomioon kohdeyleisön korkea tarkkaavaisuustaso, kohdeyleisö havaitsee varmasti näiden kirjainten välisen eron, vaikka sillä on vain epätäydellinen mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä.
58 Näin ollen on vahvistettava valituslautakunnan analyysi, jonka mukaan kyseisten merkkien ulkoasua koskeva samankaltaisuus on keskimääräistä vähäisempi, ja täsmennettävä tämän lisäksi, että samankaltaisuus on vähäinen.
Vertailun lausuntatapaa koskevat näkökohdat
59 Lausuntatapaa koskevasta vertailusta on todettava, että riidanalaisen päätöksen mukaan kohdeyleisönä olevat saksalaiset kuluttajat lausuvat kaksi tavaramerkkiä kahtena tavuna. Vokaaleiden järjestys on sama. Merkki REDROCK nähtiin perussanastoon kuuluvista sanoista muodostuvana englannin sanana siten, että tavaramerkki äännettiin englannin kielen ääntämissääntöjen mukaisesti. Aikaisempi saksalainen tavaramerkki KEPROCK nähtiin mielikuvituksellisena ilmaisuna ja lausuttiin saksan kielen ääntämissääntöjen mukaisesti. Vaikka loppu lausuttiin hyvin samankaltaisella tavalla, alun erilaisuus oli selvästi havaittavissa. Tavaramerkit olivat siten lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia.
60 Kantajan mukaan ei ole olemassa mitään käytännön syytä sille, miksi saksankielisten kuluttajien olisi lausuttava riidanalainen tavaramerkki englanninkielen ääntämissääntöjen mukaisesti, vaikka he lausuvat aikaisemman tavaramerkin KEPROCK saksan kielen ääntämissääntöjen mukaisesti. Keskivertokuluttaja ei ymmärrä osatekijän ”rock” merkitystä siten, että se vastaa saksan kielen sanoja ”Fels” tai ”Gestein”. Saksalainen yleisö yhdistää päinvastoin sanan ”rock” samaan saksankieliseen sanaan, joka tarkoittaa ”hametta”, tai jos se ajattelee englantilaisittain, sanaan, joka kuvaa musiikkityyliä. Koska kyseiset merkit lausutaan saksan kielen ääntämissääntöjen mukaisesti ja koska äänteiden ”r” ja ”k” sekä ”d” ja ”p” ääntämys on lähellä toisiaan, edellä mainitut merkit ovat vahvasti samankaltaisia lausuntatavaltaan.
61 On palautettava mieleen, että kyseisten merkkien pituus on sama ja että niiden vokaalien järjestys on sama. Niissä on yhteistä myös toinen tavu, eli sana ”rock”.
62 Sen sijaan alkuosaan sisältyy eri konsonantteja.
63 Lisäksi kohdeyleisö ymmärtää varmasti englanninkielisten sanojen ”red” ja ”rock” merkityksen. Tämä ei kuitenkaan estä osaa kuluttajista ääntämästä riidanalaista tavaramerkkiä saksan kielen ääntämissääntöjen mukaisesti.
64 Joka tapauksessa siinäkin tapauksessa, että kyseessä olevat merkit äännetään saksan kielen ääntämissääntöjen mukaisesti, ero äänteen ”r”, jota ei tärisytetä saksan kielessä, ja äänteen ”k” ääntämyksen välillä pysyy hyvin merkittävänä. Lisäksi vaikka ero konsonanttien ”d” ja ”p” ääntämyksessä on jonkin verran tätä eroa vähäisempi, kohdeyleisö pystyy tunnistamaan eron.
65 Kaiken edellä olevan perusteella on todettava, että vaikka arvioinnissa on otettu perustaksi saksan kielen ääntämys, kyseiset merkit ovat keskimääräisen samankaltaisia lausuntatavaltaan, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut.
Vertailun merkityssisältöä koskevat näkökohdat
66 Riidanalaisessa päätöksessä todetaan merkityssisällöstä, että kohdeyleisönä olevat saksalaiset kuluttajat tajuavat välittömästi näiden kahden perussanastoon kuuluvan sanan, joista tavaramerkki REDROCK muodostuu, merkityksen. Heille riidanalainen tavaramerkki tuo siten mieleen punaisen värisen kiven. Sen sijaan tavaramerkin KEPROCK alkuosa ei merkitse mitään, joten se nähdään mielikuvituksellisena sanayhdistelmänä. Kyseiset merkit ovat siten erilaisia merkityssisällöltään.
67 On palautettava mieleen, että kantaja ei ole esittänyt yhtään argumenttia merkityssisältöä koskevasta vertailusta.
68 Unionin yleinen tuomioistuin totesi jo edellä 10 kohdassa mainitussa tuomiossa REDROCK(EU:T:2009:398), että kohdeyleisö ymmärsi riidanalaisen tavaramerkin osatekijän ”rock” ja että se liitti englanninkielisen adjektiivin ”red” ja englanninkielisen substantiivin ”rock” merkityksessä ”kivi”, ”kallio” tai ”rantakallio” yhteen. Se muodostaa siten kokonaisuudessaan mielikuvan, joka määräytyy näiden sanojen merkityksen perusteella (edellä 10 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 80 kohta).
69 Sen sijaan tavaramerkki KEPROCK ei saa aikaan tiettyä mielikuvaa kuluttajan mielessä, koska osatekijällä ”kep” ei ole mitään merkitystä. Näin ollen vaikka kohdeyleisö antaa osatekijälle ”rock” merkityksen, merkki KEPROCK nähdään kokonaisuutena mielikuvituksellisena sanayhdistelmänä, jolla ei ole mitään erityistä merkitystä.
70 Näin ollen on todettava, että koska merkkien REDROCK ja KEPROCK merkityksiä ei ole mahdollista verrata, merkityssisältö jää tässä asiassa vertailussa vaikutukseltaan neutraaliksi tekijäksi.
71 Edellä olevan perusteella on päädyttävä siihen, että kyseiset merkit ovat vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasultaan, ne ovat keskimääräisen samankaltaisia lausuntatavaltaan, kun taas vertailu merkityssisällön osalta jää vaikutukseltaan neutraaliksi.
Sekaannusvaara
72 Valituslautakunta totesi, ettei riidanalaisen tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa.
73 Kantaja riitauttaa tämän arvioinnin.
Sekaannusvaara merkkien REDROCK ja KEPROCK välillä
74 Ensinnäkin on todettava, että aikaisemman tavaramerkin KEPROCK erottamiskyky on keskimääräinen, kuten valituslautakunta on aivan oikein katsonut. Unionin yleinen tuomioistuin toteaa nimittäin, että merkki KEPROCK ei osoita erityistä kekseliäisyyttä eikä se ole huomiota herättävä eikä sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ole normaalia suurempi. Tähän on lisättävä, että kantaja itse ei yksilöi niitä tekijöitä, jotka osoittaisivat, että tavaramerkin KEPROCK erottamiskyky oli sellaista keskimääräistä tavaramerkkiä suurempi, jolla ei ole mitään merkityssisältöä. Kantaja ei väitä, että tavaramerkin KEPROCK erottamiskyky olisi lisääntynyt käytön perusteella.
75 Toiseksi on korostettava, että kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea heidän ostaessaan kyseisiä tavaroita ja palveluja ja että kohdeyleisö haluaa tietää, mikä niiden kaupallinen alkuperä on.
76 Kolmanneksi on palautettava mieleen, että kyseiset merkit ovat vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasultaan, ne ovat keskimääräisen samankaltaisia lausuntatavaltaan ja että vertailu merkityssisällön osalta jää vaikutukseltaan neutraaliksi.
77 Tähän on lisättävä, että kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla ja merkityssisällöllä ei ole aina samaa painoarvoa ja että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon kyseessä olevien tavaroiden luonne ja analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla (tuomio 6.10.2004, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), T‑117/03 – T‑119/03 ja T‑171/03, Kok., EU:T:2004:293, 49 kohta).
78 Kahden tavaramerkin välisen lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun on kyse tavaroista, joita myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti havaitsee oston aikana tavaroissa olevan tavaramerkin myös visuaalisesti (tuomio 14.10.2003, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Kok., EU:T:2003:264, 55 kohta ja edellä 48 kohdassa mainittu tuomio idea, EU:T:2008:10, 78 ja 79 kohta).
79 Tällainen tapaus on kysymyksessä kyseisten tavaramerkkien kattamien rakennusaineiden osalta, joita myydään siten, että keskivertokuluttaja voi havaita visuaalisesti niihin kiinnitetyt tavaramerkit. Lisäksi on korostettava, että ennen tavaroiden valitsemista on välttämätöntä, että kohdeyleisö tutkii näiden tavaroiden ominaisuudet liikkeissä tai internetissä, sillä kohdeyleisö haluaa varmistautua siitä, että käytetyt materiaalit täyttävät niille asetetun tehtävän eli että ne kestävät pitkään rakennuksessa, johon se on sisällytetty. Näiden olosuhteiden takia kohdeyleisö joutuu myös visuaalisesti kohtaamaan tavaramerkistä muodostuvan mielikuvan ennen valinnan tekoa.
80 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo tässä tilanteessa, ettei tavaramerkkien REDROCK ja KEPROCK välillä ole – erikseen tarkasteltuina – sekaannusvaaraa silloinkaan, kun näiden kahden merkin kattamat tavarat ovat samanlaisia. Keskivertokuluttaja, jonka tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea oston aikaan, havaitsee tavaramerkkien välillä olevat erot eikä ajattele, että kyseisillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kaupallinen alkuperä olisi sama.
81 Sama pätee tavaramerkkien REDROCK ja KEPROCK kattamiin palveluihin, joista kantaja ei sitä paitsi ole esittänyt mitään erityisiä argumentteja. Kohdeyleisö ei voi siten sekoittaa edellä 74–76 kohdassa mainittujen syiden takia kyseisiä tavaramerkkejä.
82 Näin ollen kantajan perusteluita, joilla se pyrkii osoittamaan, että tietyt tavarat ovat enemmän samankaltaisia kuin riidanalaisessa päätöksessä on todettu, ei ole tarpeen tutkia, koska sekaannusvaaraa ei ole edes silloin, kun kyseessä ovat samanlaiset tavarat ja palvelut. Tästä on palautettava mieleen, että käsite rock” on paljolti kuvaileva ja kehuva kaikkien aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen osalta.
Sekaannusvaara tavaramerkin REDROCK ja muiden aikaisempien tavaramerkkien välillä
83 Valituslautakunta katsoi, että aikaisempien tavaramerkkien ja merkin REDROCK välillä oleva etäisyys riittää kompensoimaan merkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden samuuden tai samankaltaisuuden.
84 Koska kantaja on keskittynyt argumentoinnissaan tavaramerkkien REDROCK ja KEPROCK väliseen vertailuun ja esittämäänsä tavaramerkkiperheitä koskevaan väitteeseen, se ei ole esittänyt argumentteja, jotka koskisivat muita aikaisempia tavaramerkkejä (FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK ja MASTERROCK) erikseen tarkasteltuina.
85 Ulkoasua koskevasta vertailusta on tarkennettava, että aikaisemmista tavaramerkeistä vain tavaramerkeissä TOPROCK ja FIXROCK on saman verran kirjaimia kuin merkissä REDROCK. Kuitenkin näiden tavaramerkkien ensimmäiset osat, joihin kohdeyleisö kiinnittää oikeuskäytännön (ks. edellä oleva 54 kohta) mukaan yleensä enemmän huomiota, ovat kokonaan erilaisia, koska yksikään osatekijöiden ”top” ja ”fix” kirjaimista ei vastaa osatekijää ”red”. Vaikka aikaisempiin tavaramerkkeihin KLEMMROCK ja SPEEDROCK sisältyy kirjain ”e”, on palautettava mieleen, että kyseisten tavaramerkkien ensimmäisten osien loppu eroaa täysin tavaramerkin REDROCK ensimmäisestä osasta ja lisäksi että edellä mainitut aikaisemmat tavaramerkit sisältyvät yhdeksän kirjainta ja merkissä REDROCK on puolestaan ainoastaan seitsemän kirjainta. Lisäksi, kun otetaan huomioon se, että tavaramerkissä REDROCK on kuvio-osa, yhtäältä tavaramerkit TOPROCK, FIXROCK, SPEEDROCK ja KLEMMROCK ja toisaalta tavaramerkki REDROCK ovat ulkoasultaan enintään vähäisessä määrin samankaltaisia yhteisestä osatekijästä ”rock” huolimatta. Tämä pätee sitä suuremmalla syyllä muihin aikaisempiin tavaramerkkeihin.
86 Lausuntatapaa koskevaan vertailuun on lisättävä, että yksistään aikaisemman tavaramerkin KLEMMROCK ääntämyksellä on tiettyjä samankaltaisuuksia tavaramerkin REDROCK ääntämyksen kanssa siitä syystä, että niiden vokaaleiden järjestys ja tavujen lukumäärä on sama. Kuitenkin konsonanttien ”k” ja ”l” yhdistäminen merkin alussa terävöittää lievästi lausumista, minkä lisäksi vielä merkissä oleva kaksinkertainen m-kirjain kasvattaa tämän tavaramerkin ja tavaramerkin REDROCK ääntämyksen välistä eroa. Näin ollen KLEMMROCK ja REDROCK ovat lausuntatavaltaan enintään vähäisessä määrin samankaltaisia. Tämä pätee sitä suuremmalla syyllä muihin aikaisempiin tavaramerkkeihin.
87 Merkityssisältöä koskevasta vertailusta on täsmennettävä, että suurimmassa osassa aikaisempia tavaramerkkejä käsitteellä ”rock” on sama merkitys kuin tavaramerkin REDROCK kohdalla. Kuitenkin ensimmäisillä osatekijöillä ”flexi”, ”form”, ”floor”, ”terma”, ”klima”, ”speed”, ”split”, ”plana”, ”top”, ”klemm”, ”fix”, ”sono”, ”vari” ja ”master” on täysin eri merkitys kuin osatekijällä ”red”, joten kokonaisuudessaan kyseessä olevien merkkien merkityssisältöjen samankaltaisuus jää enintään heikoksi. Samaan johtopäätökseen on päädyttävä tavaramerkin ”DUROCK” osalta silloin, jos saksalaisen keskivertokuluttajan on oletettava tunnistavan osatekijän ”dur” viittauksena käsitteisiin kestävyys tai lujuus. Vaihtoehtoisesti on niin, että jos saksalaisen kohdeyleisön ei voida olettaa antavan osatekijälle ”du” minkäänlaista merkitystä, vertailu merkityssisällön osalta jää vaikutukseltaan neutraaliksi.
88 Näin ollen on päädyttävä siihen, että kun otetaan huomioon kohdeyleisen korkea tarkkaavaisuustaso, riidanalaisen tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK ja MASTERROCK välillä olevat erot riittävät sulkemaan pois sekaannusvaaran.
Sekaannusvaara, joka seuraa sellaisista tavaramerkeistä koostuvan perheen olemassaolosta, joissa yhteisenä osatekijänä on ”rock”
89 Valituslautakunta päätyi riidanalaisessa päätöksessä siihen, että kantaja ei voi tukeutua tavaramerkkiperheelle annettuun laajempaan suojaan.
90 Kantaja väittää, että aikaisemmat tavaramerkit KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK ja MASTERROCK muodostavat tavaramerkkiperheen. Kantajan mukaan keskivertokuluttaja ajattelee, että riidanalainen tavaramerkki kuuluu myös tähän sarjaan ja että riidanalaisella tavaramerkillä varustettujen tavaroiden kaupallinen alkuperä olisi näin ollen sama ja jatkaa, että kyseessä on vaara mielleyhtymästä.
91 On palautettava mieleen, että vaara mielleyhtymästä on sekaannusvaaran erityistapaus, jolle on tyypillistä, että kohdeyleisö voi pitää kyseessä olevia tavaramerkkejä saman haltijan kahtena tavaramerkkinä, vaikka se ei todennäköisesti suoraan sekoitakaan niitä (ks. tuomio 9.4.2003, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Kok., EU:T:2003:107, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämän kriteerin huomioon ottamiseksi on välttämätöntä, että mitättömyysvaatimus perustuu sellaisten useiden tavaramerkkien olemassaoloon, joiden voidaan niiden yhteisten ominaisuuksien perusteella katsoa kuuluvan samaan sarjaan tai perheeseen (tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV, C 16/06 P, Kok., EU:C:2008:739, 101 kohta). Kuitenkin se, että kyseessä on tavaramerkkisarja tai ‑perhe, on merkityksellistä vain, jos yhteinen osatekijä on erottamiskykyinen. Näin on siksi, että jos kyseinen osatekijä on kuvaileva, se ei ole omiaan luomaan sekaannusvaaraa (ks. vastaavasti tuomio 6.7.2004, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Kok., EU:T:2004:208, 59 kohta).
92 Ensinnäkin on palautettava mieleen, että unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkkiperheille annettuun laajennettuun suojaan ei voida vedota pätevästi silloin, kun aikaisempien tavaramerkkien yhteinen osatekijä oli paljolti kuvaileva merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Sana, jolla viitataan näiden tavaroiden ja palvelujen luonteeseen, ei nimittäin voi muodostaa tavaramerkkiperheen yhteistä erottavaa kantaa (ks. vastaavasti tuomio 13.7.2012, Caixa Geral de Depósitos v. SMHV – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T 255/09, EU:T:2012:383, 82 kohta).
93 Näin ollen palautettava mieleen, että osatekijä ”rock” on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Näin ollen se ei sovellu edellä 91 ja 92 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiperheen yhteiseksi osatekijäksi.
94 Toiseksi tätä toteamusta tukee 30.1.2014 annettu määräys Industrias Alen v. The Clorox Company (C‑422/12 P, Kok., EU:C:2014:57, 45 kohta), jossa unionin tuomioistuin katsoi, että toteamus sekaannusvaaran olemassaolosta tavaramerkkien CLOROX ja CLORALEX välillä ei merkitse sitä, että aikaisemman tavaramerkin haltijalle annettaisiin yksinoikeus kyseessä olevien tavaroiden osalta paljolti kuvailevaan osatekijään ”clor”, koska sekaannusvaaran olemassaolon johdosta suojataan ainoastaan tiettyä osatekijöiden yhdistelmää eikä tähän yhdistelmään kuuluvaa kuvailevaa osatekijää sellaisenaan.
95 Sarjan osatekijän ”rock” sisältämän tavaramerkkiperheen tunnustaminen johtaisi kuitenkin täsmälleen yksinoikeuden antamiseen osatekijälle ”rock”, joka on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Laajennettu suoja, joka saadaan aikaan tunnustamalla tavaramerkkiperhe, merkitsee käytännössä, ettei kukaan muu talouden toimija voisi rekisteröidä tavaramerkkiä, johon sisältyy osatekijä ”rock”, ja kyseistä toimijaa voitaisiin mahdollisesti jopa kieltää käyttämästä tätä osatekijää iskulauseissaan ja mainosaineistossaan. Tällaista vapaan kilpailun rajoitusta, joka johtuu englannin peruskäsitteen varaamisesta yhdelle ainoalle talouden toimijalle, ei voida perustella sillä, että sillä korvattaisiin aikaisempien tavaramerkkien haltijan luovia tai mainostarkoituksessa tekemiä ponnisteluita. Nimittäin silloin, kun käytön perusteella lisääntynyttä erottamiskykyä ei ole, edellä mainitun varauksen perusteella saatava kaupallinen arvo ei seuraa tällaisista haltijan ponnisteluista vaan yksinomaan sanan, jolla viitataan kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksiin, kyseisessä kielessä ennalta määritellystä merkityksestä.
96 Kolmanneksi kantaja ei voi pätevästi tukeutua 27.4.2010 annettuun tuomioon UniCredito Italiano v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 ja T-337/06, EU:T:2010:160). Unionin yleinen tuomioistuin korosti nimittäin tässä tuomiossa sarjan osatekijän ”uni” erottamiskyvyn tärkeyttä merkin kattamien palvelujen osalta ja piti erottamiskykyä sen asteisena, että osatekijä pystyi sellaisenaan synnyttämään kyseisen kohdeyleisön keskuudessa suoran mielleyhtymän kyseiseen sarjaan (edellä mainittu tuomio UNIWB, EU:T:2010:160, 35, 38 ja 39 kohta). Erottamiskyvyn aste ei ole kuitenkaan tämä nyt käsiteltävässä asiassa.
97 Näin on siksi, että osatekijällä ”uni” on kylläkin tietty merkitys saksalaiselle keskivertokuluttajalle mutta sitä ei voida liittää suoraan edellä 96 kohdassa mainittuun tuomioon UNIWEB (EU:T:2010:160) johtaneessa asiassa kysymyksessä olleiden aikaisempien tavaramerkkien kattamiin rahoituspalveluihin, erityisesti sijoitusrahastoihin. Sen sijaan osatekijällä ”rock”, johon on vedottu käsiteltävässä asiassa, viitataan aikaisempien tavaramerkkien kattamien rakennusaineiden ja ‑palvelujen ominaisuuksiin. Koska tosiseikasto eroaa tässä ratkaisevassa kohdassa, edellä mainitussa tuomiossa hyväksyttyä ratkaisua ei voida soveltaa analogisesti nyt käsiteltävässä asiassa.
98 Tästä seuraa käsiteltävässä asiassa, että koska osatekijä ”rock” on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, se ei sovellu tavaramerkkiperheen yhteiseksi kannaksi.
99 Täydentävästi on todettava, että kantaja ei ole joka tapauksessa esittänyt näyttöä sellaisten tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä, jotka voivat muodostaa tavaramerkkiperheen ja joiden määrä olisi ollut riittävä.
100 Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamuksilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (edellä 37 kohdassa mainittu tuomio VITAKRAFT, EU:T:2004:292, 28 kohta ja tuomio 30.11.2009, Esber v. SMHV – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, EU:T:2009:475, 24 kohta).
101 Kantajan nyt käsiteltävässä asiassa SMHV:lle jättämät todisteet tosiasiallisesta käytöstä koostuivat valaehtoisesta vakuutuksesta ja esitteistä, joissa esiintyi aikaisemmilla tavaramerkeillä varustettuja tavaroita.
102 Kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut, kantaja ei esittänyt riippumattomia todisteita, kuten markkinatutkimuksia, laskuja tai mainoksia koskevia lukuja, joilla voitaisiin tukea valaehtoisessa vakuutuksessa mainittuja lukuja. Lisäksi esitteet osoittavat ainoastaan, että aikaisempia tavaramerkkejä oli olemassa, mutta niihin ei sisälly tietoja jaettujen määrien suuruudesta eikä siitä, minä ajanjaksoina jakelu tapahtui.
103 Kantaja ei ole kuitenkaan esittänyt konkreettisia ja objektiivisia seikkoja, joilla voitaisiin näyttää toteen, että kaikkia aikaisempia tavaramerkkejä tai vähintäänkin sellaista riittävän suurta määrää niistä, joka voidaan jo luokitella tavaramerkkiperheeksi, on käytetty tosiasiallisesti ja riittävästi. Tavaramerkkiperhettä koskevassa oikeuskäytännössä vaaditaan kuitenkin tällaista todistamista (ks. vastaavasti tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Kok., EU:T:2006:65, 126 ja 127 kohta).
104 Kaikkien edellä olevien seikkojen perustella kantajan argumentit, jotka perustuvat väitetyn tavaramerkkiperheen olemassaoloon, on hylättävä.
105 Tästä seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä ja näin ollen kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.
Oikeudenkäyntikulut
106 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut näiden vaatimusten mukaisesti.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1) Kanne hylätään.
2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2015.
Allekirjoitukset