Causa T‑548/12
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo REDROCK – Marchi nazionali denominativi anteriori ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK e MASTERROCK – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 8 luglio 2015
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
3. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo REDROCK e marchi denominativi KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK e MASTERROCK
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 15)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 18)
3. Nel territorio tedesco, per il pubblico di riferimento composto da professionisti del settore della costruzione e, a volte, da consumatori medi ben informati nell’ambito della costruzione che acquistano i prodotti in questione in negozi «fai da te», non esiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario tra, da un lato, il segno figurativo REDROCK, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per prodotti appartenenti alle classi 1, 2, 17, 19 e 37 ai sensi dell’accordo di Nizza, e, dall’altro, il marchio denominativo KEPROCK, anteriormente registrato in Germania per prodotti o servizi appartenenti alle classi 17, 19 e 37, e i marchi denominativi REDROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK e MASTERROCK, anteriormente registrati in Germania per prodotti o servizi appartenenti alle classi 17, 19 o 37.
Il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un’importanza ridotta nel caso di prodotti che sono commercializzati in modo tale che, di regola, il pubblico di riferimento, al momento dell’acquisto, percepisca visivamente il marchio che li designa Orbene, ciò accade con i materiali di costruzione contraddistinti dai segni in conflitto, che sono commercializzati in modo da consentire al consumatore medio di percepire visivamente i marchi apposti. Del pari, occorre sottolineare che la scelta dei prodotti in questione, da parte del pubblico di riferimento, è necessariamente preceduta dall’esame delle caratteristiche di tali prodotti, nei negozi o su internet, giacché tale pubblico desidera essere sicuro che i materiali utilizzati svolgano la loro funzione a lungo termine nell’edificio nel quale sono integrati. Tali circostanze implicano altresì che il pubblico di riferimento si confronta da un punto di vista visivo con l’immagine del marchio prima di fare la propria scelta.
Ciò premesso, non sussiste un rischio di confusione tra i marchi REDROCK e KEPROCK, considerati isolatamente, neppure per quanto concerne i prodotti contraddistinti dai due marchi che sono identici. Infatti, il consumatore medio che mostra un grado di attenzione particolarmente elevato al momento dell’acquisto percepirà le differenze esistenti tra i marchi e non penserà che i prodotti contrassegnati dai segni in conflitto abbiano la stessa origine commerciale.
Lo stesso vale per quanto riguarda i servizi coperti dai marchi REDROCK e KEPROCK. I segni in conflitto non saranno confusi dal pubblico di riferimento per ragioni attinenti al carattere distintivo medio del marchio KEPROCK, al livello d’attenzione del pubblico di riferimento di grado particolarmente elevato, al desiderio di tale pubblico di conoscere l’identità della fonte commerciale dei prodotti e servizi e al fatto che tra i segni in conflitto sussiste una somiglianza debole sul piano visivo, una somiglianza media sul piano fonetico, mentre il confronto dei segni sul piano concettuale è neutro.
Tenuto conto del livello di attenzione particolarmente elevato del pubblico di riferimento, le differenze tra il marchio contestato e i marchi anteriori FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK e MASTERROCK sono sufficienti a escludere qualsiasi rischio di confusione.
L’elemento «rock» è ampiamente descrittivo ed elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori, pertanto, esso non è idoneo a costituire l’elemento comune di una famiglia di marchi. Il riconoscimento della famiglia di marchi contenenti l’elemento seriale «rock» comporterebbe precisamente la monopolizzazione dell’elemento «rock», che è ampiamente descrittivo e elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori. La protezione ampliata per il riconoscimento della presenza di una famiglia di marchi significherebbe che, in pratica, nessun altro operatore potrebbe registrare un marchio contenente l’elemento «rock» e potrebbe vedersi eventualmente proibito l’uso di tale elemento nei propri slogan e nel proprio materiale pubblicitario. Una restrizione siffatta alla libera concorrenza, che deriverebbe dal fatto di riservare un termine di base della lingua inglese a un solo operatore economico, non può essere giustificata dall’obiettivo di ricompensare gli sforzi creativi o promozionali del titolare dei marchi anteriori. Infatti, laddove non si tratti di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, il valore commerciale che costituisce la suddetta esclusività non è il risultato di simili sforzi del titolare, ma unicamente quello del significato del termine, prestabilito dalla lingua in questione, che rinvia alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi interessati.
(v. punti 19, 24, 74‑76, 78‑81, 88, 93, 95)
4. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A questo proposito, il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica ad esaminarne i vari dettagli.
La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale elemento è atto a dominare da solo l’immagine di tale marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, di modo che tutti gli altri elementi del marchio siano trascurabili nell’impressione d’insieme prodotta da questo.
Anche se il consumatore medio di solito percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica ad esaminarne i vari elementi, ciò non toglie che, percependo un segno denominativo, esso identificherà elementi denominativi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli noti. L’individuazione degli elementi denominativi comprensibili per il consumatore è rilevante sotto il profilo della valutazione delle somiglianze fonetiche, visive e concettuali tra i segni in conflitto.
Nulla vieta alla commissione di ricorso di identificare anzitutto gli elementi comprensibili dei segni in conflitto, di valutare il loro carattere distintivo e di confrontare in seguito i suddetti segni nel loro insieme. Un tale approccio è perfettamente compatibile con la giurisprudenza citata ai punti 32 e 37. Inoltre, l’identificazione degli elementi «distintivi» e «dominanti» può richiedere la valutazione della capacità distintiva relativa di tutte le parti che compongono il marchio e, pertanto, l’identificazione degli elementi meno distintivi. Un esercizio siffatto non compromette la possibilità di tener conto dell’impressione globale generata dai marchi in una fase successiva dell’esame.
(v. punti 32, 33, 37, 43)
5. Per la valutazione del carattere distintivo di un elemento costitutivo di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore attitudine di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
(v. punto 34)
6. Il rischio di associazione costituisce un’ipotesi specifica del rischio di confusione, caratterizzato dalla circostanza che i marchi controversi pur non potendo esser confusi direttamente dal pubblico interessato, potrebbero essere percepiti come due marchi del medesimo titolare. Al fine di tener conto di tale criterio, è necessario che la domanda di nullità sia fondata sull’esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima serie o famiglia di marchi. Tuttavia, il fattore della serie o della famiglia di marchi rileva solo se l’elemento comune è distintivo. Infatti, se tale elemento è descrittivo, non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione.
La protezione ampliata concessa a una famiglia di marchi non poteva essere correttamente invocata laddove l’elemento comune dei marchi anteriori fosse ampiamente descrittivo rispetto ai prodotti e ai servizi designati. Infatti, un termine che rinvia alla natura di detti prodotti e servizi non può costituire il tronco comune distintivo di una famiglia di marchi.
(v. punti 91, 92)