Asunto T‑133/09

I Marchi Italiani Srl

y Antonio Basile

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa B. Antonio Basile 1952 — Marca nacional denominativa anterior BASILE — Motivo de denegación relativo — Caducidad por tolerancia — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 54, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009] — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009)»

Sumario de la sentencia

1.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso — Consideración de razones de hecho y de Derecho no presentadas anteriormente en las instancias de la Oficina — Exclusión

[Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 135, ap. 4; Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 63]

2.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Caducidad por tolerancia — Plazo de caducidad de la acción — Inicio del cómputo

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 53, ap. 2]

3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Apreciación del riesgo de confusión

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 8, ap. 1, letra b)]

4.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 8, ap. 1, letra b)]

5.      Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca figurativa B. Antonio Basile 1952 y marca denominativa BASILE

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 52, ap. 1, letra a)]

1.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 16, 19 y 23)

2.      Son cuatro los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de caducidad por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión. En primer lugar, la marca posterior debe registrarse; en segundo lugar, la presentación de la solicitud de su registro debe haber sido efectuada de buena fe por su titular; en tercer lugar, debe ser utilizada en el Estado miembro en el que la marca anterior esté protegida, y, por último, en cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de esta marca posterior una vez registrada.

La finalidad del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, es sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca comunitaria posterior durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición frente a dicha marca, que, por tanto, podrá coexistir con la marca anterior. Es a partir del momento en que el titular de la marca anterior conoce el uso de la marca comunitaria posterior cuando dicho titular tiene la posibilidad de no tolerar tal uso y, por tanto, de oponerse a él o solicitar la nulidad de la marca posterior. No cabe estimar que el titular de la marca anterior haya tolerado la utilización de la marca comunitaria posterior desde el momento en que tuvo conocimiento de su utilización, si no tuvo la posibilidad de oponerse a su uso ni de solicitar su nulidad.

De la interpretación teleológica del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se desprende que la fecha pertinente para calcular el punto de partida del plazo de caducidad es la del conocimiento del uso de la marca en cuestión. Esta fecha sólo puede ser posterior a la de su registro, momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre la marca comunitaria (véase el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94), y a partir del cual dicha marca será utilizada como marca registrada en el mercado, de modo que su utilización podrá ser conocida por terceros. En consecuencia, el plazo de caducidad por tolerancia comienza a correr a partir del momento en que el titular de la marca anterior tuvo conocimiento del uso de la marca comunitaria posterior, después de su registro, y no a partir del momento de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.

(véanse los apartados 31 a 33)

3.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 38, 40 y 62)

4.      Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 41, 42, 45 y 46)

5.      Existe, para el consumidor italiano, un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria entre el signo figurativo B. Antonio Basile 1952, registrado como marca comunitaria para «Camisas, prendas de punto, prendas [exteriores] para caballero, señora y niños, excepto prendas de vestir de piel, corbatas, ropa interior, zapatos, sombreros, calcetines, bufandas de caballero, señora y niños», de la clase 25 en el sentido del Arreglo de Niza, y la marca denominativa BASILE, registrada anteriormente en Italia y como marca internacional para «Prendas de vestir exteriores para hombre de tela, cuero, punto u otros, tales como chaquetas, pantalones, incluidos los vaqueros, camisas, blusas, camisetas, suéteres, cazadoras, chaquetones, impermeables, abrigos, trajes, trajes de baño, albornoces» pertenecientes a la misma clase, en la medida en que los productos a que se refieren las marcas en conflicto son idénticos o análogos y las marcas en conflicto son similares.

(véanse los apartados 61, 63, 64 y 69)