Zadeva T‑133/09

I Marchi Italiani Srl in

Antonio Basile

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu

(znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Skupnosti B. Antonio Basile 1952 – Prejšnja nacionalna besedna znamka BASILE – Relativni razlog za zavrnitev – Zožitev zaradi pristanka – Člen 53(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 54(2) Uredbe (ES) št. 207/2009) – Verjetnost zmede – Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1) Uredbe (ES) št. 207/2009)“

Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. junija 2012 ?II ‑ 0000

Povzetek sodbe

1.      Znamka Skupnosti – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe – Upoštevanje pravnih in dejanskih elementov, ki niso bili pred tem predloženi organom Urada, s strani Splošnega sodišča – Izključitev

(Poslovnik Splošnega sodišča, člen 135(4); Uredba Sveta št. 40/94, člen 63)

2.      Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Zožitev zaradi pristanka – Rok za zožitev – Začetek

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 53(2))

3.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Presoja verjetnosti zmede

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

4.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila za presojo – Sestavljena znamka

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

5.      Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev in ničnost – Relativni razlogi za ničnost – Obstoj prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Figurativna znamka B. Antonio Basile 1952 in besedna znamka BASILE

(Uredba Sveta št. 40/94, člena 8(1)(b) in 52(1)(a))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 16, 19 in 23.)

2.      Izpolnjeni morajo biti štirje pogoji, da začne teči rok za zožitev zaradi pristanka v primeru uporabe poznejše znamke, ki je enaka ali tako podobna prejšnji znamki, da lahko povzroči zmedo. Prvič, poznejša znamka mora biti registrirana, drugič, imetnik jo mora registrirati v dobri veri, tretjič uporabljati se mora v državi članici, v kateri je varovana, ter nazadnje, četrtič, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za uporabo te znamke po registraciji.

Namen člena 53(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je sankcionirati imetnike prejšnjih znamk, ki so pet zaporednih let vedeli za uporabo poznejše znamke Skupnosti in to dopustili, z izgubo zahtevkov za ugotovitev ničnosti in zahtevkov v zvezi z ugovorom zoper navedeno znamko, ki bi torej lahko soobstajala s prejšnjo znamko. Imetnik prejšnje znamke ima šele od trenutka, ko ve za uporabo poznejše znamke Skupnosti, možnost, da je ne dopusti in da ji torej ugovarja ali zahteva ugotovitev njene ničnosti. Ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke dopustil uporabo poznejše znamke Skupnosti, potem ko je vedel zanjo, če ni imel možnosti njeni uporabi nasprotovati ali zahtevati ugotovitev ničnosti te znamke.

Iz teleološke razlage člena 53(2) Uredbe št. 40/94 je razvidno, da je datum, upošteven za določitev izhodiščne točke roka za zožitev, datum seznanitve z uporabo te znamke. Ta datum pa lahko nastopi samo po datumu registracije te znamke, od katerega se pridobi pravica v zvezi z znamko Skupnosti (glej uvodno izjavo 7 Uredbe št. 40/94) in od katerega se bo navedena znamka na trgu uporabljala kot registrirana znamka ter bodo tako tretje osebe lahko vedele za njeno uporabo. Zato v nasprotju s trditvami prve tožeče stranke rok za zožitev zaradi pristanka začne teči takrat, ko se imetnik prejšnje znamke seznani z uporabo poznejše znamke Skupnosti, in ne od vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

(Glej točke od 31 do 33.)

3.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 38, 40 in 62.)

4.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 41, 42, 45 in 46.)

5.      Za italijanskega potrošnika obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti glede figurativnega znaka B. Antonio Basile 1952, ki je bil registriran kot znamka Skupnosti za „Moške srajce, pletenine, vrhnja oblačila za moške, ženske in otroke, razen oblačil iz usnja, kravate, spodnja oblačila, obutev, klobuki, nogavice, šali za moške, ženske in otroke“ iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja, ter besedne znamke BASILE, ki je bila pred tem v Italiji registrirana kot mednarodna znamka za „Vrhnja oblačila za moške iz blaga, usnja, pletena ali drugo, kot so suknjiči, hlače, vključno s kavbojkami, moške srajce, moške srajce s kratkimi rokavi, majice, majice s kratkimi rokavi, puloverji, kratki suknjiči, površniki, dežni plašči, plašči, obleke, kopalne obleke, domače halje“ iz istega razreda, ker so proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, enaki ali podobni in ker sta nasprotujoči si znamki podobni.

(Glej točke 61, 63, 64 in 69.)