Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

24 settembre 2019 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V V-WHEELS – Marchi dell’Unione europea, nazionali e non registrati figurativi anteriori VOLVO – Impedimento alla registrazione relativo – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T‑356/18,

Volvo Trademark Holding AB, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata da T. Dolde, avvocato e M. Hawkins, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Bonne e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Paalupaikka Oy, con sede in Iisalmi (Finlandia),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2018 (procedimento R 1852/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding e la Paalupaikka,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2018,

in seguito all’udienza del 16 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 4 agosto 2015 la Paalupaikka Oy ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Image not foundIl marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

3        Tale segno è descritto nella domanda di registrazione come «[u]n anello circolare blu al cui centro si trova [la] lettera “V” di color argento», tale anello «è circondato da un nastro stretto di color argento» e appare sopra «il testo “V-WHEELS”» di cui «la lettera [“v”] è di color argento e nel resto del marchio è di colore blu». I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cerchi per ruote di automobili; [c]erchi di ruote per veicoli; [r]uote; [r]otelle [ruote di veicoli]; [r]uote per automobili; [r]uote per motocicli; [r]uote di veicoli; [r]otelle per carrelli [veicoli]; [r]uote [parti di veicoli terrestri]; [r]uote per kart da corsa; [r]uote, pneumatici e cingoli».

4        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 182/2015, del 25 settembre 2015.

5        Il 31 dicembre 2015 la ricorrente, Volvo Trademark Holding AB, ha proposto opposizione contro la registrazione del segno richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione era basata sui seguenti marchi anteriori, che riguardavano tutti prodotti rientranti nella classe 12:

–        il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 10397016, riprodotto di seguito:

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–        il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 4804522, riprodotto di seguito:

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–        il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 9045311, riprodotto di seguito:

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–        il marchio figurativo finlandese registrato con il numero 66240, riprodotto di seguito:

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–        il marchio figurativo svedese registrato con il numero 385923, riprodotto di seguito:

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–        il marchio figurativo svedese oggetto di una domanda di registrazione del 22 agosto 2014, riprodotto di seguito:

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–        il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione europea, riprodotto di seguito:

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–        il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione, riprodotto di seguito:

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–        il marchio notoriamente conosciuto nell’Unione, riprodotto di seguito:

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7        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001].

8        Il 19 giugno 2017 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione.

9        Il 22 agosto 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, avverso la decisione della divisione di opposizione, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10      Con decisione del 21 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, anzitutto, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era diverso dai marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione e che, pertanto, non era possibile constatare alcun rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. Successivamente, ha respinto il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento poiché la prima condizione di applicazione di tale disposizione non era soddisfatta, in quanto i segni in conflitto differiscono tra loro. Infine, ha sostenuto che né i sondaggi di opinione, né la decisione del Patentstyret (l’Ufficio della proprietà industriale norvegese), presentati dalla ricorrente, erano atti a rimettere in questione tali conclusioni.

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso dell’EUIPO.

12      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese che deve sostenere.

 In diritto

13      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il terzo motivo riguarda un travisamento dei fatti e delle prove da parte della commissione di ricorso, in violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione incombente alla commissione di ricorso di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

14      Dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha ritenuto, nell’analisi dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001, che i segni in conflitto fossero diversi, e che quindi l’opposizione basata sia sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia sull’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento dovesse essere respinta.

15      Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la ricorrente ritiene, in sostanza, che la commissione di ricorso abbia errato nel concludere per l’assenza di qualsiasi somiglianza tra i segni respingendo, di conseguenza, l’impedimento alla registrazione relativo a cui si riferisce tale disposizione.

16      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

17      Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, risulta che l’applicazione di tale disposizione è subordinata alle condizioni cumulative attinenti, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 54).

18      Secondo costante giurisprudenza, i pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa un marchio all’altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v. sentenza del 12 marzo 2009, Antartica/UAMI, C‑320/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:146, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

19      Per quanto riguarda, in particolare, la prima condizione per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ricordata al precedente punto 17, vale a dire l’identità o la somiglianza dei segni in conflitto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il grado di somiglianza richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, da un lato, e dall’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento, dall’altro, è differente. Infatti, mentre l’attuazione della tutela introdotta dalla prima di queste due disposizioni è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi in conflitto tale da generare, nel pubblico di riferimento, un rischio di confusione tra questi ultimi, l’esistenza di un siffatto rischio non è richiesta ai fini della tutela conferita dalla seconda delle medesime. Quindi, le violazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 possono essere conseguenza di un minor grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio posteriore, purché tale grado di somiglianza sia sufficiente affinché il pubblico di riferimento operi un accostamento tra i detti marchi, vale a dire stabilisca un nesso tra questi ultimi (sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 53, e del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P e C‑582/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2387, punto 72).

20      Ne consegue che, se è respinta qualsivoglia somiglianza tra i segni in conflitto, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, così come il paragrafo 1, lettera b), dello stesso, è manifestamente inapplicabile. È soltanto nell’ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino una certa somiglianza, ancorché tenue, che si deve procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra tali marchi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione o creare un nesso tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 66, e del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P e C‑582/13 P, non pubblicate, EU:C:2014:2387, punto 73).

21      È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre esaminare il primo motivo dedotto dalla ricorrente.

22      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto differissero e ha concluso, su questa base, nel senso dell’inapplicabilità dell’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, senza esaminare le altre condizioni ricordate al precedente punto 17.

23      Occorre dunque verificare se la commissione di ricorso potesse legittimamente concludere che non sussisteva alcuna somiglianza, ancorché tenue, tra i segni in conflitto.

24      A tale riguardo si deve ricordare che i due segni sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sono, almeno in parte, identici per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali [v. sentenza del 29 novembre 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, non pubblicata, EU:T:2018:850, punto 66 e giurisprudenza citata].

25      La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43). Ciò è quanto può verificarsi, in particolare, qualora tale componente sia suscettibile di dominare da sola l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella propria memoria, di modo che tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili nell’impressione d’insieme prodotta da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43).

26      Nel caso di specie, anzitutto, la commissione di ricorso ha ritenuto, nella sua valutazione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che il pubblico di riferimento da prendere in considerazione fosse il grande pubblico, ossia i consumatori finali e i consumatori professionisti, il cui livello di attenzione varia tra medio ed elevato, il territorio per l’analisi del rischio di confusione fosse l’Unione per quanto riguarda i marchi anteriori dell’Unione e i marchi notori anteriori non registrati notoriamente conosciuti, nonché la Svezia e la Finlandia per quanto riguarda i marchi nazionali registrati in questi territori. Le parti non contestano tale definizione del pubblico di riferimento.

27      La commissione di ricorso ha in seguito condotto il confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto. In primo luogo, ha esaminato l’opposizione nella misura in cui si fonda sul marchio dell’Unione europea n. 10397016, riprodotto al precedente punto 6.

28      A tal riguardo, la commissione di ricorso ha constatato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era un segno figurativo costituito dalla lettera «v» stilizzata, scritta in color argento e inserita in un anello circolare blu. A suo parere, il carattere tipografico utilizzato assomigliava al carattere tipografico standard Garamond, disponibile in qualsiasi programma per l’elaborazione di testi. Essa ha aggiunto che, sotto l’anello, era riprodotta la stessa lettera stilizzata, ma in dimensioni più piccole, seguita da un trattino e dalla parola «wheels» in un carattere tipografico che richiamava il carattere Arial. La Corte ha ritenuto che detta parola, che era una parola inglese di base che può essere compresa in tutta l’Unione, fosse descrittiva dei prodotti contraddistinti dal marchio di cui era stata chiesta la registrazione e non distintiva per quanto riguarda le automobili e che la lettera «v» non comunicasse alcun significato rispetto alle automobili. Essa ha indicato su questa base che, «nella migliore delle ipotesi per la ricorrente» il segno di cui era stata chiesta la registrazione era dominato dalla lettera «v» di color argento inserita in un anello blu, che è un colore di base.

29      Quanto al marchio dell’Unione europea n. 10397016, la commissione di ricorso ha rilevato che era costituito dalla riproduzione stilizzata dell’elemento denominativo «volvo» in lettere blu, che è un colore di base, e in caratteri somiglianti al carattere tipografico standard Garamond, «con l’unica differenza che queste lettere [apparivano] leggermente più spesse rispetto a [detto carattere tipografico]». Per quanto riguarda i segni in conflitto, essa ha affermato che tanto il carattere tipografico quanto il colore utilizzato erano molto semplici e comunemente utilizzati nella normale prassi commerciale, sicché non attribuivano carattere distintivo a detti segni.

30      Per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 30 della decisione impugnata, che gli elementi dominanti di tali segni, rispettivamente, la lettera «v» per il segno di cui era stata chiesta la registrazione e l’elemento denominativo «volvo» per il marchio anteriore, fossero diversi. Essa ha osservato che un segno costituito da una singola lettera non poteva essere considerato simile a una parola che iniziava con la medesima lettera. A suo avviso, gli elementi figurativi aggiuntivi erano anche diversi. Essa ha affermato che, anche se entrambi i segni presentavano il colore blu e anche se si trattava della stessa tonalità di blu, ciò non compensava le differenze esistenti tra di essi.

31      Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha ritenuto che la singola lettera «v» del segno di cui era stata richiesta la registrazione si pronunci diversamente dalla lettera «v» che figura nell’elemento denominativo «volvo», del marchio anteriore, in inglese, spagnolo e tedesco. Non disponendo di alcun esempio in altre lingue che dimostrasse il contrario, essa ha concluso che i segni in conflitto non erano simili sul piano fonetico.

32      Dal punto di vista concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse possibile alcun confronto poiché né l’elemento dominante e distintivo del segno di cui era stata chiesta la registrazione né il marchio anteriore possedevano alcun significato.

33      Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che, se l’elemento «v-wheels» del segno di cui si era chiesta registrazione fosse preso in considerazione, i segni in conflitto sarebbero ancora più distanti sotto il profilo visivo e fonetico. Del pari, a suo avviso, se si dovesse attribuire un concetto all’elemento dominante di detto segno, ossia quello di una sola lettera, o se si dovesse tener in conto la parola «wheels» dell’elemento «v-wheels» di tale segno, i segni in conflitto sarebbero diversi sul piano concettuale.

34      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha proceduto a una comparazione del segno di cui era stata chiesta la registrazione con tutti gli altri marchi figurativi anteriori presentati a sostegno dell’opposizione di cui al precedente punto 6. A tal riguardo, essa ha osservato che tutti questi marchi erano costituti dall’elemento distintivo denominativo «volvo», scritto nello stesso carattere tipografico del marchio dell’Unione europea n. 10397016 e «da un elemento figurativo co-dominante», l’elemento denominativo «volvo» è scritto in colore nero su un’etichetta bianca o in bianco su un’etichetta nera o blu. Essa ha altresì ritenuto che tali marchi non contenessero un anello, contrariamente alle rivendicazioni della ricorrente, poiché il loro elemento figurativo non poteva essere scomposto in un anello e una freccia, ma sarebbe percepito come un unico elemento simile al simbolo notorio del genere maschile (Image not found), e quindi i segni in conflitto non condividevano lo stesso elemento circolare. Inoltre, in nessuno di tali marchi, l’elemento denominativo «volvo» era scritto in argento, al contrario della lettera «v» di detto segno. Orbene, poiché tali marchi contengono tutti un elemento «co-dominante» aggiuntivo, le differenze tra loro e tale segno sarebbero «ancora maggiori». Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che il segno in questione era diverso a tutti gli altri marchi menzionati in precedenza.

35      La ricorrente sostiene che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso è errata sotto diversi aspetti. Nel ricorso e in udienza, essa ha precisato che i suoi argomenti si concentravano principalmente sul confronto tra il segno di cui era stata chiesta la registrazione e il marchio dell’Unione europea notoriamente conosciuto riprodotto di seguito (in prosieguo: «il marchio anteriore invocato»):

Segno di cui è stata chiesta la registrazione

Marchio anteriore notoriamente conosciuto nell’Unione