SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 1 de junio de 2018 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Dayaday — Marcas figurativas nacionales anteriores DAYADAY y dayaday — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Renombre — Ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior»
En el asunto T‑900/16,
Casual Dreams, S.L.U., con domicilio social en Manresa (Barcelona), representada por la Sra. A. Tarí Lázaro, abogada,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada inicialmente por la Sra. S. Palmero Cabezas, posteriormente por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO fue:
Miguel Ángel López Fernández, con domicilio en Fuensalida (Toledo),
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de octubre de 2016 (asunto R 375/2016‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre Casual Dreams y el Sr. López Fernández,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por el Sr. M. Prek, Presidente, y los Sres. E. Buttigieg y B. Berke (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de diciembre de 2016;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de abril de 2017;
celebrada la vista el 12 de enero de 2018;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 22 de octubre de 2014, el Sr. Miguel Ángel López Fernández presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16 y 24 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
– Clase 9: «Aparatos e instrumentos de navegación, orientación, seguimiento y cartografía; aparatos para la investigación científica y de laboratorio, aparatos educativos y simuladores; aparatos ópticos de aumento y correctores; aparatos, instrumentos y cables para la conducción de la electricidad; dispositivos de señalización, protección, seguridad y salvamento; dispositivos eléctricos para tratamiento; equipos audiovisuales y de información tecnológica; equipos de submarinismo; grabaciones; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; instrumentos de medición, detección y monitorización, indicadores y controladores; aparatos escolares; aparatos de enseñanza audiovisual; aparatos de GPS; productos para potenciar la visión; productos ópticos; aparatos e instrumentos ópticos; cristal óptico; espejos [óptica]; filtros de cristal óptico; lentes [objetivos] intercambiables; lentes antirreflectantes; instrumentos con lentes oculares; lentes de plástico; lentes oftálmicas; lentillas ópticas; objetivos; gafas de sol; lentes correctoras; estuches para gafas de sol; gafas para glaciares; lentes correctoras [óptica]; lentes oftálmicas de vidrio; monturas de gafas y gafas de sol; cadenas de gafas de sol; clips solares para gafas; correas para gafas de sol; lentes para gafas de sol; lentes ópticas para su uso con gafas de sol; monturas para gafas de sol; artículos ópticos graduados; cadenas para gafas; cordones para gafas; cristales para gafas; cristales ópticos; estuches [cajitas] para lentillas; estuches adaptados para lentes de contacto; estuches para gafas; estuches para lentes; estuches para lentes de contacto; gafas [óptica]; gafas de lectura; gafas para niños; gafas polarizadas; monturas de gafas; monturas de gafas desmontadas; patillas para gafas; pantallas protectoras para gafas; soportes para gafas; cámaras fotográficas; cámaras fotográficas digitales; bolsas para cámaras fotográficas; lentes para cámaras fotográficas; trípodes para cámaras fotográficas; videocámaras (cámaras de vídeo); vídeo CD; lectores de vídeo; radio-relojes; radios móviles; radios portátiles; radios bidireccionales; radios para vehículos; radios de onda corta; radios alimentadas por energía solar; radios inalámbricas de banda ancha; gafas; gafas [lentes]; gafas correctoras; soportes de gafas; gafas para esquiar; gafas para ciclistas; monturas para gafas; gafas (cadenas para —); deporte (gafas de —); gafas (estuches para —); monturas de gafas de sol; gafas especiales para la nieve; gafas para la natación; gafas protectoras para deporte; gafas para el deporte.»
– Clase 16: «Adhesivos para la papelería o el hogar; bolsas y artículos para empaquetar, envasar y almacenar, de papel, cartón y materias plásticas; filtros y materiales filtrantes de papel; material impreso; materiales para arte y decoración; papel y cartón; piezas de arte, figuras de papel y maquetas de arquitectos de papel y cartón; productos de papelería y material educativo; productos desechables de papel; sujetabilletes; adhesivos para papelería; cinta de papel; cintas adhesivas para embalaje; cintas autoadhesivas de papelería o para uso doméstico; productos adhesivos para la oficina; bandejas de cartón para envasar alimentos; bolsas de asas; bolsas acolchadas de papel; bolsas de materias plásticas con burbujas para embalaje; bolsas de materias plásticas para embalaje; bolsas de papel para fiestas; bolsas de papel para la compra; bolsas de papel para regalos; bolsas [envolturas, bolsitas] de papel o materias plásticas para embalar; bolsas de regalo; bolsas y sacos de papel; cajas de almacenamiento de cartón para la casa; cajas de cartón; cajas de papel; cintas de plástico para precintar; embalajes de cartón; estuches hechos de cartón ondulado; recipientes de cartón; sombrereras de cartón [cajas]; libros; adornos en forma de calcomanías; agendas de citas; almanaques; calendarios; carteles de cartón; carteles publicitarios; catálogos; cromos de deporte; cromos; documentos impresos para su uso en la formación; emblemas impresos [calcomanías]; formularios; fotografías; fundas de piel para agendas; letreros de papel impresos; libros de estrategias para juegos de naipes; pegatinas [calcomanías]; patrones de ropa; periódicos; pegatinas para el parachoques de vehículos; prospectos; publicaciones impresas; publicidad impresa; posters; revistas [publicaciones periódicas]; rotuladores; soportes para fotografías; artículos de escritura y encuadernación; artículos para corregir y borrar; artículos para escribir y estampar; material de enseñanza; álbumes de fotos y para coleccionistas; abrecartas [artículos de oficina]; abrecartas [artículos para oficina]; agendas; bandejas de escritorio; artículos de papelería; artículos de oficina, excepto muebles; artículos de escritura; calendarios de mesa; cajas de papelería; calendarios impresos; cuadernos; diarios de escritorio; etiquetas adhesivas; libretas; marcapáginas; material de escritura; papel para sobres; papel para escribir; material de papelería para oficinas; material escolar; sujetalibros; bandejas para bolígrafos.»
– Clase 24: «Materias textiles filtrantes; productos textiles, y sustitutos para productos textiles; tejidos; cortinas; etiquetas; fundas para muebles; artículos textiles para el hogar; artículos textiles domésticos hechos de materiales no tejidos; ropa blanca; tapices; artículos textiles para mobiliario; artículos textiles sin tejer; banderas de tela; banderas y banderines textiles; cintas de tejido; entretelas hechas de telas no tejidas; forros de sombrero; forros y entretelas; fundas para vestidos de noche de materias textiles; fundas textiles removibles para aparatos electrónicos [no a medida y sin forma]; paños de cocina de tela para secar; pañuelos de bolsillo de materias textiles; pañuelos de materias textiles; productos textiles no incluidos en otras clases; productos textiles para fabricar chales para la cabeza y velos (los que llevan las mujeres musulmanas); piezas de géneros impermeables; pañuelos textiles; productos textiles de lino; productos textiles de franela; tejidos para forros de zapatos; tejidos decorativos con volantes; tejidos revestidos; telas con motivos impresos para bordar; telas desechables; textiles para decoración; toallas de aseo; toallas [textiles] para su uso en la cocina; textiles no incluidos en otras clases; entretelas; forro polar hecho de polipropileno; forro polar hecho de poliéster; forros textiles para ropa; foulard [tejidos]; géneros en piezas textiles para su uso en la fabricación de zapatos; géneros textiles en pieza hechos de algodón; géneros textiles en pieza sintéticos; géneros textiles en piezas; lienzos [textiles]; materiales para ropa de hogar; materiales para su uso en la confección de ropa; materiales textiles permeables al vapor de agua; materias textiles para trajes; materias textiles para usar en la manufactura de forros de calzado; materias textiles para usar en la manufactura de plantillas; materias textiles para uso en la fabricación de calzado; materias textiles revestidos con caucho o materias plásticas; productos textiles para confeccionar artículos de vestir; tejidos para la confección de tiendas de campaña; tejidos para la confección de artículos textiles para la casa; tejidos para su uso en la fabricación de prendas deportivas; tejidos para calzado; tejidos impermeables transpirables; tejidos para su uso en la fabricación de artículos de vestir; tejidos para su uso en la fabricación de carteras; tejidos para uso industrial; tejidos que imitan la piel de animales; tela de fieltro para mesas de billar; tela para fabricar ropa de calle de señora; tela vaquera; tela utilizada para aparatos ortopédicos; telas de fibra para su uso en la fabricación de forros de calzado; telas impermeables para su uso en la fabricación de pantalones; telas impermeables para su uso en la fabricación de chaquetas; telas impermeables para su uso en la fabricación de sombreros; telas impermeables para su uso en la fabricación de guantes; telas para la fabricación de lonas; telas para su uso como forros para la ropa; telas para vestidos; telas reforzadas con plástico; telas revestidas para su uso en la fabricación de artículos de cuero; telas revestidas para su uso en la fabricación de ropa impermeable; telas tejidas de imitación de cuero; textiles impermeables al agua pero permeables a la humedad; géneros en piezas textiles para su uso en la fabricación de zapatos; géneros en piezas textiles para su uso en la confección de botas; géneros en piezas textiles para la confección de toallas; géneros en piezas textiles para el mobiliario; forro polar hecho de copolímeros.»
4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 203/2014, de 29 de octubre de 2014.
5 El 29 de enero de 2015, la recurrente, Casual Dreams, S.L.U., formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos recogidos en el anterior apartado 3.
6 La oposición se basaba en las siguientes marcas figurativas anteriores:
– La marca española n.º 2685353, representada a continuación, solicitada el 16 de diciembre de 2005 y registrada el 28 de abril de 2006 para designar, entre otros, los siguientes productos:
– Clase 14: «Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos».
– Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»:
– La marca española n.º 2685489, representada a continuación, solicitada el 19 de diciembre de 2005 y registrada el 28 de abril de 2006 para designar, entre otros, los servicios de «publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina», comprendidos en la clase 35:
– La marca española n.º 2733417, representada a continuación, solicitada el 3 de octubre de 2006 y registrada el 5 de febrero de 2007 para designar, entre otros, los siguientes productos y servicios:
– Clase 14: «Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos».
– Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería».
– Clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al por menor en comercios y por medios electrónicos de muebles y artículos de decoración y regalo»:
– La marca española n.º 2977553, representada a continuación, solicitada el 1 de abril de 2011 y registrada el 21 de julio de 2011 para designar los productos «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería», de la clase 25:
– La marca española n.º 3512911, representada a continuación, solicitada el 27 de mayo de 2014 y registrada el 14 de octubre de 2014 para designar productos de «perfumería, jabones y fragancias; productos de tocador, en concreto, talco para tocador, aceites de tocador; aguas de tocador; leches de tocador; agua de colonia; extractos de flores (perfumería); popurrís aromáticos; aceites para el cuidado de la piel y para perfumería; cosméticos, cremas y pomadas para uso cosmético; coloretes cosméticos; lápices para uso cosmético y para pestañas; lociones para uso cosmético, mascarillas de belleza; preparaciones cosméticas para el cuidado y bronceado de la piel; productos de maquillaje; pestañas y uñas postizas; lápiz de labios; motivos decorativos para uso cosmético; neceseres de cosmética; preparaciones cosméticas para el baño; lociones para el cabello; preparaciones para la ondulación del cabello; champús; colorantes y tintes para el cabello; lacas para el cabello y las uñas; productos para el cuidado de las uñas; dentífricos; desodorantes para uso personal (perfumería); productos depilatorios; productos higiénicos que sean productos de aseo; productos no medicinales para el tratamiento facial; productos para desmaquillar; productos para el afeitado; lociones para después del afeitado; productos para perfumar la ropa; productos para quitar las lacas; sales de baño para uso no médico; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; fragancias para el hogar, incienso y maderas aromáticas», de la clase 3:
7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento 2017/1001].
8 El 17 de diciembre de 2015, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad.
9 El 17 de febrero de 2016, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Oposición.
10 Mediante resolución de 6 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso.
11 En relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso, en primer lugar, señaló que, por un lado, el territorio relevante era el territorio español y, por otro, que los productos y servicios de que se trataba estaban dirigidos al mismo tiempo al público en general (en lo que atañe a los productos de consumo habitual) y a un público especializado (en cuanto a los productos destinados a un público profesional) y que, en consecuencia, el nivel de atención del público relevante que había de tenerse en cuenta iba de un nivel medio a un nivel alto.
12 En segundo lugar, por lo que se refiere a la comparación de los signos en conflicto, la Sala de Recurso concluyó que estos presentaban un alto grado de similitud visual y eran fonéticamente idénticos. Desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso estimó que la parte del público que comprendiera el inglés básico consideraría que los signos eran conceptualmente idénticos y que, respecto a la parte del público que no comprendiera el inglés, no podía llevarse a cabo ninguna comparación conceptual de los signos.
13 En tercer lugar, en cuanto a la comparación de los productos, la Sala de Recurso consideró que determinados productos, designados por la marca solicitada y comprendidos en las clases 16 y 24, eran similares, respectivamente, a determinados servicios comprendidos en la clase 35 y a determinados productos comprendidos en la clase 18 designados por las marcas anteriores.
14 Por último, la Sala de Recurso procedió a la evaluación del riesgo de confusión y anuló la resolución de la División de Oposición al estimar la oposición en cuanto a los productos de las clases 16 y 24 que consideró similares. Por lo que respecta a los productos considerados diferentes, la Sala de Recurso señaló que faltaba una de las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
15 Respecto al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso estimó que no concurría uno de los requisitos para la aplicación de dicha disposición, puesto que la recurrente no había acreditado o argumentado de forma convincente que el uso de la marca solicitada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de sus marcas o sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Habida cuenta del carácter cumulativo de los requisitos que debían analizarse, la Sala de Recurso consideró que no era necesario examinar los demás requisitos.
Pretensiones de las partes
16 La recurrente solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Desestime la solicitud de registro de la marca solicitada en relación con todos los productos de la clase 9 y la parte de los productos de las clases 16 y 24 para los que la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso.
– Subsidiariamente, proceda a anular parcialmente la resolución impugnada, sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, en cuanto esta confirmó la desestimación de la oposición para los productos de las clases 9, 16 y 24, y devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que sea de nuevo examinado.
– Condene en costas a la EUIPO, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso.
17 La EUIPO solicita al Tribunal que:
– Desestime el recurso, salvo en lo relativo a la anulación parcial de la resolución impugnada con el fin de estimar la oposición y denegar la marca impugnada para las «toallas de aseo» en la clase 24.
– Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad
18 La EUIPO, tras constatar que la recurrente solicita mediante su primera pretensión la anulación de la resolución impugnada en su totalidad, propone la inadmisibilidad del recurso en cuanto se dirige contra la parte de la resolución que es favorable a la recurrente.
19 A tenor del artículo 65, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 4, del Reglamento 2017/1001), contra una resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO «podrán interponer recurso [ante el Tribunal] todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones».
20 En el presente caso, dado que la Sala de Recurso estimó parcialmente el recurso interpuesto ante ella por la recurrente, procede estimar que el recurso se dirige únicamente contra el punto 2 del fallo de la resolución impugnada.
Sobre el fondo
21 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.
22 El Tribunal considera que procede comenzar por el examen del segundo motivo.
23 En el marco del segundo motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber omitido pronunciarse sobre el renombre de las marcas anteriores. A este respecto, señala que la Sala de Recurso se limitó a evaluar el eventual perjuicio para el renombre o el carácter distintivo de las marcas anteriores o el aprovechamiento de estos, sin pronunciarse con anterioridad sobre la existencia de su renombre.
24 Además de alegar que de los documentos adjuntos al escrito de oposición se desprende que las marcas anteriores DAYADAY gozan de manifiesto renombre a escala nacional, la recurrente subraya que el renombre de esas marcas en España fue reconocido por el Panel Administrativo del Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mediante una resolución de 5 de enero de 2015.
25 La recurrente sostiene que debe estimarse que sus marcas gozan de un renombre excepcionalmente elevado y que, por consiguiente, ha de presumirse que existe un riesgo de aprovechamiento indebido así como un serio riesgo de perjuicio al carácter distintivo o al renombre de las marcas anteriores.
26 La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente. Señala que es la primera ocasión en que la recurrente afirma que su marca anterior, sin precisar si se trata de una en particular o de todas sus marcas, goza de un renombre excepcionalmente elevado. A su juicio, es una alegación inadmisible, ya que no fue formulada durante el procedimiento administrativo ante la EUIPO. En cualquier caso, entiende que esta alegación es infundada, pues no obra en el expediente ningún indicio de que el posible renombre de las marcas de la recurrente pueda ser calificado de excepcional.
27 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), se denegará asimismo el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o presente similitudes con la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca anterior de la Unión, esta gozara de renombre en la Unión y, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
28 Por consiguiente, la protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 presupone el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior que supuestamente goza de renombre debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de renombre en la Unión, en el caso de una marca anterior de la Unión, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que pueda obtenerse una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior. Dado que estos requisitos son cumulativos, la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable [sentencias de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, apartados 34 y 35, y de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, apartados 54 y 55].
29 Además, los perjuicios a los que se refiere esta disposición, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, en virtud del cual el público interesado relaciona ambas, es decir, establece un vínculo entre ellas sin confundirlas. La existencia de tal vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es también un requisito, implícito, esencial para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 [sentencia de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, no publicada, EU:T:2015:740, apartado 68].
30 Por lo que respecta concretamente al tercer requisito antes mencionado, es preciso subrayar que, si bien constituye uno de los requisitos cumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el renombre de la marca anterior y, en particular, su intensidad forman parte de los factores que han de tenerse en cuenta en la apreciación tanto de la existencia de un vínculo de asociación por parte del público entre la marca anterior y la marca solicitada, como del riesgo de que se produzca uno de los tres perjuicios a que se refiere esa misma disposición (véase la sentencia de 2 de octubre de 2015, Darjeeling, T‑627/13, no publicada, EU:T:2015:740, apartado 81 y jurisprudencia citada).
31 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio [véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C‑252/12, EU:C:2013:497, apartado 39 y jurisprudencia citada; sentencia de 28 de septiembre de 2016, Lacamanda Group/EUIPO — Woolley (HENLEY), T‑362/15, no publicada, EU:T:2016:576, apartado 20].
32 De este modo, la apreciación de la existencia de un renombre de la marca anterior constituye una etapa indispensable en el examen de la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, la aplicación de dicha disposición requiere necesariamente una conclusión definitiva en cuanto a la existencia o no de tal renombre, lo cual, en principio, excluye que un análisis respecto a la eventual aplicación de esta disposición se efectúe sobre la base de una hipótesis vaga, es decir, de una hipótesis que no se apoye en la admisión de un renombre de una intensidad específica (sentencia de 2 de octubre de 2015, Darjeeling, T‑627/13, no publicada, EU:T:2015:740, apartado 82).
33 Procede examinar el segundo motivo invocado por la recurrente a la luz de las anteriores consideraciones.
34 Con carácter preliminar, debe subrayarse, tal como indica la EUIPO, que las alegaciones de la recurrente relativas a la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no hacen referencia a una marca anterior específica. Por tanto, es preciso estimar, al igual que la Sala de Recurso, que ese motivo se refiere a todas las marcas anteriores.
35 En lo que atañe a la admisibilidad de la alegación basada en la falta de análisis del renombre, pese a que la recurrente no invocase «un renombre excepcionalmente elevado» ante las instancias de la EUIPO, procede considerar que, al invocar un «signo que goza de gran renombre» ante la División de Oposición y un «gran éxito de la marca» o un «amplio reconocimiento» en su escrito ante la Segunda Sala de Recurso, la recurrente instaba a dicha Sala a pronunciarse sobre el renombre de las marcas anteriores, en particular sobre su importancia.
36 En cuanto al fundamento de la alegación formulada por la recurrente, procede indicar que, en el presente caso, esta presentó datos ante las instancias de la EUIPO con objeto de demostrar la existencia prima facie de un riesgo futuro no hipotético de ventaja desleal o perjuicio. Es preciso señalar que la Sala de Recurso se limitó a analizar dichos datos dirigidos a demostrar la existencia de los tres tipos de riesgos de perjuicio previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 declarando, en el apartado 121 de la resolución impugnada, que la apreciación del renombre de la marca anterior no era necesaria, habida cuenta del carácter cumulativo de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. A este respecto, procede observar que de la lectura de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso ni llegó a una conclusión en cuanto a la existencia de un renombre de la marca anterior ni emitió una hipótesis basada en la admisión de un renombre de una intensidad específica.
37 De ello se sigue que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, al excluir su aplicación sin examinar el renombre de la marca anterior, pese a que, en el presente caso, la recurrente había presentado datos que permitían tal examen.
38 Por otra parte, puesto que consta que la cuestión del renombre de la marca anterior no fue examinada, el Tribunal no puede pronunciarse sobre dicha cuestión. En efecto, procede recordar que, conforme al artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), el Tribunal efectúa un control de la legalidad de las resoluciones de la EUIPO (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 52). No compete al Tribunal sustituir a la EUIPO en el ejercicio de las competencias que el Reglamento n.º 207/2009 atribuye a esta última [sentencia de 15 de marzo de 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OAMI — Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, EU:T:2006:82, apartado 22].
39 Por consiguiente, es preciso estimar el segundo motivo y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, sin que sea necesario analizar el otro motivo ni pronunciarse sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de la recurrente.
Costas
40 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
41 La recurrente ha solicitado que la EUIPO sea condenada a cargar con las costas correspondientes tanto al procedimiento ante el Tribunal como ante la Sala de Recurso.
42 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO en el presente procedimiento, procede condenarla a cargar con sus propias costas, así como con las de la recurrente, de conformidad con las pretensiones de esta última.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 6 de octubre de 2016 (asunto R 375/2016‑2).
2) La EUIPO cargará con sus propias costas, así como con las de Casual Dreams, S.L.U., incluidas las de esta última en el marco del procedimiento ante la Sala de Recurso.
PrekButtigiegBerke
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de junio de 2018.
El Secretario | | El Presidente |