Causa T‑518/13
Future Enterprises Pte Ltd
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MACCOFFEE – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore McDONALD’S – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Famiglia di marchi – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Dichiarazione di nullità»
Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 luglio 2016
1. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposto – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Marchi denominativi MACCOFFEE e McDONALD’S
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposto – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione – Esistenza di una famiglia di marchi anteriori – Presupposti
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso dei marchi anteriori che possono costituire una famiglia di marchi – Uso effettivo – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, § 2, 57, § 2 e 78, § 1, f); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 22, § 4, e 40, § 6]
6. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
7. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
8. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Serio rischio futuro di indebito vantaggio o di danno
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)]
1. V. il testo della decisione.
(v. punti 14, 15)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 20, 21, 37)
3. Sussiste un serio rischio che l’utilizzo senza giusto motivo del marchio denominativo MACCOFFEE registrato come marchio dell’Unione europea per i prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza tragga indebitamente profitto dalla notorietà del marchio denominativo anteriore McDONALD’S precedentemente registrato come marchio dell’Unione europea per i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 29, 30, 32 e 42 ai sensi di detto accordo.
Il marchio McDONALD’S gode nell’Unione di una notorietà considerevole per i servizi di fast food. La sua notorietà si estende agli elementi caratteristici della famiglia di marchi «Mc». Infatti, il marchio McDONALD’S è il marchio originario della famiglia, al quale tutti i marchi derivati sono collegati da una caratteristica comune, vale a dire il prefisso «mc», e dal quale essi si distinguono tutti mediante uno stesso tipo di elemento finale, che richiama uno dei prodotti alimentari presenti nel menu dei ristoranti fast food, almeno in una parte del territorio dell’Unione, cosicché tale prefisso è idoneo a caratterizzare l’esistenza di una famiglia di marchi.
Il marchio MACCOFFEE, concettualmente simile al marchio McDONALD’S e riproducente la medesima struttura, è suscettibile di essere associato alla famiglia di marchi «Mc».
I servizi e i prodotti per i quali sono registrati i marchi in conflitto presentano un certo grado di somiglianza dovuta agli stretti collegamenti esistenti tra loro.
A questo proposito, il pubblico di riferimento, ossia il grande pubblico all’interno dell’Unione, o una parte sostanziale di esso, può stabilire mentalmente un nesso tra i marchi in conflitto, nella misura in cui può essere attirato dal fatto che il marchio contestato ha praticamente il medesimo prefisso e riproduce la medesima struttura del marchio McDONALD’S e associare detto marchio alla famiglia di marchi «Mc».
(v. punti 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 e 108)
4. Il fatto che nella mente del pubblico interessato si stabilisca un collegamento tra i marchi dev’essere valutato complessivamente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra i fattori pertinenti a tale riguardo figura l’esistenza di una famiglia di marchi anteriori. Infatti, nell’ipotesi in cui la domanda di nullità di un marchio si fondi sull’esistenza di più marchi anteriori che presentano caratteristiche comuni che consentono di considerarli parte di una medesima famiglia, lo stabilimento, nella mente del pubblico interessato, di un nesso tra il marchio di cui è chiesta la nullità e i marchi anteriori può risultare dal fatto che il primo presenti caratteristiche tali da collegarlo alla famiglia composta dai secondi. Più marchi presentano caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «famiglia», in particolare, laddove riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l’uno dall’altro, oppure laddove si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario. Non ci si può aspettare che, in mancanza di uso di un numero di marchi sufficiente a costituire una famiglia, il pubblico interessato individui caratteristiche comuni in tale famiglia e stabilisca un nesso tra tale famiglia e un altro marchio contenente elementi che assomigliano a dette caratteristiche. Pertanto, affinché il pubblico interessato possa stabilire un nesso tra un marchio di cui è chiesto l’annullamento e una «famiglia» di marchi anteriori, i marchi appartenenti a quest’ultima devono essere presenti sul mercato. Spetta quindi al titolare dei marchi anteriori che chiede la nullità del marchio dell’Unione europea posteriore fornire la prova dell’uso effettivo di un numero di essi sufficiente a costituire una «famiglia» di marchi e, dunque, dimostrare l’esistenza di quest’ultima affinché si possa valutare se il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il marchio di cui è chiesto l’annullamento e i marchi anteriori che compongono detta «famiglia» o anche soltanto tra il marchio di cui è chiesto l’annullamento e il marchio anteriore originario della medesima «famiglia».
(v. punti 42‑45)
5. Per esaminare l’effettività dell’uso di marchi che possono costituire una famiglia di marchi, si deve procedere a una valutazione complessiva degli elementi forniti, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Una valutazione del genere deve essere basata sul complesso dei fatti e delle circostanze idonei a dimostrare l’effettività dello sfruttamento commerciale dei marchi, segnatamente gli usi di questi ultimi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati da tali marchi, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso dei marchi. L’uso effettivo dei marchi non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi. Tuttavia, dalla regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, applicabile, mutatis mutandis, nei procedimenti di nullità ai sensi della regola 40, paragrafo 6, di detto regolamento, risulta che le prove dell’uso devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea.
(v. punti 52‑54)
6. V. il testo della decisione.
(v. punti 88, 93, 95)
7. V. il testo della decisione.
(v. punto 94)
8. V. il testo della decisione.
(v. punti 96, 97)