SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
de 22 de noviembre de 2023 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de revocación de resoluciones o de cancelación de inscripciones — Cancelación de una inscripción en el Registro afectada por un error evidente en el procedimiento imputable a la EUIPO — Inscripción en el Registro de licencias para las marcas figurativas LAPLANDIA Land of purity y otras — Requisitos para el registro de una licencia — Prueba de la concesión de una licencia por la titular registrada — Concepto de “error evidente en el procedimiento imputable a la EUIPO” — Artículo 27, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 103, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001»
En el asunto T‑679/22,
Oy Shaman Spirits Ltd, con domicilio social en Tyrnävä (Finlandia), representada por la Sra. R. Almaraz Palmero, abogada;
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. E. Markakis, en calidad de agente;
parte recurrida,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Global Drinks Finland Oy, con domicilio social en Helsinki (Finlandia), representada por el Sr. T. Talvitie, abogado;
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente, y la Sra. G. Steinfatt (Ponente) y el Sr. D. Kukovec, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Oy Shaman Spirits Ltd, solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de septiembre de 2022 (asunto R 909/2021‑1), (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Antecedentes del litigio
2 Entre 2008 y 2016, Brandavid Oy obtuvo el registro de las siguientes marcas figurativas de la Unión (en lo sucesivo, «marcas controvertidas»):
– la marca figurativa de la Unión, registrada el 15 de septiembre de 2008 con el número 6 491 914, que designa productos comprendidos en las clases 32 y 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, reproducida a continuación:
– la marca figurativa de la Unión registrada el 20 de octubre de 2009 con el número 7 087 281, que designa productos comprendidos en las clases 32 y 33, reproducida a continuación:
– la marca figurativa de la Unión registrada el 29 de febrero de 2016 con el número 14 786 883, que designa productos de las clases 31, 32 y 33, reproducida a continuación:
3 El 5 de enero de 2017, se inscribió en el Registro la cesión de las marcas controvertidas a la coadyuvante, Global Drinks Finland Oy.
4 Mediante solicitud presentada el 6 de julio de 2020, acompañada, en particular, de un acuerdo celebrado entre la recurrente y Brandavid Oy (en lo sucesivo, «acuerdo de licencia»), la recurrente solicitó a la EUIPO que inscribiera en el Registro de marcas de la Unión una licencia exclusiva a su favor para las marcas controvertidas.
5 El 27 de julio de 2020, el departamento a cargo de la llevanza del Registro de la EUIPO notificó a la recurrente y a la coadyuvante el registro de la licencia efectuado a raíz de la solicitud de la recurrente en virtud del artículo 111 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de juio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
6 Mediante escritos de los días 12 y 19 de octubre de 2020, la coadyuvante manifestó su desacuerdo con el registro de la licencia.
7 El 25 de noviembre de 2020, el departamento a cargo de la llevanza del Registro anunció la revocación del registro de la licencia a menos que la recurrente aportara la prueba de que la coadyuvante aceptaba el registro de la licencia.
8 El 22 de diciembre de 2020, la recurrente presentó seis documentos para probar que la coadyuvante había aceptado el acuerdo de licencia.
9 Mediante resolución de 18 de marzo de 2021, basada en el artículo 103, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el departamento a cargo de la llevanza del Registro canceló la inscripción de la licencia en el Registro de marcas de la Unión.
10 El 14 de mayo de 2021, la recurrente interpuso recurso contra la resolución del departamento a cargo de la llevanza del Registro.
11 El 14 de septiembre de 2022, la Primera Sala de Recurso dictó la resolución impugnada, mediante la cual desestimó el recurso de la recurrente. Consideró que la única prueba aportada con la solicitud de registro era el acuerdo de licencia firmado por Brandavid Oy y la recurrente en 2016, del que la coadyuvante nunca había sido parte. La Primera Sala de Recurso declaró que, a falta de cualquier elemento que permita probar la existencia de una licencia concedida o aprobada por la coadyuvante como titular registrada de las marcas controvertidas, el registro de la licencia, efectuado el 27 de julio de 2020, constituye un error evidente en el procedimiento imputable a la Oficina en el sentido del artículo 103, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, lo que justifica su cancelación. La cuestión de si la coadyuvante tenía conocimiento de dicho acuerdo de licencia en el momento de presentar la solicitud de registro carece, en su opinión, de pertinencia, puesto que la coadyuvante no es un tercero, y los argumentos jurídicos y los elementos de prueba relativos al Derecho finlandés no pueden desvirtuar la conclusión fáctica según la cual la coadyuvante no consintió dicho acuerdo de licencia.
Pretensiones de las partes
12 La recurrente solicita al Tribunal General que:
– Anule la resolución impugnada.
– Condene a la EUIPO y a la parte coadyuvante a cargar con las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso.
13 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene a la recurrente a cargar con las costas si se celebra una vista oral.
14 La coadyuvante solicita al Tribunal General que:
– Desestime el recurso.
– Condene a la recurrente a cargar con las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso.
Fundamentos de Derecho
15 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos, el primero basado en la infracción de los artículos 25 a 27 del Reglamento 2017/1001, el segundo basado en la infracción de los artículos 19 y 20 de ese Reglamento y el tercero basado en la infracción del artículo 103 del referido Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción de los artículos 25 a 27 del Reglamento 2017/1001
16 La recurrente reprocha, en esencia, a la Sala de Recurso no haber respetado el acuerdo de licencia, mediante el que obtuvo una licencia sobre las marcas controvertidas, con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, y el derecho a solicitar el registro de dicha licencia, de conformidad con el artículo 26, apartado 1, del citado Reglamento. Precisa que el acuerdo de licencia fue firmado en 2016 por Brandavid Oy, que en aquel momento era la titular de las marcas controvertidas, y que le había concedido expresamente los derechos contractuales para utilizar dichas marcas y obtener la inscripción como titular de una licencia exclusiva. La recurrente alega que, en el momento del registro de la cesión de dichas marcas, a saber, en 2017, la coadyuvante tenía conocimiento de la existencia del referido acuerdo de licencia, por lo que, en su opinión, aceptó de este modo la concesión de la licencia exclusiva a la recurrente.
17 Además, la recurrente estima que la licencia exclusiva le había sido concedida con independencia de la propiedad de las marcas controvertidas.
18 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
19 A tenor del artículo 25, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, a instancia de parte, la concesión o la cesión de una licencia de marca de la Unión se inscribirá en el Registro y se publicará.
20 Según el artículo 26, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el artículo 20, apartado 5, de dicho Reglamento y las normas adoptadas en virtud del mismo se aplicarán mutatis mutandis al registro de una licencia a que se refiere el artículo 25, apartado 5, del referido Reglamento.
21 El artículo 20, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 establece que toda solicitud de registro de una cesión contendrá determinada información y documentos por los que se establezca debidamente la cesión de conformidad con los apartados 2 y 3. Según el referido apartado 3 «la cesión de la marca de la Unión deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula».
22 Asimismo, el artículo 13, apartado 3, letras a), c) y d), del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento 2017/1001, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (DO 2018, L 104, p. 37), que se aplica mutatis mutandis a las licencias en virtud de los artículos 20, apartado 6, letra b), y 26, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, precisa que la firma o la aprobación de la titular registrada es un requisito previo para la válida concesión de una licencia.
23 Al cancelar el registro de la licencia, la EUIPO aplicó correctamente los artículos 25 y 26 del Reglamento 2017/1001, en relación con las disposiciones a las que se refieren dichos artículos. En efecto, el acuerdo de licencia no mencionaba a la coadyuvante, que era la titular registrada en el momento de la solicitud y del registro de la licencia, ni llevaba su firma. La anterior titular registrada ya no estaba facultada para dar la aprobación exigida por las disposiciones pertinentes.
24 La EUIPO explica acertadamente que las disposiciones aplicables exigen, por razones de seguridad jurídica, que la titular registrada manifieste activamente su voluntad de conceder una licencia, a saber, bien presentando directamente ante la EUIPO la solicitud de registro de la licencia en virtud del artículo 26, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 13, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento de Ejecución 2018/626, bien estampando su firma en una declaración, un acuerdo o un formulario normalizado de conformidad con el artículo 13, apartado 3, letras c) y d), del referido Reglamento de Ejecución.
25 Las alegaciones formuladas por la recurrente no ponen en entredicho la legalidad de la resolución impugnada.
26 Por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que, en el momento del registro de la cesión de las marcas controvertidas, la coadyuvante y Brandavid Oy tenían conocimiento de la existencia del acuerdo de licencia, procede señalar que, aun suponiendo que la licencia concedida por el predecesor jurídico de la coadyuvante pueda oponerse a esta última en virtud del artículo 27, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001, de ello no se deriva, sin embargo, una obligación de la EUIPO de registrar dicha licencia. En efecto, la legalidad de la resolución impugnada depende únicamente de los requisitos formalizados establecidos en las disposiciones aplicables. Puesto que esos requisitos no se cumplen en el presente litigio (véase el apartado 23 anterior), la resolución impugnada tampoco puede anularse por el mero hecho de que fuera la coadyuvante quien llamara la atención de la EUIPO sobre el incumplimiento de los requisitos de registro.
27 Aun suponiendo que una licencia pudiera seguir siendo válida o conferir derechos con arreglo al Derecho nacional aplicable al acuerdo de licencia tras la cesión de la marca controvertida, en la medida en que Brandavit Oy y la coadyuvante hubieran procedido a dicha cesión con pleno conocimiento de la licencia, como sostiene la recurrente, esta situación de Derecho material no puede afectar al derecho de registro que sigue un enfoque formalizado, claramente codificado en las disposiciones aplicables cuyo tenor no deja ningún margen de interpretación. La recurrente sigue teniendo la posibilidad de hacer valer sus derechos derivados del Derecho material ante los órganos jurisdiccionales nacionales. A este respecto, la EUIPO señaló acertadamente que era posible que un eventual incumplimiento de dicho acuerdo de licencia y de su cláusula aplicable a los sucesores pudiera generar una responsabilidad contractual de la otra parte contratante, sin que, no obstante, ese aspecto contractual pudiera tener repercusiones en el examen de la solicitud de registro.
28 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 19 y 20 del Reglamento 2017/1001
29 La recurrente deduce del artículo 19, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 que el Derecho aplicable a las controversias relativas a la cesión o a las licencias vinculadas al registro de las marcas controvertidas es el Derecho nacional finlandés, dado que ella misma, la coadyuvante y Brandavid Oy tienen sus sedes en Finlandia.
30 Pues bien, según la recurrente, por una parte, el Derecho finlandés no exige la forma escrita de un contrato y, por otra parte, de conformidad con ese Derecho, no es pertinente determinar si la coadyuvante firmó o no el acuerdo de licencia en 2016, dado que esta última sucedió a Brandavid Oy en sus derechos a raíz de una cesión total de los derechos de marca ya inscritos en el Registro y tenía conocimiento de la existencia del referido acuerdo de licencia. La recurrente alega que los nuevos titulares de marcas deben respetar las cláusulas de los acuerdos anteriores celebrados por los titulares precedentes de marcas con los titulares de licencias sobre dichas marcas.
31 Además, la recurrente critica la observación de la Sala de Recurso, que figura en el apartado 21 de la resolución impugnada, según la cual nunca presentó la lista de las marcas de las que Brandavid Oy era titular y que posteriormente fueron cedidas a la coadyuvante. Afirma que dicha lista figuraba en el anexo 1 del escrito de motivación del recurso ante la Sala de Recurso.
32 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
33 En primer lugar, procede señalar, como hace la EUIPO, que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, que remite al Derecho del Estado miembro en el que el titular de la marca de la Unión tenga su sede, solo se aplica «salvo que se disponga de otro modo en los artículos 20 a 28». Pues bien, la inscripción en el Registro de marcas de la Unión de una licencia relativa a una marca de la Unión se rige de manera autónoma por el Derecho de la Unión contenido en los artículos 25 a 28 de dicho Reglamento y en el artículo 13 del Reglamento de Ejecución 2018/626.
34 De ello se deduce que la cuestión de si el Derecho finlandés establece requisitos de forma para un contrato de licencia o en qué circunstancias tal contrato vincula también al titular sucesor de las marcas controvertidas carece de pertinencia para dilucidar si el registro de la licencia en el Registro de marcas de la Unión a favor de la recurrente ha sido o no correcto. Así pues, las alegaciones de la recurrente basadas en el Derecho finlandés no pueden cuestionar la legalidad de la resolución impugnada relativa a los requisitos de registro de una licencia.
35 Por otra parte, la crítica de la recurrente relativa a la observación de la Sala de Recurso que figura en el apartado 21 de la resolución impugnada es inoperante, en la medida en que, como señaló fundadamente la EUIPO, constituye una consideración efectuada a mayor abundamiento por la Sala de Recurso. En efecto, la resolución impugnada se basa principalmente en la constatación de que la recurrente no ha demostrado la concesión de una licencia a su favor por la titular registrada. Esta constatación es independiente de la cuestión de qué marcas han sido objeto de licencia.
36 En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 103 del Reglamento 2017/1001
37 La recurrente reprocha a la EUIPO haberse extralimitado en el ejercicio de sus facultades. En su opinión, la EUIPO no ha corregido ningún error. Según ella, la EUIPO se extralimitó en sus competencias al dictar una resolución por la que se revoca el registro del contrato de licencia que era correcto y conforme con el Derecho finlandés. La EUIPO debería haber aplicado el Derecho finlandés en virtud del artículo 19 del Reglamento 2017/1001, en vez de aplicar el artículo 103 de dicho Reglamento.
38 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
39 De conformidad con el artículo 103, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001, «cuando la Oficina efectúe una inscripción en el registro o adopte una resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento que sea imputable a la Oficina, esta cancelará la inscripción o revocará la resolución».
40 En primer lugar, como señalan acertadamente la EUIPO y la coadyuvante, la inscripción cancelada de 27 de julio de 2020 estaba afectada por un error evidente en el procedimiento imputable a la EUIPO. Este error consiste en que la inscripción en el Registro se aceptó sobre la base de documentos que no cumplían los requisitos establecidos en la normativa aplicable (véase el apartado 23 anterior). El acuerdo de licencia adjunto a la solicitud de registro no contenía ninguna prueba de una licencia concedida por la titular registrada de las marcas controvertidas. A este respecto, la Sala de Recurso declaró correctamente, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que la recurrente no había demostrado que la licencia se hubiera concedido con la aprobación de la titular de dichas marcas.
41 En segundo lugar, la Sala de Recurso no estaba obligada a aplicar el Derecho nacional, dado que el procedimiento de inscripción en el Registro de marcas de la Unión Europea de una licencia relativa a una marca de la Unión se rige de manera autónoma por el Derecho de la Unión contenido en los artículos 25 a 28 del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 13 del Reglamento de Ejecución 2018/626 (véase el apartado 33 anterior).
42 En tercer lugar, procede desestimar la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso se extralimitó en el ejercicio de sus facultades al anular una resolución que no era evidentemente errónea, sino correcta en virtud del Derecho finlandés.
43 En efecto, de la jurisprudencia se desprende que no corresponde a la EUIPO examinar la validez y los efectos jurídicos de una cesión de marca de la Unión con arreglo al Derecho nacional. Cuando tramita una solicitud de registro de una cesión de marca de la Unión, la competencia de la EUIPO se limita, en principio, al examen de los requisitos formales contemplados en el artículo 20 del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 13 del Reglamento de Ejecución 2018/626, y no implica una apreciación de las cuestiones de fondo que pueden plantearse en el marco del Derecho nacional aplicable [sentencia de 22 de septiembre de 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO — Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T‑169/20, EU:T:2021:609, apartado 61]. Dado que el registro de una licencia sigue las mismas normas que el de una cesión, procede aplicar esta jurisprudencia mutatis mutandis al caso de autos (véase el apartado 20 anterior).
44 Por lo tanto, procede desestimar el tercer motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
45 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
46 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla a cargar con las costas en que haya incurrido la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por esta última, incluidos los gastos indispensables efectuados a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso, que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, se consideran costas recuperables.
47 Por el contrario, dado que la EUIPO solo ha solicitado la condena en costas de la recurrente en caso de celebración de una vista oral, procede, al no haberse convocado vista oral, resolver que la EUIPO cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar a Oy Shaman Spirits Ltd a cargar con las costas en que haya incurrido Global Drinks Finland Oy, incluidas aquellas en las que haya incurrido ante la Sala de Recurso.
3) La EUIPO cargará con sus propias costas.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de noviembre de 2023.
Firmas.