SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)
z dne 2. junija 2021(*)
„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije Hispano Suiza – Prejšnja besedna znamka Evropske unije HISPANO SUIZA – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)“
V zadevi T‑177/20,
Erwin Leo Himmel, stanujoč v Walchwilu (Švica), ki ga zastopa A. Gomoll, odvetnik,
tožeča stranka,
proti
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa M. Fischer, agent,
tožena stranka,
druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO je bil
Gonzalo Andres Ramirez Monfort, stanujoč v Barceloni (Španija),
zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. januarja 2020 (zadeva R 67/2019-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med E. L. Himmelom in G. A. Ramirezom Monfortom,
SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),
v sestavi A. M. Collins, predsednik, Z. Csehi, sodnik, in G. Steinfatt (poročevalka), sodnica,
sodni tajnik: E. Coulon,
na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. marca 2020,
na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. julija 2020,
na podlagi tega, da stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga, naj se opravi obravnava, in na podlagi sklepa v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo odločilo brez ustnega dela postopka,
izreka naslednjo
Sodbo
Dejansko stanje
1 Druga stranka v postopku pred Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Gonzalo Andres Ramirez Monfort, je 18. februarja 2017 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je besedni znak Hispano Suiza.
3 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 12 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Avtomobili“.
4 Zahteva za registracijo znamke je bila objavljena v Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije št. 2017/038 z dne 24. februarja 2017.
5 Tožeča stranka, Erwin Leo Himmel, je 17. maja 2017 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode, navedene zgoraj v točki 3.
6 Ugovor je temeljil na prejšnji besedni znamki Evropske unije HISPANO SUIZA, ki je bila registrirana 1. avgusta 2016 pod številko 9184003 in ki označuje proizvode iz razredov 14 in 25 ter za vsakega od razredov med drugim ustreza naslednjemu opisu:
– razred 14: „Ure in kronometrski instrumenti“;
– razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala“.
7 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001).
8 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 12. novembra 2018 ugovor zavrnil z obrazložitvijo, da zaradi neobstoja podobnosti med izpodbijanimi proizvodi in proizvodi, zajetimi s prejšnjo znamko, ne more obstajati nobena verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
9 Tožeča stranka je 10. januarja 2019 pri EUIPO zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo na podlagi členov od 66 do 68 Uredbe 2017/1001.
10 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 21. januarja 2020 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil.
11 Odbor za pritožbe je poudaril, da – kot je pojasnil oddelek za ugovore – vozil, kot so avtomobili, nikakor ni mogoče šteti za podobna ročnim uram, kronometrom, oblačilom, obutvi in pokrivalom (točka 18 izpodbijane odločbe). Ugotovil je, da se prvi proizvodi, ki so prevozna sredstva, v vseh točkah razlikujejo od drugih proizvodov, ki so priprave za merjenje časa, in proizvodov, ki so namenjeni za pokrivanje in ščitenje telesa (točka 19 izpodbijane odločbe). Ti kategoriji proizvodov naj bi se jasno razlikovali glede na svojo naravo, namen in uporabo (točka 20 izpodbijane odločbe). Ne bi naj šlo za konkurenčne proizvode, ker naj bi očitno zadovoljevali drugačne potrebe, niti za komplementarne proizvode, ker naj med drugim vožnja avtomobila ne bi bila nujno potrebna za nekoga, ki se mora obleči ali želi vedeti, koliko je ura (točka 21 izpodbijane odločbe). Poleg tega naj tožeča stranka ne bi trdila, da so si nasprotujoči si proizvodi podobni po svoji naravi, namenu ali uporabi niti da si konkurirajo ali da so komplementarni (točka 22 izpodbijane odločbe).
12 Poleg tega je odbor za pritožbe zavrnil trditev tožeče stranke, prvič, da naj bi obstajala „poslovna praksa“, v skladu s katero proizvajalci avtomobilov razširjajo uporabo svoje dobro znane znamke na druge proizvode, kot so oblačila, ročne ure in drugi dodatki, drugič, da naj bi bila širša javnost s to prakso seznanjena, tretjič, da naj bi širša javnost torej predpostavljala, da uporaba iste znamke za nasprotujoče si proizvode kaže na to, da izvirajo iz istega podjetja, in četrtič, da naj bi se zato ti proizvodi dojemali, kot da so si „podobni“ (točki 23 in 26 izpodbijane odločbe). Po mnenju odbora za pritožbe je tožeča stranka tako poskušala z novim merilom podobnosti, to so „poslovne prakse“, nadomestiti tista merila, ki so bila vzpostavljena s sodno prakso, to so narava, namen, uporaba, morebitna konkurenca in razmerje komplementarnosti (točka 24 izpodbijane odločbe). Tožeča stranka pa naj ne bi izpodbijala tega, da si na podlagi zadnjenavedenih meril avtomobili na eni strani in proizvodi, zajeti s prejšnjo znamko, na drugi strani niso podobni (točka 25 izpodbijane odločbe).
13 Po mnenju odbora za pritožbe so poslovne prakse lahko upoštevne le za ugotovitev obstoja „povezave“ med znamkami in proizvodi, ki jih znamke označujejo, v okviru razloga za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe 2017/1001, ki ga tožeča stranka ni navedla pred odborom za pritožbe (točka 27 izpodbijane odločbe).
14 Odbor za pritožbe je na podlagi tega ugotovil, da uporaba izpodbijane znamke za avtomobile ne povzroča verjetnosti zmede ali povezovanja s prejšnjo znamko, registrirano za proizvode iz razredov 14 in 25, tako da je ugovor štel za „očitno neutemeljen“.
Predlogi strank
15 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– izpodbijano odločbo razveljavi;
– EUIPO naloži plačilo stroškov.
16 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– tožbo zavrne;
– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
17 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev, prvič, člena 46(1)(a) Uredbe 2017/1001 v povezavi z njenim členom 8(1)(b) in, drugič, obveznosti obrazložitve.
18 Najprej je treba ugotoviti, da ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za registracijo, to je 18. februar 2017, ki je odločilen za opredelitev upoštevnega materialnega prava, dejansko stanje v obravnavani zadevi urejajo materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbi z dne 8. maja 2014, Bimbo/UUNT, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, točka 12, in z dne 18. junija 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, točka 2 in navedena sodna praksa). Poleg tega se na splošno šteje, da se postopkovna pravila uporabljajo na dan začetka svoje veljavnosti (glej sodbo z dne 11. decembra 2012, Komisija/Španija, C‑610/10, EU:C:2012:781, točka 45 in navedena sodna praksa). Zato je treba v obravnavanem primeru, kar zadeva materialnopravna pravila, šteti, da se sklicevanja na člen 8(1) in (5) Uredbe 2017/1001 odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi ter v trditvah, ki sta jih podali tožeča stranka in EUIPO, nanašajo na člen 8(1) in (5) Uredbe št. 207/2009, ki ima enako vsebino. Kar zadeva postopkovna pravila, je treba – ker je bil ugovor vložen 17. maja 2017 – sklicevanje tožeče stranke na člen 46(1)(a) Uredbe 2017/1001, ki se med drugim nanaša na rok, v katerem je treba vložiti ugovor, razumeti tako, da se nanaša na člen 41(1)(a) Uredbe št. 207/2009 z enako vsebino, ki je veljala na dan vložitve ugovora.
19 Tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da si nasprotujoči si proizvodi niso podobni. Ta naj namreč ne bi niti upošteval vseh dejavnikov, ki so glede na okoliščine obravnavanega primera upoštevni za njihovo primerjavo, niti obravnaval vseh upoštevnih trditev, ki jih je tožeča stranka navedla v korist obstoja podobnosti med temi proizvodi.
20 Na prvem mestu tožeča stranka trdi, da seznam dejavnikov, razvitih v sodni praksi za presojo podobnosti proizvodov ali storitev, ni izčrpen.
21 Iz točke 23 sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), naj bi izhajalo, da je treba za presojo podobnosti med nasprotujočimi si proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike. Ti dejavniki naj bi med drugim vključevali naravo teh proizvodov ali storitev ter njihov namen, uporabo in konkurenčnost oziroma komplementarnost (v nadaljevanju: merila Canon). Iz izraza „med drugim“ naj bi bilo razvidno, da je seznam teh dejavnikov zgolj ponazoritven, pri čemer se lahko drugi upoštevni dejavniki dodajo obstoječim ali jih nadomestijo, kot naj bi bilo v obravnavanem primeru. Podobnost proizvodov in storitev naj ne bi bila odvisna od posebnega števila meril, ki bi se lahko določila vnaprej in se uporabljala v vseh primerih.
22 V skladu z ustaljeno sodno prakso bi bilo treba poleg meril Canon upoštevati tudi druge dejavnike, in sicer distribucijske kanale, upoštevno javnost in običajno poreklo proizvodov ali celo identičnost proizvajalcev. Pri presoji podobnosti proizvodov bi bilo treba primerjavo osredotočiti na opredelitev upoštevnih dejavnikov, ki so posebej značilni za proizvode, ki jih je treba primerjati, zlasti ob upoštevanju resničnega položaja danega proizvoda na trgu. Upoštevnost danega dejavnika naj bi bila torej odvisna od posameznih proizvodov, ki jih je treba primerjati. V obravnavanem primeru naj bi bila odločilna dejavnika običajno poreklo proizvodov in določena ustaljena tržna praksa med proizvajalci avtomobilov v Evropski uniji. Odbor za pritožbe pa naj ne bi upošteval nobenega drugega dejavnika, ki niso merila Canon, in naj bi se zadovoljil s trditvijo, da je dejavnik v zvezi s poslovno prakso, na katerega se sklicuje tožeča stranka, nov dejavnik, ki ga v sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), ni, tako da naj ne bi bil dopusten.
23 Tožeča stranka trdi, da presoje podobnosti nasprotujočih si proizvodov v obravnavanem primeru ni mogoče omejiti samo na merila Canon, saj se sicer ne bi upoštevali elementi, upoštevni za presojo podobnosti proizvodov, kot sta običajna praksa večine proizvajalcev avtomobilov v Uniji, ki zajema proizvodnjo in množično prodajo oblačil, na eni strani, in dejstvo, da so potrošniki seznanjeni s to prakso in so nanjo navajeni, na drugi strani. Dalje, ta tržna praksa naj bi v obravnavanem primeru privedla do določenega kognitivnega vedenja, določenega stanja duha.
24 Poleg tega naj bi se določena tržna praksa v danem trgovinskem sektorju na splošno štela za odločilen dejavnik, kot naj bi prikazovale odločbe petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2017 (zadeva R 1447/2016-5, točka 54) petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. novembra 2017 (zadeva R 968/2015-5, točka 49) in drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 (zadeva R 1527/2017-2, točka 26).
25 Na drugem mestu tožeča stranka trdi, da če je odbor za pritožbe podobnost nasprotujočih si proizvodov presojal z vidika merila poslovne prakse – s katero so potrošniki seznanjeni – v skladu s katero proizvajalci avtomobilov v Uniji ponujajo ne samo avtomobile ter avtomobilske dele in opremo, ampak tudi široko paleto oblačil in dodatkov, bi moral ugotoviti, da so si ti proizvodi podobni. Dejanski in potencialni kupci oblačil in dodatkov z znamko, ki se uporablja tudi za avtomobile, naj bi na splošno želeli izražati, da imajo avtomobil danega proizvajalca ali da jih njegovi avtomobili zanimajo oziroma da jih občudujejo, in torej povezati te različne kategorije proizvodov. Poleg tega naj bi bila upoštevna javnost, kadar se ista znamka uporablja tako za avtomobile kot za priprave za merjenje časa, kronometrske instrumente, oblačila, obutev in pokrivala, prepričana, da se vsi ti proizvodi proizvajajo ali tržijo pod izključnim nadzorom enega podjetja ali vsaj podjetij, ki so gospodarsko povezana, čeprav niso niti konkurenčni niti komplementarni.
26 Na tretjem mestu tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe prav tako, ker ni upošteval dejstva, da nasprotujoči si proizvodi izvirajo od istih proizvajalcev in da se prodajajo po istih distribucijskih kanalih, napačno ugotovil, da si ti proizvodi niso podobni. V zvezi s tem trdi, prvič, da dejanski kraj proizvodnje ni tako odločilen kot to, ali upoštevna javnost upošteva identiteto subjekta, ki vodi ali nadzira proizvodnjo ali dobavo proizvodov, in poudarja, da je oddelek za ugovore ugotovil, da dandanes proizvajalci avtomobilov pod svojimi znamkami ponujajo tudi proizvode, kot so ti iz razredov 14 in 25. Oddelek za ugovore naj bi tudi priznal, da se avtomobili, oblačila in priprave za merjenje časa pogosto proizvajajo in dobavljajo pod okriljem istih proizvajalcev, in sicer proizvajalcev avtomobilov. Drugič, trdi, da je iz posnetkov spletnih mest, priloženih tožbi, razvidno, da so oblačila in dodatki, ki jih ponujajo proizvajalci avtomobilov, na voljo na njihovih spletnih mestih, ki pogosto vsebujejo tudi podrobne informacije o ponujenih avtomobilih. Poleg tega naj bi številni proizvajalci svoja oblačila ponujali prek svojih običajnih pooblaščenih prodajalcev avtomobilov.
27 Zato naj bi podobnost zadevnih proizvodov izhajala tudi iz dejstva, da izvirajo od istega proizvajalca in da se ponujajo ali prodajajo po istih distribucijskih kanalih. Zaradi uporabe prijavljene znamke za avtomobile naj bi torej prišlo do verjetnosti zmede in povezave s prejšnjo znamko, registrirano za proizvode iz razredov 14 in 25.
28 EUIPO trditve tožeče stranke izpodbija.
29 Na prvem mestu EUIPO trdi, da v sodni praksi sicer ni izčrpnega seznama upoštevnih dejavnikov, vendar je v njej določenih več upoštevnih dejavnikov, ki jih je treba sistematično upoštevati pri presoji podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev, in sicer merila Canon. Glede na posebnosti vsakega primera bi lahko bili upoštevni tudi „dodatni“ dejavniki, kot so distribucijski kanali, upoštevna javnost ali običajni izvor proizvodov ali storitev.
30 Tožeča stranka pa naj ne bi izpodbijala tega, da uporaba meril Canon ne vodi do nobene stopnje podobnosti med avtomobili na eni strani ter pripravami za merjenje časa, kronometrskimi instrumenti, oblačili, obutvijo in pokrivali na drugi strani.
31 Na drugem mestu EUIPO izpodbija upoštevnost posebne poslovne prakse v avtomobilski industriji, na katero se sklicuje tožeča stranka. Poslovne prakse bi lahko bile v okviru presoje povezave na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v neki meri upoštevne. Vendar naj ne bi pomenile upoštevnega, še manj pa odločilnega dejavnika v okviru presoje podobnosti proizvodov na podlagi člena 8(1)(b) iste uredbe. Koncept povezave, za vzpostavitev katere bi poslovne prakse lahko bile pomembne, naj bi bil namreč širši od koncepta podobnosti proizvodov ali storitev v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. EUIPO v zvezi s tem opozarja, da se odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2017 (zadeva R 1447/2016-5), na katero se opira tožeča stranka, ne nanaša na podobnost proizvodov na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, temveč na vzpostavitev povezave v okviru člena 8(5) iste uredbe. Ker naj se v obravnavanem primeru tožeča stranka ne bi sklicevala na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, bi bilo treba njeno trditev, ki se nanaša na domnevni pomen poslovnih praks kot odločilnega dejavnika za to zadevo, zavrniti.
32 Na tretjem mestu, kar zadeva, prvič, dodatno merilo običajnega izvora proizvodov, EUIPO meni, da je treba sprejeti omejevalni pristop, da se prepreči njegova oslabitev. Če bi se v obravnavanem primeru za vse vrste proizvodov ali storitev, ki izvirajo iz istega velikega podjetja ali družbe, štelo, da imajo isti izvor, bi to merilo izgubilo svoj pomen. Meni, da čeprav za proizvajalce avtomobilov ni neobičajno, da namestijo svojo avtomobilsko znamko na številne druge proizvode, se javnost dobro zaveda, da to običajno storijo v okviru sekundarnih in dodatnih izdelkov, ki jih proizvajajo druga podjetja, da bi promovirala glavni proizvod, torej avtomobile, in da ne gre za glavno poslovno dejavnost proizvajalca avtomobilov, ki ima znamko. Javnost naj bi se popolnoma zavedala dejstva, da se trg oblačil in ročnih ur bistveno razlikuje od trga avtomobilov in naj zato na splošno ne bi pričakovala, da nasprotujoče si proizvode izdeluje in ponuja isto podjetje.
33 Drugič, EUIPO meni, da bi res lahko bili vsi nasprotujoči si proizvodi naslovljeni na končne potrošnike. Ročne ure ali oblačila bi si lahko prav tako občasno delila iste distribucijske kanale kot avtomobili, ker bi jih bilo mogoče ponujati na spletnih mestih avtomobilskih trgovcev ali celo fizično v trgovinah z avtomobili kot sekundarne izdelke. Vendar naj ta morebitna povezava ne bi pomenila, da proizvodi, kot so oblačila ali ročne ure, tvorijo homogeno skupino z avtomobili ali da se običajno ponujajo in prodajajo poleg avtomobilov. Vsekakor naj tudi morebitne povezave v zvezi z relativno šibkimi dodatnimi dejavniki, kot sta upoštevna javnost ali distribucijski kanali, v nobenem primeru ne bi mogle prevladati nad neobstojem podobnosti glede na naravo, namen in uporabo proizvodov ali katero koli drugo merilo Canon.
34 Po mnenju EUIPO iz tega sledi, da je odbor za pritožbe – ker ni izpolnjen eden od pogojev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in sicer podobnost proizvodov – pravilno zavrnil pritožbo kot očitno neutemeljeno.
35 Najprej je treba poudariti, da čeprav se tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe ne sklicuje samo na člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ampak tudi na člen 41(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ne navaja nobene posebne trditve v zvezi z zadnjenavedeno določbo, ki sicer v bistvu določa nekatera pravila v zvezi z vložitvijo ugovora zoper registracijo znamke. Tako je treba šteti, da se ta tožbeni razlog nanaša le na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
36 V skladu z zadnjenavedeno določbo se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
37 Pojem verjetnosti povezovanja ni alternativa pojmu verjetnosti zmede, ampak podrobneje določa obseg zadnjenavedenega pojma. Že samo besedilo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 torej izključuje, da bi se pojem verjetnosti povezovanja lahko uporabil, če pri upoštevni javnosti ne obstaja verjetnost zmede (glej sodbo z dne 11. septembra 2014, Continental Wind Partners/UUNT – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, neobjavljena, EU:T:2014:769, točka 75 in navedena sodna praksa).
38 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali ekonomsko povezanih podjetij. Obstoj verjetnosti zmede pri upoštevni javnosti je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve, med katerimi sta zlasti stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma in zadevnimi proizvodi ali storitvami, ki jih ti znaki označujejo, ter intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka – svojstvenega ali pridobljenega z uporabo – prejšnje znamke (sodbi z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, točka 64, in z dne 8. maja 2014, Bimbo/UUNT, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, točka 20; glej tudi sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 32 in navedena sodna praksa).
39 Ta celovita presoja verjetnosti zmede pomeni določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo nasprotujočih si znakov in podobnostjo zadevnih proizvodov ali storitev. Tako se lahko nizka stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami izravna z visoko stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znakoma in obratno (glej sodbo z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, točka 46 in navedena sodna praksa).
40 Vendar za namene uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 verjetnost zmede predpostavlja hkrati enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih označujeta. Gre za kumulativna pogoja (glej sodbo z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, točka 42 in navedena sodna praksa).
41 Tako je še vedno treba, tudi če je znamka enaka znamki, katere razlikovalni učinek je še posebej močan, dokazati podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami (sklep z dne 9. marca 2007, Alecansan/UUNT, C‑196/06 P, neobjavljen, EU:C:2007:159, točka 24). V nasprotju s tem, kar je na primer določeno v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, ki se izrecno nanaša na primere, ko si proizvodi ali storitve niso podobni, člen 8(1)(b) te uredbe določa, da verjetnost zmede predpostavlja enakost ali podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami (sodba z dne 7. maja 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) in UUNT, C‑398/07 P, neobjavljena, EU:C:2009:288, točka 34).
42 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe ocenil, da zgolj na podlagi primerjave nasprotujočih si proizvodov in brez preučitve drugih pogojev, navedenih zgoraj v točki 38, med katerimi je zlasti podobnost med znaki, ter brez celovite presoje obstoja verjetnosti zmede ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov, ne obstaja nobena verjetnost zmede za upoštevno javnost. Vendar bi stopnja podobnosti – čeprav nizka – med zadevnimi proizvodi zahtevala, da odbor za pritožbe preveri, ali morebitna visoka stopnja podobnosti – ali celo enakost – med znaki pri potrošniku ne ustvarja verjetnosti zmede glede izvora proizvodov (sodba z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, točka 40).
43 Treba je torej preučiti, ali je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da si proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, niso podobni.
Upoštevnost merila „poslovne prakse“
44 V skladu s sodno prakso, ki izhaja iz točke 23 sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), je treba za primerjavo med proizvodi ali storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki označujejo razmerje med njimi. Ti dejavniki med drugim vključujejo naravo teh proizvodov in/ali storitev ter njihov namen, uporabo in konkurenčnost oziroma komplementarnost. Upoštevati je mogoče tudi druge dejavnike, kot so distribucijski kanali zadevnih proizvodov ali storitev, pa tudi okoliščino, da se navedeni proizvodi ali storitve pogosto prodajajo na istih specializiranih prodajnih mestih, kar zadevnemu potrošniku olajša zaznavanje tesnih vezi med njimi in krepi vtis, da je za proizvodnjo teh proizvodov ali opravljanje teh storitev odgovorno isto podjetje (sodbi z dne 21. januarja 2016, Hesse/UUNT, C‑50/15 P, EU:C:2016:34, točke od 21 do 23, in z dne 10. junija 2015, AgriCapital/UUNT – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, točka 29; glej tudi sodbo z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling), T‑627/13, neobjavljena, EU:T:2015:740, točka 37 in navedena sodna praksa).
45 Besedilo, v skladu s katerim je treba „upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki označujejo razmerje med proizvodi ali storitvami“, in v skladu s katerim „[t]i dejavniki med drugim vključujejo njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčnost oziroma komplementarnost“, jasno kaže, da – kot pravilno trdi tožeča stranka – ta seznam meril ni izčrpen. Ta seznam je bil nato dopolnjen po izreku sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), z dodajanjem drugih meril (sodba z dne 21. julija 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T‑804/14, neobjavljena, EU:T:2016:431, točka 58), med katerimi so običajni izvor zadevnih proizvodov (sodbi z dne 26. septembra 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena in Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T‑83/16, neobjavljena, EU:T:2017:662, točka 64, in z dne 13. novembra 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T‑44/17, neobjavljena, EU:T:2018:775, točki 76 in 91), in – kot je navedeno zgoraj v točki 44 – distribucijski kanali teh proizvodov. Poleg tega je bilo razsojeno, da je okoliščina, da promocijo nasprotujočih si proizvodov zagotavljajo iste specializirane revije, prav tako dejavnik, ki lahko zadevnemu potrošniku olajša zaznavanje tesnih vezi med njimi in krepi vtis, da je za njihovo proizvodnjo odgovorno isto podjetje (sodba z dne 13. februarja 2014, Demon International/UUNT – Big Line (DEMON), T‑380/12, neobjavljena, EU:T:2014:76, točka 42).
46 V teh okoliščinah je odbor za pritožbe v točkah 24 in 27 izpodbijane odločbe – ker je načeloma izključil presojo podobnosti nasprotujočih si proizvodov glede na merilo poslovnih praks, ki ga je navedla tožeča stranka – napačno uporabil pravo. Ni namreč izključeno, da so lahko pri presoji podobnosti proizvodov ali storitev na splošno ter nasprotujočih si proizvodov posamično upoštevna druga merila od tistih, ki jih je odbor za pritožbe navedel v točki 17 izpodbijane odločbe, in sicer – poleg meril Canon – distribucijski kanali in identičnost prodajnih mest.
47 Odbor za pritožbe je sicer v točki 17 izpodbijane odločbe opozoril na upoštevna merila za presojo podobnosti proizvodov, pri čemer je pojasnil, da je mogoče upoštevati tudi druge dejavnike. Vendar ni presojal podobnosti nasprotujočih si proizvodov glede na te druge dejavnike. Zlasti v zvezi s poslovno prakso, na katero se sklicuje tožeča stranka, je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe pojasnil, da razlogovanja tožeče stranke ni mogoče sprejeti, ker naj bi poskušala z novim merilom podobnosti, to so poslovne prakse, nadomestiti tista merila, ki so bila vzpostavljena s sodno prakso, to so narava, namen, uporaba, konkurenca in razmerje komplementarnosti. Odbor za pritožbe meni, da je treba – ker ob upoštevanju zadnjenavedenih meril ni podobnosti – trditev tožeče stranke, ki se nanaša na poslovno prakso, zavrniti (točki 25 in 26 izpodbijane odločbe). Po njegovem mnenju so poslovne prakse lahko upoštevne le za ugotovitev obstoja povezave med znamkami v okviru razloga za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (točka 27 izpodbijane odločbe).
48 Točk od 24 do 27 izpodbijane odločbe ni mogoče razlagati tako, da je odbor za pritožbe menil, da njegove analize, ki izhaja iz uporabe meril Canon, ne more omajati zgolj dejavnik poslovne prakse. Taka ugotovitev bi bila namreč v nasprotju z ugotovitvijo, ki izhaja iz točk 21 in 23 sodbe z dne 21. januarja 2016, Hesse/UUNT (C‑50/15 P, EU:C:2016:34), v skladu s katero ni izključeno, da bi lahko upoštevno merilo samo po sebi utemeljilo obstoj podobnosti med proizvodi ali storitvami, kljub okoliščini, da bi uporaba drugih meril prej kazala na neobstoj take podobnosti. Vsekakor pa učinka dodatnega merila, kot je poslovna praksa, na analizo, ki je že bila opravljena na podlagi uporabe dejavnikov, ki izhajajo iz sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), ni mogoče oceniti pred ustrezno preučitvijo tega merila. Odbor za pritožbe pa take preučitve ni opravil.
49 Poleg tega iz ničesar v besedilu točke 27 izpodbijane odločbe ni mogoče sklepati, da je odbor za pritožbe nameraval ugotovitev, da so „poslovne prakse lahko upoštevne le za ugotovitev obstoja ‚povezave‘ med znamkami (in proizvodi, ki jih znamke označujejo), torej v okviru razloga za zavrnitev iz člena 8(5) [Uredbe št. 207/2009]“, omejiti na okoliščine obravnavanega primera. Tako je iz te ugotovitve, ki je navedena kot apodiktična, jasno razvidno, da po mnenju odbora za pritožbe poslovne prakse nikakor ne morejo biti upoštevne za preizkus podobnosti proizvodov v okviru člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Poudariti je treba, da je EUIPO v odgovoru na tožbo potrdil, da poslovne prakse glede na njegovo razumevanje niso upoštevni dejavnik pri oceni podobnosti proizvodov na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
50 Res je, da se tožeča stranka napačno opira na tri odločbe odborov za pritožbe pri EUIPO, da bi utemeljila, da je bilo to merilo v praksi odločanja EUIPO že priznano kot upoštevno za presojo podobnosti proizvodov v okviru uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (glej točko 24 zgoraj). Prvič, kot pravilno trdi EUIPO, odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2017 (zadeva R 1447/2016-5) ni bila sprejeta na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, temveč na podlagi odstavka 5 tega člena. Drugič, upoštevanje poslovne prakse v odločbah petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. novembra 2017 (zadeva R 968/2015-5, točka 49) in drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 (zadeva R 1527/2017-2, točka 26) je bilo del celovite presoje obstoja verjetnosti zmede, in ne del presoje podobnosti proizvodov.
51 Čeprav ni izrecno omenjeno, pa se je merilo poslovne prakse že upoštevalo pri presoji podobnosti nasprotujočih si proizvodov ali storitev. Tako je bilo na primer za ugotovitev, ali obstaja podobnost med nasprotujočimi si proizvodi in storitvami, upoštevano dejstvo, da se navedeni proizvodi in storitve pogosto tržijo skupaj (sodba z dne 4. junija 2015, Yoo Holdings/UUNT – Eckes-Granini Group (YOO), T‑562/14, neobjavljena, EU:T:2015:363, točka 27). Prav tako je bilo poudarjeno, da je treba presoditi, ali bi potrošniki šteli za običajno, da se nasprotujoči si proizvodi tržijo pod isto znamko, kar naj bi običajno pomenilo, da je velik delež proizvajalcev ali distributerjev teh proizvodov isti (sodbi z dne 9. julija 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/UUNT – Vincci Hoteles (NANU), T‑89/11, neobjavljena, EU:T:2015:479, točka 35, in z dne 10. oktobra 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T‑374/17, neobjavljena, EU:T:2018:669, točka 41; glej tudi sodbo z dne 13. februarja 2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T‑387/18, neobjavljena, EU:T:2020:65, točki 59 in 60 ter navedena sodna praksa).
52 Poleg tega v nasprotju s tem, kar bi bilo mogoče sklepati na podlagi točke 27 izpodbijane odločbe in na podlagi trditev EUIPO, ki so povzete zgoraj v točki 31, okoliščina, da se neko merilo šteje za upoštevno pri uporabi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, sama po sebi ne pomeni, da je upoštevno pri uporabi odstavka 1(b) istega člena (glej v tem smislu sodbo z dne 12. februarja 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/UUNT – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, točki 47 in 48).
53 Prav tako je treba zavrniti trditve EUIPO, da je, prvič, iz sodne prakse razvidno, da je treba merila Canon sistematično upoštevati pri oceni podobnosti proizvodov ali storitev, medtem ko so dodatna merila lahko upoštevna glede na posebnosti vsakega primera, in drugič, da so zadnjenavedena merila „šibka“, tako da glede na merila Canon nikakor ne morejo prevladati nad neobstojem podobnosti. Iz sodbe z dne 21. januarja 2016, Hesse/UUNT (C‑50/15 P, EU:C:2016:34, točka 23), namreč izhaja, prvič, da je vsako od meril, razvitih v sodni praksi – ne glede na to, ali gre za eno od prvotnih meril ali za merila, ki so bila dodana – le eno od meril, drugič, da so merila avtonomna in, tretjič, da lahko podobnost med nasprotujočimi si proizvodi ali storitvami temelji le na enem od teh meril (glej točko 48 zgoraj). Poleg tega, čeprav mora EUIPO upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki označujejo razmerje med zadevnimi proizvodi, pa lahko spregleda dejavnike, ki niso upoštevni za razmerje med navedenimi proizvodi (glej sodbo z dne 23. novembra 2011, Pukka Luggage/UUNT – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, neobjavljena, EU:T:2011:692, točka 28 in navedena sodna praksa).
54 Dodati je treba, da je iz smernic EUIPO, ki se nanašajo na preizkus znamk Evropske unije, razvidno tudi, da ima dokazana poslovna uporaba, v skladu s katero proizvajalci razširijo področje svoje dejavnosti na sosednje trge, poseben pomen za ugotovitev, da imajo različni proizvodi ali storitve isti izvor. V skladu s temi smernicami je treba v takih položajih ugotoviti, ali je ta razširitev na tem področju običajna.
55 Iz tega sledi, da je lahko obstoj določene poslovne prakse upoštevno merilo za preizkus podobnosti med proizvodi ali storitvami v okviru člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
56 Zato je odbor za pritožbe pri preizkusu podobnosti nasprotujočih si proizvodov a priori napačno izključil upoštevnost merila, ki se nanaša na poslovno prakso. Ker zaradi svoje napake ni posebej preučil ustreznosti in, po potrebi, vpliva tega merila pri presoji podobnosti med nasprotujočimi si proizvodi, Splošno sodišče o tem vprašanju ne more samo odločati (sodbe z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72; z dne 12. julija 2018, Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Prikaz koale), T‑41/17, neobjavljena, EU:T:2018:438, točki 54 in 55, ter z dne 5. decembra 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T‑29/19, neobjavljena, EU:T:2019:841, točka 91).
Merili identičnosti proizvajalcev in distribucijskih kanalov
57 Tožeča stranka je pred odborom za pritožbe trdila, da so si nasprotujoči si proizvodi podobni tudi na podlagi meril običajnega izvora ali celo identičnosti proizvajalcev in identičnosti distribucijskih kanalov. Čeprav sta tako sodna praksa (glej zlasti sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 45) kot sam odbor za pritožbe v točki 17 izpodbijane odločbe ti dve merili priznala kot upoštevni za presojo podobnosti proizvodov ali storitev na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, pa odbor za pritožbe v obravnavanem primeru ni niti preučil teh dveh meril niti – poleg tega – navedel razlogov, zaradi katerih ti merili ne moreta imeti vloge pri tej presoji, kot pravilno trdi tožeča stranka (glej točko 19 zgoraj).
58 Čeprav je v točki 17 izpodbijane odločbe „standardno“ opozorilo na sodno prakso v zvezi z upoštevnimi dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri presoji podobnosti proizvodov, je treba ugotoviti, da se odbor za pritožbe v točki 24 te odločbe, torej v okviru uporabe pravil v obravnavanem primeru, sklicuje le na pet meril Canon, ne da bi omenil tista, na katera se je posebej sklicevala tožeča stranka. Med drugim je iz točk 23 in 24 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe trditve, ki jih je tožeča stranka predložila pred njim, presojal izključno z vidika vprašanja, ali je poslovno prakso, na katero se je sklicevala tožeča stranka, mogoče šteti za upošteven dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presoji podobnosti nasprotujočih si proizvodov.
59 Okoliščina, da odbor za pritožbe pri analizi, na podlagi katere je bila sprejeta izpodbijana odločba, ni upošteval meril običajnega izvora ali celo identičnosti proizvajalcev in identičnosti distribucijskih kanalov, je potrjena tudi s točko 7 te odločbe, v kateri so povzete trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v utemeljitev svoje pritožbe. V tem povzetku namreč niso navedene trditve tožeče stranke v zvezi z zadnjenavedenimi merili.
60 Poleg tega je odbor za pritožbe v točkah od 19 do 21 izpodbijane odločbe sam presodil podobnost nasprotujočih si proizvodov, vendar le glede na merila Canon, tožeča stranka pa rezultata te presoje ni izpodbijala. V teh okoliščinah in ob neobstoju kakršne koli utemeljitve EUIPO v tem smislu, izpodbijane odločbe ni mogoče razlagati tako, da je odbor za pritožbe nameraval potrditi odločbo oddelka za ugovore glede na obe zadevni merili, ki ju je posebej navedla tožeča stranka, in sicer običajni izvor proizvodov ali celo identičnost proizvajalcev in distribucijskih kanalov, vendar istočasno razviti svojo analizo le glede meril, ki niso navedena v pritožbi, vloženi pred njim, ne da bi pri tem opravil lastno jasno presojo v zvezi z merili, na katerih temelji trditev tožeče stranke. Čeprav se je odbor za pritožbe v točki 18 izpodbijane odločbe skliceval na končno ugotovitev, do katere je v svoji odločbi prišel oddelek za ugovore, se namreč ni skliceval na nobeno konkretno točko ali odlomek te odločbe, na podlagi česar bi bilo mogoče sklepati, da je nameraval ugotovitve oddelka za ugovore vključiti v svojo odločbo, da bi se izognil ponavljanju.
61 EUIPO v točki 19 odgovora na tožbo trdi, da so dodatni dejavniki k merilom Canon, kot je merilo distribucijskih kanalov, „relativno šibki“ in ne morejo prevladati nad dejstvom, da v obravnavanem primeru ni izpolnjeno nobeno od meril Canon. Vendar, prvič – kot je bilo opozorjeno zgoraj v točki 45 – seznam meril, ki so izrecno navedena v sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), ni izčrpen. Drugič, vsako merilo iz sodne prakse, ki izhaja iz te sodbe, je avtonomno, tako da lahko presoja podobnosti med nasprotujočimi si proizvodi ali storitvami temelji le na enem od navedenih meril (točka 53 zgoraj).
62 Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe s tem, da ni navedel razlogov, iz katerih niso bila upoštevana merila običajnega izvora ali celo identičnosti proizvajalcev in identičnosti distribucijskih kanalov, ni predstavil vseh dejstev in pravnih ugotovitev, ki so bistvenega pomena za ugotovitev, da si proizvodi niso podobni, zaradi česar izpodbijana odločba ni obrazložena (glej v tem smislu sodbo z dne 21. julija 2016, Tropical, T‑804/14, neobjavljena, EU:T:2016:431, točka 178).
63 EUIPO pred Splošnim sodiščem navaja različne trditve, v skladu s katerimi uporaba teh meril v obravnavanem primeru ne vodi do ugotovitve o podobnosti med nasprotujočimi si proizvodi (glej točki 32 in 33 zgoraj).
64 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da take presoje v izpodbijani odločbi ni. Vendar, prvič, ni naloga Splošnega sodišča, da v okviru nadzora zakonitosti izpodbijane odločbe opravi presojo, o kateri se odbor za pritožbe ni opredelil (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72), in drugič, EUIPO pred Splošnim sodiščem izpodbijane odločbe ne more utemeljiti z elementi, ki v njej niso bili upoštevani (glej sodbo z dne 8. septembra 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T‑572/15, neobjavljena, EU:T:2017:591, točka 36 in navedena sodna praksa).
65 Ta argumentacija torej ni dopustna (sodba z dne 24. septembra 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T‑356/18, EU:T:2019:690, točka 49).
66 Zaradi napačne uporabe prava in neobstoja obrazložitve, ugotovljenih zgoraj v točkah 56 in 62, je edini tožbeni razlog utemeljen.
67 Iz tega sledi, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.
Stroški
68 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker EUIPO s svojimi predlogi ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške tožeče stranke.
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)
razsodilo:
1. Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 21. januarja 2020 (zadeva R 67/2019-1) se razveljavi.
2. EUIPO se naloži plačilo stroškov.
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 2. junija 2021.
Podpisi