WYROK SĄDU (szósta izba)
z dnia 12 lipca 2012 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BASKAYA – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Passaia – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Właściwe terytorium – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009
W sprawie T‑170/11
Rivella International AG, z siedzibą w Rothrist (Szwajcaria), reprezentowana początkowo przez C. Spintiga, U. Sandera oraz H. Förstera, a następnie przez C. Spintiga, S. Pietzckera oraz R. Jacobsa, adwokatów,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez R. Maneę oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, z siedzibą w Grosseto (Włochy), reprezentowana przez adwokata H. Voglera,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 stycznia 2011 r. (sprawa R 534/2010‑4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Rivella International AG a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,
SĄD (szósta izba),
w składzie: H. Kanninen, prezes, N. Wahl (sprawozdawca) i S. Soldevila Fragoso, sędziowie,
sekretarz: C. Heeren, administrator,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 marca 2011 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 6 lipca 2011 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 czerwca 2011 r.,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 maja 2012 r., w której wzięli udział skarżąca i OHIM,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1 W dniu 25 października 2007 r. interwenientka, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
2 Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono, to następujące oznaczenie graficzne:
3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
– klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; mięsne (ekstrakty); konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze”;
– klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód”;
– klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”.
4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 13/2008 z dnia 31 marca 2008 r.
5 W dniu 30 czerwca 2008 r. skarżąca, Rivella International AG, wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, zarzucając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
6 W sprzeciwie powołano się na wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy zarejestrowany w dniu 30 czerwca 1992 r. pod nr 470542 z przedłużeniem rejestracji do dnia 30 czerwca 2012 r. obejmującej Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Austrię, państwa Beneluksu dla następujących towarów należących do klasy 32: „piwa, ale i porter; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów”. Wspomniany znak towarowy przedstawia się następująco:
7 W odpowiedzi na wezwanie do przedstawienia dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego skarżąca uściśliła w dniu 31 marca 2009 r., że podtrzymuje sprzeciw jedynie w odniesieniu do tej części międzynarodowej rejestracji, która dotyczy Niemiec, oraz przedstawiła jako dowody używania liczne dokumenty dotyczące Szwajcarii. W tym względzie powołała się ona na konwencję z dnia 13 kwietnia 1892 r. zawartą przez Szwajcarię i Niemcy i dotyczącą wzajemnej ochrony patentów, wzorów i znaków towarowych (zwaną dalej „konwencją z 1892 r.”). Zgodnie z tą konwencją używanie w Szwajcarii jest równoważne używaniu w Niemczech.
8 Decyzją z dnia 8 lutego 2010 r. Wydział Sprzeciwów, w związku z brakiem dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego, oddalił sprzeciw. Stwierdził on, że z przedstawionych dokumentów wynikało, iż znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, był używany jedynie w Szwajcarii, i nie zastosował konwencji z 1892 r.
9 W dniu 7 kwietnia 2010 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
10 Decyzją z dnia 10 stycznia 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie z tego powodu, że powołany w ramach sprzeciwu dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego odnosił się jedynie do Szwajcarii. Uznała ona, że właściwe ramy prawne obejmują wyłącznie rozporządzenie nr 207/2009, a ściślej jego art. 42 ust. 2 i 3, zgodnie z którym wcześniejszy znak towarowy musi być rzeczywiście używany w państwie członkowskim, w którym podlega ochronie.
Żądania stron
11 Skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
– obciążenie OHIM kosztami postępowania.
12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
13 Jedynym zarzutem podniesionym przez skarżącą na poparcie skargi jest naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
14 Tytułem wstępu należy, po pierwsze, stwierdzić, że jest oczywiste, iż żądanie interwenientki dotyczące przedstawienia dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego zostało podniesione w toku postępowania w sprawie sprzeciwu.
15 Po drugie, należy zauważyć, że skarżąca nie przedstawiła dowodów na to, iż wcześniejszy znak towarowy był używany w Niemczech, ponieważ dowody używania odnosiły się wyłącznie do Szwajcarii.
16 W tym względzie skarżąca uważa jednak, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, który odnosił się do Szwajcarii, wystarcza, aby uzasadnić sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.
17 W tym kontekście skarżąca odsyła do art. 5 ust. 1 konwencji z 1892 r., zgodnie z którym „ujemne skutki wynikające zgodnie z przepisami umawiających się stron z okoliczności, że wynalazek nie został wdrożony, wzór nie został powtórzony, a znak fabryczny lub handlowy nie został użyty w określonym terminie, nie powstaną, jeżeli wdrożenie, powielenie lub użycie miało miejsce na terytorium drugiej strony”.
18 W tym względzie skarżąca podnosi, że zgodnie z konwencją z 1892 r. część rejestracji międzynarodowej odnosząca się do Niemiec traktowana jest jak „używana” w Niemczech w przypadku jej „używania” w Szwajcarii.
19 Ponieważ konwencja z 1892 r. wchodzi w skład prawa niemieckiego, międzynarodowy znak towarowy, którego zakres ochrony obejmuje Niemcy, powinien podlegać ocenie jedynie w oparciu o to prawo. Według skarżącej wynika z tego, że co się tyczy oceny dowodów używania, właściwe terytorium obejmuje Szwajcarię.
20 Skarżąca podaje następnie w wątpliwość, czy jest możliwe żądanie przedstawienia dowodów rzeczywistego używania na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do międzynarodowego znaku towarowego.
21 Sąd stwierdza, że rzeczywiste używanie w Szwajcarii znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, nie zostało podważone w niniejszym przypadku. W konsekwencji, w pierwszej kolejności należy zająć się kwestią mającą znaczenie dla niniejszej sprawy, a mianowicie dotyczącą aspektu terytorialnego rzeczywistego używania, a w drugiej kolejności – kwestią wątpliwości wyrażonych przez skarżącą w odniesieniu do możliwości żądania przedstawienia dowodów rzeczywistego używania na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do międzynarodowego znaku towarowego.
22 Co się tyczy, po pierwsze, aspektu terytorialnego używania znaków towarowych, a ściślej jakiego terytorium musi dotyczyć dowód używania wcześniejszego znaku towarowego, należy przypomnieć, że w rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia ze wspólnotowym postępowaniem w sprawie sprzeciwu. W efekcie, do wspomnianego postępowania znajdują zastosowanie właściwe przepisy rozporządzenia nr 207/2009, a także przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1) ze zmianami.
23 Sąd przypomina, że art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, co następuje:
„Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się”.
24 Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 „[u]stęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując [używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.
25 Poza tym na podstawie zasady 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 ze zmianami dowód używania wcześniejszego znaku towarowego powinien zawierać wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania tego znaku.
26 Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że kwestie dotyczące dowodów przedstawionych tytułem uzasadnienia sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i kwestie dotyczące aspektu terytorialnego używania znaków towarowych są regulowane właściwymi przepisami rozporządzenia nr 207/2009 i nie ma potrzeby dokonywania odesłania jakiegokolwiek przepisu prawa wewnętrznego państw członkowskich.
27 Okoliczność, że wcześniejsze krajowe lub międzynarodowe znaki towarowe mogą być przywoływane na poparcie sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nie oznacza, wbrew temu, co twierdzi skarżąca, iż przepisy krajowe stosujące się do wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się w ramach sprzeciwu, są prawem właściwym dla wspólnotowego postępowania w sprawie sprzeciwu.
28 Prawdą jest, że w braku właściwych przepisów w rozporządzeniu nr 207/2009 lub, w zależności od przypadku, w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25) przepisy krajowe służą jako punkt odniesienia.
29 Taka sytuacja ma miejsce w przypadku daty rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, na który powołano się w toku wspólnotowego postępowania w sprawie sprzeciwu. Rozporządzenie nr 207/2009 nie pozwala na określenie daty, w której wcześniejsze krajowe znaki towarowe są uznawane za zarejestrowane w każdym z państw członkowskich, w związku z czym kwestia ta jest objęta zakresem przepisów krajowych państwa członkowskiego, o które chodzi. Ponadto, o ile krajowe prawo znaków towarowych zostało zharmonizowane dyrektywą 2008/95, o tyle z wyroku Trybunału z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C‑246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I‑4673, pkt 26–31, wynika, że wspomniana dyrektywa nie harmonizuje procedur rejestracji znaków towarowych, a w związku z tym to do państwa członkowskiego, dla którego dokonano zgłoszenia, należy określenie momentu zakończenia procedury rejestracji, stosownie do jego własnych przepisów proceduralnych [zob. wyrok Sądu z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie T‑466/08 Lancôme przeciwko OHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), Zb.Orz. s. II‑1831, pkt 30, 31 i przytoczone tam orzecznictwo].
30 Jak jednak wynika z powyższych rozważań, taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku określenia terytorium, w odniesieniu do którego należy udowodnić używanie wcześniejszego znaku towarowego. Kwestia ta jest regulowana wyczerpująco w rozporządzeniu nr 207/2009, w związku z czym nie ma potrzeby sięgania do przepisów krajowych.
31 Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze znakiem wspólnotowym, krajowym czy międzynarodowym, musi zostać udowodnione w odniesieniu do obszaru Unii Europejskiej lub danego państwa członkowskiego.
32 W efekcie nie można się zgodzić z argumentem skarżącej, że Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę art. 26 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, niemieckiej ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń).
33 Poza tym należy zauważyć, że zharmonizowane prawo znaków towarowych państw członkowskich wymaga także obowiązkowego używania w danym państwie członkowskim (zob. art. 10 ust. 1 dyrektywy 2008/95). Należy również zauważyć, że wymóg rzeczywistego używania pod rygorem sankcji przewidzianych we wspomnianej dyrektywie został transponowany do prawa krajowego (art. 26 Markengesetz). Okoliczność, że w swoim wewnętrznym porządku prawnym Republika Federalna Niemiec stosuje ewentualnie art. 5 konwencji z 1892 r., czyli konwencji bilateralnej, która zgodnie z art. 351 TFUE nie wiąże Unii, nie ma w niniejszym przypadku znaczenia.
34 Tak więc w postępowaniu zakończonym wydaniem wyroku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C‑234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑7333, pkt 101–103, Trybunał uznał, że teza, zgodnie z którą uprawniony z rejestracji krajowej, który wnosi sprzeciw wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, może powoływać się na wcześniejszy znak towarowy, którego używanie nie zostało wykazane z uwagi na to, że znak ten stanowi w świetle prawa krajowego obronny znak towarowy, jest nie do pogodzenia z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
35 Z uwagi na to, że w niniejszym przypadku prawo krajowe nie ma żadnego znaczenia, powołanie się przez skarżącą na uzasadnienie zmian w Patentgesetz (niemieckiej ustawie o patentach), Markengesetz i innych ustawach w odniesieniu do zastosowania konwencji z 1892 r., a także transpozycji dyrektywy dotyczącej znaków towarowych do prawa niemieckiego, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie rozpatrywanego sporu. To samo odnosi się do orzecznictwa Bundesgerichtshof (federalnego sądu najwyższego, Niemcy) dotyczącego wykładni krajowej.
36 Wreszcie, zdaniem skarżącej, niezastosowanie konwencji z 1892 r. naruszałoby jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego w ramach art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 w przypadku, w którym żądałaby ona przed sądem niemieckim zakazu używania na terytorium Niemiec zgłoszonego znaku towarowego, z uwagi na to, że prawo niemieckie, w którego skład wchodzi konwencja z 1892 r., dalej znajduje zastosowanie. W zakresie, w jakim skarżąca uważa, że stanowisko zajęte przez Izbę Odwoławczą narusza zasadę jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego, wystarczy odesłać do motywów 4 i 6 rozporządzenia nr 207/2009. Wynika z nich, że systemy krajowe i system wspólnotowy obowiązują równolegle. Ponadto, jak przyznała sama skarżąca, powołując się na art. 111 i 165 rozporządzenia nr 207/2009, z motywu 3 wspomnianego rozporządzenia wynika, że zasada ta nie ma charakteru bezwzględnego.
37 Co się tyczy, po drugie, możliwości żądania przedstawienia dowodów rzeczywistego używania w przypadku międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w jakim skarżąca uważa, że wspomniana możliwość nie istnieje z tego względu, iż art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wymienia wyłącznie krajowe znaki towarowe, Sąd przypomina, że art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 określa, co oznaczają „wcześniejsze znaki towarowe”. Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) wcześniejsze znaki towarowe obejmują między innymi znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywierające skutki w jednym z państw członkowskich, w których przypadku data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
38 Podobnie, art. 4 ust. 1 Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., ze zmianami, a także art. 4 ust. 1 lit. a) protokołu do porozumienia madryckiego stanowią, że ochrona znaku w każdej z zainteresowanych umawiających się stron jest taka sama, jak gdyby znak ten został złożony bezpośrednio w Urzędzie tej umawiającej się strony.
39 W konsekwencji zawarte w art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 odniesienie do art. 42 ust. 3 tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że „znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywołującej skutki w jednym z państw członkowskich” powinny zostać zrównane z „krajowymi znakami towarowymi”.
40 W związku z tym wątpliwości wyrażone przez skarżącą w przedmiocie zastosowania art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 do międzynarodowych znaków towarowych są bezzasadne.
41 W efekcie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza miała prawo oddalić sprzeciw w braku przedstawienia dowodów rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego na terytorium Niemiec zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009.
42 Mając na uwadze powyższe rozważania, należy oddalić jedyny zarzut jako bezzasadny i w konsekwencji skargę w całości.
W przedmiocie kosztów
43 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.
Z powyższych względów
SĄD (szósta izba)
orzeka, co następuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Rivella International AG zostaje obciążona kosztami postępowania.
Kanninen | Wahl | Soldevila Fragoso |
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 lipca 2012 r.
Podpisy