SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 19 de mayo de 2022 (*)
«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 9 — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículos 54, 110 y 111 — Caducidad por tolerancia — Concepto de “tolerancia” — Interrupción del plazo de caducidad — Requerimiento — Fecha de interrupción del plazo de caducidad en caso de interposición de un recurso judicial — Efectos de la caducidad — Pretensiones de indemnización de daños y perjuicios, de entrega de información y de destrucción de productos»
En el asunto C‑466/20,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 23 de julio de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 2020, en el procedimiento entre
HEITEC AG
y
HEITECH Promotion GmbH,
RW,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y J.‑C. Bonichot y las Sras. L. S. Rossi y O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de HEITEC AG, por la Sra. B. Ackermann, Rechtsanwältin;
– en nombre de HEITECH Promotion GmbH y RW, por los Sres. C. Rohnke, T. Winter y C. Augenstein, Rechtsanwälte;
– en nombre de la Comisión Europea, inicialmente por los Sres. T. Scharf y É. Gippini Fournier y por la Sra. J. Samnadda, posteriormente por el Sr. T. Scharf y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de enero de 2022;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), y de los artículos 54 y 111 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre HEITEC AG (en lo sucesivo, «Heitec»), por una parte, y HEITECH Promotion GmbH (en lo sucesivo, «Heitech») y RW, por otra, en relación con el uso, por estos últimos, del nombre comercial HEITECH Promotion GmbH y de marcas que contienen el elemento denominativo «heitech».
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2008/95
3 El considerando 12 de la Directiva 2008/95 establecía:
«Es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.»
4 El artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», preveía lo siguiente:
«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado 1:
a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
i) las marcas [de la Unión Europea],
ii) las marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;
b) las marcas [de la Unión] que reivindiquen válidamente la antigüedad […];
c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;
[…]
4. Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;
b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado y, en particular:
i) un derecho al nombre,
ii) un derecho a la propia imagen,
iii) un derecho de autor,
iv) un derecho de propiedad industrial;
[…]».
5 El artículo 9 de la citada Directiva, titulado «Prescripción por tolerancia», disponía:
«1. El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.
2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el artículo 4, apartado 4, letra a), o de otro derecho anterior previsto en el artículo 4, apartado 4, letras b) o c).
3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.»
6 La Directiva 2008/95, por la que se derogó y sustituyó la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), fue a su vez derogada y sustituida, con efectos a partir del 15 de enero de 2019, por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron origen al litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2008/95.
Reglamento n.o 207/2009
7 A tenor del artículo 8 del Reglamento n.o 207/2009, titulado «Motivos de denegación relativos»:
«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:
a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca [de la Unión], teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
i) las marcas [de la Unión],
ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la [Unión];
b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;
[…]
4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación [de la Unión] o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:
a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca [de la Unión], o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca [de la Unión];
b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
[…]»
8 El artículo 54 de ese Reglamento, que lleva por título «Caducidad por tolerancia», disponía lo siguiente:
«1. El titular de una marca [de la Unión] que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca [de la Unión] posterior en la [Unión] con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca [de la Unión] posterior se hubiera efectuado de mala fe.
2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca [de la Unión] posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca [de la Unión] posterior se hubiera efectuado de mala fe.
[…]»
9 El artículo 110 de dicho Reglamento, titulado «Prohibición del uso de marcas [de la Unión]», establecía en su apartado 1:
«Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 […], contra el uso de una marca [de la Unión] posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartados 2 y 4, cuando, en virtud del artículo 54, apartado 2, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca [de la Unión].»
10 El artículo 111 del Reglamento n.o 207/2009, titulado «Derechos anteriores de alcance local», disponía:
«1. El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca [de la Unión] en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.
2. El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca [de la Unión] en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca [de la Unión] se hubiere efectuado de mala fe.
3. El titular de la marca [de la Unión] no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca [de la Unión].»
11 El Reglamento n.o 207/2009 fue derogado y sustituido, con efectos a 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron lugar al litigio principal, la petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz del Reglamento n.o 207/2009.
Derecho alemán
12 El artículo 21 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la Protección de Marcas y otros Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»), establece:
«1. El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir el uso de una marca registrada posterior para los productos o servicios para los cuales esté registrada si ha tolerado el uso de dicha marca durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de mala fe.
2. El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir el uso […] de un nombre comercial […] posterior si ha tolerado el uso de [dicho nombre comercial] durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que el titular de tal derecho no lo fuera de mala fe en la fecha de su adquisición.
[…]»
13 A tenor del artículo 125b, apartado 3, de la Ley de Marcas:
«Si una marca registrada de la Unión es invocada contra el uso de una marca posterior registrada en virtud de la presente Ley, se aplicará mutatis mutandis el artículo 21, apartado 1 […].»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14 La demandante en el litigio principal, Heitec, es titular de la marca denominativa de la Unión HEITEC, solicitada el 18 de marzo de 1998 y registrada el 4 de julio de 2005 con una reivindicación de antigüedad desde el 13 de julio de 1991.
15 Fue inscrita en el registro mercantil en 1984 con el nombre de Heitec Industrieplanung GmbH. Su denominación social fue modificada en 1988 para convertirse en Heitec GmbH. Desde el año 2000 desarrolla su actividad con el nombre de Heitec AG.
16 Heitech, de la que RW es gerente, fue inscrita en el registro mercantil el 16 de abril de 2003.
17 Heitech es titular de una marca alemana figurativa que contiene el elemento denominativo «heitech promotion», solicitada el 17 de septiembre de 2002 y registrada el 4 de febrero de 2003, que utiliza como muy tarde desde el 29 de septiembre de 2004, así como de una marca figurativa de la Unión que contiene el elemento denominativo «heitech», solicitada el 6 de febrero de 2008 y registrada el 20 de noviembre de 2008, que utiliza como muy tarde desde el 6 de mayo de 2009.
18 Mediante escrito de 29 de noviembre de 2004, Heitech contactó con los representantes de Heitec para preguntar si esta aceptaba celebrar un acuerdo de coexistencia.
19 El 7 de julio de 2008, Heitec tuvo conocimiento de la presentación de la solicitud de Heitech relativa al registro de la marca figurativa de la Unión que contiene el elemento denominativo «heitech».
20 Mediante escrito de 22 de abril de 2009, Heitec remitió un escrito de requerimiento a Heitech relativo al uso por esta de su nombre comercial y de la marca de la Unión que contenía el elemento denominativo «heitech». En su respuesta de 6 de mayo de 2009, Heitech propuso de nuevo la celebración de un acuerdo de coexistencia.
21 El 31 de diciembre de 2012, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, Alemania) recibió por fax un escrito de demanda de Heitec dirigido contra Heitech y RW. Dicho escrito llevaba fecha de 15 de diciembre de 2012. Mediante resolución de 4 de enero de 2013, se instó a Heitec a abonar un anticipo de las costas procesales.
22 El 12 de marzo de 2013, dicho órgano jurisdiccional llamó la atención del representante de Heitec sobre el hecho de que no se había abonado el anticipo y de que no se habían presentado los originales del escrito de demanda.
23 Mediante escrito de 23 de septiembre de 2013, Heitec informó a Heitech de que rechazaba celebrar un acuerdo de coexistencia, le propuso celebrar un contrato de licencia y declaró que había iniciado un procedimiento judicial.
24 Mediante escrito de 29 de diciembre de 2013, Heitec hizo saber a Heitech que se basaba en su nombre comercial y que era titular de la marca de la Unión HEITEC. Heitec señaló que el procedimiento judicial estaba en curso.
25 El 30 de diciembre de 2013, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) recibió una serie de escritos de Heitec fechados el 12 de diciembre de 2013, acompañados de un cheque en concepto de costas procesales y de un nuevo escrito de demanda fechado el 4 de octubre de 2013.
26 El 14 de enero de 2014, dicho órgano jurisdiccional advirtió a Heitec de que era igualmente necesario notificar el escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012 y que, por consiguiente, se le solicitaba que presentara los originales. Esos originales llegaron al citado órgano jurisdiccional el 22 de febrero de 2014.
27 El 24 de febrero de 2014, el mismo órgano jurisdiccional indicó a Heitec que las pretensiones formuladas en los originales del escrito de demanda recibidos el 22 de febrero de 2014 no coincidían con las formuladas en el escrito de demanda presentado el 31 de diciembre de 2012.
28 El 16 de mayo de 2014, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) inició el procedimiento escrito previo y ordenó que se notificaran a las partes demandadas en el litigio principal copias, establecidas por dicho órgano jurisdiccional, del escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012. La referida notificación tuvo lugar el 23 de mayo de 2014.
29 Mediante su recurso judicial, Heitec formuló, con carácter principal, pretensiones basadas en la infracción de los derechos que le confiere su nombre comercial HEITEC y, con carácter subsidiario, pretensiones basadas en la violación de su marca de la Unión HEITEC. Solicitó que Heitech fuera condenada a dejar de identificar su empresa mediante el nombre comercial HEITECH Promotion GmbH, de colocar los elementos denominativos «heitech promotion» y «heitech» en productos y de comercializar o promover productos o servicios con dichos signos, a dejar de usar o ceder, con fines comerciales, el sitio de Internet heitech promotion.de y a aceptar la cancelación de su denominación social en el registro mercantil. Por otro lado, Heitec formuló una pretensión de información, una pretensión declarativa de la obligación de indemnizar daños y perjuicios, así como pretensiones para obtener la destrucción de productos y el pago de los gastos del requerimiento.
30 El Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) condenó a Heitech a abonar a Heitec el importe de 1 353,80 euros, más intereses, en concepto de gastos de requerimiento, y desestimó las demás pretensiones formuladas por Heitec.
31 Heitec interpuso recurso de apelación contra la resolución del Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) ante el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania).
32 El Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg) consideró que el recurso judicial interpuesto por Heitec carecía de fundamento, debido a que la acción de Heitec había caducado. A este respecto, señaló que Heitech había utilizado sus signos posteriores durante un período ininterrumpido de cuando menos cinco años y que Heitec había tolerado tal uso, puesto que, aun teniendo conocimiento de ello, no había adoptado medidas suficientes para poner fin a este.
33 Según el referido órgano jurisdiccional, dicho recurso judicial no había interrumpido el plazo de caducidad, ya que solo había sido notificado a Heitech y a RW una vez transcurridos cinco años desde el escrito de requerimiento que precedió a la interposición de tal recurso judicial.
34 Heitec interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.
35 El referido órgano jurisdiccional señala que el resultado del recurso de casación depende de si, con arreglo al artículo 21, apartados 1 y 2, de la Ley de Marcas y a los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, han caducado la acción de cesación y las acciones subsiguientes entabladas por Heitec.
36 Ese órgano jurisdiccional observa que la caducidad de las acciones de Heitec relativas, en esencia, al uso, por parte de Heitech, de la marca alemana de que esta última es titular se rige por el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 125b, apartado 3, de la mencionada Ley, en la medida en que tales acciones se basan en la marca de la Unión de la que es titular Heitec.
37 El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas transpone al Derecho alemán la caducidad, prevista en el artículo 9 de la Directiva 2008/95, del derecho, conferido por las marcas (artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95) y por otros signos —entre ellos los nombres comerciales— utilizados en el tráfico económico (artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2008/95), de oponerse al uso de una marca registrada.
38 En la medida en que Heitec se opone al uso del nombre comercial de Heitech, la caducidad se rige, según las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente, por el artículo 21, apartado 2, de la Ley de Marcas. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional precisa que, a pesar del hecho de que el contenido normativo de esta disposición va más allá del de la Directiva 2008/95 y de que tampoco aparece reflejado en el artículo 54 del Reglamento n.o 207/2009, procede examinarlo basándose en la interpretación conforme con esta Directiva que debe realizarse del artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas.
39 En lo que atañe a las pretensiones de Heitec relativas al uso por Heitech de la marca de la Unión de la que esta es titular, el órgano jurisdiccional remitente señala que son pertinentes los artículos 54, 110 y 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.
40 Dicho órgano jurisdiccional observa que el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg) no incurrió en error de Derecho al declarar que el «uso», en el sentido del artículo 21, apartados 1 y 2, de la Ley de Marcas y de los artículos 54 y 111 del Reglamento n.o 207/2009, había existido en el presente caso como muy tarde a partir del 6 de mayo de 2009 y que Heitec tuvo conocimiento de ello mediante el escrito de 6 de mayo de 2009 que Heitech le había remitido. Además, consta que no se reprocha a Heitech haber actuado de mala fe.
41 A la vista de estas circunstancias, es necesario determinar, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, en qué consiste exactamente la «tolerancia», en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54 y 111 del Reglamento n.o 207/2009.
42 Sobre este particular, por un lado, hay que precisar si es posible excluir la tolerancia no solo cuando se interpone un recurso ante una Administración o un órgano jurisdiccional, sino también en caso de requerimiento. Por otro lado, es necesario establecer si, en caso de recurso judicial, procede basarse, para determinar si el recurso se interpuso antes de la fecha de expiración del plazo de caducidad, en la fecha de presentación del escrito de demanda o en la fecha de recepción de dicho escrito por la parte demandada. En este contexto, es importante concretar si el hecho de que la notificación del citado documento se haya demorado por causa imputable al titular de la marca anterior es pertinente a este respecto.
43 Por otra parte, debe delimitarse si la caducidad afecta únicamente a la acción de cesación o también a las acciones subsiguientes o conexas a esta, como las que tienen por objeto la indemnización de daños y perjuicios, la entrega de información y la destrucción de productos.
44 En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Puede excluirse la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 no solo por la interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o judicial, sino también por algún acto realizado sin que intervenga ninguna autoridad administrativa o judicial?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Un requerimiento mediante el cual el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior, antes de iniciar un procedimiento judicial, que cese en el uso del signo y que se comprometa a pagar una pena contractual en caso de contravención constituye un acto que excluye la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009?
3) Para el cómputo del período de tolerancia quinquenal previsto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como en el artículo 54, apartados 1 y 2, y en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, en el caso de un recurso judicial, ¿es determinante el momento de la interposición del recurso ante un órgano jurisdiccional o el momento en que se notifica dicho recurso a la parte contraria? ¿Tiene alguna relevancia, en este contexto, que se retrase la notificación del recurso a la parte contraria por causa imputable al titular de la marca anterior hasta un momento posterior al de la expiración del plazo de cinco años?
4) ¿La caducidad que contempla el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95, así como el artículo 54, apartados 1 y 2, y el artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, además de al derecho de cesación de uso, alcanza también a las eventuales acciones subsiguientes en materia de Derecho de marcas, en particular, a las acciones de indemnización de daños y perjuicios, de difusión y de destrucción?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
45 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que un acto, como un requerimiento, mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior se opone al uso de una marca posterior sin interponer, no obstante, un recurso administrativo o judicial, puede poner fin a la tolerancia prevista en dichas disposiciones.
46 Procede recordar que el régimen de caducidad por tolerancia previsto en la legislación de la Unión en materia de marcas está en consonancia con el objetivo de conciliar en general, por una parte, el interés que tiene el titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, los eventuales intereses de otros operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, apartado 29, y de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, apartado 34).
47 En particular, al establecer un plazo de caducidad por tolerancia de cinco años consecutivos con conocimiento del uso de la marca posterior, el legislador de la Unión quiso garantizar que la protección conferida por una marca anterior a su titular se limite a los casos en los que este se muestre suficientemente diligente oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan resultar contrarios a su marca (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, apartado 30).
48 Más concretamente, como se subraya en el considerando 12 de la Directiva 2008/95, la regla de la caducidad por tolerancia pretende preservar la seguridad jurídica. Cuando el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior, en el sentido de la Directiva 2008/95 o del Reglamento n.o 207/2009, haya «tolerado» con conocimiento de causa, durante un período ininterrumpido de cinco años, el uso de una marca posterior solicitada de buena fe, el titular de esta última marca debe tener la certeza jurídica de que el titular de la marca anterior o de ese otro derecho anterior ya no puede cuestionar dicho uso.
49 A efectos de la aplicación de esta regla, el concepto de «tolerancia», que tiene el mismo sentido en la Directiva 2008/95 y en el Reglamento n.o 207/2009, significa que el titular de dicha marca anterior o de ese otro derecho anterior permanece inactivo cuando tiene conocimiento del uso de una marca posterior a la que tendría la posibilidad de oponerse. La persona que «toleró» se abstuvo de tomar las medidas que estaban a su alcance para poner remedio a esa situación (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, apartados 35 y 44).
50 De estos elementos resulta que caduca la acción del titular de una marca anterior o de otro derecho anterior para reclamar la nulidad o para oponerse al uso de una marca posterior solicitada de buena fe si, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de ese uso, se ha abstenido de realizar un acto que exprese claramente su voluntad de oponerse al citado uso y de poner remedio a la supuesta violación de sus derechos.
51 Tal interpretación del artículo 9 de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 es igualmente válida para el artículo 110 de este Reglamento, ya que, aunque ciertamente este último artículo no se menciona en las cuestiones prejudiciales planteadas, puede, sin embargo, ser pertinente en una situación como la que es objeto del litigio principal. A este respecto, cabe observar que la regla de la caducidad por tolerancia desde la fecha de expiración de un plazo de cinco años consecutivos con conocimiento del uso de la marca posterior, establecida en el artículo 9 de la Directiva 2008/95, figura, por lo que respecta a la marca de la Unión, en los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009.
52 En cuanto a la cuestión de en qué circunstancias debe considerarse que el titular de la marca anterior o de otro derecho anterior ha realizado un acto que produce los efectos mencionados en el apartado 50 de la presente sentencia y, por lo tanto, interrumpe el plazo de caducidad, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en cualquier caso, la interposición de un recurso administrativo o judicial antes de la fecha de expiración de dicho plazo pone fin a la tolerancia y, por consiguiente, impide la caducidad (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, apartado 49).
53 En efecto, mediante la interposición de tal recurso, el titular de la marca anterior o de otro derecho anterior expresa sin ambigüedad su voluntad de oponerse al uso de la marca posterior y de poner remedio a la supuesta violación de sus derechos.
54 Cuando, como en el caso de autos, la interposición del recurso ha ido precedida de un requerimiento al que no se ha atenido el titular de la marca posterior, dicho requerimiento puede interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia siempre que, a raíz de la respuesta insatisfactoria al citado requerimiento, el titular de la marca anterior o del otro derecho anterior continúe manifestando su oposición al uso de la marca posterior y adopte las medidas a su disposición para hacer valer sus derechos.
55 En cambio, si el titular de la marca anterior o de otro derecho anterior, aun habiendo expresado su oposición al uso de la marca posterior mediante un requerimiento, tras haber comprobado la negativa del destinatario de dicho requerimiento a atenerse a este o a iniciar negociaciones, no ha proseguido sus esfuerzos en un plazo razonable para poner remedio a esa situación, en su caso mediante la interposición de un recurso administrativo o judicial, debe deducirse de ello que el referido titular se ha abstenido de adoptar las medidas de las que disponía para que se pusiera fin a la violación de sus derechos.
56 Cualquier interpretación del artículo 9 de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 según la cual el envío de un requerimiento basta, como tal, para interrumpir el plazo de caducidad permitiría al titular de la marca anterior o de otro derecho anterior eludir el régimen de caducidad por tolerancia enviando repetidamente, a intervalos de casi cinco años, un escrito de requerimiento. Pues bien, tal situación menoscabaría los objetivos del régimen de caducidad por tolerancia, recordados en los apartados 46 a 48 de la presente sentencia, y privaría a dicho régimen de su efecto útil.
57 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que un acto, como un requerimiento, mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior se opone al uso de una marca posterior sin, no obstante, hacer lo necesario para obtener una solución jurídicamente vinculante no pone fin a la tolerancia y, por consiguiente, no interrumpe el plazo de caducidad previsto en dichas disposiciones.
Tercera cuestión prejudicial
58 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que puede considerarse que impide la caducidad por tolerancia prevista en dichas disposiciones la interposición de un recurso judicial mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior solicita la nulidad de una marca posterior o se opone al uso de esta, cuando el escrito de demanda, aunque se haya presentado antes de la fecha de expiración del plazo de caducidad, no haya sido notificado a la parte demandada, por falta de diligencia de la parte demandante, hasta después de esa fecha.
59 Como se ha recordado en el apartado 52 de la presente sentencia, la interposición de un recurso administrativo o judicial antes de la fecha de expiración de ese plazo pone fin a la tolerancia e impide, por consiguiente, la caducidad.
60 Por lo que respecta a la cuestión de en qué fecha debe considerarse interpuesto un recurso judicial, el Tribunal de Justicia, en el marco de su interpretación de normas adoptadas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, ha declarado que esa fecha puede ser la de presentación del escrito de demanda, si bien solo podrá considerarse iniciado, en esa fecha, un procedimiento ante el órgano jurisdiccional de que se trate a condición de que posteriormente la parte demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la notificación o traslado de dicho escrito a la parte demandada (véanse, en particular, las sentencias de 6 de octubre de 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, apartado 32, y de 4 de mayo de 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, apartado 29).
61 Si bien estas normas adoptadas en materia de cooperación judicial en materia civil no son formalmente aplicables al caso de autos, su contenido es pertinente para responder a la tercera cuestión prejudicial. En efecto, el plazo de caducidad afecta directa e inmediatamente a la posibilidad del titular de la marca anterior o del otro derecho anterior de invocar esa marca o ese derecho en un procedimiento judicial, frente al titular de la marca posterior. Por lo tanto, la acción de la parte demandante no caducará, siempre que se interponga el recurso dentro de tal plazo de cinco años.
62 A este respecto, procede considerar que, como ha observado el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, la presentación del escrito de demanda refleja normalmente el propósito serio e inequívoco de la parte demandante de hacer valer sus derechos, lo que basta, en principio, para poner fin a la tolerancia y para interrumpir, por consiguiente, el plazo de caducidad.
63 No obstante, el comportamiento de esta parte puede, en determinados casos, plantear dudas en cuanto a este propósito y al carácter serio de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Así sucede, en particular, cuando, por razón de la falta de diligencia de la parte demandante, el escrito de demanda, aunque no cumple los requisitos formales exigidos por el Derecho nacional para su notificación a la parte demandada, no se regulariza a su debido tiempo.
64 En efecto, en tales circunstancias imputables a la parte demandante, esta no puede pretender que puso fin a la tolerancia del uso de la marca posterior mediante la presentación del escrito de demanda. Solo mediante la regularización de dicho escrito, según las exigencias del Derecho nacional aplicable, procede considerar que la parte demandante manifestó de manera inequívoca el propósito claro y serio de hacer valer sus derechos y, por consiguiente, puede estimarse que el recurso ha sido efectivamente interpuesto.
65 En el caso de autos, de los elementos expuestos en la resolución de remisión y resumidos en los apartados 22 a 28 de la presente sentencia se desprende que el órgano jurisdiccional ante el que Heitec había presentado, el 31 de diciembre de 2012, un escrito de demanda se puso en contacto reiteradamente con el representante de Heitec para advertirle sobre las irregularidades que impedían la notificación, a Heitech y a RW, tanto de dicho escrito como del nuevo escrito de demanda presentado posteriormente por Heitec. En definitiva, el escrito de demanda parece haber sido regularizado entre el 24 de febrero de 2014, fecha del último recordatorio remitido a Heitec por el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda, y el 16 de mayo del mismo año, fecha en la que el citado órgano jurisdiccional inició el procedimiento escrito previo.
66 De dicha resolución resulta asimismo que, según las apreciaciones del juez que conoció del fondo del asunto, de las que toma nota el órgano jurisdiccional remitente, el conocimiento del uso de la marca posterior tuvo lugar el 6 de mayo de 2009.
67 En estas circunstancias, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar la fecha en la que se regularizó el escrito de demanda de modo que el órgano jurisdiccional que conocía del asunto pudiera iniciar el procedimiento y notificarlo a las partes demandadas en el litigio principal. Si la regularización solo tuvo lugar después de la expiración del plazo de caducidad por tolerancia, correspondería al órgano jurisdiccional remitente apreciar si esta circunstancia se debió principalmente a un comportamiento de la parte demandante en el litigio principal que pueda calificarse de falta de diligencia. Si dicho órgano jurisdiccional estimase que así fue, tendría que llegar a la conclusión de que, por razón de la falta de diligencia de Heitec, debe considerarse que la acción de esta ha caducado.
68 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que impida la caducidad por tolerancia prevista en dichas disposiciones la interposición de un recurso judicial mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior solicite la nulidad de una marca posterior o se oponga al uso de esta, cuando el escrito de demanda, aunque se haya presentado antes de la fecha de expiración del plazo de caducidad, no cumpla, por falta de diligencia de la parte demandante, las exigencias del Derecho nacional aplicable para la notificación y solo se haya regularizado después de esa fecha por razones imputables a la parte demandante.
Cuarta cuestión prejudicial
69 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando ha caducado la acción del titular de una marca anterior o de otro derecho anterior, en el sentido de dichas disposiciones, para solicitar la nulidad de una marca posterior y para solicitar el cese del uso de esta, esa caducidad le impide también ejercitar acciones subsiguientes o conexas, como las que tienen por objeto la indemnización de daños y perjuicios, la entrega de información o la destrucción de productos.
70 Como se ha expuesto al examinar las cuestiones prejudiciales primera y segunda, la acción del titular de una marca anterior o de otro derecho anterior que, habiendo tenido conocimiento del uso de una marca posterior presentada de buena fe, se abstiene, durante un período ininterrumpido de cinco años, de actuar de una manera que manifieste sin ambigüedad su voluntad de oponerse a ese uso y de poner remedio a la supuesta violación de sus derechos ha caducado para cuestionar el uso de esa marca posterior.
71 Como ha observado el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, sería contrario a los objetivos del régimen de caducidad por tolerancia —a saber, en particular, preservar la seguridad jurídica— permitir que, en tal situación, dicho titular interponga, una vez finalizado ese período de cinco años consecutivos, un recurso contra el titular de tal marca posterior con el fin de que se condene a este al pago de una indemnización por daños y perjuicios o de que se le impongan órdenes conminatorias.
72 Si tal recurso o tales demandas pudieran prosperar después de la fecha de expiración del plazo de caducidad, se dejaría intacta, más allá de esa fecha, la posibilidad de que se declare que el uso de la marca posterior viola la marca anterior o el derecho anterior y de que se impute, sobre esta base, una responsabilidad extracontractual al titular de la marca posterior. Pues bien, tal interpretación del régimen de caducidad por tolerancia menoscabaría la finalidad, perseguida por ese régimen, de conferir al titular de la marca posterior, al término de dicho plazo, la certeza de que el uso de esta ya no puede ser cuestionado, por ninguna vía legal, por el que lo haya tolerado con conocimiento de causa durante un período ininterrumpido de cinco años.
73 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando ha caducado la acción del titular de una marca anterior o de otro derecho anterior, en el sentido de estas disposiciones, para solicitar la nulidad de una marca posterior y para solicitar el cese del uso de esta, esa caducidad le impide también ejercitar acciones subsiguientes o conexas, como las que tienen por objeto la indemnización de daños y perjuicios, la entrega de información o la destrucción de productos.
Costas
74 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 9 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que un acto, como un requerimiento, mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior se opone al uso de una marca posterior sin, no obstante, hacer lo necesario para obtener una solución jurídicamente vinculante no pone fin a la tolerancia y, por consiguiente, no interrumpe el plazo de caducidad previsto en dichas disposiciones.
2) El artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que impida la caducidad por tolerancia prevista en dichas disposiciones la interposición de un recurso judicial mediante el cual el titular de una marca anterior o de otro derecho anterior solicite la nulidad de una marca posterior o se oponga al uso de esta, cuando el escrito de demanda, aunque se haya presentado antes de la fecha de expiración del plazo de caducidad, no cumpla, por falta de diligencia de la parte demandante, las exigencias del Derecho nacional aplicable para la notificación y solo se haya regularizado después de esa fecha por razones imputables a la parte demandante.
3) El artículo 9 de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, 110 y 111 del Reglamento n.o 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando ha caducado la acción del titular de una marca anterior o de otro derecho anterior, en el sentido de estas disposiciones, para solicitar la nulidad de una marca posterior y para solicitar el cese del uso de esta, esa caducidad le impide también ejercitar acciones subsiguientes o conexas, como las que tienen por objeto la indemnización de daños y perjuicios, la entrega de información o la destrucción de productos.
Firmas