Zaak T‑297/22
BB Services GmbH
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Arrest (Zesde kamer) van 6 december 2023
„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een speelgoedfiguurtje met nopje op het hoofd – Absolute nietigheidsgronden – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald – Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii), van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii), van verordening (EU) 2017/1001]”
1. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald – Identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), i), en art. 51, lid 1, a)]
(zie punten 36‑40, 66‑68)
2. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald – Beoordeling van de wezenlijke kenmerken op basis van de aard van de waar
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), i), en art. 51, lid 1, a)]
(zie punten 41‑45, 82‑84)
3. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald – Driedimensionaal merk bestaande in de vorm van een speelgoedfiguurtje met nopje op het hoofd
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), i), en art. 51, lid 1, a)]
(zie punten 60, 61, 69, 70, 75, 77, 89, 93)
4. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii), en art. 51, lid 1, a)]
(zie punten 102‑109, 141, 142)
5. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Beoordeling van de wezenlijke kenmerken op basis van de technische functie van de waar
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii), en art. 51, lid 1, a)]
(zie punten 110‑114, 117‑122, 127, 154‑156)
6. Uniemerk – Afstand, verval en nietigheid – Absolute nietigheidsgronden – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Driedimensionaal merk bestaande in de vorm van een speelgoedfiguurtje met nopje op het hoofd
[Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, e), ii), en art. 51, lid 1, a)]
(zie punten 131, 138, 148‑150, 160, 169‑171)
Samenvatting
Lego Juris A/S, interveniënte in de onderhavige zaak, is houdster van het bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingeschreven driedimensionaal Uniemerk dat een speelgoedfiguurtje met nopje op het hoofd weergeeft(1).
BB Services GmbH, verzoekster, heeft bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld omdat het uitsluitend bestaat in, ten eerste, een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, en, ten tweede, een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen(2).
Het EUIPO heeft de vordering tot nietigverklaring afgewezen.
Bij zijn arrest verwerpt het Gerecht verzoeksters beroep. Het preciseert de criteria voor de beoordeling van tekens die uitsluitend bestaan uit de natuurlijke of functionele vorm van de waar in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), i) en ii), van verordening nr. 40/94, waarbij de desbetreffende rechtspraak van het Hof wordt toegepast.
Beoordeling door het Gerecht
Met betrekking tot het eerste middel ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder e), i), van verordening nr. 40/94, dat de inschrijving verbiedt van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, past het Gerecht naar analogie de rechtspraak inzake artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening toe(3). Daaruit blijkt dat dat andere informatie dan de grafische voorstelling, zoals de perceptie van het doelpubliek, kan worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken vast te stellen. De weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), i), van verordening nr. 40/94 kan geen toepassing vinden zodra er sprake is van ten minste één wezenlijk kenmerk van de vorm dat niet door de aard van de waar wordt bepaald, zodat het merk niet „uitsluitend” bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.
Om vast te stellen of de betrokken waar onder deze categorie van tekens valt, merkt het Gerecht om te beginnen op dat deze waar bestaat in een „op andere bouwblokjes passend figuurtje” met twee doeleinden, namelijk enerzijds spelen, hetgeen niet-technisch van aard is, en anderzijds mogelijk maken dat het figuurtje in elkaar wordt gezet of wordt verbonden met andere bouwblokjes, wat van technische aard is. Het EUIPO heeft dus terecht gesteld dat de aard van deze waar ziet op de categorie speelgoedfiguurtjes. Het heeft daarentegen verzuimd te overwegen dat de aard ervan ook ziet op de categorie van op andere bouwblokjes passende figuurtjes.
Vervolgens bevestigt het Gerecht de vaststelling van het EUIPO dat de wezenlijke kenmerken van het merk bestaan in de vorm van het figuurtje – die het een menselijke verschijningsvorm verleent – en in de sier- en fantasie-elementen ervan, te weten de cilindrische vorm van het hoofd, de korte en rechthoekige vorm van de hals en de trapeziumvorm van de romp (hierna: „sier- en fantasiekenmerken”). Niettemin heeft het EUIPO nagelaten om de „technische” kenmerken, te weten het nopje op het hoofd, de haken aan de handen en de gaten aan de achterzijde van de benen en onder de voeten (hierna: „technische kenmerken”), als wezenlijke kenmerken aan te merken. Aldus heeft het EUIPO enkel rekening gehouden met de grafische voorstelling van het merk en niet met andere nuttige elementen betreffende de aard van de concrete waar, in het bijzonder de kennis van het publiek van het modulaire bouwsysteem van interveniënte.
Ten slotte merkt het Gerecht op dat het EUIPO terecht heeft geoordeeld dat de sier- en fantasiekenmerken kunnen worden gewijzigd en geconfigureerd met in beginsel een „ruime ontwerpvrijheid”, zodat ten minste één wezenlijk kenmerk van de betrokken waar niet inherent is aan de generieke functie ervan als speelgoedfiguurtje of op andere bouwblokjes passend figuurtje. Bijgevolg oordeelt het Gerecht dat het EUIPO, ondanks voornoemde beoordelingsfouten, terecht heeft bevestigd dat het litigieuze merk kan worden ingeschreven in het licht van artikel 7, lid 1, onder e), i), van verordening nr. 40/94.
Met betrekking tot het tweede middel ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, dat de inschrijving verbiedt van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, benadrukt het Gerecht dat dit artikel niet van toepassing is wanneer er een belangrijk niet-functioneel element bestaat, zoals een sier- of fantasie-element, dat een wezenlijk kenmerk van het betrokken teken vormt maar niet noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen waarvoor de betrokken waar is bestemd.
In casu stelt het Gerecht om te beginnen vast dat het EUIPO terecht heeft gesteld dat de niet-technische uitkomst van de waar bestaat in de mogelijkheid om ermee te spelen en het feit dat het figuurtje doet denken aan een „mannetje” met menselijke eigenschappen. Het EUIPO heeft evenwel verzuimd te overwegen dat de technische uitkomst van deze waar ook bestaat in het feit dat zij past op andere bouwblokjes en modulair is.
Vervolgens heeft het EUIPO weliswaar geoordeeld dat de „niet-technische” kenmerken wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk waren, maar heeft het de technische kenmerken niet als wezenlijke kenmerken aangemerkt.
Hoewel het technische doel dat verband houdt met het feit dat het figuurtje op andere bouwblokjes past en modulair is, wordt verkregen door bepaalde wezenlijke kenmerken, zijn er ten slotte ook andere wezenlijke kenmerken die niet noodzakelijk zijn om een technisch doel te bereiken, gelet op het sier- en fantasiekarakter ervan als gevolg van de ontwerpvrijheid. Bijgevolg oordeelt het Gerecht dat het EUIPO, niettegenstaande voornoemde beoordelingsfouten, terecht heeft bevestigd dat het litigieuze merk ook kan worden ingeschreven in het licht van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.