ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
6 de Julho de 2011 (*)
«Marca comunitária – Pedido de marca nominativa comunitária TDI – Motivo absoluto de recusa – Carácter descritivo – Ausência de carácter distintivo adquirido pelo uso – Artigo 7.°, n.° 1, alínea c), e n.° 3, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 – Artigo 75.° e artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009»
No processo T‑318/09,
Audi AG, com sede em Ingolstadt (Alemanha),
Volkswagen AG, com sede em Wolfsburg (Alemanha),
representadas por P. Kather, advogado,
recorrentes,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,
recorrido,
que tem por objecto um recurso de uma decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 14 de Maio de 2009 (processo R 226/2007‑1), relativa a um pedido de registo do sinal nominativo TDI como marca comunitária,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),
composto por: O. Czúcz (relator), presidente, I. Labucka e K. O’Higgins, juízes,
secretário: C. Heeren, administradora,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de Agosto de 2009,
vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de Novembro de 2009,
vista a réplica entrada na Secretaria o Tribunal Geral em 5 de Fevereiro de 2010,
após a audiência de 8 de Dezembro de 2010,
profere o presente
Acórdão
Factos na origem do litígio
1 Em 22 de Maio de 2003, as recorrentes, Audi AG e Volkswagen AG, apresentaram um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TDI.
3 Os produtos para que foi solicitado o registo fazem parte da classe 12, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos produtos e dos serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Veículos e respectivas partes».
4 Por decisão de 1 de Fevereiro de 2007, o examinador recusou o pedido de registo para os produtos em causa, em aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009]. Considerou igualmente que o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94 [actual artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009] não era aplicável, porque a implantação do sinal pedido como marca junto do público não fora suficientemente provada.
5 Em 5 de Fevereiro de 2007, as recorrentes interpuseram recurso da decisão do examinador.
6 Por decisão de 14 de Maio de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso com o fundamento de que o sinal TDI tinha um carácter descritivo para todos os produtos em causa, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, como o Tribunal Geral declarou no seu acórdão de 3 de Dezembro de 2003, Audi/IHMI (TDI) (T‑16/02, Colect., p. II‑5167). Além disso, quanto à aplicação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, a Câmara de Recurso considerou que a aquisição de carácter distintivo pelo uso devia ser provada em toda a União Europeia. Concluiu que as recorrentes não tinham feito essa prova relativamente à marca TDI. Quanto à Dinamarca, aos Países Baixos e à Irlanda, considerou insuficientes os documentos que tinham sido anexados aos autos. Para os demais Estados‑Membros, indicou que os elementos apresentados não eram susceptíveis de provar a implantação da marca pedida, na medida em que não comprovavam que a referida marca permitia aos consumidores desses países identificar a origem comercial dos produtos em causa.
Pedidos das partes
7 As recorrentes concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– anular a decisão impugnada;
– condenar o IHMI nas despesas.
8 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar as recorrentes nas despesas.
Questão de direito
9 Em apoio do seu recurso, as recorrentes invocam quatro fundamentos. O primeiro fundamento invoca a violação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009. O segundo fundamento invoca a violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do referido regulamento. O terceiro e quarto fundamentos alegam a violação, respectivamente, do artigo 76.°, n.° 1, e do artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009.
10 O Tribunal Geral considera útil analisar, em primeiro lugar, o segundo fundamento, depois o primeiro fundamento, e, por fim, o terceiro e quarto fundamentos.
Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 207/2009
Argumento das partes
11 Em primeiro lugar, as recorrentes alegam que o sinal TDI foi objecto de vários registos nacionais e de um registo internacional. Isso demonstra que o referido sinal não é descritivo e não é desprovido de carácter distintivo.
12 Em segundo lugar, as recorrentes observam que o IHMI apreciou o seu pedido de registo do sinal TDI diferentemente dos pedidos de registo relativos a sinais semelhantes, a saber, os sinais CDI e HDI, que foram apresentados por dois outros construtores automóveis, na medida em que não exigiu a demonstração da aquisição de um carácter distintivo pelo uso para o seu registo. Referindo-se ao despacho do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2009, Bild digital (anteriormente Bild.T-Online.de) (C‑39/08 e C‑43/08, não publicado na Colectânea, n.° 17), afirmam que o IHMI deve tomar em consideração as decisões já adoptadas sobre pedidos semelhantes e interrogar-se com uma atenção especial sobre a questão de saber se há lugar ou não a decidir no mesmo sentido, mesmo que não deva ficar vinculado por aquelas decisões. Ora, não resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tenha tomado em consideração as decisões de registar os sinais CDI e HDI enquanto marca comunitária.
13 O IHMI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
14 Há que recordar liminarmente que a Câmara de Recurso baseou a decisão impugnada unicamente no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009. Assim, os argumentos das recorrentes relativos a uma violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009 não são pertinentes.
15 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, será recusado o registo de «marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes». Segundo o n.° 2 do mesmo artigo, «o n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.»
16 Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público pertinente, para designar seja directamente seja por referência a uma das suas características essenciais o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo [acórdãos do Tribunal Geral de 22 de Junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Colect., p. II‑2383, n.° 24 e de 9 de Junho de 2010, Hoelzer/IHMI (SAFELOAD), T‑315/09, não publicado na Colectânea, n.° 15].
17 Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessa disposição, é necessário que tenha com os produtos ou serviços em causa uma relação suficientemente directa e concreta que possa permitir ao público em causa apreender imediatamente, e sem outra reflexão, uma descrição dos produtos e serviços em questão ou de uma das suas características (v. acórdãos PAPERLAB, n.° 16 supra, n.° 25, e SAFELOAD, n.° 16 supra, n.° 16).
18 Quanto ao sinal nominativo TDI, o Tribunal Geral declarou no seu acórdão TDI, n.° 6 supra (n.° 31), que constitui a abreviatura de «turbo diesel injection» ou «turbo direct injection». Considerou também que, relativamente aos veículos, este sinal nominativo designa a qualidade deles, uma vez que ser dotado de um motor «turbo diesel injection» ou «turbo direct injection» constitui uma característica essencial de um veículo. Quanto às partes de automóveis, o Tribunal Geral indicou que o sinal nominativo TDI designa o seu tipo (acórdão TDI, n.° 6 supra, n.° 34).
19 Além disso, o Tribunal Geral declarou no mesmo acórdão que o sinal TDI é descritivo dos produtos e serviços em causa em toda a União. Com efeito, sendo os automóveis comercializados, em princípio, sob as mesmas denominações em todo o mercado interno, há que considerar que não existe diferença entre as diversas partes da União quanto à compreensão, pelo público pertinente, do significado de um sinal nominativo deste tipo e da relação que existe entre ele e os produtos e serviços referidos no pedido de marca (acórdão TDI, n.° 6 supra, n.° 38).
20 Em primeiro lugar, quanto ao argumento das recorrentes relativo aos registos nacionais e ao registo internacional do sinal TDI, deve ser rejeitado por ineficaz. Com efeito, basta recordar que, segundo jurisprudência bem assente, por um lado, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo e, por outro, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso aprecia-se unicamente com base no Regulamento n.° 207/2009 [acórdãos do Tribunal Geral de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T‑122/01, Colect., p. II‑2235, n.° 41 ; de 15 de Setembro de 2005, Citicorp/IHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Colect., p. II‑3411, n.° 95, e de 12 de Março de 2008, Suez/IHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, ainda não publicado na Colectânea, n.° 32].
21 Em segundo lugar, cumpre analisar a alegação das recorrentes relativa à violação do princípio da igualdade de tratamento.
22 Em primeiro lugar, basta recordar que, segundo jurisprudência constante, as decisões que, por força do Regulamento n.° 207/2009, as Câmaras de Recurso são levadas a adoptar, relativamente ao registo de um sinal como marca comunitária, fazem parte do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por isso, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com base nesse regulamento, tal como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática decisória dessas Câmaras [acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C‑37/03 P, Colect., p. I‑7975, n.° 47; acórdãos do Tribunal Geral de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T‑36/01, Colect., p. II‑3887, n.° 35, e de 14 de Junho de 2007, Europig/IHMI (EUROPIG), T‑207/06, Colect., p. II‑1961, n.° 40].
23 Em segundo lugar, quanto aos argumentos das recorrentes relativos ao despacho Bild digital (anteriormente Bild.T-Online.de), n.° 12 supra, note-se que o Tribunal de Justiça indicou no n.° 17 desse despacho, no que respeita à interpretação do artigo 3.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989 L 40, p. 1), que uma autoridade nacional competente para o registo deve, na instrução de um pedido de registo, e na medida em que disponha de informações sobre isso, ter em conta as decisões já tomadas quanto a pedidos similares e indagar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido. Todavia, ainda que se admita que essa consideração é aplicável por analogia à análise efectuada pelas instâncias do IHMI no âmbito do Regulamento n.° 207/2009, o Tribunal de Justiça precisou igualmente que a autoridade em causa não pode em caso algum estar vinculada pelas decisões já tomadas em pedidos semelhantes. Além disso, o Tribunal de Justiça recordou igualmente, no n.° 18 desse despacho, que o princípio da igualdade de tratamento deve compatibilizar-se com o cumprimento da legalidade, pelo que uma empresa não pode invocar perante a autoridade competente o benefício de uma prática decisória dessa autoridade que seja contrária à legislação aplicável ou que conduza a referida autoridade a tomar uma decisão ilegal.
24 Por conseguinte, as recorrentes não podem validamente apoiar-se no registo dos outros sinais como marcas comunitárias para demonstrar a ilegalidade da decisão impugnada.
25 Ad abundantiam, importa acrescentar que as recorrentes não demonstraram que exista uma relação suficientemente directa e concreta que permita ao público em causa apreender imediatamente as siglas HDI e CDI, sem outra reflexão, como uma descrição de veículos automóveis ou das suas partes componentes, ou uma das suas características. Em contrapartida, como foi referido no n.° 18 supra, o Tribunal Geral declarou que a sigla TDI é apreendida pelo público pertinente como uma abreviatura dos termos «turbo diesel injection» ou «turbo direct injection» e designa, por isso a qualidade ou o tipo dos produtos pedidos. Assim, as recorrentes não demonstraram que a sua situação era comparável à dos requerentes do registo das marcas HDI e CDI. Ora, o princípio da igualdade de tratamento só é violado quando situações comparáveis são tratadas de forma diferente ou quando situações diferentes são tratadas de forma igual (v. acórdãos do Tribunal de Justiça de 13 de Dezembro de 1984, Sermide, 106/83, Recueil p. 4209, n.° 28, e do Tribunal Geral de 4 de Julho de 2006, Hoek Loos/Comissão, T-304/02, Colect., p. II-1887, n.° 96).
26 Pelo exposto, há que julgar improcedente o segundo fundamento.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009
Argumentos das partes
27 Em primeiro lugar, as recorrentes afirmam que a implantação da marca não deve ser provada em todos os Estados‑Membros. Consideram igualmente que os princípios aplicáveis ao prestígio de uma marca na acepção do artigo 19.°, n.° 1, alínea c) do Regulamento n.° 207/2009 devem ser transpostos para a apreciação da aquisição, por uma marca, de um carácter distintivo pelo uso. Por conseguinte, é suficiente a demonstração da implantação da marca em relação a uma parte substancial do território da União. A este respeito, as recorrentes evocam igualmente o acórdão do Tribunal Geral de 15 de Dezembro de 2005, BIC/OHMI (Forma de um isqueiro de pedra) (T‑262/04, Colect., p. II‑5959, n.° 69), e o acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 2009, PAGO International (C‑301/07, Colect., p. I‑9429).
28 Além disso, as recorrentes afirmam que, na interpretação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, cumpre igualmente tomar em consideração o facto de que uma apreciação fundada numa análise país a país não está no espírito de um mercado comum e de uma união económica. Alegam que importa antes estabelecer se a marca permite a uma parte significativa da população da União identificar os produtos ou os serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa.
29 As recorrentes contestam a argumentação do IHMI segundo a qual as fronteiras geográficas são pertinentes, uma vez que se trata de fronteiras linguísticas. Segundo elas, o sinal TDI, que é composto por três letras, será percebido de forma idêntica em todas as línguas.
30 Quanto ao argumento do IHMI segundo o qual, para a Dinamarca, os Países Baixos e a Irlanda, as recorrentes não apresentaram outros elementos para além dos que se referem às quotas de mercado, as recorrentes remetem para o acórdão do Tribunal Geral de 14 de Setembro de 2009, Lange Uhren/IHMI (Motivos geométricos no mostrador de um relógio) (T‑152/07, não publicado na Colectânea, n.° 126). Segundo as recorrentes, o Tribunal Geral considerou, nesse acórdão, que a parte de mercado detida pela marca era uma indicação que podia ser pertinente para efeitos de apreciar se essa marca tinha adquirido um carácter distintivo pelo uso. As recorrentes perfilham essa opinião e consideram que é possível deduzir das quotas de mercado dos produtos sobre os quais o sinal TDI foi aposto o grau de notoriedade do referido sinal cujo registo foi pedido, na medida em que esse sinal é sistematicamente colocado na traseira do automóvel. A referida parte de mercado permitia por isso deduzir directamente a «difusão» do sinal TDI.
31 As recorrentes observam igualmente que o registo da marca TDI em certos Estados‑Membros equivale a uma prova da implantação da referida marca nesses países. A aquisição por essa marca de um carácter distintivo pelo uso era apenas necessária se a marca não estivesse registada em conformidade com um direito nacional, harmonizado com o regime comunitário. No caso presente, a população dos países onde a marca TDI foi registada representa perto de dois terços da população da União à data da apresentação do depósito do pedido de registo do sinal TDI como marca comunitária.
32 Em segundo lugar, as recorrentes estão de acordo com a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o nível de atenção do consumidor médio é elevado no momento da aquisição de um veículo automóvel. Contestam, no entanto, a conclusão constante do n.° 28 da decisão impugnada, segundo a qual o nível de atenção do público pertinente é diferente quando se trata de indicações técnicas. Segundo as recorrentes, relativamente a produtos muito caros e de alta tecnologia, o consumidor estuda todas as informações, o que inclui a marca do automóvel, com uma atenção especial.
33 Em terceiro lugar, as recorrentes alegam que, durante o procedimento perante o examinador, elas próprias lhe transmitiram, por um lado, os dados que demonstram que os seus automóveis nos quais é aposto o sinal TDI representam uma parte importante do mercado automóvel da União no momento da apresentação do pedido de registo e, por outro, o volume de negócios realizado pela venda dos referidos veículos. Além disso, afirmam que o facto de cada veículo circular com o sinal TDI aposto na traseira constitui um suporte publicitário móvel, o que torna os volumes comunicados ainda mais importantes. Além disso, consideram que o grau de notoriedade da marca pedida é proporcional ao volume de negócios e constitui um indício importante para apreciar a implantação da referida marca. Por fim, remetem para os materiais de publicidade e para as declarações de automóveis clubes que apresentaram no processo perante o examinador.
34 As recorrentes referem-se, além disso, às declarações de concorrentes, segundo os quais estes últimos não utilizam o sinal TDI e este está associado às recorrentes. Quanto a determinados construtores automóveis, as recorrentes observam que os referidos construtores automóveis lhes compram os motores, que autorizaram estes construtores automóveis a utilizar a marca TDI para fazer a promoção dos referidos motores e que nenhum deles comercializou qualquer veículo diesel antes de 2009.
35 Além disso, segundo as recorrentes, o uso pelos concorrentes de sinais distintos para designar os seus veículos diesel reforça no espírito do consumidor o facto de que o sinal TDI é a designação das recorrentes para os seus veículos diesel.
36 Em quarto lugar, as recorrentes censuram a Câmara de Recurso por ter considerado que elas não utilizavam, no comércio, o sinal TDI como marca, mas como «acrónimo descritivo». Alegam que, segundo a jurisprudência, o uso como marca não implica que o sinal em causa seja utilizado sozinho. Uma utilização do referido sinal em combinação com outros sinais também é juridicamente relevante. Ora, no caso concreto, alegam ter feito prova da utilização do sinal TDI em combinação com outras marcas.
37 As recorrentes contestam a consideração da Câmara de Recurso segundo a qual há que demonstrar que os públicos em causa percepcionam o sinal em causa como uma marca. Afirmam que basta demonstrar que os meios interessados percepcionam efectivamente o produto ou o serviço, designado exclusivamente pela marca cujo registo é pedido, como sendo proveniente de uma determinada empresa. As recorrentes censuram a Câmara de Recurso por esta ter raciocinado de forma falaciosa afirmando que o sinal TDI é uma indicação descritiva e, por conseguinte, que os meios em causa não associam o referido sinal a uma determinada empresa. Esse raciocínio implicaria que um sinal intrinsecamente descritivo não pode adquirir um carácter distintivo pelo uso, uma vez que este sinal não pode ser apreendido pelo público pertinente como uma indicação da origem comercial dos produtos e dos serviços em que é aposto. Esta abordagem esvazia de sentido o artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009. Referem-se, a esse respeito, ao acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philipps, (C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n.° 40). Além disso, o conceito de implantação da marca destina-se precisamente a compensar o «défice alegadamente censurado a uma indicação descritiva».
38 O IHMI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
39 Importa recordar que, por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, os motivos absolutos de recusa de registo referidos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), do referido regulamento não se opõem ao registo de uma marca se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo.
40 O artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009 não prevê um direito autónomo de registo de uma marca. Contém uma excepção aos motivos de recusa constantes do artigo 3.°, n.° 1, alíneas b) a d), deste regulamento. O seu alcance deve, assim, ser interpretado em função destes motivos de recusa (acórdão Motivos geométricos no mostrador de um relógio, n.° 30 supra, n.° 121 ; v. igualmente e por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Setembro de 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Colect., p. I‑7605, n.° 21).
41 Por outro lado, resulta da jurisprudência que a aquisição de carácter distintivo da marca pelo uso exige que, pelo menos, uma fracção significativa do público relevante identifique, graças à marca, os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma determinada empresa [acórdão do Tribunal Geral de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T‑399/02, Colect., p. II‑1391, n.° 42, e Motivos geométricos no mostrador de um relógio, n.° 30 supra, n.° 122].
42 Além disso, o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, Colect., p. I‑2779, n.° 49), que, para determinar se uma marca adquiriu carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou apta a identificar os produtos ou serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esses produtos e serviços dos de outras empresas.
43 A esse respeito, há que tomar em consideração, designadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, a extensão geográfica e a duração da utilização dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica o produto como proveniente de uma determinada empresa, graças à marca, as declarações de câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais, bem como as sondagens de opinião (v. acórdão Forma de uma garrafa de cerveja, n.° 41 supra, n.° 44, e jurisprudência referida).
44 No caso concreto, a Câmara de Recurso considerou, com base no acórdão TDI, n.° 6 supra, que o sinal TDI era composto pelas iniciais dos termos contidos na expressão «turbo direct injection» e na expressão «turbo diesel injection», pelo que o motivo absoluto de recusa do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 existia em toda a União e que, por isso, a marca TDI devia ter adquirido um carácter distintivo pelo uso em cada um dos quinze Estados‑Membros da União na data da apresentação do pedido de registo, isto é, em 22 de Maio de 2003 (n.os 32 e 33 da decisão impugnada). Ora, segundo a Câmara de Recurso, as recorrentes não haviam feito prova da implantação da marca pelo uso na Dinamarca, nos Países Baixos e na Irlanda (n.° 40 da decisão impugnada). Além disso, a Câmara de Recurso considerou que, nos demais Estados‑Membros, o sinal TDI não fora utilizado como marca, mas apenas como indicação descritiva, de modo que não podia adquirir, com esse uso, um carácter distintivo (n.os 41 e 44 da decisão impugnada).
45 Em primeiro lugar, as recorrentes contestam a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual a prova de uma implantação da marca TDI deve ser feita para cada um dos Estados‑Membros da União. Entendem que a demonstração da referida implantação relativa a uma parte substancial do território da União é suficiente.
46 Segundo a jurisprudência, uma marca só pode ser registada, nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, se se fizer prova de que adquiriu, através da utilização que dela foi feita, carácter distintivo na parte da União em que não tinha, ab initio, esse carácter. A referida parte da União referida no n.° 2 do mesmo artigo pode ser eventualmente constituída por um só Estado‑Membro (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C‑25/05 P, Colect., p. I‑5719, n.° 83).
47 Assim, para ser susceptível de registo nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, deve ter adquirido carácter distintivo pelo uso em todos os Estados‑Membros onde a marca pedida não dispunha ab initio de um carácter distintivo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 12 de Setembro de 2007, Glaverbel/IHMI (Textura de uma superfície de vidro), T‑141/06, não publicado na Colectânea, n.° 38]. Além disso, as provas produzidas relativamente a certos Estados‑Membros não são susceptíveis de fazer prova de que o sinal adquiriu um carácter distintivo nos demais Estados‑Membros da União (v., nesse sentido, acórdão Textura de uma superfície de vidro, já referido, n.° 39).
48 Daqui decorre que, no caso concreto, sendo o sinal TDI intrinsecamente descritivo em toda a União, deve ser feita a prova da aquisição de carácter distintivo para cada um dos Estados‑Membros da União.
49 Os argumentos das recorrentes não podem pôr em causa esta conclusão.
50 Em primeiro lugar, quanto aos argumentos relativos ao acórdão Forma de um isqueiro de pedra, n.° 27 supra, decorre dos seus n.os 68 e seguintes que o Tribunal Geral não entendeu pronunciar-se sobre os princípios a aplicar quanto à definição do território pertinente para efeitos da apreciação da aquisição de carácter distintivo pelo uso, mas limitou-se a verificar que, no referido processo « [a prova do uso] [devia] ser produzida para uma parte substancial da Comunidade». Além disso, o Tribunal Geral declarou igualmente nesse processo que as provas produzidas para demonstrar a implantação da marca tridimensional pedida eram insuficientes, de modo que não era necessário, para dirimir o litígio, determinar se a falta de prova da aquisição de carácter distintivo pelo uso em certos países obstava ou não ao registo por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009.
51 Por conseguinte, as recorrentes não podem prevalecer-se do acórdão Forma de um isqueiro de pedra, n.° 27 supra, a fim de pôr em causa a solução acolhida pela Câmara de Recurso, que é compatível com a jurisprudência referida no n.° 45 supra.
52 Em segundo lugar, as recorrentes alegam que a Câmara de Recurso devia utilizar o mesmo critério que se aplica para determinar a existência de prestígio da marca na acepção do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 e considerar que a demonstração da aquisição de um carácter descritivo quanto a uma parte substancial da União seria suficiente.
53 Cumpre recordar que, por força do artigo 9.°, na falta de consentimento do titular de uma marca comunitária, este pode proibir qualquer terceiro de usar, na vida comercial, um sinal idêntico ou semelhante à referida marca comunitária para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais esta foi registada, sempre que esta goze de prestígio na União e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do prestígio da marca comunitária ou lhe cause prejuízo.
54 A este respeito, há que considerar que as recorrentes não podem legitimamente pôr em causa a solução acolhida pela Câmara de Recurso, compatível com a jurisprudência específica relativa à aquisição de carácter distintivo pelo uso, por força do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, baseando-se na jurisprudência relativa a outra disposição do referido regulamento.
55 Em especial, tendo em conta a diferença de lógica inerente à aplicação, por um lado, do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009, relativo ao prestígio e, por outro lado, do artigo 7.°, n.° 3, do referido regulamento, relativo à aquisição de um carácter distintivo pelo uso, bem como a sua inserção sistemática no regulamento, não pode ser usado o mesmo critério quanto ao território pertinente no contexto da aplicação destas disposições.
56 Com efeito, o artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009 protege os interesses legítimos dos titulares cuja marca adquiriu prestígio, em função dos seus esforços comerciais e publicitários. Assim, o uso da marca por outro operador económico pode permitir tirar uma vantagem indevida da marca que goza de prestígio ou prejudicá-la, ainda que a marca só seja conhecida eventualmente por uma parte significativa do público pertinente num único Estado‑Membro.
57 Em contrapartida, no âmbito da aplicação do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 207/2009, há que ter em conta que esta disposição constitui uma excepção à proibição de registar, designadamente, um sinal descritivo como marca comunitária e que, nos termos do n.° 2 dessa disposição, a referida proibição é aplicável ainda que o motivo de recusa só exista numa parte da União. Ora, se a interpretação proposta pelas recorrentes fosse acolhida, isso implicaria que uma marca descritiva pudesse ser registada com base na aquisição de carácter distintivo pelo uso numa parte substancial da União, ao passo que a marca continuaria descritiva nas demais partes da União. Assim, a interpretação proposta pelas recorrentes é contrária à própria letra do Regulamento n.° 207/2009.
58 Por conseguinte, há que julgar improcedente o argumento das recorrentes que censura a Câmara de Recurso por não ter interpretado o território pertinente, para efeitos da demonstração da aquisição de carácter distintivo pelo uso, do mesmo modo que o Tribunal de Justiça declarou nos acórdãos relativos à demonstração da existência de prestígio, na acepção do artigo 9.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 207/2009.
59 Em terceiro lugar, as recorrentes não podem legitimamente pretender que, atento o estabelecimento do espaço económico da União, as fronteiras geográficas perderam a sua pertinência.
60 Há que recordar a este respeito que, no seu acórdão Textura de uma superfície de vidro, n.° 47 supra (n.° 40), o Tribunal Geral considerou o seguinte:
«O argumento segundo o qual a abordagem que consiste em contar o número de países de onde provêm as provas seria contrária à necessidade de considerar a União como mercado único não pode ser acolhida. Com efeito, nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009, conjugado com o n.° 2 do mesmo artigo, deve ser recusado o registo de uma marca que não tenha carácter distintivo numa parte da União e a parte da União referida no n.° 2 desse artigo pode ser constituída, se for caso disso, por um só Estado‑Membro. A Câmara de Recurso analisou, por isso, separada e correctamente as provas relativas ao carácter distintivo adquirido pelo uso para cada Estado‑Membro.»
61 Face ao que precede, há que considerar que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que, sendo o sinal descritivo em toda a União, as recorrentes devem fazer prova da aquisição de carácter distintivo pelo uso em cada um dos quinze Estados‑Membros da União ao tempo da apresentação do pedido de registo.
62 Em segundo lugar, as recorrentes alegam que, ao contrário da apreciação da Câmara de Recurso, fizeram prova da aquisição de carácter distintivo pelo uso em cada um dos Estados‑Membros, incluindo na Irlanda, Dinamarca e Países Baixos.
63 A este respeito, é forçoso concluir que a única prova pertinente trazida pelas recorrentes quanto a estes três Estados‑Membros consiste na quota de mercado que detêm.
64 As circunstâncias em que a condição relacionada com a aquisição de carácter distintivo pode ser dada como preenchida não podem ser consideradas provadas unicamente com base em dados gerais e abstractos, tais como determinadas percentagens [v. acórdão do Tribunal Geral Textura de uma superfície de vidro, n.° 47 supra, n.° 32, e jurisprudência referida, e de 15 de Outubro de 2008, Powerserv Personalservice/IHMI – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Colect., p. II‑2883, n.° 131].
65 Em especial, os dados relativos à quota de mercado em si mesmos não demonstram que o público visado pelos produtos em causa apreende um sinal descritivo como uma indicação de origem comercial (v. por analogia com a produção de dados relativos aos volumes de vendas e materiais publicitários, acórdão Textura de uma superfície de vidro, n.° 47 supra, n.° 41). Além disso, quanto aos Estados‑Membros supra‑referidos, as recorrentes não apresentaram informações completas caso a caso, designadamente quanto à intensidade, ao alcance geográfico e à duração do uso, ou quanto à importância dos seus investimentos para promover a marca TDI.
66 Por conseguinte, há que concluir que a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela falta de prova bastante para aquisição de carácter distintivo pelo uso na Irlanda, Dinamarca e Países Baixos.
67 Sendo certo que as recorrentes devem fazer prova da aquisição de carácter distintivo em cada um dos quinze Estados‑Membros da União (v. conclusão no n.° 61 supra), a falta de prova bastante quanto a esses três Estados‑Membros é suficiente para sustentar a decisão da Câmara de Recurso de rejeitar o pedido de registo.
68 Assim, não é necessário analisar o mérito dos argumentos das recorrentes relativamente aos motivos da decisão impugnada no que respeita à falta de uso do sinal TDI como marca.
69 Deve, contudo, sublinhar-se que a Câmara de Recurso considerou com razão, no n.° 53 da decisão impugnada, que não se podia concluir pelo uso do sinal TDI como marca, uma vez que o referido sinal era utilizado de forma directamente descritiva ou acompanhado em materiais publicitários por outras marcas das recorrentes que têm capacidade distintiva.
70 Segundo a jurisprudência, no que diz respeito à aquisição do carácter distintivo pelo uso, a identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada deve ser efectuada graças ao uso da marca enquanto marca. A expressão «uso da marca enquanto marca» deve, assim, ser entendida no sentido de que apenas se refere ao uso da marca para efeitos da identificação do produto ou do serviço pelos meios interessados como sendo proveniente de uma empresa determinada (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 2005, Nestlé, C‑353/03, Colect., p. I‑6135, n.os26 e 29).
71 Ao contrário das alegações das recorrentes, a Câmara de Recurso não concluiu pela falta de uso como marca com base num raciocínio falacioso, partindo do princípio que, sendo o sinal descritivo, não podia ser utilizado como marca.
72 Com efeito, nos considerandos 42 a 52 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso analisou vários materiais publicitários apresentados pelas recorrentes. Além disso, como a Câmara de Recurso justificadamente considerou, esses materiais publicitários dão claramente a impressão ao público pertinente de que o sinal TDI não era utilizado para identificar a origem comercial dos produtos em causa, mas para descrever uma característica dos automóveis que o têm, a saber, serem dotados de um motor diesel de injecção directa.
73 Além disso, nos materiais publicitários que foram produzidos pelas recorrentes e que constam do processo administrativo, o sinal TDI é sempre acompanhado por uma outra marca de que as recorrentes são titulares, como a marca Audi, a marca VW ou a marca Volkswagen. Ora, o Tribunal Geral declarou diversas vezes que os materiais publicitários sobre os quais um sinal desprovido de carácter distintivo intrínseco é sempre acompanhado por outras marcas que, em contrapartida, são dotadas desse carácter não constituem a prova de que o público apreende o sinal pedido como marca, indicando a origem comercial dos produtos (acórdãos Forma de uma garrafa de cerveja, n.° 41 supra, n.° 51, e Forma de um isqueiro de pedra, n.° 27 supra, n.° 77). Seja como for, ao citar um sítio Internet segundo o qual o público espanhol apreende o sinal TDI como uma abreviatura que remete para o tipo de motor diesel de injecção directa, independentemente do construtor automóvel, a Câmara de Recurso demonstrou que, apesar de todos os esforços publicitários das recorrentes em Espanha, o público pertinente não apreende o referido sinal como uma identificação da origem comercial dos produtos em causa, mas como um termo descritivo e genérico.
74 Consequentemente, em face do exposto, há que julgar improcedente o primeiro fundamento.
Quanto ao terceiro fundamento, relativo a uma violação do artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009
Argumentos das partes
75 As recorrentes afirmam que o examinador não respondeu aos seus pedidos de entrevista para discutir a necessidade e a amplitude de uma sondagem de opinião que demonstraria, para os produtos em causa, a aquisição pela marca TDI de carácter distintivo pelo uso. Afirmam que a sua vontade era norteada pelo facto de que as sondagens implicam custos consideráveis e pelo facto de que, na falta de acordo quanto aos parâmetros da sondagem, empreenderiam um trabalho redundante, o que não facilitaria a sua tarefa nem a do IHMI. Além disso, este último deveria tê-las contactado a propósito dos parâmetros de uma sondagem desse tipo, no respeito pelo princípio da análise oficiosa dos factos. Sendo certo que essa concertação não teve lugar, o IHMI violou o artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009.
76 Além disso, as recorrentes criticam a consideração da Câmara de Recurso, constante do n.° 55 da decisão impugnada, segundo a qual, em substância, o facto de o examinador não ter acedido ao seu pedido de concertação a respeito das condições de uma sondagem é lamentável, mas não desonera as declarantes do risco de que as provas continuem a ser insuficientes na falta de apresentação dessa sondagem. Por força do princípio da análise oficiosa dos factos, o IHMI deve responder ao «pedido de orientações» a fim de dar ao declarante a possibilidade de dar desde o início à sua sondagem de opinião as características que a tornem aceitável para ele. Por fim, as recorrentes consideram que, quando a Câmara de Recurso identifique um erro na apreciação efectuada pelo examinador, o que fez, no caso em apreço, ao utilizar o termo «lamentável», pode exercer as competências deste e rectificar esse erro.
77 O IHMI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
78 Segundo o artigo 76.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, «[n]o decurso do processo, o [IHMI] procederá ao exame oficioso dos factos».
79 As recorrentes censuram ao IHMI o facto de o examinador não ter respondido aos seus pedidos de entrevista para discutir a necessidade e a amplitude de uma sondagem de opinião que demonstraria, para os produtos em causa, a aquisição, pela marca TDI, de um carácter distintivo pelo uso. Ora, a inexistência de uma sondagem também foi tida em conta pela Câmara de Recurso quando negou provimento ao recurso, de modo que a ausência de resposta por parte do examinador influenciou a validade da decisão impugnada.
80 Há que concluir que este fundamento não tem consistência factual.
81 Com efeito, por carta de 20 de Outubro de 2004, o examinador informou as recorrentes, nos termos da regra 11, n.° 1, do Regulamento (CE) nº 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho (JO L 3030, p. 1), de que o sinal TDI não era idóneo para registo. Nessa carta, o examinador indicou que «as sondagens de opinião [eram] quase sempre indispensáveis nos procedimento de análise que impliquem a implantação [da marca]».
82 Foi em resposta à comunicação dos motivos de recusa que, por carta de 20 de Janeiro de 2005, as recorrentes propuseram que o seu advogado «agende uma reunião, aquando de uma próxima deslocação profissional a Espanha, com os examinadores do IHMI na qual a sequência do procedimento poderia ser directamente discutida; a experiência mostra que uma troca de impressões directa é mais eficaz e económica que longos escritos».
83 A carta de 20 de Janeiro de 2005 não contém, todavia, nenhuma alusão à disponibilização de uma sondagem de opinião, cujo conteúdo pudesse ser discutido com o examinador durante uma «reunião de trabalho» e, nessa carta, as recorrentes referiram a «provavelmente muito limitada utilidade» das sondagens de opinião a nível europeu e afirmaram que, segundo a prática do IHMI e dos tribunais da União, se poderia renunciar às sondagens de opinião.
84 Assim, é forçoso concluir que o examinador indicou claramente que as sondagens de opinião eram «quase sempre indispensáveis» para provar a implantação da marca. Em contrapartida, não decorre da carta das recorrentes de 20 de Janeiro de 2005 que se disponibilizassem para realizar sondagens de opinião ou que pretendessem especificar a respectiva amplitude antes de as realizarem, até porque tinham expressado a sua opinião de que se podia renunciar às sondagens de opinião segundo a prática do IHMI e segundo a jurisprudência.
85 Neste contexto, as recorrentes não podiam legitimamente defender que, no caso em apreço, a falta de uma reunião de trabalho com o advogado das recorrentes a fim de precisar o conteúdo das sondagens de opinião a produzir constitui uma ilegalidade que possa afectar a validade da decisão impugnada.
86 Por conseguinte, o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente.
Quanto ao quarto fundamento, relativo a uma violação do artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009
Argumentos das partes
87 Segundo as recorrentes, a decisão impugnada funda-se essencialmente na consideração da Câmra de Recurso de que a aquisição de carácter distintivo pelo uso não era possível, uma vez que a marca tinha um carácter descritivo. A Câmara de Recurso considerou a este respeito que era necessária uma sondagem de opinião (n.° 54 da decisão impugnada).
88 As recorrentes afirmam igualmente que a Câmara de Recurso não as informou de que subscrevia, neste ponto, a opinião do examinador. Atenta a produção de prova feita, a Câmara de Recurso devia tê-las informado de que, também do seu ponto de vista, a aquisição de carácter distintivo pelo uso só podia ser provada através de uma sondagem de opinião. A Câmara de Recurso adoptou, contudo, a decisão impugnada sem ter fornecido previamente a menor indicação quanto à necessidade de realização de sondagens de opinião.
89 O IMHI contesta os argumentos das recorrentes.
Apreciação do Tribunal Geral
90 Segundo o artigo 75.° do Regulamento n.° 207/2009, as decisões do IHMI serão fundamentadas e só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.
91 A este respeito, basta recordar que a argumentação das recorrentes assenta numa premissa errada, a saber, o facto de que exista a oferta de prova no sentido da realização de sondagens de opinião. Ora, como se concluiu no n.° 84 supra, não decorre da carta das recorrentes de 20 de Janeiro de 2005 que estas se dispunham a realizar sondagens de opinião ou que pretendessem especificar a respectiva amplitude antes de as realizarem.
92 De resto, cumpre observar que as recorrentes não referem nenhuma norma jurídica que obrigasse a Câmara de Recurso a comunicar-lhes, antes da adopção da decisão impugnada, a sua intenção de ter em conta a falta de um meio de prova – a saber as sondagens de opinião – cuja importância já tinha sido sublinhada pelo examinador.
93 Por conseguinte, há que julgar improcedente o quarto fundamento e, portanto, negar provimento ao recurso na sua totalidade.
Quanto às despesas
94 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo as recorrentes sido vencidas, há que condená-las a suportar as despesas do IHMI, em conformidade com o pedido deste último.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)
decide:
1) É negado provimento ao recurso.
2) A Audi AG e a Volkswagen AG são condenadas nas despesas.
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de Julho de 2011.
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