Causa T‑378/11

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo MEDINET — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MEDINET — Rivendicazione di preesistenza dei marchi nazionale e internazionale anteriori — Marchi anteriori a colori e marchio comunitario richiesto senza designare alcun colore in particolare — Assenza d’identità dei segni — Articolo 34 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Utilità di ricorrere alla procedura orale — Articolo 77 del regolamento n. 207/2009»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 febbraio 2013

1.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo — Rinvio globale ad altri scritti — Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE — Adozione di una motivazione implicita da parte della commissione di ricorso — Ammissibilità — Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase)

3.      Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale — Presupposto — Identità tra il segno e il marchio — Interpretazione restrittiva

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 34, §§ 1 e 2)

4.      Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale — Presupposto — Identità tra il segno e il marchio — Nozione — Portata identica a quella dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, a), e 34, § 1; direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, § 1, a)]

5.      Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale — Presupposto — Identità tra il segno e il marchio — Marchi figurativi MEDINET

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 34, § 1)

6.      Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario — Rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale — Presupposto — Identità tra il segno e il marchio — Portata della protezione dei marchi — Irrilevanza

7.      Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale precedente dell’Ufficio

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 13)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 14, 15)

3.      Affinché sia accolta la rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore ai fini della domanda di registrazione del marchio comunitario in forza dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni: il marchio anteriore e quello comunitario richiesto devono essere identici; i prodotti o servizi del marchio comunitario richiesto devono essere identici a quelli contrassegnati dal marchio anteriore o contenuti in essi; il titolare dei marchi in questione deve essere il medesimo.

Il requisito dell’identità tra il segno e il marchio deve essere interpretato in senso stretto in ragione delle conseguenze connesse a una tale identità. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del marchio comunitario la cui rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore è stata accolta potrà, nel caso in cui rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, pretendere di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.

(v. punti 26, 28)

4.      Un segno è identico ad un marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio stesso, o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

Tale definizione della nozione di identità dei marchi si inspira all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104 in materia di marchi d’impresa, equivalente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Sebbene gli obiettivi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 34 del predetto regolamento non siano gli stessi, entrambi pongono come presupposto per la loro applicazione l’identità dei marchi di cui trattasi. Orbene, si deve presumere che una nozione impiegata in varie disposizioni di un atto giuridico, per ragioni di coerenza e di certezza del diritto e, a fortiori, qualora sia oggetto di un’interpretazione restrittiva, significhi la stessa cosa indipendentemente dalla disposizione in cui si trova.

(v. punti 27, 39-41)

5.      Non si può accogliere la rivendicazione di preesistenza in forza dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, dei marchi nazionale e internazionale figurativi MEDINET per il marchio comunitario figurativo MEDINET, in quanto i marchi non sono identici.

Sebbene i marchi nazionale e internazionale anteriori e il marchio comunitario richiesto contengano un elemento denominativo comune, ossia l’elemento «medinet», contenuto in una forma figurativa che rappresenta una croce, i primi sono di colore dorato mentre il secondo non designa alcun colore in particolare. Orbene, il fatto che un marchio sia registrato in un colore o, al contrario, non designi alcun colore in particolare non può essere considerato un elemento trascurabile agli occhi di un consumatore. Infatti, l’impressione lasciata da un marchio è diversa a seconda che esso sia a colori o non designi alcun colore in particolare.

(v. punti 30, 52, 54)

6.      Quanto all’estensione della protezione dei marchi in questione, non si tratta di un elemento da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame della rivendicazione di preesistenza del marchio anteriore in forza dell’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Infatti, una delle condizioni esaminate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per accogliere o meno una simile rivendicazione è l’identità dei marchi di cui trattasi. Orbene, l’esame di una siffatta identità presuppone la comparazione degli elementi costituitivi dei marchi in questione e non la valutazione né la comparazione dell’estensione della protezione di cui beneficiano o potrebbero beneficiare i suddetti marchi e che, inoltre, può variare in funzione della disposizione del regolamento n. 207/2009 applicabile.

(v. punto 47)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61, 62)