Sprawa T‑398/13

TVR Automotive Ltd

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TVR ITALIA – Wcześniejsze słowne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe TVR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 – Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

Streszczenie – wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 15 lipca 2015 r.

1.      Wspólnotowy znak towarowy – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Rozpatrywanie sprzeciwu – Stosunek między ostateczną decyzją w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa do znaku a postępowaniem w sprawie sprzeciwu – Powaga rzeczy osądzonej – Zakres

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 42 ust. 2, art. 53 ust. 4, art. 57 ust. 2, art. 100 ust. 2)

2.      Wspólnotowy znak towarowy – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Rozpatrywanie sprzeciwu – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie – Pojęcie – Kryteria oceny

(rozporządzenia: Rady nr 207/2009, art. 15 ust. 1, art. 42 ust. 2; Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 22 ust. 3)

3.      Wspólnotowy znak towarowy – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Rozpatrywanie sprzeciwu – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Rzeczywiste używanie – Pojęcie – Wykładnia uwzględniająca ratio legis art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 42 ust. 2, 3)

4.      Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu Unii – Uprawnienie Sądu do zmiany zaskarżonej decyzji – Granice

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 3)

1.      Zasada powagi rzeczy osądzonej, zgodnie z którą nie można podważać ostatecznego charakteru orzeczenia sądowego, nie ma zastosowania do stosunku między ostateczną decyzją w sprawie sprzeciwu a wnioskiem o unieważnienie, zważywszy w szczególności na to, że po pierwsze, postępowania przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) mają charakter administracyjny, a nie sądowy, i po drugie, że art. 53 ust. 4 i art. 100 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie przewidują podobnej zasady. Powyższe odnosi się także do sytuacji odwrotnej, a mianowicie do stosunku między postępowaniem zakończonym ostateczną decyzją w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa do znaku a postępowaniem w sprawie sprzeciwu. Pozostaje jednak faktem, że ustalenia dokonane w decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa do znaku nie mogą zostać całkowicie pominięte przez Urząd przy rozstrzyganiu w przedmiocie sprzeciwu w postępowaniu toczącym się między tymi samymi stronami, dotyczącym tego samego przedmiotu i opartym na tych samych podstawach, pod warunkiem że na owe ustalenia lub rozstrzygnięte kwestie nie wpływają nowe okoliczności faktyczne, dowody lub zarzuty. Powyższe twierdzenie jest bowiem jedynie szczególnym wyrazem orzecznictwa, zgodnie z którym wcześniejsza praktyka decyzyjna Urzędu stanowi czynnik, który może zostać wzięty pod uwagę przy ocenie, czy dane oznaczenie posiada zdolność rejestrową.

A zatem izba odwoławcza nie jest zobowiązana wiernie podążać za rozważaniami i ustaleniami przyjętymi w decyzji Wydziału Unieważnień. Gdyby było inaczej, zostałaby narażona skuteczność (effet utile) odrębnych środków odwoławczych w postaci sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego z jednej strony i stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia prawa do zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego z drugiej strony, mimo że na podstawie rozporządzenia nr 207/2009 wniesienie tych środków kolejno po sobie lub równolegle jest możliwe. Ocena ta znajduje potwierdzenie w fakcie, że zgodnie z art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, w zależności od tego, czy pod uwagę zostanie wzięta data wniesienia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie prawa do znaku, czy też data publikacji zgłoszenia do rejestracji, okres pięciu lat, w odniesieniu do których wymagany jest dowód rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, może być różny.

(por. pkt 38, 39)

2.      Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że znak towarowy jest „rzeczywiście używany” wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego. Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo w obrocie, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione dla zachowania lub wykreowania rynku zbytu dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku. Jednakże analiza rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie może ograniczyć się do samego stwierdzenia używania tego znaku w obrocie handlowym, ponieważ musi to być ponadto rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Co więcej, uznanie istnienia „rzeczywistego używania” znaku towarowego zależy od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku. W rezultacie nie każde dowiedzione wykorzystanie handlowe może zostać zakwalifikowane automatycznie jako rzeczywiste używanie danego znaku towarowego.

Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku, należy zwrócić szczególną uwagę z jednej strony na handlowy wymiar ogółu czynności stanowiących używanie, a z drugiej strony na długość okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również na częstotliwość tych czynności. Ponadto, by móc dokonać oceny, czy mamy do czynienia z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku towarowego, należy przeprowadzić całościową ocenę uwzględniającą wszystkie istotne w danej sprawie czynniki. Ocena ta zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników. I tak, niewielka ilość towarów sprzedanych pod danym znakiem może zostać zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością wykorzystania tego znaku, i odwrotnie. Wreszcie rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia danej sytuacji lub domniemań, tylko musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i w wystarczającym zakresie na danym rynku.

Co się tyczy okresu używania, w przeszłości zostało już orzeczone, że sankcjom przewidzianym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 podlegają wyłącznie znaki towarowe, których rzeczywiste używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat. Wystarczy zatem, by znak towarowy był rzeczywiście używany przez część tego okresu, żeby powyższe sankcje nie miały zastosowania. Jednocześnie zasada 22 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 207/2009 ustanawia kryterium długości używania, nie wymagając wykazania jego nieprzerwanego charakteru w ciągu okresu pięciu lat, i odróżnia je od kryteriów zakresu i charakteru używania, które – wyłącznie rozpatrywane łącznie – pozwalają ustalić, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Ustalenie dowodu rzeczonego używania musi wynikać bowiem wyłącznie z rozpatrzenia całego materiału dowodowego przedłożonego ocenie izby odwoławczej.

A zatem przewidzenie przez postanowienia art. 42 ust. 2 i art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 okresu pięciu lat nie oznacza, że dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego musi zostać dostarczony odrębnie dla każdego roku objętego tym okresem, lecz wystarczy wykazać, że z punktu widzenia wszystkich istotnych czynników właściwych dla danego przypadku przynajmniej w części tego okresu ów znak towarowy był używany nie tylko czysto symbolicznie, ale faktycznie i w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla danych towarów i usług. Gdyby bowiem było inaczej, to w przypadku takim jak rozpatrywany w niniejszej sprawie wystąpienie kryzysu finansowego jedynie czasowo uniemożliwiającego używanie wcześniejszego znaku towarowego w pewnym ograniczonym okresie, mimo że jego właściciel miałby zamiar dalej używać tego znaku w niedalekiej przyszłości, mogłoby wystarczyć do pozbawienia go możliwości sprzeciwienia się rejestracji analogicznego znaku towarowego.

(por. pkt 44, 46, 52, 53)

3.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 45)

4.      Zobacz tekst orzeczenia.

(por. pkt 62)