JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PAOLO MENGOZZI

10 päivänä helmikuuta 2009 ¹(1)

Asia C‑487/07

L’Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie

Laboratoires Garnier & Cie

vastaan

Bellure NV

Malaika Investments Ltd

Starion International Ltd

(Court of Appealin (England & Wales) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toisen tavaramerkin käyttäminen samoja tavaroita varten vertailevassa mainonnassa – 5 artiklan 2 kohta – Tavaramerkin maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen – Vertaileva mainonta – Direktiivit 89/450/ETY ja 97/55/ETY – 3 a artiklan 1 kohta – Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset – Kilpailijan tavaramerkin maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen – Kilpailijan tavaramerkillä suojattujen tavaroiden jäljittely tai jäljentäminen

1.        Court of Appeal (England & Wales) esittää tällä ennakkoratkaisupyynnöllä yhteisöjen tuomioistuimelle kysymyksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY(2) 5 artiklan tulkintaan sekä harhaanjohtavaa mainontaa ja vertailevaa mainontaa koskevan 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY(3), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY,(4) 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaan.

I       Asiaa koskevat oikeussäännöt

2.        Direktiivin 89/104/ETY(5) 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a)       merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b)       merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a)       merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b)       tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c)       tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d)       merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –”

3.        Direktiivin 89/104 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään, että ”[t]avaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a)       omaa nimeään tai osoitettaan;

b)       tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;

c)       tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

4.        Direktiiviin 84/450, joka koski alun perin pelkästään harhaanjohtavaa mainontaa, sisällytettiin direktiivillä 97/55 useita vertailevaa mainontaa koskevia säännöksiä.

5.        Direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, (jäljempänä direktiivi 84/450)(6) 2 artiklan 2 a kohdassa säädetään, että tätä direktiiviä sovellettaessa ”vertailevalla mainonnalla” tarkoitetaan ”kaikkea mainontaa, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut”.

6.                 Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

– –

d)       se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä;

e)       siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;

– –

g)       siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;

h)       siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys.”

II     Kansallinen oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

7.        L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie ja Laboratoires Garnier & Cie (jäljempänä yhteisesti L’Oréal) ovat L’Oréal‑konserniin kuuluvia yrityksiä. Konserni muun muassa valmistaa ja markkinoi ylellisyyshajuvesiä.

8.        L’Oréal on erityisesti seuraaville hajuvesille ja muille tuoksuille rekisteröityjen kansallisten (brittiläisten), kansainvälisten tai yhteisön tavaramerkkien haltija:

–        Trésor‑tavaramerkit

–        kansallinen sanamerkki Tresor (ilman aksenttia; jäljempänä sanamerkki Trésor),

–        kansallinen sana‑ ja kuviomerkki, joka muodostuu edestä ja sivulta kuvatusta hajuvesipullosta, jossa on erityisesti teksti Trésor (jäljempänä Trésor‑hajuvesipullomerkki),

–        kansallinen sana‑ ja kuviomerkki, joka muodostuu värikuvasta, jossa on edestä kuvattuna hajuvesipakkaus, jossa on erityisesti teksti Trésor (jäljempänä Trésor‑hajuvesipakkausmerkki),

–        Miracle‑tavaramerkit

–        yhteisön sanamerkki Miracle (jäljempänä sanamerkki Miracle),

–        yhteisön sana‑ ja kuviomerkki, jossa on edestä kuvattuna hajuvesipullo, jossa on erityisesti teksti Miracle (jäljempänä Miracle‑hajuvesipullomerkki),

–        kansainvälinen sana‑ ja kuviomerkki, joka muodostuu värikuvasta, joka esittää edestä kuvattua hajuvesipullopakkausta, jossa on erityisesti teksti Miracle (jäljempänä Miracle‑hajuvesipakkausmerkki),

–        kansallinen sanamerkki Anaïs‑Anaïs

–        Noa‑tavaramerkit

–        kansallinen sanamerkki Noa Noa,

–        kansallinen ja yhteisön sana‑ ja kuviomerkki, jotka muodostuvat kumpikin tyylitellystä tekstistä Noa.

9.        Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtiö Bellure NV alkoi markkinoida Euroopan markkinoilla vuonna 1996 Creation Lamis ‑sarjaan kuuluvia hajuvesiä ja vuonna 2001 Dorall-sarjaan kuuluvia hajuvesiä, joita se itse valmisti kolmannessa maassa haluamansa designin mukaisesti. Starion International Ltd (jäljempänä Starion) osti nämä hajuvedet Bellurelta jaellakseen niitä tukkumyyjille tai niin sanotuille hard discount ‑myymälöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Starion jakeli kyseisessä jäsenvaltiossa myös Stitch‑sarjaan kuuluvia hajuvesiä. Malaika Investments Ltd, joka käytti kauppanimitystä Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (jäljempänä Malaika) toimi Yhdistyneessä kuningaskunnassa Starionin sille toimittamien Creation Lamis ‑sarjaan kuuluvien hajuvesien tukkukauppiaana. Edellä mainittuihin kolmeen sarjaan kuuluvissa hajuvesissä jäljiteltiin menestyneiden hajuvesien tuoksua, ja niitä myytiin vähittäin erittäin alhaiseen hintaan (alle neljällä Englannin punnalla (GBP)).

10.      Kun Starion ja Malaika markkinoivat näitä hajuvesiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ne käyttivät niitä jälleenmyyjilleen toimittaessaan vastaavuusluetteloita, joissa kukin hajuvesi yhdistettiin hajun samankaltaisuuden perusteella johonkin ylellisyyshajuveteen, joka yksilöitiin viittaamalla sen sanamerkkiin (jäljempänä vastaavuusluettelot). Näissä luetteloissa esiintyivät L’Oréalin sanamerkit Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa Noa.

11.      Lisäksi Creation Lamis ‑sarjaan kuuluvaa neljää hajuvettä ja Dorall‑sarjaan kuuluvaa hajuvettä myytiin pulloissa ja pakkauksissa, jotka muistuttivat yleisellä tasolla hajuvesien Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs tai Noa pulloja ja pakkauksia, vaikka on täysin selvää, että tämä samankaltaisuus ei voinut aiheuttaa jälleenmyyjille tai kuluttajille harhakäsityksiä tuotteen alkuperästä.

12.      L’Oréal nosti High Court of Justicessa (England & Wales) tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen muun muassa Bellurea, Starionia ja Malaikaa vastaan. L’Oréal väitti yhtäältä, että Starion ja Malaika loukkasivat vastaavuusluetteloita käyttäessään L’Oréalin sanamerkkeihin Trésor, Miracle, Anaïs Anaïs ja Noa Noa sekä sana- ja kuviomerkkiin Noa perustuvia tavaramerkkioikeuksia vastoin Trade Marks Act 1994:n (tavaramerkeistä annettu vuoden 1994 laki, jäljempänä TMA) 10 §:n 1 momenttia, jolla direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta on saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä. Toisaalta L’Oréal väitti, että sen Trésor‑, Miracle‑, Anaïs Anaïs‑ ja Noa‑hajuvesien nimien, pullojen ja pakkausten jäljittely ja hajuvesien myyminen tällaisissa hajuvesipullo‑ ja ‑pakkausjäljitelmissä merkitsi erityisesti L’Oréalin sanamerkkeihin Trésor, Miracle, Anaïs Anaïs ja Noa Noa ja sen Trésor‑ ja Miracle‑hajuvesipullo‑ ja -pakkausmerkkeihin perustuvien tavaramerkkioikeuksien loukkaamista vastoin TMA:n 10 §:n 3 momenttia, jolla direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohta on saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä.

13.      High Court hyväksyi vastaavuusluetteloiden käytöstä nostetun kanteen, joka perustui TMA:n 10 §:n 1 momenttiin, mutta TMA:n 10 §:n 3 momenttiin perustuvan kanteen se hyväksyi vain osittain katsoessaan ainoastaan Trésor‑hajuvesipakkausmerkin ja Miracle‑hajuvesipullomerkin loukkaamisen osoitetuksi.

14.      Starion ja Malaika (jäljempänä valittajana olevat yhtiöt) valittivat High Courtin päätöksestä Court of Appealiin. L’Oréal puolestaan vaati vastavalituksessaan tuomioistuinta toteamaan, että sanamerkkejä Trésor ja Miracle, Trésor‑hajuvesipullomerkkiä ja Miracle‑hajuvesipakkausmerkkiä on loukattu.

15.      Court of Appeal hylkäsi L’Oréalin vastavalituksen ja katsoi, että riita‑asian ratkaiseminen edellyttää muilta osin seuraavien ennakkoratkaisukysymysten esittämistä yhteisöjen tuomioistuimelle:

”1)      Kun elinkeinonharjoittaja omia tavaroitaan tai palveluitaan koskevassa mainoksessa käyttää kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä vertaillakseen markkinoimiensa tavaroiden ominaisuuksia (erityisesti tuoksua) niiden tavaroiden ominaisuuksiin (erityisesti tuoksuun), joita kilpailija markkinoi kyseisellä tavaramerkillä, sellaisella tavalla, että se ei aiheuta sekaannusvaaraa eikä muutoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän osoittajana, kuuluuko tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan?

2)      Kun elinkeinonharjoittaja käyttää elinkeinotoiminnassa (erityisesti vastaavuusluettelossa) yleisesti tunnettua rekisteröityä tavaramerkkiä osoittamaan omien tavaroidensa ominaisuutta (erityisesti niiden tuoksua) tavalla, joka

a)      ei aiheuta minkäänlaista sekaannusvaaraa,

b)      ei vaikuta yleisesti tunnetulla rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiin,

c)      ei vaaranna rekisteröidyn tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän takaajana eikä aiheuta tämän tavaramerkin maineelle vahinkoa joko pilaamalla sen herättämän mielikuvan, heikentämällä sitä tai millä hyvänsä muulla tavalla,

d)      vaikuttaa merkittävällä tavalla elinkeinonharjoittajan tuotteen myynnin edistämiseen,

kuuluuko tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan?

3)      Mitä tarkoitetaan – – direktiivin [84/450] 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan yhteydessä ilmaisulla ’käyttää epäoikeutetusti hyväksi’, ja erityisesti, kun elinkeinonharjoittaja vertailee vastaavuusluettelossa omaa tuotettaan yleisesti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen, käyttääkö tämä elinkeinonharjoittaja epäoikeutetusti hyväkseen yleisesti tunnetun tavaramerkin mainetta?

4)      Mitä tarkoitetaan edellä mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdan yhteydessä ilmaisulla ’esittää tavaroita tai palveluja jäljitelminä tai toisintoina’ ja erityisesti, katetaanko tällä ilmaisulla tapaus, jossa aiheuttamatta millään tavoin sekaannusta tai johtamatta millään tavoin harhaan asianomainen vain todenmukaisesti ilmoittaa, että sen tuotteen keskeinen ominaisuus (tuoksu) on sama kuin tavaramerkillä suojatun yleisesti tunnetun tuotteen ominaisuus?

5)      Kun elinkeinonharjoittaja käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki ja kun tämä merkki ei ole tavaramerkin kanssa samankaltainen sekaannusta aiheuttavalla tavalla eli että:

a)      rekisteröidyn tavaramerkin keskeinen tehtävä alkuperän takaajana ei heikenny tai ole uhattuna,

b)      rekisteröityä tavaramerkkiä tai sen mainetta ei pilata tai hämärretä tai että tavaramerkin tai sen maineen pilaamisen tai hämärtymisen vaaraa ei ole,

c)      tavaramerkin haltijan myyntiä ei heikennetä,

d)      tavaramerkin haltijalta ei jää saamatta tavaramerkkinsä tunnetuksi tekemisestä, ylläpidosta tai vahvistamisesta saatavia tuloja,

e)      mutta kun elinkeinonharjoittaja hyötyy kaupallisesti merkkinsä käytöstä, koska merkki on samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki,

vastaako tämä käyttö rekisteröidyn tavaramerkin maineen ’epäoikeutettua hyväksi käyttämistä’ direktiivin [89/104] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?”

16.      Katsottuaan, että kyseessä olevat vastaavuusluettelot ovat direktiivissä 84/450 tarkoitettua vertailevaa mainontaa, kansallinen tuomioistuin lisäsi vielä, että neljä ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä esitetään sen ratkaisemiseksi, onko sallittua käyttää L’Oréalin sanamerkkejä valittajina olevien yhtiöiden vastaavuusluetteloissa.

17.      Viides ennakkoratkaisukysymys esitetään sitä vastoin sen ratkaisemiseksi, onko sallittua, että vastaajina olevat yhtiöt käyttävät pakkauksia ja pulloja, jotka muistuttavat Trésor‑hajuvesipakkausmerkillä ja Miracle‑hajuvesipullomerkillä suojattuja pakkauksia ja pulloja.

III  Oikeudellinen arviointi

A       Neljä ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä

1.       Alustavia näkökohtia

18.      Kaikki neljä ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä liittyvät tilanteeseen, jossa mainostaja käyttää toisen tavaramerkkiä vertailevassa mainonnassa, joka perustuu erityisesti nyt kyseessä olevien kaltaisiin vastaavuusluetteloihin. Tässä tilanteessa toisen tavaramerkkiä käytetään tavaroiden erottamiseen, mutta nämä tavarat eivät ole mainostajan vaan tavaramerkin haltijan tavaroita.

19.      Kansallinen tuomioistuin katsoo, että tällaisten vastaavuusluetteloiden jakaminen jälleenmyyjille on direktiivin 84/450 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua mainontaa. Kyseessä on siten mainos, jota jaetaan liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä tavarantoimitusten edistämiseksi.

20.      Kuten olen edellä todennut, kansallinen tuomioistuin katsoo lisäksi, että tällainen mainonta on edellä mainitun direktiivin 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua vertailevaa mainontaa. Tällainen mainonta edellyttää muun muassa sitä, että mainostaja ja mainoksessa yksilöity yritys (tai yritys, jonka tuotteet tai palvelut yksilöidään) ovat toistensa kilpailijoita. Ensimmäinen kysymys, joka ei liity direktiivin 84/450 säännöksiin, koskee ”kilpailijan” hallussa olevan tavaramerkin käyttöä.

21.      Kansallisen tuomioistuimen toteamusten perusteella näyttää siltä, että ”asianosaisten tuotteet eivät – – ole keskenään kilpailevia tuotteita. Ne kuuluvat eri hinta- ja markkinasektoreille”.(7) Tämä toteamus ei mielestäni estä katsomasta, että esillä olevassa asiassa on kyse direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetusta vertailevasta mainonnasta, kun otetaan huomioon, miten laajaksi tässä säännöksessä edellytetyn kilpailusuhteen merkitys on katsottava. Tältä osin viittaan vain asiassa De Landtsheer Emmanuel(8) esittämäni ratkaisuehdotuksen 63–90 kohdassa esittämiini näkökohtiin sekä samassa asiassa annetun tuomion(9) 32–42 kohdassa esitettyihin näkökohtiin huomauttaakseni erityisesti siitä, että tässä asiayhteydessä on merkitystä myös potentiaalisilla kilpailutilanteilla sekä sillä, mihin suuntaan markkinat ja kulutustottumukset saattavat kehittyä. Kuten L’Oréal on asianmukaisesti korostanut, merkitystä on myös kilpailusuhteella, joka vallitsee pelkästään jakeluketjun keskivaiheilla (esimerkiksi tukkumyyntitasolla). Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida tarkemmin, onko edellä mainitussa tuomiossa esitettyjen tulkintaperiaatteiden valossa tarkasteltuna käytännössä kyse edellä mainitussa säännöksessä edellytetystä kilpailusuhteesta.

22.      Koska tässä oikeudenkäynnissä ei ole esitetty seikkoja, jotka selvästi osoittaisivat päinvastaista, lähtökohdaksi on otettava kansallisen tuomioistuimen oletus siitä, että kyseessä olevat vastaavuusluettelot ovat direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua vertailevaa mainontaa, eikä kolmannen ja neljännen ennakkoratkaisukysymyksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä voida näin ollen kiistää kyseenalaistamalla näiden ennakkoratkaisukysymysten merkityksellisyys kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian kohteen kannalta.

23.      Jotta voidaan vastata esillä oleviin neljään ja erityisesti kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, on ensin määritettävä, millainen suhde vallitsee direktiiviin 89/104 ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklaan ja toisaalta direktiiviin 84/450 ja erityisesti sen 3 a artiklan 1 kohtaan sisältyvien tavaramerkkisuojaa koskevien säännösten välillä silloin, kun vastakkain ovat tarve suojella tavaramerkkiä ja tarve helpottaa vertailevan mainonnan käyttöä.

24.      Asiassa O2 äskettäin annetussa tuomiossa(10) yhteisöjen tuomioistuin on jo esittänyt tähän asiaan liittyviä tärkeitä selvennyksiä. Se on todennut erityisesti seuraavaa:

–        ”Se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, yksilöidäkseen kyseisen kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut, merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä itse mainostajan tavaroita tai palveluita varten” ja tämä ”voi siis tapauksen mukaan olla kiellettyä mainittujen säännösten nojalla.”(11)

–        Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole kuitenkaan jälkimmäisten säännösten nojalla oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä.(12)

25.      Näin ollen edellä mainittu mainostaja voi perustellusti puolustautua direktiivin 89/104 5 artiklan 1 tai 2 kohdan kansallisiin täytäntöönpanosäännöksiin perustuvaa kannetta vastaan vetoamalla näiden jälkimmäisten edellytysten täyttymiseen. En tältä osin pidä oikeana enkä tarpeellisena ennakkoratkaisupyynnössä esitettyä, L’Oréalin tukemaa tulkintaa, jonka mukaan pelkästään se, että näiden edellytysten todetaan täyttyvän, riittää siihen, että toisen rekisteröidyn tavaramerkin (jäljempänä yksinkertaisuuden vuoksi ”tavaramerkki”) käyttäminen vertailevassa mainonnassa katsotaan sallituksi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan nojalla. Vaikka voitaisiin katsoa, että tällainen käyttö, joka täyttää direktiivin 84/450 3 a artiklassa asetetut edellytykset, tapahtuu ”hyvää liiketapaa noudattaen”, direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin vaikutusten rajoittaminen edellyttää kuitenkin myös sitä, että jokin tämän direktiivin kohdan a, b tai c alakohdassa asetetuista edellytyksistä täyttyy. Mielestäni esillä olevassa asiassa yhtäkään näistä edellytyksistä ei voida ottaa huomioon, eikä yhtäkään voida näin ollen käyttää direktiiviin 89/104 perustuvana, direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetettujen sallittavuuden edellytysten täyttymiseen liittyvänä puolustautumisperusteena. Yhdyn erityisesti komission edustajan suullisessa istunnossa ilmaisemaan kantaan, jonka mukaan 6 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee ainoastaan tavaramerkin sellaisten osien käyttöä, joissa kuvaillaan säännöksessä mainitun tuotteen tai palvelun yhtä ominaisuutta (kuvailevat ”merkinnät”). Tämä on mielestäni vahvistettu asiassa adidas ja adidas Benelux annetussa tuomiossa siltä osin kuin siinä todetaan, että ”direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään – – säilyttämään kaikkien taloudellisten toimijoiden mahdollisuus käyttää kuvailevia merkintöjä” ja tämä säännös ”muodostaa näin ollen ilmauksen vapaana pitämisen tarpeesta”.(13) Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetettujen sallittavuuden edellytysten täyttyminen on mielestäni itsenäinen puolustautumisperuste direktiivin 89/104 6 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden rinnalla ja voi tehdä tehottomaksi vertailevaa mainontaa koskevan kanteen nostamisen tämän jälkimmäisen direktiivin 5 artiklan 1 tai 2 kohdan kansallisten täytäntöönpanosäännösten nojalla.

2.       Kaksi ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä, jotka koskevat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa

26.      Koska kilpailijan tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttäminen ei näin ollen jää direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle pelkästään siitä syystä, että käyttöyhteys on vertaileva mainonta, vaan tällainen käyttäminen voi mainitun säännöksen nojalla olla tietyin edellytyksin kiellettyä, kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on etsittävä vastausta tarkastelemalla edellä mainittuja edellytyksiä kyseisissä kysymyksissä esitettyjen seikkojen valossa.

27.      Kuten kansallinen tuomioistuin on korostanut, kyseinen tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle aiemminkin ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen edellä mainitussa asiassa O2 esitetyn ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä. Tässä ennakkoratkaisuasiassa vertailun kohteena oleva ominaisuus oli kansallisen tuomioistuimen mukaan hinta mainostajan vertaillessa vertailevassa mainonnassa omien (matkapuhelin)palvelujensa hintaa käyttämänsä tavaramerkin haltijan tarjoamien palvelujen hintaan, kun taas nyt esillä olevassa asiassa vertailun kohteena oleva ominaisuus on (hajuvesien) tuoksu.

28.      Nämä kaksi asiaa eroavat toisistaan siinä, että riidan kohteena oli kansallisessa tuomioistuimessa asiassa O2 se, että mainostaja käytti merkkiä, joka ei ollut sama vaan samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, vaikka mainonnassa esillä olleet palvelut olivat samat. Tämän vuoksi asiassa O2 antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin vastasi tähän ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, jonka sanamuoto oli sisällöllisesti sama kuin nyt esillä olevassa asiassa esitetyn ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen sanamuoto, vain tulkitsemalla direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, ettei ollut tarpeen tulkita saman direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Sitä vastoin esillä olevassa asiassa, jossa kanteen kohteena ovat valittajana olevien yhtiöiden käyttämät vastaavuusluettelot, kansallisessa tuomioistuimessa riidan kohteena oleva asia on se, että mainostaja on käyttänyt merkkiä, joka on sama kuin toiselle kuuluva tavaramerkki sellaisia tavaroita varten,(14) jotka ovat samoja kuin ne, jotka on varustettu tällä tavaramerkillä.

29.      Näin ollen nyt esillä oleva ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys, joka koskee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa kokonaisuudessaan, on ymmärrettävä niin, että kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko edellä mainitun säännöksen a alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joille mainittu tavaramerkki on rekisteröity, myös silloin, kun kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa kyseessä olevien tavaroiden alkuperään liittyvää sekaannusvaaraa.

30.      Toisaalta kansallinen tuomioistuin pyytää toisessa ennakkoratkaisukysymyksessään nimenomaisesti vain direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa sen selvittämiseksi, voiko laajalti tunnetun tavaramerkin haltija tämän säännöksen nojalla kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa, erityisesti vertailevassa mainonnassa, merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joille mainittu tavaramerkki on rekisteröity, myös silloin, kun tämä käyttö, vaikka se ei vaikuttaisikaan merkittävästi kolmannen myymien tuotteiden myynninedistämiseen, ei aiheuta yleisön keskuudessa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperään liittyvää sekaannusvaaraa eikä vaikuta kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen myyntiin eikä vahingoita niiden mainetta millään tavalla.

31.      Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että jotta voidaan katsoa, että toisen merkin kanssa saman tai samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla kiellettyä, vaarana on oltava, että yleisö saattaa sekoittaa tavaroiden tai palvelujen alkuperän eli luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tähän säännökseeen sisältyvää kieltoa sovelletaan toisin sanoen vain silloin, kun tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaaminen kuluttajille vaarantuu.(15)

32.      Sovelletaanko tätä samaa edellytystä myös edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvään kieltoon?

33.      Komission mielestä tähän kysymykseen – johon on asiassa O2 annetun tuomion johdosta vastattava, kuten valittajina olevat yhtiöt huomauttavat, siitä riippumatta, että tätä kieltoa on mahdollista vastustaa direktiivin 89/104 6 artiklan tai direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan perusteella – on vastattava myöntävästi. Komission mielestä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on kokonaisuutena vain suojata tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata yleisölle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla on tietty alkuperä. Komissio vetoaa tämän kantansa tueksi erityisesti asioissa Arsenal, Anheuser‑Busch ja Adam Opel annettuihin tuomioihin.(16) Näin ollen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen olisi vastattava kieltävästi. Valittajana olevat yhtiöt ovat samaa mieltä.

34.      Sitä vastoin L’Oréal ja Ranskan hallitus katsovat, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myönteisesti, korostaen sitä, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tarkoituksena ei ole pelkästään suojella tavaramerkin keskeistä tehtävää taata yleisölle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla on tietty alkuperä, vaan myös suojella tavaramerkin muita tehtäviä. Tältä osin ne vetoavat mainitun direktiivin johdanto‑osan kymmenenteen perustelukappaleeseen ja edellä mainittuihin asioissa Arsenal, Anheuser‑Busch ja Adam Opel annettuihin tuomioihin. L’Oréal väittää, että mainitulla säännöksellä suojataan erityisesti tavaramerkin ”viestintätehtävät”, mikä sen mielestä ilmenee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Parfums Christian Dior(17) ja asiassa Boehringer Inghelheim ym.(18) antamista tuomioista sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa ”VIPS” antamasta tuomiosta.(19) Myös Ranskan hallitus, joka palauttaa mieleen tavaramerkin tehtävän, ”joka on se, että tavaramerkin haltija voi valvoa ja suojella tavaramerkkinsä mielikuvaa kuluttajien keskuudessa”, vetoaa asiassa Parfums Christian Dior annettuun tuomioon, jossa on sen mielestä vahvistettu, että tällainen tehtävä on juuri ylellisyyshajuvesiä yksilöivillä laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä.

35.      Muistutan siitä, että direktiivin 89/104 johdanto‑osan yhdeksännen perustelukappaleen mukaan ”tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille”.

36.      Ensimmäisestä näkökohdasta on todettava, että direktiivissä 89/104 säädetyn tavaramerkkien yhdenmukaistetun suojan laajuus ilmenee ennen kaikkea 5 artiklan 1 ja 3 kohdasta ja saman direktiivin 6 ja 7 artiklassa säädetyistä rajoituksista.

37.      Toisesta näkökohdasta on todettava, että jäsenvaltiot voivat antaa direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla laajalti tunnetuille merkeille tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädettyä suojaa vahvemman suojan. Ensin mainitun 5 artiklan 2 kohdassa, toisin kuin jälkimmäisessä säännöksessä, jäsenvaltioita ei velvoiteta ottamaan kansallisessa oikeudessa käyttöön siinä määritettyä suojaa, vaan siinä ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ottaa tällainen suoja käyttöön. Näin ollen, mikäli jäsenvaltio on käyttänyt tätä mahdollisuutta, laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä on tämän valtion alueella sekä direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa että direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja.(20)

38.      Tavaramerkille direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan nojalla annetun suojan osalta komission kanta, jonka mukaan tämän säännöksen tarkoituksena on suojata pelkästään tavaramerkin tehtävä alkuperän osoittajana, ei ole missään nimessä kaukaa haettu. Direktiivin 89/104 johdanto‑osan kymmenennessä perustelukappaleessa, jossa on kyse ”rekisteröidyn tavaramerkin antama[sta] suoja[sta]” yleensä, todetaan, että ilman että tämä koskisi ensi silmäyksellä pelkästään tapausta, jossa tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, ”sekaannusvaara – – on suojan erityisedellytys”. Se, että edellä mainitun perustelukappaleen mukaan suoja ”on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat”, voisi tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä, että tässä tapauksessa tavaramerkin haltijaa ei vaadita osoittamaan sekaannusvaaraa,(21) koska se on oletuksena,(22) eikä välttämättä sitä, että tavaramerkin käyttö voi olla kiellettyä myös silloin, kun tätä vaaraa ei ole olemassa. Asiassa adidas ja adidas Benelux annetussa tuomiossa(23) todetaan, että ”sekaannusvaara on rekisteröidyn tavaramerkin suojan erityisedellytys erityisesti sitä vastaan, että kolmannet käyttävät merkkejä, jotka eivät ole samoja kuin se”.

39.      Samasta kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee kuitenkin, että kyseessä olevan suojan ”tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän”.(24)

40.      Yhteisöjen tuomioistuin on käyttänyt tätä tulkintansa tukena todetessaan asiassa Arsenal antamassaan tuomiossa(25) ensimmäisen kerran, että ”direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä” ja että ”yksinoikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle”.

41.      Koska yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut nämä toteamukset sittemmin asiassa Anheuser-Busch(26) ja asiassa Adam Opel(27) antamissaan tuomioissa, on mahdollista panna merkille tietty kehitys niiden soveltamisen laajuudessa.

42.      Asiassa Arsenal yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin erityisesti ”ratkaisemaan, annetaanko direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää kolmansia käyttämästä millään tavalla elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, vai onko tällaisen kielto-oikeuden edellytyksenä se, että kyseessä on tavaramerkin haltijan erityinen intressi tavaramerkin haltijana siinä mielessä, että kolmannen tahon merkin käyttö vaikuttaa tai voi vaikuttaa johonkin tavaramerkin tehtävään”.(28)

43.      Yhteisöjen tuomioistuin on esittänyt edellä 40 kohdassa käsitellyt näkökohdat tässä asiayhteydessä ja todennut lopuksi, että ”tavaramerkin haltija ei – – saa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tästä käytöstä ei voi aiheutua vahinkoa niille intresseille, joita tavaramerkin haltijalla on tavaramerkin haltijan ominaisuudessa, kun otetaan huomioon tavaramerkin tehtävät”.(29)

44.      Asiassa Arsenal annetusta tuomiosta voidaan siis päätellä, että sellaisen merkin, joka on sama kuin tavaramerkki ja joka on niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, käyttäminen ei välttämättä aiheuta vahinkoa tavaramerkin tehtäville tai uhkaa vahingoittaa niitä ja että ainoastaan, jos vahinkoa aiheutuu tai uhkaa aiheutua yhdelle tavaramerkin tehtävistä, voi se, että kolmas taho käyttää merkkiä, joka on sama kuin tämä tavaramerkki, olla kiellettyä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla (yksinoikeuden käyttö on siten ”varattu” näitä tapauksia varten). Yhteisöjen tuomioistuin on tästä syystä katsonut, että nämä käytöt, joiden tarkoituksena on pelkkä kuvailu, on suljettu pois direktiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalasta; niillä ei loukata mitään niistä intresseistä, joita tällä säännöksellä suojellaan, eivätkä tällaiset käyttömuodot siten kuulu tässä säännöksessä tarkoitetun käytön käsitteen piiriin.(30)

45.      Asiassa Arsenal annetussa tuomiossa on vahvistettu, että yksinoikeuden käyttäminen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti edellyttää vahingon aiheutumista (tai sen aiheutumisen uhkaa) yhdelle tavaramerkin tehtävistä, kuten asiassa Céline annetun tuomion(31) 16 kohdasta ilmenee. Lähemmin tarkasteltuna tämä ei tarkoita kuitenkaan vielä sen tunnustamista, että se, että kolmas taho käyttää tavaramerkkiä, voi olla edellä mainitun säännöksen nojalla kiellettyä, kun mille tahansa tavaramerkin tehtävistä aiheutuu vahinkoa tai uhkaa aiheutua vahinkoa, tai että toisin sanoen kaikki tehtävät, joita tavaramerkillä voi olla, ovat kyseisen säännöksen nojalla oikeudellisesti suojattuja. Asiassa Arsenal annetussa tuomiossa ei yksilöidä tavaramerkin eri tehtäviä, eikä siinä todeta yksiselitteisesti, että ne on suojattu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Toisaalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut tässä asiassa, että vahinkoa on aiheutunut (tai uhannut aiheutua) tavaramerkin keskeiselle tehtävälle tavaran ”alkuperän takaajana”.(32) Näin ollen voitaisiin katsoa, että asiassa Arsenal annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuimen tarkoituksena oli vain olla sulkematta pois sitä, että ne tavaramerkin tehtävät, jotka ovat muita kuin sen keskeisiä tehtäviä, on edellä mainitun säännöksen nojalla suojattu, ilman että se olisi kuitenkaan vahvistanut tätä suojaa, jolloin se on jättänyt tämän kysymyksen viime kädessä vielä avoimeksi.

46.      Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin asiassa Adam Opel antamassaan tuomiossa edennyt mielestäni jälleen siihen suuntaan, että tehtävät, jotka ovat muita kuin tavaramerkin keskeisiä tehtäviä, ovat kyseisen säännöksen nojalla suojattuja.

47.      Yhteisöjen tuomioistuin on mainitussa tuomiossa edellä 40 kohdassa esitettyjä näkökohtia käsitellessään todennut aluksi, että ”se, että kolmas kiinnittää leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin ajoneuvojen pienoismalleihin, voidaan kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa kyseisen tavaramerkin tehtäville”,(33) minkä jälkeen se on lopuksi toistanut tämän ajatuksen, mutta jättänyt pois ilmauksen ”ainoastaan”, todetessaan, että ”kun tavaramerkki on rekisteröity samanaikaisesti ajoneuvoja, joiden osalta se on laajalti tunnettu, ja leluja varten, se, että kolmas kiinnittää ilman tavaramerkin haltijan lupaa tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin kyseisellä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin jäljentääkseen tarkasti nämä ajoneuvot, sekä näiden pienoismallien myynti – – on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua käyttöä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, jos tämä käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville leluja varten rekisteröitynä tavaramerkkinä”.(34) Ei liene mielivaltaista väittää, että tällainen kannanotto ei tarkoita sitä, että jos tavaramerkin tehtävä ei heikkene (tai uhkaa heikentyä), 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu suoja ei voi toteutua (mitään suojaa ei ole, jos yksikään tavaramerkin tehtävistä ei heikkene tai uhkaa heikentyä), vaan sen on katsottava tarkoittavan, että tämän suojan toteutuminen edellyttää minkä tahansa tavaramerkin tehtävän heikentymistä (tai sen uhkaa) (suoja on olemassa, josmikä tahansa tavaramerkin tehtävä heikkenee tai uhkaa heikentyä).

48.      Tässäkään tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin ei ole kuitenkaan maininnut, mitkä ovat tavaramerkin muut kuin sen keskeiset tehtävät, koska pääasiassa ei todettu, että kyseisen merkin käytöllä aiheutettaisiin vahinkoa ”tämän tavaramerkin muille tehtäville kuin sen keskeiselle tehtävälle”.(35)

49.      Siihen, että yhteisön oikeuskäytännössä on asteittain kehittynyt ajatus siitä, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla suojellaan myös tavaramerkin muita tehtäviä kuin sen tehtävää alkuperän takaajana, liittyy kuitenkin useita merkittäviä kysymyksiä, joista yksi on se, miten nämä tehtävät määritellään, ja toinen se, miten selvitetään, millä tavalla tämä suoja on sovitettavissa yhteen kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa laajalti tunnetun merkin osalta säädetyn suojan kanssa, kun otetaan huomioon, että myös tämän jälkimmäisen säännöksen tarkoituksena näyttäisi olevan tavaramerkin tehtävien suojaaminen siltä osin kuin siinä viitataan tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvaan vahinkoon.

50.      Ensimmäisestä näkökohdasta on todettava, että direktiiviin 89/104 ei sisälly luetteloa tavaramerkin tehtävistä, jotka ovat muita kuin sen tehtävä alkuperän takaajana, eikä myöskään tällaisten tehtävien kuvausta, eikä tällaista luetteloa sisälly nähdäkseni myöskään yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön.

51.      Edellä mainitussa asiassa Parfums Christian Dior annettuun tuomioon liittyvässä ratkaisuehdotuksessaan(36) julkisasiamies Jacobs on esittänyt näkökohtia, joista on tältä osin hyötyä. Julkisasiamies Jacobs toteaa ensin, että ”vaikka yhteisöjen tuomioistuin on perinteisesti korostanut tavaramerkkien roolia tavaroiden alkuperän osoittajana – – sen tarkoituksena ei ole ollut sanoa, että tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiin voidaan vedota vain tämän tehtävän turvaamiseksi”, ja tämän jälkeen katsottuaan, että tavaramerkin muut mahdolliset tehtävät ovat tämän keskeisen tehtävän erottamaton osa tai johtuvat tästä keskeisestä tehtävästä, hän luettelee näitä muita mahdollisia tehtäviä, joita ovat ”tavaramerkin laatutehtävä” eli se, että tavaramerkki ”kuvastaa ominaisuuksia, jotka kuluttajat liittävät tiettyihin tavaroihin tai palveluihin”, se, että tavaramerkki takaa sen, että ”tavarat tai palvelut vastaavat heidän odotuksiaan”, ja ”tiedonvälitys‑”, sijoittamis‑ tai mainostamistehtävät, joiden ”sanotaan perustuvan siihen, että sijoittaminen tavaran myynninedistämiseen rakentuu tavaramerkin varaan” ja jotka ovat näin ollen ”suojeltavia arvoja sellaisinaan, myös silloin, kun kyse ei ole alkuperän tai laadun esittämisestä väärin”.

52.      Edellä mainitussa asiassa Arsenal annettuun tuomioon liittyvässä ratkaisuehdotuksessaan(37) julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on puolestaan katsonut, että on ”asian liiallista yksinkertaistamista rajoittaa tavaramerkin tehtävä siihen, että se ilmoittaa yrityksen, josta tavara tai palvelu on peräisin”, todetessaan, että ”kokemus osoittaa, että useimmissa tapauksissa käyttäjä ei tiedä, kuka valmistaa hänen käyttämänsä tavarat”, kun taas tavaramerkki ”elää omaa elämäänsä ja ilmaisee – – laatua, mainetta ja tietyissä tapauksissa myös elämänkatsomusta”. Kun tarkastellaan ”sitä, miten markkinat tällä hetkellä toimivat ja miten keskivertokuluttaja käyttäytyy, ei ole mitään syytä ajatella, että näitä tavaramerkin muita käyttötarkoituksia ei suojattaisi ja että suojattaisiin vain sitä, joka osoittaa, mistä yrityksestä tavarat ja palvelut ovat peräisin”.(38)

53.      Laadun takaamisen tai ehkä pikemminkin tavaramerkillä varustettujen tavaroiden laadullisen pysyvyyden (tai yhdenmukaisuuden) osalta on sanottu, että kyseessä on lähinnä seikka, joka liittyy tehtävään alkuperän takaajana.(39) Tavaramerkkiin kuuluva yksinoikeus suojaa tavaramerkin haltijan intressejä, eivätkä kuluttajat voi vedota siihen vaatiakseen tavaroilta tiettyä laatua. Vaikka laadullinen pysyvyys liittyy yleensä tavaramerkin haltijana olevan valmistajan edun turvaamiseen, sitä ei voida tietenkään sinällään taata sillä, että tavaralla on tietty alkuperä, ja tähän liittyvällä tuotteen laadun yhtenäisellä valvonnalla, jonka tavaramerkki takaa. Kuten julkisasiamies Kokott on äskettäin huomauttanut, ”tavaramerkkioikeudella on tarkoitus taata – – mahdollisuus valvoa tuotteiden laatua eikä laadun valvomista myös todellisuudessa”.(40) Näin ollen tavaramerkin haltija voi tavaramerkin avulla paitsi välttää sen, että muuta alkuperää olevilla tavaroilla annettaisiin ymmärtää olevan sama alkuperä kuin tavaramerkin haltijan tavaroilla (alkuperän takaava tehtävä), myös sen, että tavaramerkin haltijan tavaroihin on mahdollista tehdä laadullisia muutoksia, joita tavaramerkin haltija ei ole hyväksynyt, markkinoinnin myöhemmissä vaiheissa sen jälkeen, kun tavaramerkin haltija on laskenut tavarat ensimmäisen kerran liikkeelle tai kun ne on laskettu tämän suostumuksella ensimmäisen kerran liikkeelle (ks. direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohta).

54.      L’Oréalin mainitsemien tavaramerkin tiedonvälitystehtävien osalta lienee kiistatonta, että tavaramerkki voi välittää kuluttajille eriluonteisia tietoja tavaramerkillä varustetusta tuotteesta. Kyseessä voivat olla tiedot, joita merkki, josta tavaramerkki muodostuu, välittää suoraan (esim. tiedot, jotka liittyvät moniosaiseen tavaramerkkiin mahdollisesti sisältyvien kuvailevien osatekijöiden välittämiin tavaran aineellisiin ominaisuuksiin), mutta tavallisemmin kyseessä lienevät tiedot, jotka ovat ”kertyneet”(41) tavaramerkistä tavaramerkin haltijan harjoittaman menekinedistämisen ja mainonnan kautta – esimerkiksi mainokset, jotka liittyvät aineettomiin ominaisuuksiin, joista tuotteen tai yrityksen mielikuva muodostuu yleisesti (esim. laatu, luotettavuus, asiallisuus jne.) tai erityisesti (esim. tietty tyyli, ylellisyys, voima). Tätä tavaramerkin tiedonvälitystehtävää on suojeltava myös silloin, kun se, että kolmas taho käyttää tavaramerkkiä, ei ole omiaan aiheuttamaan tuotteiden tai palvelujen alkuperään liittyvää sekaannusta.(42)

55.      Kuten L’Oréal on muistuttanut, yhteisöjen tuomioistuin on jo aiemmin vahvistanut oikeuskäytännössään tavaramerkin ”maineen” arvokkaaksi ja suojeltavaksi asiaksi säätämällä direktiivin 89/104 5 artiklassa yksinoikeudesta. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että ”tavaramerkin maineen vahingoittuminen voi periaatteessa olla direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe, jonka vuoksi tavaramerkin haltija voi kieltää hänen itsensä tai jonkun muun hänen suostumuksellaan yhteisössä markkinoille saattamien tavaroiden laskemisen uudelleen liikkeelle”.(43)

56.      Tässä säännöksessä tarkoitettu perusteltu aihe on erityisesti se, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu on sellainen, että se saattaa vahingoittaa sen tavaramerkin mainetta, jolla tuote on varustettu.(44) Näin ollen esimerkiksi ”uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen ulkoasu voi – – olla epäasianmukainen ja siten aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin maineelle erityisesti sellaisessa tapauksessa, jossa tuotteen pakkaus tai etiketti, joka sinänsä ei ole viallinen, huonolaatuinen eikä epämääräinen, saattaa kuitenkin heikentää tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa tällaisten tuotteiden asiallisuudesta ja laadusta sekä heikentää sitä luottamusta, jota tällainen tuote saattaa herättää asianomaisessa kohderyhmässä”.(45) Lisäksi jos jälleenmyyjä käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen tavaramerkillä varustettujen ylellisyys‑ ja arvotavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle, hänen on siis yritettävä ”välttää sitä, että hänen mainontansa heikentäisi tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa kyseisten tavaroiden kiehtovuudesta ja arvokkuudesta ja tavaroista saatavaa ylellisyyden tuntua”.(46)

57.      Vaikka nämä toteamukset vahvistavat, että direktiivin 89/104 5 artiklassa säädetyn yksinoikeuden avulla tavaramerkille annettu suoja koskee muutakin kuin tarvetta turvata tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana ja siten muutakin kuin tavaroiden tai palvelujen alkuperään liittyvää sekaannusvaaraa, niissä ei ole kuitenkaan määritelty sitä, milloin tavaramerkin tiedonvälitystehtävien, erityisesti tavaramerkin maineen suojeleminen sellaisen merkin käytöltä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita varten, kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan (siten, että se koskee kaikkia tavaramerkkejä, eikä pelkästään laajalti tunnettuja tavaramerkkejä) ja milloin taas saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, kun otetaan huomioon, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myös tässä säännöksessä säädetään suojasta siten, että se on riippumaton sekaannusvaarasta yleisön keskuudessa, mutta vain laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta.(47) Tämä kysymys on hankala erityisesti, kun otetaan huomioon, että:

–        kummassakin säännöksessä on säädetty erilaisesta järjestelmästä, sillä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suoja velvoittaa jäsenvaltioita, kun taas 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu suoja on vapaaehtoinen;

–        yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Davidoff antamastaan tuomiosta lähtien katsonut, että 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, eikä pelkästään, kuten tässä säännöksessä nimenomaisesti säädetään, tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.(48)

58.      Se, että 5 artiklan 2 kohdassa säädetään vaihtoehtoisesta suojasta tavaramerkin maineen sellaista heikentämistä vastaan, joka johtuu siitä, että käytetään merkkiä, joka on sama ja samoja tavaroita varten, vaikuttaisi olevan ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla on tarkoitus suojata kaikki tavaramerkin tehtävät tällaiselta käytöltä. Jälkimmäisen säännöksen soveltamisalaa tulkittaessa vaikuttaisi näin ollen sopivammalta noudattaa asiassa Arsenal annetussa tuomiossa omaksuttua lähestymistapaa (ei mitään suojaa, jos yksikään tavaramerkin tehtävistä ei heikkene tai uhkaa heikentyä) kuin lähestymistapaa, joka näyttäisi olevan omaksuttu asiassa Adam Opel annetussa tuomiossa (suoja on olemassa, jos mikä tahansa tavaramerkin tehtävä heikkenee tai uhkaa heikentyä). Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että asiassa Davidoff annetussa tuomiossa, johon viittaan edellisen kohdan toisessa luetelmakohdassa, käyttöön otettu 5 artiklan 2 kohdan laaja tulkinta kattaisi paitsi tietenkin kaikki tässä säännöksessä nimenomaisesti tarkoitetut tilanteet, joita ovat laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa saman merkin käyttö samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttö samoja tavaroita tai palveluja varten ja laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttö samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, myös sen tilanteen, jossa laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samaa merkkiä käytetään samoja tavaroita tai palveluja varten, mistä säädetään 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.

59.      Court of Appealin esittämiin kysymyksiin vastaaminen ei kuitenkaan esillä olevassa asiassa ilmenevien seikkojen valossa edellytä edeltävissä kohdissa käsiteltyjen tulkintaongelmien syvällisempää tarkastelua, eikä sitä, että olisi kuvattava kattavasti ne tavaramerkin tehtävät, joita voidaan suojella 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla.

60.      Huomautan tältä osin siitä, että kahdessa ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä lähtökohtana on se, että kansallisen tuomioistuimen mukaan esillä olevassa asiassa ei ole tavaroiden alkuperään liittyvää sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa, jolloin ei aiheudu vahinkoa tavaramerkkien keskeiselle tehtävälle, jota on tarkoitus suojella, eikä myöskään tällaisten tavaramerkkien maineelle eikä näin ollen niille (tiedonvälitys)tehtäville, joita näillä tavaramerkeillä on tämän maineen ansiosta. L’Oréal ei näytä vetoavan siihen, että vahinkoa aiheutuisi sen tavaramerkkien muille tehtäville, jotka eivät ole edellä mainittuja tehtäviä. L’Oréalin mainitessa kirjallisissa huomautuksissaan tavaramerkkien, joita se haluaa suojeltavan, tiedonvälitystehtävät, se ei vetoa mihinkään vahinkoon, mikä aiheutuisi tavaramerkkien maineelle (tai tällaisen vahingon uhkaan), vaan vain siihen, että valittajina olevat yhtiöt voivat tässä riidanalaisia tavaramerkkejä käyttäessään käyttää epäoikeutetusti hyväksi tällaista mainetta.(49) Toisin kuin tilanteessa, jossa laajalti tunnettu merkki pilataan tai sitä heikennetään, tällainen hyväksikäyttö ei tarkoita sitä, että se vaarantaisi tai saattaisi vaarantaa ne tiedonvälitystehtävät, jotka kyseessä olevilla tavaramerkeillä on niiden maineen ansiosta.

61.      Näin ollen katson, että ensimmäiseen ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen voidaan vastata niin, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää sitä, että kolmas taho käyttää vertailevassa mainonnassaan merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä käyttö ei aiheuta eikä myöskään uhkaa aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle alkuperän takaajana eikä millekään muullekaan tämän tavaramerkin tehtävälle, ja näin on siinäkin tapauksessa, että tämä käyttö vaikuttaa merkittävästi mainostajan tavaran menekin edistämiseen, mistä seuraa erityisesti se, että mainostaja voi käyttää epäoikeutetusti hyväkseen kyseisen tavaramerkin mainetta.

62.      Totean kuitenkin heti, että vaikka tavaramerkin tällaista käyttöä ei voidakaan kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, se voidaan edellytysten täyttyessä tietenkin kieltää saman direktiivin 5 artiklan 2 kohdan ja/tai direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan (kansallisten täytäntöönpanosäännösten) nojalla.

63.      Kolmannessa ja neljännessä ennakkoratkaisukysymyksessä, joita tarkastelen tässä järjestyksessä, keskitytään juuri tähän jälkimmäiseen säännökseen. Totean kuitenkin aluksi, että kanne, jonka L’Oréal on nostanut kyseisiä vastaavuusluetteloita vastaan, perustuu ennakkoratkaisupyynnön mukaan vain kansalliseen säännökseen (TMA:n 10 §:n 1 momentti), jolla direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta on pantu täytäntöön, eikä sen lisäksi säännökseen, jolla on pantu täytäntöön saman direktiivin 5 artiklan 2 kohta tai suoraan vertailevaa mainontaa koskeviin säännöksiin.

64.      Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava – mikäli se katsoo yhteisöjen tuomioistuimen kahteen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen antaman vastauksen perusteella, että TMA:n 10 §:n 1 momentin soveltamisen edellytykset eivät esillä olevassa asiassa täyty –, ovatko kolmas ja neljäs ennakkoratkaisukysymys kansallisen oikeuden ja myös kansallisen prosessioikeuden kannalta tästä huolimatta merkityksellisiä sen käsiteltäväksi saatetun, vastaavuusluetteloiden käytön sallittavuutta koskevan riita‑asian ratkaisemiseksi.

3.       Kolmas ennakkoratkaisukysymys

65.      Kolmannella ennakkoratkaisukysymyksellään kansallinen tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa käytettyä ilmaisua ”käyttää epäoikeutetusti hyväksi”. Ottaessaan lähtökohdaksi sen, että vastaavuusluetteloiden avulla valittajana olevat yhtiöt voivat käyttää hyväksi L’Oréalin ylellisyyshajuvesien mainetta, mitä ne eivät itsekään kiistä, ja korostettuaan sitä, että kaikenlaiseen mainontaan, jossa tuotetta verrataan markkinoilla hyvin tunnettuun tuotteeseen, sisältyy lähes aina huomattavaa luvatonta hyödyntämistä (free riding), kansallinen tuomioistuin kysyy ennakkoratkaisukysymyksen jälkimmäisessä osassa erityisesti, merkitseekö tuotteen vertaaminen vastaavuusluettelossa laajasti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen sinänsä sitä, että mainostaja käyttää epäoikeutetusti hyväksi tämän tavaramerkin mainetta.

66.      Kuten olen aiemmissa ratkaisuehdotuksissani todennut,(50) vertailevassa mainonnassa vertailun toisena osapuolena on useimmiten jo vakiintuneemman aseman saavuttanut kilpailija, jolloin siinä tietyssä määrin jättäydytään kyseisen kilpailijan tai sen erottavien tunnusten maineen ”varaan”. On ilmeistä, että lainsäätäjä on käyttänyt direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa ilmausta ”epäoikeutetusti”, koska se on katsonut, että se, että mainostaja on käyttänyt hyväksi kilpailijan erottavien tunnusten mainetta, ei sinänsä riitä perustelemaan vertailevan mainonnan kieltämistä.(51) Tältä kannalta on tarpeen, että tätä hyväksikäyttöä voidaan luonnehtia ”epäoikeutetuksi”. Ei siis voida jättää huomiotta sitä, että direktiivissä 97/55 ilmaistaan selvästi yhteisön lainsäätäjän myönteinen suhtautuminen vertailevaan mainontaan, joka voi olla laillinen tapa tiedottaa kuluttajille ja voi piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi (ks. toinen ja viides perustelukappale),(52) eikä myöskään sitä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”vertailevalle mainonnalle asetettuja edellytyksiä on tulkittava tällaisen mainonnan kannalta kaikkein edullisimmalla tavalla”.(53)

67.      Näin ollen katson, että esillä olevan ennakkoratkaisukysymyksen toiseen osaan on vastattava kieltävästi.

68.      Toisaalta tämän kysymyksen tarkoituksena on myös selvittää yleisemmällä tasolla ne periaatteet, joiden perusteella tavaramerkin maineen hyväksi käyttämistä vertailevan mainonnan avulla voidaan pitää epäoikeutettuna hyväksikäyttönä.

69.      L’Oréal vetoaa julkisasiamies Jakobsin asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux esittämään ratkaisuehdotukseen sisältyvään määritelmään,(54) jonka mukaan ”tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön käsitteillä – – tarkoitettaneen ’tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä’”.(55) L’Oréal väittää epäoikeutetuksi sellaista etua, joka saadaan pelkästään lisäämällä oman tavaran myyntiä ja nostamalla sen hintaa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan markkinointitoimenpiteitä hyväksikäyttämällä ilman omiin markkinointitoimenpiteisiin ryhtymistä. L’Oréalin mukaan kyseessä on maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö, kun vertailu ei ole tarpeen mainostetun tavaran sisällön ja etujen erottamiseksi laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustetun tavaran sisällöstä ja eduista. L’Oréal huomauttaa siitä, että esillä olevassa asiassa sen laajalti tunnettujen tavaramerkkien käyttäminen ei ollut välttämätöntä valittajana olevien yhtiöiden myymien hajuvesien tuoksun kuvailemiseksi, sillä niiden tuoksua olisi voitu kuvailla viittaamalla tunnettuihin tuoksuihin (esim. kukkien, mausteiden, sitrushedelmien tuoksuihin).

70.      Valittajana olevat yhtiöt vetoavat asiassa Siemens annettuun tuomioon(56) muistuttaessaan erityisesti siitä, että tämän tuomion 24 ja 18 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on todennut yhtäältä, että ”on otettava välttämättä huomioon vertailevasta mainonnasta kuluttajille aiheutuva etu, kun tarkastellaan sitä, käyttääkö mainostaja epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin – – mainetta”, ja toisaalta, että on tutkittava, voiko sen, että mainostaja ottaa tässä asiassa käyttöön kilpailijan tilausnumerojärjestelmän ydinosan, ”vaikutuksena olla se, että – – mainonnan kohdeyleisön keskuudessa syntyy mielleyhtymä pääasiassa kyseessä olevien ohjauslaitteiden – – valmistajan ja kilpailevan tavarantoimittajan välillä, koska mainitun yleisön keskuudessa yhdistetään valmistajan tuotteiden maine kyseisen tavarantoimittajan tuotteisiin”.

71.      Olen ennen kaikkea samaa mieltä komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa niiden katsoessa, että yhteisön lainsäätäjän käyttämää ilmausta ”käyttää epäoikeutetusti hyväksi” ei pidä määritellä yleisesti. Näyttää siltä, että tätä ilmausta on tarkoitus soveltaa joustavasti tapauskohtaisen lähestymistavan pohjalta kunkin asian tosiseikkojen perusteella.(57)

72.      Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotukseen sisältyvän, edellä 69 kohdassa esitetyn katkelman osalta, joka koskee kaiken lisäksi direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa eikä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan tulkintaa, julkisasiamies Sharpston on äskettäin huomauttanut perustellusti, että tätä katkelmaa ei pidä tulkita siten, että siinä määriteltäisiin yhteisön oikeudessa laajalti tunnetuille tavaramerkeille vahvistetun suojan laajuus, vaan pikemminkin siten, että siinä esitetään suojan perusteiden ymmärtämiseksi paremmin se historiallinen ja käsitteellinen yhteys, jossa säännös on annettu.(58) Toisaalta ilmaukset laajalti tunnettua tavaramerkkiä ”hyödynnetään luvatta” tai tavaramerkin ”maineesta yritetään hyötyä” ovat jokseenkin epämääräisiä, eivätkä ne kaiken lisäksi vaikuta kovin hyödyllisiltä vertailevan mainonnan asiayhteydessä, sillä kuten olen edellä todennut, vertaileva mainonta merkitsee lähes välttämättä sitä, että mainostajalla on tällainen asenne.

73.      Periaatteen, johon valittajina olevat yhtiöt vetoavat ja jonka mukaan on selvitettävä, syntyykö mainonnan kohdeyleisön keskuudessa sellainen mielleyhtymä, jossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltija liitetään mainostajaan, minkä vuoksi kohdeyleisö saattaa ulottaa tavaramerkin haltijan tavaroiden maineen mainostajan myymiin tavaroihin (jäljempänä lyhyesti mielleyhtymä, johon liittyy maineen laajentuminen), yhteisöjen tuomioistuin itse asiassa mainitsi asioissa Toshiba(59) ja Siemens(60) antamissaan tuomioissa, joiden yhteydessä se on pitänyt tätä periaatetta merkityksellisenä analysoitaessa sitä, voiko toisen tavaramerkin käyttäminen vertailevassa mainonnassa merkitä sitä, että mainostaja käyttää epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottuvuutta tai mainetta. Näistä tuomioista ei kuitenkaan ilmene kovinkaan yksiselitteisesti se, mikä tehtävä tällä periaatteella pitäisi olla tämän analyysin yhteydessä. Kun otetaan huomioon esillä olevassa asiassa esitettyihin huomautuksiin perustuvat pohdintani ja niiden rinnalla tehtävä direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkinta vastauksen antamiseksi viidenteen ennakkoratkaisukysymykseen, olen sitä mieltä, että jos syntyy mielleyhtymä, johon liittyy maineen laajentuminen, voidaan todeta, että toisen tavaramerkin mainetta on käytetty hyväksi mutta ei voida sanoa, että tämä hyväksikäyttö on epäoikeutettua. Muutoin olisi vaikeaa ymmärtää sitä, miksi yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Siemens annetussa tuomiossa vahvistanut ”vertailevasta mainonnasta kuluttajille aiheutuva[n] e[dun]” merkityksellisyyden, kun tarkastellaan sitä, käyttääkö mainostaja epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan erottavien tunnusten mainetta,(61) ja korostettakoon vielä, että se teki näin tarkastelematta sitä, syntyykö mielleyhtymä, johon liittyy maineen laajeneminen.

74.      Näin ollen sen toteamiseksi, merkitseekö vertaileva mainonta sitä, että mainostaja voi käyttää kilpailijan tavaramerkin mainetta epäoikeutetusti hyväksi, on selvitettävä ensisijaisesti, voiko tämän mainonnan vaikutuksena olla se, että kohdeyleisön keskuudessa syntyy mielleyhtymä, johon liittyy maineen laajeneminen. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tätä tutkittaessa ”on otettava huomioon riitautettu mainonta kokonaisuudessaan sekä mainonnan kohderyhmän luonne”,(62) ja viitannut myös siihen, että alan erikoisliikkeistä koostuvan yleisön keskuudessa syntyy paljon epätodennäköisemmin mielleyhtymä, johon liittyy maineen laajentuminen, kuin loppukäyttäjien keskuudessa.(63)

75.      Siitä, että on todettu tämä vaikutus ja näin ollen toisen tavaramerkin maineen hyväksikäytön olemassaolo, ei voida automaattisesti päätellä, että kyseessä oleva mainonta on direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan vastaista mainontaa. Lisäksi on arvioitava, onko tällainen hyväksikäyttö epäoikeutettua. Mielestäni tämä arviointi on tehtävä kulloinkin käsiteltävänä olevan tapauksen olosuhteiden mukaan.

76.      Tältä osin merkityksellisiä ovat ennen kaikkea kyseessä olevan vertailevan mainonnan väli‑ tai loppukäyttäjille tuomat edut.(64) Nämä edut saavutetaan, kun tällaisessa mainonnassa täyttyvät 3 a artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset. Mielestäni näitä etuja on kuitenkin punnittava muiden merkityksellisten seikkojen kanssa, joita ovat kilpailijan tavaramerkin tunnettuuden taso mainostajan tavaramerkin mahdolliseen tunnettuuden tasoon verrattuna, erityinen mielikuva, joka kuluttajien keskuudessa liitetään laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tavaraan ja syyt, jotka saavat nämä kuluttajat ostamaan kyseisen tavaran tai näin mainostetun tavaran, laajalti tunnetun tavaramerkin käytön tai sen käyttötapojen tarpeellisuus tai hyödyllisyys kyseessä olevan mainonnan erityisiin informaatiotarkoituksiin nähden ja se, miten vertaileva mainonta liittyy mainostajan kaupalliseen toimintatapaan (erityisesti se, onko kyseessä satunnainen hanke vai hanke, joka on osa laajempia myynninedistämistoimia, vai perustuuko mainittu kaupallinen toimintatapa tavaran järjestelmälliseen vertaamiseen laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tavaraan). Mainostajan saaman edun suuruus ja sen vahingon suuruus, joka mahdollisesti aiheutuu laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle asiakkaiden menettämisen takia, voidaan ottaa huomioon, mutta niillä olisi oltava hyväksikäytön epäoikeutettua luonnetta arvioitaessa vähäisempi painoarvo kuin muilla seikoilla, koska tällaisen edun ja vahingon voidaan katsoa sisältyvän luonnostaan vertailevaan mainontaan.(65)

77.      Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että myös mainontaa, jolla on todellista informaatiosisältöä, voidaan pitää mainontana, joka tuottaa mainostajalle epäoikeutettua etua, kun tällaisen mielleyhtymän, johon liittyy maineen laajentuminen, syntyessä tämän sisällön arvo on objektiivisesti vähäinen, kilpailijan tavaramerkki on laajalti tunnettu ja sijoitukset, joilla pyritään edistämään mainostajan tuotteen menekkiä, rajoittuvat pelkästään vertailevaan mainontaan, jossa mainostajan tavaraa verrataan kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettuun tavaraan.

78.      Toisin kuin L’Oréal ja Ranskan hallitus väittävät, ratkaisevana ei olisi pidettävä sitä seikkaa, että vertailevalla mainonnalla ei pyritä erottamaan mainostetun tavaran ominaisuuksia ja sen tuomia etuja laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustetun tavaran ominaisuuksista ja sen tuomista eduista eikä siihen, että ensin mainitun tavaran ominaisuudet on mahdollista kuvata laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tavaraan viittaamatta. Ensimmäisestä näkökohdasta yhteisöjen tuomioistuin on todennut jo kahdesti, että myös ”väite – – siitä, että nämä kaksi tuotetta vastaavat toisiaan teknisiltä piirteiltään”, tarkoittaa ”näiden tuotteiden olennaisten, merkityksellisten, todennettavissa olevien ja edustavien piirteiden vertailu[a] direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla”,(66) ja toisesta näkökulmasta, että vertailevan mainonnan, jota yhteisön lainsäätäjä on halunnut edistää antaessaan direktiivin 97/55, tarkoitus on juuri oman tuotteen (tai sen ominaisuuksien) kuvailu suhteellisesti eli suhteessa yhden tai useamman kilpailijan tuotteeseen (tai sen ominaisuuksiin), vaikka on itsestään selvää, että tuotetta voidaan kuvailla myös absoluuttisesti. Joka tapauksessa siltä osin kuin ”mainonnan päämääränä [on] ainoastaan erottaa mainostajan ja kilpailijan tuotteet toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja”, kyseisen mainostajan näin saamaa etua ei voitane pitää epäoikeutettuna.(67)

79.      Totean lopuksi, että arvioinnin tekeminen koskee asian tosiseikkoja ja kuuluu kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan. Vaikka asiassa Adam Opel annetussa tuomiossa(68) kyseessä oli direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkinta, yhteisöjen tuomioistuin on mielestäni todennut tässä yhteydessä asianmukaisesti, että tarvittaessa on kansallisen tuomioistuimen tehtävä ratkaista, merkitseekö pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin käyttäminen tämän tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Mielestäni tämä sama periaate pätee myös direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaan.

80.      Näin ollen katson, että kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen voidaan vastata, että tätä jälkimmäistä säännöstä on tulkittava siten, että pelkästään sen perusteella, että vastaavuusluetteloiden avulla harjoitetaan mainontaa, jossa tuotetta verrataan laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen, ei voida päätellä, että mainostaja käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta, ja mikäli tämän hyväksikäytön olemassaolo edellyttää sitä, että mainonnan kohdeyleisön keskuudessa on synnyttävä mielleyhtymä, jossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltija liitetään mainostajaan, minkä vuoksi kyseinen yleisö saattaa laajentaa tavaramerkinhaltijan tuotteiden maineen koskemaan mainostajan tuotteita, kansallisen tuomioistuimen kuuluu kulloinkin käsiteltävänä olevan tapauksen kaikkien merkityksellisten seikkojen perusteella selvittää, onko tällainen etu epäoikeutettu.

4.       Neljäs ennakkoratkaisukysymys

81.      Neljäs ennakkoratkaisukysymys, joka koskee direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdan tulkintaa, on mielestäni edellistä kysymystä ongelmattomampi. Niinpä vastaan siihen lyhyemmin.

82.      Tässä säännöksessä kielletään selkeästi tavaroiden tai palvelujen esittäminen sellaisten tavaroiden tai palvelujen, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys, jäljitelminä tai toisintoina.(69) Jäljittelyn ja jäljitelmän käsitteet viittaavat mielestäni siihen, että omaa tuotetta kehittäessään valmistaja ei ole käyttänyt omaa luovuuttaan vaan on pyrkinyt antamaan tuotteelleen samat ominaisuudet, jotka ovat tuotteella, joka on suojattu toisen tavaramerkillä, onnistuen siinä vain osittain, tai pyrkinyt antamaan tuotteelleen hyvin samankaltaiset ominaisuudet onnistuen siinä hyvin (kummassakin tapauksessa kyseessä on jäljittely), tai onnistunut jopa jäljentämään kokonaisuudessaan toisen tuotteen ominaisuudet (toisinto).

83.      Kiellon kohteena on siis tuotteen tai palvelun tietynlainen esittäminen. Toisin kuin valittajina olevat yhtiöt ovat väittäneet, tässä esillä oleva säännös ei koske väärennettyjä tuotteita sinänsä niiden menekin edistämiseen tarkoitetun vertailevan mainonnan kieltämiseksi (on myös muistettava, että kansallinen tuomioistuimen mukaan kyseessä olevien yhtiöiden markkinoimat hajuvedet eivät ole väärennettyjä tuotteita, sillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on täysin laillista valmistaa ja myydä hajuvettä, jolla on sama tai samankaltainen tuoksu kuin laajalti tunnetulla ylellisyyshajuvedellä). Tämän säännöksen sanamuoto ei ole myöskään sellainen, että sillä kiellettäisiin sellaisten tuotteiden tai palvelujen vertaileva mainonta, joita voidaan pitää perustellusti toisen tavaramerkillä suojattujen tuotteiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, toisin kuin L’Oréal väittää.

84.      Vaikuttaa siltä, että säännöksellä ei pyritä myöskään kieltämään väittämiä, joiden mukaan mainostajan tuote tai sen jokin ominaisuus vastaa toisen tavaramerkillä suojattua tuotetta tai sen jotakin ominaisuutta. Näin ollen, jos mainostaja väittää ainoastaan, että sen tuote vastaa (tai sen tuotteella on vastaava ominaisuus) toisen tavaramerkillä suojattua tuotetta (tai tämän jotakin ominaisuutta), viittaamatta kuitenkaan siihen, että tämä vastaavuus johtuisi jälkimmäisen tuotteen (tai sen jonkin ominaisuuden) kopioimisesta, kyseessä ei ole mielestäni tuotteen esittäminen toisen tuotteen jäljitelmänä tai toisintona. Sitä vastoin kyseessä on tällainen kielletty esittäminen esimerkiksi silloin, kun toisen valmistajan tavaramerkillä suojatun tuotteen jäljittely tai jäljentäminen myönnetään nimenomaisesti tai kun mainostajan tuotteesta käytetään sellaisia sanamuotoja kuin ”tyyppi” tai ”tyyli” tällaiseen tavaramerkkiin liittyneenä. On lisäksi mahdollista, että vaikka mainokseen ei sisälly tällaisia sanamuotoja tai sanamuotoja, joissa viitataan muulla tavalla, mutta kuitenkin nimenomaisesti, jäljittelyn tai jäljentämisen ajatukseen, tällainen mainos on tästä huolimatta esittämisensä kokonaisuuden ja taloudellisen asiayhteytensä perusteella omiaan siirtämään, vaikkakin vain implisiittisesti, tällaisen ajatuksen kohdeyleisölle.

85.      Katson näin ollen, että mainostaja, joka väittää, että sen tuotteella on sellainen keskeinen ominaisuus, joka on sama kuin tuotteella, joka on suojattu tavaramerkillä, oli se laajalti tunnettu tai ei, ei pelkästään tällä perusteella toimi direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa säädetyn edellytyksen vastaisesti. Totean lisäksi, että tällaisen esillä olevassa ennakkoratkaisukysymyksessä esille otetun väittämän todenperäisyydellä ei ole kyseessä olevan säännöksen soveltamisen kannalta merkitystä, vaikka sillä onkin merkitystä edellä mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisen kannalta.

86.      Valittajina olevat yhtiöt ovat väittäneet, että direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa ei kielletä jonkin tuotteen erityisen ominaisuuden esittämistä sen tavaramerkillä suojatun tuotteen jotakin ominaisuutta vastaavana, johon sitä verrataan. Nyt käsiteltävässä asiassa vertailevaan mainontaan sisältyvä vastaavuutta koskeva väite, joka tuodaan esille esillä olevassa ennakkoratkaisukysymyksessä, koskee kyseisten yhtiöiden mukaan ainoastaan yhtä tuotteen (hajuvesi) ominaisuutta (tuoksu) eikä tuotetta kokonaisuudessaan. Ottaessaan suullisessa istunnossa kantaa valittajina olevien yhtiöiden väitteeseen komission edustaja esitti, että jos tuotteella on muita ominaisuuksia, joilla on merkitystä kuluttajan tekemän valinnan kannalta, ja jos vertailu ei koske näitä ominaisuuksia, sellaisen mainonnan kieltämiselle, jossa väitetään, että vastaavuus koskee vain tuotteen joitakin ominaisuuksia, ei ole edellytyksiä esillä olevan säännöksen nojalla.

87.      Koska se, mikä on mielestäni kyseisen säännöksen kannalta merkityksellistä, ei ole tuotteiden väittäminen täydellisesti tai osittain samoiksi tai samankaltaisiksi, vaan sen väittäminen, että mainostettu tuote on valmistettu jäljittelemällä mallia, jona on tavaramerkillä suojattu tuote, tai jäljentämällä tämä malli, tällä perusteella on kysyttävä, rikotaanko esillä olevaa sallittavuutta koskevaa edellytystä vain silloin, kun mainoksessa mainostajan tuote esitetään kokonaisuutena tavaramerkillä suojatun tuotteen jäljitelmänä tai toisintona, vai myös silloin, kun mainoksessa vain yksi tai muutama tuotteen ominaisuuksista on jäljittelyn tai jäljentämisen kohteena.

88.      Näin ollen, koska säännöksellä pyritään tavaramerkillä suojatun tuotteen suojelemiseksi kieltämään se, että mainoksessa voitaisiin ”tunnustaa” avoimesti tavaramerkillä suojatun tuotteen jäljittely tai jäljentäminen, katson, että sellainen mainos, jossa viitataan nimenomaisesti tai implisiittisesti siihen, että mainostetun tuotteen jokin ominaisuus jäljittelee toisen tavaramerkillä suojatun tuotteen vastaavaa ominaisuutta tai jäljentää tällaisen ominaisuuden ei täytä nyt esillä olevaa sallittavuudelle asetettua edellytystä, kunhan kyseessä on mainoksen kohteena olevan yleisön mielestä keskeinen ominaisuus.

89.      Näin ollen ehdotan, että neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohtaa on tulkittava siten, että

–        tässä säännöksessä kielletään mainos, jossa viitataan nimenomaisesti tai implisiittisesti myös mainoksen taloudellinen asiayhteys huomioon ottaen siihen, että mainostajan tuote on valmistettu jäljittelemällä toisen tavaramerkillä suojatun tuotteen yhtä tai useampaa keskeistä ominaisuutta tai jäljentämällä yksi tai useampi sen keskeinen ominaisuus,

–        näin ollen säännöksessä ei kielletä mainosta pelkästään sillä perusteella, että siinä väitetään, että mainoksen esittäjän tuotteella on jokin sellainen keskeinen ominaisuus, joka on sama kuin mahdollisesti laajalti tunnetulla tavaramerkillä suojatun tuotteen ominaisuus.

B       Viides ennakkoratkaisukysymys

90.      Viides ennakkoratkaisukysymys, jossa käsitellään direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa, liittyy sen pääasian osan tarkasteluun, joka ei koske vastaavuusluetteloita vaan eräiden valittajina olevien yhtiöiden markkinoimien hajuvesien pakkausmuotoja (pakkaus ja pullo).

91.      Kansallinen tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta vain selvennystä direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa käytetyn ”tavaramerkin – – maineen epäoikeutet[un] hyväksi käyttämi[sen]” käsitteeseen tiedustellessaan erityisesti sitä, merkitseekö se, että käytetään samankaltaista merkkiä kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, siten että tavaramerkin tehtävä alkuperän takaajana ei heikkene tai uhkaa heikentyä, siten että laajalti tunnettua tavaramerkkiä ei pilata tai heikennetä (”tarnishment”) tai hämärretä (”blurring”), siten ettei tällaisen tavaramerkin haltijan myyntiä eikä tavaramerkin hyväksi tehtyjen sijoitusten tuottoa heikennetä, mutta kuitenkin siten, että näin toimiva elinkeinonharjoittaja hyötyy kaupallisesti siitä, että sen merkki ja kyseessä oleva tavaramerkki ovat samankaltaisia, tavaramerkin maineen ”epäoikeutet[tua] hyväksi käyttämi[stä]” tällaisen elinkeinonharjoittajan toimesta edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

92.      Esittäessään tämän kysymyksen kansallinen tuomioistuin mainitsee erityisesti, että jos siitä, että valittajana olevien yhtiöiden tuotteiden pakkaus muistuttaa L’Oréalin rekisteröityjä tavaramerkkejä, todetaan seuraavan, että yleisö yhdistää toisiinsa valittajan tuotteet ja L’Oréalin tuotteet, tämä yhdistäminen antaa valittajina oleville yhtiöille edun, koska ne voivat tällöin asettaa hinnan korkeammaksi kuin ne muutoin voisivat. Kansallinen tuomioistuin näyttää kuitenkin katsovan, että jos todetaan, että ennakkoratkaisukysymyksen olosuhteissa on kyse epäoikeutetusta hyväksikäytöstä, seurauksena on, että sanamuodolla ”epäoikeutet[usti]”, joka myös esiintyy direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa, ei ole enää mitään tehtävää.

93.      Olen edellä 57 kohdassa jo muistuttanut siitä, että tässä säännöksessä tarkoitettu suoja koskee vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myös tilannetta, jossa käytetään merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, eikä tämän suojan tarkoituksena ole pelkästään välttää sekaannusvaara yleisön keskuudessa.

94.      Tämän suojan edellytyksenä on, että samankaltaisuuden aste laajalti tunnetun tavaramerkin ja kolmannen käyttämän merkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, vaikkei se välttämättä sekoitakaan niitä toisiinsa.(70)

95.      Toinen suojan erityisedellytys täyttyy, kun riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.(71) Nämä ovat eri tapauksia, joista kukin voi toteutua tietyssä tilanteessa yksinään ja joihin kyseessä oleva suoja voi sinänsä perustua.(72)

96.      Julkisasiamies Sharpstonia mukaillen totean vielä direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan osalta,(73) että epäoikeutetun hyväksi käyttämisen käsitteessä keskitytään selvästi etuun, jonka kolmannen tahon käyttämä merkki saa, eikä niinkään laajalti tunnetulle tavaramerkille aiheutuvaan haittaan.

97.      Edellä esitetystä seuraa, että kansallisen tuomioistuimen nyt esillä olevan ennakkoratkaisukysymyksen a–d kohdassa mainitsemat olosuhteet – eli se, että tavaramerkin keskeinen tehtävä alkuperän takaajana ei heikkene (tai uhkaa heikentyä), tavaramerkin erottamiskyky tai sen maine eivät heikkene (tai uhkaa heikentyä) ja laajasti tunnetulla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiä tai tällaisen tavaramerkin hyväksi tehtyjen sijoitusten tuottoa ei heikennetä – eivät ole sellaisia olosuhteita, että niiden perusteella olisi pois suljettua, että sitä etua, jonka elinkeinonharjoittaja saa käyttäessään omia tuotteitaan varten merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu toisen tavaramerkki, voitaisiin pitää direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna epäoikeutettuna hyväksikäyttönä.

98.      Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että tämän edun epäoikeutetuksi katsomiseen riittää sen toteaminen, että yleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa edellä mainitulla tavalla niiden samankaltaisuuden takia.(74)

99.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut eräissä tuomioissaan, joissa se on tulkinnut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, että ”aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaise[ssa] hyväksikäytö[ssä] – – on kyse vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on mielleyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin”.(75)

100. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näissä samoissa tuomioissa todennut, että tämä vaara on olemassa, ”kun kuluttaja, joka ei välttämättä sekoita kyseessä olevan tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, katsoo haetun tavaramerkin sellaisenaan houkuttelevaksi ja ostaa sillä varustetun tavaran tai palvelun sillä perusteella, että siinä on tämä tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki”.(76)

101. Huomautan vielä siitä, että on eri asia todeta, kuten edellä 99 kohdassa, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämän mielikuvan siirtyminen haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin helpottaa niiden markkinointia, kuin todeta, kuten edellisen kohdan katkelmassa näytetään pääteltävän, että kuluttaja ostaa tällaisen tuotteen muiden tuotteiden sijasta pelkästään tällaisen mielikuvan siirtymisen takia. Tämä jälkimmäinen näkökulma on paljon rajoittavampi, sillä laajalti tunnetulle tavaramerkille ”siivellä elämistä” vastaan annettu suoja, voidaan myöntää vain, jos osoitetaan, että kuluttaja ei olisi tehnyt tätä hankintaa, ellei laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva olisi siirtynyt haetulla tavaramerkillä varustettuun tavaraan.

102. Siteeraan jälleen julkisasiamies Sharpstonia, jonka huomautukset liittyvät asiayhteyteen, jossa aikaisemman, laajalti tunnetun tavaramerkin haltija vastustaa tietyn tavaramerkin rekisteröimistä, ja siirrän nämä huomautukset asiayhteyteen, jossa laajalti tunnettua tavaramerkkiä suojataan sen kanssa saman tai samankaltaisen merkin käytöltä, toisin sanoen ”on osoitettava, että [kolmannen] tavaramerkki on saanut eräänlaista tehoa siitä, että se liitetään [laajalti tunnettuun] tavaramerkkiin”.(77)

103. Mielestäni direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tavaramerkin maineen hyväksikäytön toteamiseen pitäisi riittää, että osoitetaan sen, että kuluttaja kokee kolmannen käyttämän merkin erityisen houkuttelevaksi, johtuvan mielleyhtymästä, jossa tämä merkki liitetään laajalti tunnetun tavaramerkin myönteisiin ominaisuuksiin,(78) ja että tämä houkuttelevuus saa kuluttajan ostamaan tällä merkillä varustetut tuotteet.

104. Olisiko ehkä siinä tapauksessa, että tämä voidaan näyttää toteen, katsottava, että tällainen hyväksikäyttö on sinänsä epäoikeutettua?

105. Tältä osin on mielestäni hyödyllistä todeta, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaan, toisin kuin direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaan, sisältyy sanamuodon ”epäoikeutettua” lisäksi myös viittaus merkin ”aiheettomaan käyttöön” (joka on ymmärrettävä käytöksi ilman perusteltua syytä).(79) Edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettujen ”siivellä elämiseen liittyvien tilanteiden” osalta ongelmana on siis näiden kahden sanamuodon omien merkitysten määrittäminen. Ensi silmäykseltä voisi vaikuttaa siltä, että molempien käyttäminen rinnakkain on turhaa toistoa. Esiin nousee kysymys siitä, kuinka silloin, kun käytetään aiheettomasti merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin jokin tavaramerkki, tavaramerkin mainetta hyväksi käyttämällä voitaisiin saada etua, joka ei ole epäoikeutettu.

106. Mielestäni tämän ongelman ratkaisemiseksi on katsottava, että sanamuoto ”epäoikeutettu” tulee kyseeseen vain, jos vedotaan siihen, että tällaisen tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy ja tällainen syy näytetään toteen.

107. Tämä merkitsee sitä, että kun teho, jonka kolmannen tavaramerkki saa laajalti tunnettuun tavaramerkkiin liittämisestä, siten kuin olen edellä 103 kohdassa todennut, pohjautuu siihen, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy, sen määrittämiseksi, voiko kyseisen tavaramerkin haltija kieltää tämän käytön, on selvitettävä vielä, onko se, että kolmas taho käyttää hyväksi merkkiä, epäoikeutettua vai ei.

108. Kun sitä vastoin ei voida vedota siihen, että tämän merkin käyttämiselle on perusteltu syy, eikä tällaista syytä voida osoittaa (eikä pelkkä tavaramerkin maineen hyväksi käyttäminen voi selvästikään olla tällainen syy), tavaramerkin haltija voi kieltää tämän käytön, jos se merkitsee sitä, että kolmas taho voi käyttää tavaramerkin mainetta hyväksi. Tällaisen perustellun syyn puuttuessa tällaista hyväksikäyttöä on pidettävä epäoikeutettuna. Jos näin ollen, kuten Ranskan hallitus on ehdottanut, vaikuttaa siltä, että elinkeinonharjoittaja käyttää toisen laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä omia tuotteitaan varten tarkoituksenaan vain käyttää hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta tai sen herättämää erityistä mielikuvaa näiden tuotteiden myynnin edistämiseksi, tällaista elinkeinonharjoittajan harjoittamaa hyväksikäyttöä on pidettävä ilman muuta epäoikeutettuna.

109. Jos elinkeinonharjoittaja sitä vastoin voi tosiasiallisesti vedota perusteltuun syyhyn ja voi näyttää sen toteen, ei voida enää olettaa, että tavaramerkin maineen hyväksi käyttäminen olisi epäoikeutettua, vaan sitä, onko tämä hyväksi käyttäminen epäoikeutettua, on arvioitava kaikkien asiassa merkityksellisten seikkojen(80) ja perustelluksi katsotun syyn luonteen kannalta.

110. Kansallisen tuomioistuimen kuuluu erityisesti selvittää, ovatko valittajana olevat yhtiöt esittäneet perustellun syyn L’Oréalin käyttämien pullojen ja pakkausten kanssa samankaltaisten pullojen ja pakkausten käytölle, ja jos näin on, onko se, että nämä yhtiöt käyttävät hyväksi kyseisten pullojen ja pakkausten mainetta, epäoikeutettua hyväksikäyttöä, kun otetaan huomioon edellä mainittu syy ja kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset seikat.(81)

111. Ehdotan näin ollen, että viidenteen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että

–        kun elinkeinonharjoittaja käyttää toisen laajalti tunnetun merkin kanssa samaa merkkiä saaden siitä etua, joka perustuu tähän samankaltaisuuteen ja siitä johtuvan sellaisen mielleyhtymän syntymiseen, jossa elinkeinonharjoittajan merkkiin liitetään kyseisen tavaramerkin myönteisiä ominaisuuksia, tämä käyttö voidaan kieltää, mikäli sille ei voida esittää perusteltua syytä, joka ei voi olla tämä etu itsessään, tai mikäli se perustuu perusteltuun syyhyn ja edellä mainittu syy ja kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset seikat huomioon ottaen ilmenee, että tämä etu on epäoikeutettu;

–        tällaiselle kieltämiselle ei ole esteenä se, että tavaramerkin keskeinen tehtävä alkuperän osoittajana ei heikkene (tai uhkaa heikentyä), se, että tavaramerkin erottamiskyky tai sen maine ei heikkene (tai uhkaa heikentyä) eikä se, että tämä käyttö ei vaikuta tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiin tai tavaramerkin hyväksi tehtyjen sijoitusten tuottoon.

IV     Ratkaisuehdotus

112. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Court of Appealin (England & Wales) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1)      Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää sitä, että kolmas taho käyttää vertailevassa mainonnassaan merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä käyttö ei aiheuta eikä myöskään uhkaa aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle alkuperän takaajana eikä millekään muullekaan tämän tavaramerkin tehtävälle, ja näin on siinäkin tapauksessa, että tämä käyttö vaikuttaa merkittävästi mainostajan tavaran menekin edistämiseen, mistä seuraa erityisesti se, että mainostaja voi käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta.

2)      Harhaanjohtavaa mainontaa ja vertailevaa mainontaa koskevan 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, on tulkittava siten, että pelkästään sen seikan perusteella, että vastaavuusluetteloiden avulla harjoitetaan mainontaa, jossa tuotetta verrataan laajalti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen, ei voida päätellä, että mainostaja käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta, ja mikäli tämän hyväksikäytön olemassaolo edellyttää sitä, että mainonnan kohdeyleisön keskuudessa on synnyttävä mielleyhtymä, jossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltija liitetään mainostajaan, minkä vuoksi kyseinen yleisö saattaa laajentaa tavaramerkinhaltijan tuotteiden maineen koskemaan mainostajan tuotteita, kansallisen tuomioistuimen kuuluu kulloinkin käsiteltävänä olevan tapauksen kaikkien merkityksellisten seikkojen perusteella selvittää, onko tällainen etu epäoikeutettu.

3)      Direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan h alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55/EY, on tulkittava siten, että

–        tässä säännöksessä kielletään mainos, jossa viitataan nimenomaisesti tai implisiittisesti myös mainoksen taloudellinen asiayhteys huomioon ottaen siihen, että mainostajan tuote on valmistettu jäljittelemällä toisen tavaramerkillä suojatun tuotteen yhtä tai useampaa keskeistä ominaisuutta tai jäljentämällä yksi tai useampi sen keskeinen ominaisuus, ja

–        näin ollen säännöksessä ei kielletä mainosta pelkästään sillä perusteella, että siinä väitetään, että mainoksen esittäjän tuotteella on jokin sellainen keskeinen ominaisuus, joka on sama kuin mahdollisesti laajalti tunnetulla tavaramerkillä suojatun tuotteen ominaisuus.

4)      Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että

–        kun elinkeinonharjoittaja käyttää toisen laajalti tunnetun merkin kanssa samaa merkkiä saaden siitä etua, joka perustuu tähän samankaltaisuuteen ja siitä johtuvan sellaisen mielleyhtymän syntymiseen, jossa elinkeinonharjoittajan merkkiin liitetään kyseisen tavaramerkin myönteisiä ominaisuuksia, tämä käyttö voidaan kieltää, mikäli sille ei voida esittää perusteltua syytä, joka ei voi olla tämä etu itsessään, tai mikäli se perustuu perusteltuun syyhyn ja edellä mainittu syy ja kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset seikat huomioon ottaen ilmenee, että tämä etu on epäoikeutettu;

–        tällaiselle kieltämiselle ei ole esteenä se, että tavaramerkin keskeinen tehtävä alkuperän osoittajana ei heikkene (tai uhkaa heikentyä), se, että tavaramerkin erottamiskyky tai sen maine ei heikkene (tai uhkaa heikentyä) eikä se, että tämä käyttö ei vaikuta tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiin tai tavaramerkin hyväksi tehtyjen sijoitusten tuottoon.

1 – Alkuperäinen kieli: italia.

2 – EYVL 1989, L 40, s. 1.

3 – EYVL L 250, s. 17.

4 – EYVL L 290, s. 18.

5 – Direktiivi 89/104 on äskettäin kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008 ja jolla sen johdanto‑osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaisesti ”kodifioidaan” ”selkeyden ja järkeistämisen takia” direktiivi 89/104. Direktiivin 2008/95 5 ja 6 artiklassa toistetaan ilman olennaisia muutoksia jo direktiivin 89/104 5 ja 6 artiklaan sisältyneet säännökset.

6 – Direktiiviä 84/450 on edelleen muutettu sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11.5.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/29/EY (”sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi”) (EUVL L 149, s. 22), ja sittemmin se on kumottu ja korvattu 12.12.2007 lukien harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/114/EY (EUVL L 376, s. 21), jolla on kuitenkin vain kodifioitu aiemmin voimassa olleet direktiivin 84/450 säännökset selkeyden ja järkeistämisen vuoksi.

7 – Ennakkoratkaisupyynnön 7 kohta.

8 – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 30.11.2006, asia C‑381/05, Delandtsheer Emmanuel, tuomio 19.4.2007 (Kok., s. I‑3115).

9 – Mainittu edellisessä alaviitteessä.

10 – Asia C‑533/06, O2, tuomio 12.6.2008 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

11 – Ibidem, 36 ja 37 kohta.

12 – Ibidem, 45 ja 51 kohta.

13 – Asia C‑102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (46 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Ks. myös julkiasiamies Ruiz‑Jarabo Colomerin tässä asiassa 16.1.2008 esittämä ratkaisuehdotus (75 ja 78 kohta, joihin edellä mainitussa tuomion kohdassa viitataan).

14 – Viittaan tietysti siihen, että nämä tavarat kuuluvat samaan hajuvesien tavaraluokkaan, enkä siihen, että tavarat olisivat samoja ominaisuuksiensa tai laadun osalta.

15 – Asia C‑292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003 (Kok., s. I‑389, 28 kohta) ja em. asia O2, tuomion 47 ja 57–59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

16 – Asia C‑206/01, Arsenal, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I‑10273, 51 kohta); asia C‑245/02, Anheuser‑Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok., s. I‑10989, 59 kohta) ja asia C‑48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007 (Kok., s. I‑1017, 21 kohta).

17 – Asia C‑337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok., s. I‑6013).

18 – Asia C‑348/04, Boehringer Inghelheim ym., tuomio 26.4.2007 (Kok., s. I‑3391).

19 – Asia T‑215/03, SIGLA v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007 (Kok., s. II‑711).

20 – Em. asia Davidoff, tuomion 18 ja 19 kohta.

21 – Julkisasiamies Jacobs ymmärsi direktiivin 89/104 johdanto‑osan kymmenennessä perustelukappaleessa tarkoitetun tavaramerkin ehdottoman suojan juuri näin ratkaisuehdotuksessaan 17.1.2002 asia C‑291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok., s. I‑2799, 33–39 kohta), kun hän totesi, että ”tavaramerkin haltijalle asiaa koskevien säännösten perusteella annettava suoja riippuu olennaisilta osin sekaannusvaaran olemassaolosta, jonka osoittaminen on turhaa silloin, kun molemmat tavaramerkit (tai tavaramerkki ja merkki) ja kyseessä olevat tavarat eivät ole ainoastaan samankaltaisia vaan samoja” ja että ”direktiivin [89/104] 4 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta on tarkoitettu sovellettaviksi ainoastaan tällaisissa tilanteissa, koska sekaannusvaaran olemassaolo voidaan tällöin olettaa ilman lisäselvityksiä”. Näin voitaisiin ymmärtää myös edellä mainitun tuomion 49 kohtaan sisältyvä toteamus, jonka mukaan ”silloin, kun tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei ole asetettu ehdottoman suojan myöntämisen edellytykseksi sitä, että [yleisöä koskeva sekaannus]vaara on osoitettava”.

22 – Muistutan siitä, että – Marrakeshissa 15.4.1994 allekirjoitetun Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitetyn ja Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY hyväksytyn – TRIPS‑sopimuksen (teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskeva sopimus) (EYVL L 336, s. 1) 16 artiklan 1 kohdan mukaan ”sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille”. Ks. tältä osin myös julkisasiamies Tizzanon ratkaisuehdotus 29.6.2004 em. asiassa Anheuser-Busch (erityisesti ratkaisuehdotuksen 71–77 kohta).

23 – Em. tuomion 28 kohta. Kursivointi tässä.

24 – Kursivointi tässä.

25 – Em. tuomion 51 kohta. Kursivointi tässä.

26 – Em. tuomion 59 kohta.

27 – Em. tuomion 21 kohta.

28 – Em. asia Arsenal, tuomion 42 kohta.

29 – Ibidem, 54 kohta.

30 – Asia C‑2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok., s. I‑4187, 16 kohta) ja em. asia Arsenal, tuomion 54 kohta.

31 – Asia C‑17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok., s. I‑7041).

32 – Em. asia Arsenal, tuomion 61 kohta.

33 – Em. asia Adam Opel, tuomion 22 kohta. Kursivointi tässä.

34 – Ibidem, 37 kohta. Ks. vastaavasti myös em. asia Céline, tuomion 26 ja 36 kohta, vertailun vuoksi; ensin mainitussa kohdassa todetaan, että ”sitä, että kolmas käyttää luvatta merkkiä, joka on sama kuin rekisteröity tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ei voida kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, ellei se haittaa tai se ole omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden tai palvelujen alkuperä” (kursivointi tässä); jälkimmäisessä kohdassa, jossa ei enää käytetä ilmausta ”ainoastaan”, todetaan, että ”se, että kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, käyttää toiminimeä, liikenimeä tai myymälän merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi sanamerkki, sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tämän tavaramerkin käyttöä, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos kyse on tavaroita varten tapahtuvasta käytöstä, joka haittaa tai voi haitata tavaramerkin tehtäviä”.

35 – Ibidem, 25 kohta.

36 – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 29.4.1997, 39, 41 ja 42 kohta.

37 – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 13.6.2002, 46 ja 47 kohta.

38 – Tavaramerkin tehtävien osalta ks. myös julkisasiamies Ruiz‑Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus 19.1.2006, asia C‑259/04, Emanuel, tuomio 30.3.2006 (Kok., s. I‑3089, 41–45 kohta).

39 – Ks. vastaavasti kaikkien näiden seikkojen osalta Lord Mackenzie Stuartin tiedonanto nimeltään ”Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes” teoksessa Marque et droit économique – Les fonctions de la marque (6. ja 7.11.1975 pidetyn konferenssin julkaisu), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paris, 1976, s. 257, erityisesti s. 261 ja 262.

40 – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 3.12.2008 vireillä olevassa asiassa C‑59/08, Copad, 50 kohta.

41 – Tehokkaan mielikuvan ”tavaramerkistä muutoin välitettyjen tietojen kerääjänä” on kehittänyt De Sena, G., ”Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario”, Giuffré, Milano, 2007, s. 52.

42 – Ks. tältä osin julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus, asia C‑252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008 (8–13 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), ja em. asia VIPS, tuomion 35 kohta.

43 – Em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 43 kohta.

44 – Yhdistetyt asiat C‑427/93, C‑429/93 ja C‑436/93, Bristol‑Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok., s. I‑3457, 75 kohta); em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 43 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 20 ja 21 kohta.

45 – Em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 43 kohta.

46 – Em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 44 ja 45 kohta.

47 – Ks. vastaavasti asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I‑6191, 20 kohta); asia C‑408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003 (Kok., s. I‑12537, 27–30 kohta) ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 40 ja 41 kohta.

48 – Em. asia Davidoff, tuomion 30 kohta; em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 19 ja 20 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 37 kohta.

49 – Ks. erityisesti L’Oréalin kirjallisten huomautusten 89 ja 90 kohta sekä 110–113 kohta.

50 – Em. asiassa O2 31.1.2008 esittämäni ratkaisuehdotus (56 kohta).

51 – Julkisasiamies Léger totesi ratkaisuehdotuksessaan asiassa C‑112/99, Toshiba, tuomio 25.10.2001 (Kok., s. I‑7945, 76 kohta), että ”[ajatusta] si[i]tä, että – – mainostaja saa väistämättä hyötyä [kilpailijan tavaramerkin] maineesta”, on tuskin mahdollista ilmaista paremmin kuin se on ilmaistu kyseessä olevalla säännöksellä, kun siinä on käytetty ilmausta ”epäoikeutetusti”.

52 – Ks. em. asia De Landtsheer Emmanuel, tuomion 34 ja 62 kohta ja asia O2, tuomion 38 ja 39 kohta.

53 – Em. asia De Landtsheer Emmanuel, tuomion 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

54 – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.7.2003, 39 kohta. Tuomiota on siteerattu edellä.

55 – Tämä määritelmä sisältyy nimenomaisesti toistettuna seuraavaan teokseen: Mostert, F. W., ”Famous and Well-Known Marks”, Butterworths, London, 1997, s. 62.

56 – Asia C‑59/05, Siemens, tuomio 23.2.2006 (Kok., s. I‑2147).

57 – Ks. yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyvien määräysten osalta hyväksytty yhteinen suositus (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well‑Known Marks), joka annettiin teollisoikeuden suojelemiseksi tehdyn Pariisin liittosopimuksen yleiskokouksessa ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n yleiskokouksessa (vuonna 1999); tämän suosituksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohtaa koskevassa huomautuksessa, joka koskee tapausta, jossa tavaramerkkiä käyttämällä, millä tarkoitetaan tunnetun tavaramerkin jäljentämistä, jäljittelyä, kääntämistä tai translitterointia, ”käytetään epäoikeutetusti hyväksi hyvin tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä”, todetaan, että tällaisella viittauksella ”epäoikeutettuun hyväksikäyttöön” ”on tarkoitus antaa jäsenvaltiolle joustavuutta tämän periaatteen soveltamisessa”.

58 – Em. asia Intel Corporation, ratkaisuehdotuksen 35 kohta.

59 – Em. tuomion 57 ja 60 kohta.

60 – Em. tuomion 18 kohta.

61 – Ibidem, 24 kohta.

62 – Em. asia Toshiba, tuomion 60 kohta.

63 – Ibidem, 52 kohta.

64 – Em. asia Siemens, tuomion 24 kohta.

65 – Ks. tältä osin mainostajan saaman edun osalta em. asia Siemens, tuomion 25 kohta.

66 – Em. asia Toshiba, tuomion 56 kohta ja em. asia Siemens, tuomion 17 kohta.

67 – Em. asia De Landtsheer Emmanuel, tuomion 69 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen. Kursivointi tässä.

68 – Em. tuomion 36 kohta.

69 – Käytän ilmausta ”riproduzione” kyseisen säännöksen italiankielisessä tekstissä esiintyvän ilmauksen ”contraffazione” sijasta, koska vaikuttaisi siltä, että jälkimmäinen ilmaus, johon sisältyy väistämättä ajatus teollis‑ tai tekijänoikeuden loukkaamisesta, on epäasianmukainen käännös kyseisen säännöksen englanninkielisessä versiossa ja ranskankielisessä versiossa esiintyville sanamuodoille (englanniksi ”replicas” ja ranskaksi ”reproduction”).

70 – Em. asia Adidas‑Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 29 ja 31 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 41 kohta.

71 – Em. asia Adidas‑Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 27 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 40 kohta.

72 – Ks. em. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus, asia Adidas‑Salomon ja Adidas Benelux, 36–39 kohta ja – vaikkakin kyseessä on direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohta – em. julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus, asia Intel Corporation, 43 kohta ja em. asia Intel Corporation, tuomion 28 kohta.

73 – Em. asia Intel Corporation, ratkaisuehdotuksen 62 kohta.

74 – Ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 32 kohta.

75 – Em. asia VIPS, tuomion 40 kohta; asia T‑128/06, Japan Tobacco v. SMHV – Torrefacção Camelo (CAMELO), tuomio 30.1.2008 (46 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asia T‑93/06, Mülhens v. SMHV – Spa Monopole (MINERAL SPA), tuomio 19.6.2008 (40 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kursivointi tässä.

76 – Em. asia VIPS, tuomion 42 kohta; em. asia CAMELO, tuomion 65 kohta ja em. asia MINERAL SPA, tuomion 38 kohta. Kursivointi tässä.

77 – Em. asia Intel Corporation, ratkaisuehdotuksen 62 kohta.

78 – Em. tuomioista asiassa VIPS (71 ja 72 kohta) ja asiassa CAMELO (65 kohta) ilmenee yhtäältä, että vaara siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi, ”voi aiheutua vain, jos merkityksellinen kohdeyleisö katsoisi sekoittamatta riidanalaisten tavaramerkkien kattamia palveluja toisiinsa” rekisteröinnin hakijan tuotteen ”erityisen houkuttelev[a]ksi pelkästään siitä syystä, että [se] on varustettu” merkillä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ja toisaalta, että tämän vuoksi on todistettava, että haettu tavaramerkki yhdistetään aikaisemman, laajalti tunnetun tavaramerkin positiivisiin ominaisuuksiin.

79 – Vertailevassa mainonnassa perusteltu syy kilpailijan tavaramerkin käyttämiselle on mielestäni olemassa, kun mainos täyttää direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt sallittavuuden edellytykset. Tämän takia katson, että yhteisön lainsäätäjä ei pitänyt tarpeellisena toistaa kyseisen direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa merkin aiheetonta käyttöä koskevaa edellytystä, joka sitä vastoin sisältyy direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaan.

80 – Ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 68 kohta. Kuten julkisasiamies Sharpston on todennut tässä asiassa esittämänsä ratkaisuehdotuksen 65 kohdassa, mitä suurempi on laajalti tunnetun tavaramerkin maine ja mitä lähempänä toisiaan kyseisellä merkillä varustetun tuotteen ja laajasti tunnetulla tavaramerkillä varustetun tuotteen markkinalohkot ovat, sitä suurempi on myös vaara siitä, että tällaisen laajalti tunnetun tavaramerkin mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi.

81 – Ks. em. asia Adam Opel, tuomion 36 kohta.