SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
16 febbraio 2000 (1)
«Marchio comunitario — Forma di un pane di sapone — Irregolarità formale
della domanda di registrazione — Impedimenti assoluti — Esame d'ufficio da
parte della commissione di ricorso — Rispetto dei diritti della difesa — Segno
costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto —
Registrazione precedente del marchio in taluni Stati membri»
Nella causa T-122/99,
The Procter & Gamble Company, avente sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti), con
l'avv. T. van Innis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso
lo studio dell'avv. K. Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
rappresentato dal signor O. Montalto, direttore del dipartimento giuridico, dal
signor E. Joly e dalla signora S. Laitinen, membri del servizio giuridico, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la
Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della terza
commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) 15 marzo 1999 (pratica R 74/1998-3), relativa alla
domanda di marchio comunitario n. 230680, riguardante la rappresentazione di un
sapone,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 maggio 1999,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 1999,
in seguito alla trattazione orale dell'8 dicembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I fatti
- 1.
- Il 16 aprile 1996, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») ha ricevuto dalla ricorrente una domanda di
registrazione di un marchio comunitario qualificato come marchio figurativo.
- 2.
- I prodotti per i quali la registrazione del marchio è stata richiesta sono «saponi»,
rientranti nella classe 3 dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione dei
prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come
rivisto e modificato.
- 3.
- Il 20 febbraio 1997, l'esaminatore ha informato telefonicamente la ricorrente che
la sua domanda di marchio non conteneva alcuna rappresentazione del marchio
richiesto. Con lettera pervenuta all'Ufficio il 25 febbraio 1997, la ricorrente ha
inviato la riproduzione di tale marchio, da essa ora descritto come un «marchio
figurativo 3D».
- 4.
- Nel frattempo, l'esaminatore aveva fatto sapere alla ricorrente, con telecopia del
20 febbraio 1997, che la data del 16 aprile 1996 era stata attribuita come data di
deposito della sua domanda di registrazione.
- 5.
- In una nota del 24 novembre 1997, l'esaminatore ha reso noto all'interessata che
il segno depositato, costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
stessa del prodotto, non era idoneo alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett.
e), sub i), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul
marchio comunitario, così come modificato (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 6.
- La ricorrente, invitata a presentare le sue osservazioni entro un termine di due
mesi, non ha risposto alle obiezioni dell'esaminatore.
- 7.
- Con telecopia del 18 marzo 1998, l'esaminatore ha notificato alla ricorrente la
propria decisione con cui è stata rifiutata, sulla base del citato art. 7, n. 1, lett. e),
sub i), la registrazione del marchio tridimensionale.
- 8.
- Il 15 maggio 1998, la ricorrente ha presentato, contro la decisione dell'esaminatore,
un ricorso presso l'Ufficio ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 9.
- L'atto che espone i motivi del ricorso è stato depositato il 17 luglio 1998. La
ricorrente vi faceva valere che la forma tridimensionale presentava un carattere
distintivo in quanto la sua concavità, derivante dalle sue rientranze longitudinali,
non era usuale nel commercio. Essa ha altresì sottolineato che tale forma era stata
registrata in diversi Stati membri e che le sue domande a tal fine presentate in altri
Paesi avevano seguito il loro corso senza obiezioni da parte dei suoi concorrenti.
- 10.
- Il ricorso è stato sottoposto all'esaminatore per revisione pregiudiziale ai sensi
dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 11.
- Il 14 agosto 1998, il ricorso è stato deferito alle commissioni di ricorso.
- 12.
- Con nota del 22 gennaio 1999, il relatore della commissione di ricorso ha attirato
l'attenzione della ricorrente sul fatto che la rappresentazione del marchio richiesto
corrispondeva ad un marchio tridimensionale, mentre il formulario della domanda
di registrazione indicava un marchio figurativo. La ricorrente è stata invitata a
presentare le sue osservazioni al riguardo.
- 13.
- Con telecopia del 15 febbraio 1999 la ricorrente ha riconosciuto l'errore contenuto
nel formulario e ha precisato che il marchio richiesto presentava effettivamente un
carattere tridimensionale.
- 14.
- Il ricorso è stato respinto con decisione 15 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione
impugnata»).
- 15.
- Secondo la commissione di ricorso, la domanda di registrazione non menziona
espressamente il carattere tridimensionale del marchio rivendicato, come previsto
dalla regola 3, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995,
n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). Poiché una rettifica siffatta altera in
misura sostanziale il marchio, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94,
la domanda controversa dev'essere dichiarata irricevibile.
- 16.
- Secondo la commissione di ricorso, la domanda deve comunque essere respinta
sulla base di tre impedimenti assoluti alla registrazione.
- 17.
- In primo luogo, la forma richiesta è priva di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, la sua rientranza longitudinale, suo
unico tratto caratteristico, non è sufficientemente marcata perché il consumatore
medio ragionevolmente attento e prudente possa identificare i prodotti come
provenienti dalla ricorrente.
- 18.
- In secondo luogo, poiché essa assomiglia alla forma usuale dei saponi in pani ed
a quella risultante dall'impiego normale del prodotto, il segno depositato consiste
esclusivamente in una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del
citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).
- 19.
- In terzo luogo, poiché la sua rientranza ha la funzione di consentire una migliore
presa del prodotto, la forma rivendicata è necessaria per ottenere un risultato
tecnico, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.
- 20.
- Infine, la commissione di ricorso ha respinto l'argomento della ricorrente attinente
alla registrazione del marchio in taluni Stati membri, in quanto tale circostanza non
vincola l'Ufficio.
Conclusioni delle parti
- 21.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— ingiungere che l'Ufficio proceda alla pubblicazione della domanda di
marchio comunitario n. 230680 dopo la scadenza del termine di cui
all'art. 39, n. 6, del regolamento n. 40/94;
— condannare l'Ufficio alle spese.
- 22.
- L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:
— dichiarare irricevibile il secondo capo della domanda della ricorrente;
— respingere il ricorso, in quanto il marchio oggetto della domanda n. 230680
è privo di carattere distintivo;
— condannare la ricorrente alle spese.
- 23.
- Durante l'udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo capo della sua domanda,
rinuncia di cui il Tribunale prende atto.
Sull'incompetenza della commissione di ricorso
Argomenti delle parti
- 24.
- Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha competenza a procedere
ad un nuovo esame delle condizioni per il deposito della domanda di registrazione,
né per rilevare d'ufficio l'esistenza dei due impedimenti assoluti alla registrazione
non accertati dall'esaminatore, vale a dire la mancanza di carattere distintivo della
forma rivendicata, ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b), ed il suo carattere
tecnicamente necessario di cui al citato art. 7, lett. e), sub ii).
- 25.
- L'Ufficio sostiene che la commissione di ricorso può statuire sulla base di motivi
di fatto e, a maggior ragione, di diritto, rilevati d'ufficio. Infatti, in un procedimento
ex parte come quello di specie, l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 autorizza
l'Ufficio ad esaminare d'ufficio i fatti. Inoltre, la commissione di ricorso non può
rifiutare di prendere in considerazione motivi fatti valere dinanzi ad essa per la sola
ragione che essi non sono stati già presentati dinanzi all'esaminatore [sentenza del
Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, The Procter & Gamble Company/UAMI
(Baby-dry), Racc. pag. II-0000, punto 43]. Infine, ai sensi dell'art. 61, n. 2, del
regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso, come l'organo la cui decisione è
impugnata, statuisce solo dopo aver proceduto ad un esame nel corso del quale
essa invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni.
Giudizio del Tribunale
- 26.
- Si deve considerare che, nella misura in cui tendeva a far cadere il rifiuto di
registrazione opposto dall'esaminatore sulla base di un impedimento assoluto, il
ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso ha posto quest'ultima, nella
fase dell'esame della fondatezza della domanda di registrazione, nella posizione
dell'esaminatore.
- 27.
- Ne consegue che la commissione di ricorso era quindi competente, ai sensi dell'art.
62, n. 1, del regolamento n. 40/94, a riprendere in esame la domanda alla luce di
tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7 del regolamento
n. 40/94, senza essere in ciò limitata dal ragionamento dell'esaminatore (citata
sentenza Baby-dry, punto 43).
- 28.
- Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva legittimamente opporre alla
ricorrente i due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione attinenti, da un lato,
alla mancanza di carattere distintivo della forma rivendicata, e, dall'altro, al suo
carattere tecnicamente necessario.
- 29.
- Invece, per quanto riguarda la censura della ricorrente in base alla quale la
commissione di ricorso non era competente a procedere ad un nuovo esame delle
condizioni di deposito della domanda di registrazione, occorre rilevare che, se
l'esaminatore avesse inizialmente dichiarato irricevibile tale domanda a causa
dell'irregolarità formale da cui era viziata, la ricorrente avrebbe potuto, vuoi
sottoporre tale rigetto all'esame della commissione di ricorso, vuoi inviare
immediatamente una nuova domanda di registrazione all'Ufficio.
- 30.
- Accertando d'ufficio, a posteriori, un'irregolarità formale non rilevata
dall'esaminatore, la commissione di ricorso ha così privato la ricorrente di tale
scelta, in particolare della seconda soluzione, che le avrebbe consentito di
beneficiare di una data di deposito anteriore a quella che essa potrebbe ottenere
a partire all'adozione della decisione impugnata.
- 31.
- Inoltre, l'art. 130 del regolamento n. 40/94 conferisce alle commissioni di ricorso la
competenza «a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori...». Ai
sensi dell'art. 58 del regolamento n. 40/94, un simile ricorso è reso possibile ad una
parte solo «a condizione che questa [decisione] non abbia accolto le sue richieste».
- 32.
- Ora, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha preso in esame la formale
della procedura seguita dall'esaminatore, mentre tale aspetto non ne le era stato
sottoposto dalla ricorrente, né avrebbe potuto esserlo, in mancanza di una
decisione di rigetto, al riguardo, delle pretese dell'interessata.
- 33.
- Infine, poiché la commissione di ricorso, deliberando su tale punto, non esaminava
il merito di un ricorso presentato dinanzi ad essa, non si può sostenere utilmenteche, ai sensi dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, essa disponesse delle stesse
competenze dell'esaminatore.
- 34.
- Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve accogliere il motivo nei limiti
in cui la decisione impugnata ha dichiarato l'irricevibilità della domanda di
registrazione.
Sulla violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
- 35.
- La ricorrente osserva che la commissione di ricorso non l'ha invitata a presentare
le sue osservazioni né sul rispetto delle condizioni di deposito della domanda, né
sui due nuovi impedimenti.
- 36.
- L'Ufficio, da una parte, sostiene che la ricorrente ha potuto prendere posizione sui
motivi addotti dalla commissione per applicare le disposizioni dell'art. 44, n. 2, del
regolamento n. 40/94.
- 37.
- L'Ufficio, d'altra parte, ammette, che la commissione di ricorso non ha
formalmente invitato la ricorrente a prendere posizione circa la mancanza di
carattere distintivo della forma rivendicata. Questa omissione non costituisce
tuttavia, nel caso di specie, una violazione dei diritti della difesa dell'interessata.
- 38.
- Infatti, esiste un parallelismo evidente tra un marchio composto da un segno di cui
al citato art. 7, n. 1, lett. b), ed un segno costituito esclusivamente da una forma
imposta dalla natura stessa del prodotto, di cui al citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i),
entrambi sprovvisti di carattere distintivo. Ora, tale punto è stato ben compreso
dalla ricorrente, tanto nella fase dell'esame effettuato dall'esaminatore quanto
dinanzi alla commissione di ricorso.
Valutazione del Tribunale
- 39.
- Poiché la commissione di ricorso non era competente a rilevare d'ufficio
l'irregolarità formale della domanda di registrazione, non occorre verificare se essa
abbia omesso d'invitare la ricorrente a presentare le sue osservazioni solo in merito
ai due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa accertati.
- 40.
- Il principio della tutela dei diritti della difesa è sancito all'art. 73 del regolamento
n. 40/94, ai sensi del quale le decisioni dell'Ufficio devono essere fondate
esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le
proprie deduzioni.
- 41.
- Inoltre, l'undicesimo 'considerando‘ del regolamento n. 40/94 precisa che l'Ufficio
esercita i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti da tale regolamento «nel
quadro del diritto comunitario».
- 42.
- Al riguardo, è pacifico che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio
fondamentale del diritto comunitario secondo cui, qualora i provvedimenti della
pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi
ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese
(sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint
Association/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15).
- 43.
- Ora, si deve considerare che la ricorrente non è stata invitata a presentare
utilmente le sue osservazioni sull'impedimento fondato d'ufficio dalla commissione
di ricorso sulla mancanza di carattere distintivo della forma rivendicata. Questa
valutazione discende dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio,
non si possono ridurre alla mancanza di carattere distintivo, per equipararli, gli
impedimenti assoluti sanciti dall'art. 7, n. 1, lett. b), da un lato, e dall'art. 7, n. 1,
lett. e), sub i), dall'altro, dato che essi sono formulati in due disposizioni distinte.
- 44.
- D'altronde, dall'argomentazione da esso svolta dinanzi al Tribunale risulta che lo
stesso Ufficio considera il segno depositato come privo di carattere distintivo, senza
per questo ritenere che esso consista esclusivamente in una forma imposta dalla
natura stessa del prodotto.
- 45.
- Inoltre, i segni privi di carattere distintivo ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b),
qualora abbiano acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato
fatto, sono idonei alla registrazione in forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento
n. 40/94, il che non avviene per i segni costituiti esclusivamente da una forma
imposta dalla natura stessa del prodotto, di cui al citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).
- 46.
- D'altronde, è pacifico che non è stato reso possibile alla ricorrente pronunciarsi
sull'applicazione del nuovo impedimento assoluto che la commissione di ricorso ha
fondato sul carattere tecnicamente necessario della forma rivendicata, in
applicazione del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub ii).
- 47.
- Ne discende che la commissione di ricorso ha violato i diritti della difesa della
ricorrente, non avendole dato occasione di pronunciarsi sui due nuovi impedimenti
assoluti da essa accertati d'ufficio.
- 48.
- Entro tali limiti, dunque, il motivo deve essere accolto.
Sulla fondatezza della declaratoria di irricevibilità della domanda di registrazione
- 49.
- A causa della sua incompetenza, sopra constatata, a rilevare d'ufficio l'irregolarità
formale della domanda di registrazione, non occorre esaminare se la commissione
di ricorso abbia, per di più, erroneamente applicato l'art. 44, n. 2, del regolamento
n. 40/94, come per il resto sostenuto dalla ricorrente.
Sulla fondatezza dei tre impedimenti assoluti alla registrazione accertati dalla
commissione di ricorso
- 50.
- Poiché la decisione impugnata ha violato il principio dei diritti della difesa
applicando i due impedimenti assoluti rilevati d'ufficio, non occorre che il Tribunale
esamini la loro fondatezza.
- 51.
- Si deve quindi statuire soltanto, ai fini della presente controversia, in merito
all'impedimento assoluto relativo al fatto che il segno depositato è esclusivamente
costituito dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato
art. 7, n. 1, lett. e), sub i).
- 52.
- Al riguardo, la ricorrente asserisce, in sostanza, che non si può ritenere che la
forma controversa somigli alla forma usuale di un sapone. Inoltre, a suo dire, la
commissione di ricorso interpreta in modo estensivo un'eccezione alla regola
generale secondo cui un marchio può consistere in una forma.
- 53.
- L'Ufficio ammette che il citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i), non è manifestamente
applicabile alla forma depositata dalla ricorrente.
- 54.
- Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento
n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma
imposta dalla natura stessa del prodotto.
- 55.
- Basti constatare che, come giustamente rilevato dall'Ufficio dinanzi al Tribunale,
la forma controversa presenta una concavità lungitudinale e scanalature non
imposte dalla natura del prodotto. E' infatti pacifico che esistono in commercio
altre forme di pani di sapone che non presentano simili caratteristiche.
- 56.
- La commissione di ricorso è quindi incorsa in un errore di diritto accertando
l'impedimento assoluto relativo al fatto che il segno è costituito esclusivamente da
una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1,
lett. e), sub i).
- 57.
- Entro questi limiti, dunque, il motivo deve essere accolto.
Sul motivo attinente alla registrazione della forma controversa in taluni Stati
membri
- 58.
- La ricorrente osserva che la forma controversa è stata registrata come marchio di
un sapone in numerosi Stati membri, dopo che gli uffici nazionali avevano
esaminato gli impedimenti assoluti accertati nel caso di specie.
- 59.
- L'Ufficio sostiene che, conformemente al punto 8.1.4. delle direttive d'esame, (GU
dell'Ufficio 1996, pag. 1371), la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto,
dopo aver valutato la rilevanza delle registrazioni nazionali, che l'Ufficio non fosse
vincolato da queste ultime.
- 60.
- Il Tribunale ricorda che il marchio comunitario, secondo il primo 'considerando‘
del regolamento n. 40/94, ha lo scopo di consentire alle imprese «di
contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la
Comunità, superando le barriere nazionali».
- 61.
- Le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri
rappresentano quindi un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto
essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario.
- 62.
- Alla luce del principio del carattere unitario del marchio comunitario, al quale si
riferisce il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 40/94, non risulta quindi che
la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto circa il punto sollevato
con il presente motivo.
- 63.
- Si deve, di conseguenza, respingere il motivo.
Conclusioni
- 64.
- Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre concludere che
la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la commissione ha, in
primo luogo, ecceduto la propria competenza dichiarando d'ufficio l'irricevibilità
della domanda di registrazione controversa, in secondo luogo, omesso di invitare
la ricorrente a presentare le sue osservazioni su due nuovi impedimenti assoluti alla
registrazione da essa rilevati d'ufficio e, in terzo luogo, rifiutato la registrazione del
segno depositato in quanto è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla
natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).
Sulle spese
- 65.
- A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che l'Ufficio è rimasto
soccombente e che la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, l'Ufficio
dev'essere condannato a sopportare le proprie spese oltre a quelle della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 marzo
1999 (pratica R 74/1998-3) è annullata.
2) L'Ufficio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla
ricorrente.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 febbraio 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Pirrung