Zaak T‑378/07

CNH Global NV

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapsmerk bestaande in combinatie van kleuren rood, zwart en grijs toegepast op buitenzijden van tractor – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen verkregen door gebruik – Artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009]”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende merken of merken die gebruikelijk zijn geworden – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik – Vaststelling van relevant publiek

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende merken of merken die gebruikelijk zijn geworden – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik – Beoordelingscriteria

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)

3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende merken of merken die gebruikelijk zijn geworden – Uitzondering – Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik – Gebruik dat in gehele Gemeenschap is aangetoond

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)

1.      Voor de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk is vereist dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. Die identificatie moet gebeuren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waren of diensten van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.

Het relevante publiek wordt vastgesteld op basis van het onderzoek van de personen waarvoor de betrokken waren zijn bestemd, aangezien het merk ten opzichte van die personen zijn wezenlijke functie moet vervullen. Aldus moet een dergelijke vaststelling worden verricht tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van merken, te weten de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de door het merk aangeduide waar of dienst waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

(cf. punten 28‑29, 38)

2.      Om vast te stellen of een teken na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, kan rekening worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

(cf. punten 31‑32)

3.      De verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet worden aangetoond in de gehele Gemeenschap, zoals deze bestond op het tijdstip van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, met uitzondering van het gedeelte van de Gemeenschap waarin het aangevraagde merk ab initio dergelijk onderscheidend vermogen had. Het is dus op dit grondgebied, met inbegrip van dat van de tien nieuwe lidstaten die ingevolge de uitbreiding op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren op basis van het aangevraagde merk als van een bepaalde onderneming afkomstig moet kunnen identificeren.

(cf. punt 48)