YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

14 päivänä kesäkuuta 2001 (1)

Yhteisön tavaramerkki - Sanat UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta

Yhdistetyissä asioissa T-357/99 ja T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, kotipaikka Salzburg (Itävalta), edustajinaan asianajajat H. G. Zeiner ja B. Heaman-Dunn, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Bonne, A. von Mühlendahl ja E. Joly, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja on vaatinut kumottavaksi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 21.11.1999 tekemät kaksi päätöstä (asiat R 351/1999-3 ja R 352/1999-3), joissa evättiin sanojen UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS rekisteröinti yhteisön tavaramerkeiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti P. Mengozzi sekä tuomarit V. Tiili ja R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.12.1999 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.3.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 50 artiklan mukaisen asioiden yhdistämisen suullista käsittelyä ja tuomiota varten,

ottaen huomioon 8.3.2001 suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1.

    Kantaja haki 28.1.1997 kahta yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna, perusteella.

2.

    Merkit, joille rekisteröintiä haettiin, ovat sanat UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.

3.

    Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 41 ja 42 ja ovat seuraavat:

”Luokka 9:    Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet ja nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti nauhat, levyt, CD-ROM-levyt; äänilevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.

Luokka 16:    Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat.

Luokka 41:    Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen.

Luokka 42:    Toimittajan palvelut.”

4.

    Tutkija ilmoitti 2.3.1998 kantajalle, ettei kyseisiä sanoja voida rekisteröidä seuraavia tavaroita ja palveluita varten: ”nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti CD-ROM-levyt (luokka 9); painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot (luokka 16); kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen (luokka 41); toimittajan palvelut (luokka 42)” asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella siitä syystä, että sanat olivat yksinomaan kuvailevia ja niiltä puuttui erottamiskyky.

5.

    Tutkija hylkäsi 23.4.1999 hakemukset tämän tuomion 4 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palveluiden osalta asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella niistä syistä, jotka tutkija oli maininnut 2.3.1998 lähettämissään välipäätöksissä.

6.

    Kantaja haki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti 23.6.1999 virastossa muutosta tutkijan kumpaankin päätökseen, joilla hakemukset oli osittain hylätty.

7.

    Kolmas valituslautakunta hylkäsi valitukset 21.10.1999 tehdyillä kahdella päätöksellä (jäljempänä riidanalaiset päätökset), jotka annettiin kantajalle tiedoksi 26.10.1999.

8.

    Valituslautakunta katsoi, että kyseessä olevat sanat olivat hakemuksen kohteena olevia tavaroita ja palveluita kuvailevia yhteisön saksankielisessä osassa ja vailla erottamiskykyä näiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

Asianosaisten vaatimukset

9.

    Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

-    ensisijaisesti muuttaa riidanalaisia päätöksiä siten, että sanojen UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS rekisteröinnille ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittuja ehdottomia rekisteröintiesteitä

-    toissijaisesti kumoaa riidanalaiset päätökset

-    velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10.

    Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

-    hylkää valitukset

-    velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

11.

    Kantaja vetoaa valituksensa tueksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Näin ollen tässä asiassa on syytä tutkia mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista.

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

12.

    Kantaja viittaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuotoon ja katsoo, että hakemusten kohteena olevat sanat voidaan rekisteröidä, koska ne eivät ole tässä artiklassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan kuvailevia.

13.

    Kantaja korostaa, että kuluttajalta vaaditaan tiettyä älyllistä päättelyä, jotta hän ymmärtää kyseisten sanojen sisältämät viestit järkevällä tavalla, ja näin on erityisesti hakemusten kohteena olevien sanojen pituuden vuoksi.

14.

    Kantaja katsoo, että kumpikin kyseessä olevista sanoista on eri sanoista muodostettu uusi yhdyssana, jolta puuttuu selvä merkitys. Koska kantajan mukaan molempia sanoja voidaan tulkita lukuisilla eri tavoilla, ei sanojen pääelementtien perusteella voida päätellä, että sanat olisivat yksinomaan kuvailevia.

15.

    Toisaalta tässä asiassa ei ole mitään vapaana pitämisen tarvetta ja kenenkään kilpailijan ei ole tarve käyttää sellaisia sanojen yhdistelmiä kuten UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Mahdollisilla kilpailijoilla on edelleen oikeus käyttää vastaavia kuvailevia ilmauksia, joilla viitataan heidän tavaroidensa ja palvelujensa lajiin tai ominaisuuksiin omintakeisella tavalla, eikä heillä ole tarvetta käyttää vastaavanlaisia pitkiä ja soinnultaan kankeita sanoja.

16.

    Kantaja korostaa myös sitä, että virasto myöntää sanojen olevan neologismeja eli uudissanoja. Näin ollen niiden ei voida katsoa olevan vapaasti käytettävissä olevia, koska ne ovat uudissanoina tuntemattomia kuluttajille. Kantajan mukaan toisaalta ei ole löydettävissä mitään tukea sille, että kyseessä olevia merkkejä tulevaisuudessa käytettäisiin kuvailevina merkintöinä.

17.

    Kantajan mukaan riidanalaiset päätökset ovat oikeudellisesti perusteettomia ja ne eivät ole yhdenmukaisia viraston ratkaisukäytännön kanssa.

18.

    Virasto korostaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen tarkoituksena ei ole ollut pitää tiettyjä sanoja vapaasti käytettävissä. Viraston mielestä säätäessään kyseistä säännöstä lainsäätäjän tarkoituksena on näin ollen ollut, että tällaisten merkkien on jo luonteensa vuoksi katsottava olevan kykenemättömiä erottamaan yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista.

19.

    Viraston mielestä valituslautakunnan tulkinta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdasta on tämän säännöksen hengen ja sanamuodon mukainen ja kyseessä olevien sanojen kuvailevuuden tutkintaa koskevia periaatteita on sovellettu oikein.

20.

    Virasto esittää, että sana ”UNIVERSAL” tarkoittaa kaikenkattavaa, mittavaa ja laajaa ja että kyseessä olevat tavarat ja palvelut huomioon ottaen tällä sanalla täsmennetään ja vahvistetaan kyseisiin yhdyssanoihin sisältyviä sanoja ”TELEFONBUCH” (puhelinluettelo) ja ”KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS” (yhteystietoluettelo). Kantaja ei ole myöskään näyttänyt toteen sitä väitettään, että noilla sanoilla olisi useita eri tulkintoja, eikä kantaja ole antanut sanojen muistamahdollisista merkityksistä mitään muita esimerkkejä kuin ne, jotka virasto jo on maininnut.

21.

    Viraston mukaan hakemuksen kohteena olevien sanojen yhdistelmät eivät ole epätavanomaisia tai saksan kielioppisääntöjen vastaisia. Lisäksi kantajan väitteet siitä, että kyseessä olevat sanat ovat pitkiä ja vaikeasti lausuttavia, eivät muodosta estettä sanojen sisällön välittömälle ymmärtämiselle, koska saksaa puhuvat kuluttajat ovat tottuneita käyttämään yhtä pitkiä sanoja. Viraston mielestä nämä sanat on perustellusti katsottu yksinomaan kuvaileviksi. Virasto ei yhdy kantajan väitteeseen siitä, että riidanalaiset päätökset eivät olisi yhdenmukaisia viraston ratkaisukäytännön kanssa.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22.

    Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

23.

    Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka määrittelevät ja ilmaisevat yksinomaan kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden lajia, ominaisuuksia, laatua tai käyttötarkoitusta eivätkä kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisiä tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai olla hankkimatta niitä, jos hän ei ole tyytyväinen niihin.

24.

    Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta arvioitaessa on otettava huomioon ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 20 ja 21 kohta).

25.

    Näin ollen tämän asian yhteydessä sanojen UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS mahdollista kuvailevuutta on tutkittava ottamalla huomioon seuraavat tavarat ja palvelut: ”nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti CD-ROM-levyt (luokka 9); painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot (luokka 16); kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen (luokka 41); toimittajan palvelut (luokka 42)”.

26.

    ”Nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja -laitteistoille, erityisesti CD-ROM-levyt” sekä ”painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset luettelot” kattavatlukuisia erilaisia tavaroita, jotka voivat sisältää joko sähköisessä tai paperimuodossa olevia puhelin- tai yhteystietoluetteloita. ”Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen” ja ”toimittajan palvelut” käsittävät edellä mainittujen tavaroiden luomisen ja valmistamisen ja erityisesti sellaisten paperimuodossa olevien tavaroiden luomisen ja valmistamisen, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaiseen luokkaan 16.

27.

    Sanat UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS tarkoittavat saksaksi kaikenkattavaa puhelinluetteloa ja yhteystietoluetteloa. Molemmat sanat on muodostettu saksan kielioppisääntöjen mukaisesti oikein, ja ne ovat arkipäivän saksaa.

28.

    Yhdyssanojen ”telefonbuch” ja ”kommunikationsverzeichnis” voidaan katsoa kuvailevan kyseessä olevia tavaroita ja palveluita, koska ne ilmaisevat näiden tavaroiden lajia ja palveluiden käyttötarkoitusta. Näin ollen on ratkaistava, onko sillä, että sanoihin on liitetty adjektiivi ”universal”, se vaikutus, että kyseessä olevien sanojen voidaan katsoa yhä edelleen yksinomaan kuvailevan puhelinluetteloita tai yhteystietoluetteloita, jotka ovat kaikenkattavia, vai onko tuolla adjektiivilla päinvastoin lisäelementin omainen vaikutus merkkeihin, minkä johdosta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei voida soveltaa.

29.

    Kuten yhteisöjen tuomioistuin on yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779, 30 ja 31 kohta) todennut tavaroiden maantieteellistä alkuperää ilmaisevien ilmausten osalta, on arvioitava, yhdistetäänkö kuvaileva merkki tällä hetkellä asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, tai onko kohtuudella odotettavissa, että vastaisuudessa se yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin.

30.

    Vaikka puhelinluetteloita tai yhteystietoluetteloita, jotka olisivat kaikenkattavia ja joista löytyisi tietoja maailmanlaajuisesti, ei tällä hetkellä ole markkinoilla, on hyvin mahdollista, että lähitulevaisuudessa niitä löytyy joko paperimuodossa tai sähköisessä muodossa. Näin ollen sanoilla ”UNIVERSALTELEFONBUCH” ja ”UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS” voidaan jo tällä hetkellä kuvailla sellaisia luetteloita, jotka kattavat tai joilla pyritään kattamaan kaikenkattavasti eli tyhjentävästi kokonainen alue (valtion osa, valtio tai useampi valtio) tai sektori (ammattisektori, yhteiskuntasektori).

31.

    Näin ollen edellä mainitusta seuraa, että sanat UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS voidaan kyseessä olevassa kohderyhmässä, joka muodostuu saksaa puhuvista, tavanomaisella tavalla valistuneista, kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, yhdistää välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta konkreettisesti ja suoraan riidanalaisten tavaramerkkihakemusten kohteena oleviin tavaroihin ja palveluihin.Se, että kyseessä olevat sanat ovat uudissanoja, ei millään muodoin muuta tätä päätelmää.

32.

    Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan riidanalaiset päätökset eivät ole yhdenmukaisia viraston ratkaisukäytännön kanssa, on ainoastaan todettava, ettei kantaja ole osoittanut, että kantajan mainitsema ratkaisukäytäntö koskisi sellaisia merkkejä tai tilanteita, jotka olisivat rinnastettavissa nyt kyseessä oleviin merkkeihin tai tilanteisiin.

33.

    Näin ollen kaiken edellä mainitun perusteella voidaan päätyä siihen, että valituslautakunta on katsonut perustellusti, että sanat UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS ovat yhteisön saksaa puhuvassa osassa pelkästään niitä tavaroita ja palveluja kuvailevia, joita koskevat rekisteröintihakemukset on hylätty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

34.

    Näin ollen vaatimukset, jonka mukaan tuomioistuimen ensisijaisesti tulisi muuttaa riidanalaisia päätöksiä ja toissijaisesti kumota ne, on hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.

35.

    Kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu kyseessä olevaan merkkiin (em. asia BABY-DRY, tuomion 29 kohta). Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä jo todennut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste soveltuu tähän asiaan, ei saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskevaa kanneperustetta ole syytä tutkia.

36.

    Näin ollen edellä mainittujen perustelujen valossa molemmat kanteet on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

37.

    Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asiat ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan viraston oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1)    Kanteet hylätään.

2)    Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

MengozziTiili Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2001.

H. Jung

P. Mengozzi

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja

1: Oikeudenkäyntikieli: saksa.