Zadeva T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti F1 LIVE – Prejšnje figurativna znamka Skupnosti, nacionalne besedne znamke in mednarodna besedna znamka F1 in F1 Formula 1 – Zavrnitev ugovora s strani odbora za pritožbe – Relativni razlogi za zavrnitev – Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 11. decembra 2014

1.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Figurativna znamka F1-LIVE – Figurativna znamka F1 Formula 1 in besedne znamke F1

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

2.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Soobstoj prejšnjih znamk – Priznanje določene stopnje razlikovalnega učinka nacionalne znamke

(Uredba Sveta št. 40/94, uvodna izjava 5, in člen 8(1)(b), (2)(a)(ii); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/95, člen 3(1)(b); Direktiva Sveta 89/104, člen 3(1)(b))

3.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Šibek razlikovalni učinek prejšnje znamke – Vpliv

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b)

1.      Za povprečne potrošnike Evropske unije obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti med, prvič, figurativnim znakom F1-LIVE, za katerega se zahteva registracija kot znamka Skupnosti za proizvode in storitve iz razredov 16, 38 in 41 Nicejskega aranžmaja, in drugič besednimi znamkami F1, ki so že bile registrirane v Nemčiji za proizvode iz razreda 41, v Združenem kraljestvu za proizvode in storitve iz razredov 16 in 38 in kot mednarodna znamka z učinkom na Danskem, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji in na Madžarskem za proizvode iz razredov 16, 38 in 41 ter figurativno znamko F1 Formula 1, ki je že bila registrirana za proizvode in storitve iz enakih razredov.

Čeprav obstajajo elementi vizualnega, fonetičnega in pomenskega razlikovanja med nasprotujočimi si znamkami, obstaja tudi določena stopnja splošne podobnosti, ker figurativna znamka, za katero je zahtevana registracija, vsebuje besedni element prejšnje znamke.

Zlasti iz tega, da upoštevna javnost v spominu ohrani le nepopolno podobo zadevnih znamk, tako da njihov skupni element „f1“ ustvarja določeno podobnost med njimi, in iz soodvisnosti med različnimi upoštevnimi dejavniki, izhaja, da v obravnavanem primeru ni mogoče izključiti, da pri potrošnikih obstaja verjetnost zmede, ker so zadevni proizvodi enaki ali zelo podobni. Drugače povedano, obstaja tveganje, da potrošniki povežejo znamki, ker si prijavljeno znamko razlagajo kot različico prejšnje znamke F1 zaradi njenega enakega videza in torej tržnega izvora znamk.

(Glej točke 29, 30, 45 in 52.)

2.      Da bi se izognili kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je treba nacionalni znamki, ki je predmet ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka.

Zato ni mogoče potrditi, da je element, ki je skupen zadevnima znamkama, opisen in brez razlikovalnega učinka, brez katerega naj bi bila veljavnost prejšnje znamke v okviru postopka registracije znamke Skupnosti postavljena pod vprašaj, saj bi to pomenilo kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Res je sicer, da sta – kadar je ugovor, ki temelji na obstoju prejšnje nacionalne znamke, vložen zoper registracijo znamke Skupnosti – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in posledično Splošno sodišče dolžna preveriti, kako upoštevna javnost razume znak, ki je enak tej nacionalni znamki, v znamki, katere registracija se zahteva, in glede na okoliščine primera oceniti stopnjo razlikovalnega učinka tega znaka.

Vendar navedeni preizkusi ne morejo privesti do ugotovitve neobstoja razlikovalnega učinka znaka, ki je enak registrirani in varovani nacionalni znamki, ker taka ugotovitev ne bi bila v skladu niti s soobstojem znamk Skupnosti in nacionalnih znamk niti s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki ga je treba razlagati skupaj z odstavkom 2(a)(ii) tega člena.

Ta ugotovitev bi namreč škodila nacionalnim znamkam, ki so enake znaku, za katerega se šteje, da nima razlikovalnega učinka, ker bi registracija take znamke Skupnosti pomenila stanje, v katerem bi lahko prišlo do odvzema nacionalnega varstva teh znamk. Navedena ugotovitev tako ne bi spoštovala sistema, uvedenega z Uredbo št. 40/94, ki temelji na soobstoju znamk Skupnosti in nacionalnih znamk, navedenem v uvodni izjavi 5 te uredbe, ker je veljavnost mednarodne ali nacionalne znamke zaradi neobstoja razlikovalnega učinka mogoče izpodbijati le v postopku za ugotovitev ničnosti, sproženem v zadevni državi članici, na podlagi člena 3(1)(b) Prve Direktive 89/104 in Direktive 2008/95 v zvezi z blagovnimi znamkami.

(Glej točke od 33 do 37.)

3.      Čeprav je pri presoji verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti treba upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke, je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako lahko, tudi če ima prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek, obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma in zajetimi proizvodi ali storitvami.

(Glej točko 49.)