Sag T-504/09

Völkl GmbH & Co. KG

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EF-ordmærket VÖLKL – det ældre internationale ordmærke VÖLKL – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – delvis afslag på registrering – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – reel brug af det ældre varemærke – artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 og regel 22, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2868/95 – appelkammerets kompetence ved klager, der er begrænset til en del af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen – artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 – påstand om ændring af appelkammerets afgørelse – artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009«

Sammendrag af dom

1.      EF-varemærker – klagesag – personer, der er berettiget til at klage og til at være part i sagen – personer, hvis påstande ikke tages til følge i en afgørelse – afgørelse, der hjemviser sagen til en lavere instans til fornyet behandling

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65, stk. 4)

2.      EF-varemærker – klagesag – prøvelse ved appelkamrene – appelkamrenes kompetence

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 64, stk. 1)

3.      EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – reel brug – begreb – bedømmelseskriterier

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2 og 3)

4.      EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – reel brug – begreb – fastsættelse af en kvantitativ minimumsgrænse for brug – udelukket

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 42, stk. 2 og 3)

1.      En afgørelse fra et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) skal anses for at give medhold i en påstand fra en af parterne for appelkammeret, såfremt partens påstand tages til følge på grundlag af en registreringshindring for eller ugyldighed af et varemærke eller mere generelt alene på grundlag af en del af den af parten fremførte argumentation, selv om appelkammeret undlader at behandle eller forkaster de øvrige anbringender eller argumenter, som samme part har påberåbt sig.

Til gengæld giver en afgørelse truffet af et appelkammer ved Harmoniseringskontoret ikke medhold i partens påstand i henhold til artikel 65, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker, såfremt den træffer afgørelse vedrørende en ansøgning, som parten har indgivet til Harmoniseringskontoret, på en måde, der er ugunstig for parten.

Sidstnævnte tilfælde skal anses for at omfatte det tilfælde, hvor appelkammeret efter at have forkastet en påstand, som i tilfælde af, at påstanden var blevet taget til følge, ville have afsluttet sagen for Harmoniseringskontoret med et positivt udfald for den part, der havde forelagt den for Harmoniseringskontoret, hjemviser sagen til den lavere instans med henblik på fornyet behandling, og dette på trods af den omstændighed, at denne fornyede behandling ville kunne føre til et gunstigt udfald for denne part.

(jf. præmis 26-28)

2.      Når klagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) alene angår en del af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen eller af indsigelsen, giver denne klage appelkammeret mulighed for at foretage en fornyet undersøgelse af realiteten af indsigelsen, men udelukkende i forhold til de pågældende varer eller tjenesteydelser, idet registreringsansøgningen og indsigelsen ikke er forelagt for appelkammeret for så vidt angår de resterende omhandlede varer eller tjenesteydelser.

Dette er tilfældet, eftersom sagsøgeren indgav en klage til appelkammeret over indsigelsesafdelingens afgørelse, udelukkende for så vidt som sidstnævnte havde givet medhold i indsigelsen og havde nægtet registrering for en del af de ansøgte varer.

For så vidt som det ophævede punktet i konklusionen i indsigelsesafdelingens afgørelse, som meddelte registrering af det ansøgte varemærke vedrørende de øvrige varer, overskred appelkammeret derfor grænserne for sin kompetence som defineret i artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker.

(jf. præmis 54-56)

3.      Der er gjort reel brug af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Betingelsen om reel brug af varemærket er desuden kun opfyldt, når varemærket med den beskyttelse, det har inden for det relevante geografiske område, bruges offentligt og i forhold til omverdenen.

Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at den handelsmæssige brug af varemærket virkelig finder sted i erhvervsmæssigt øjemed, navnlig om der er tale om brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket.

Med hensyn til omfanget af den brug, der er gjort af det ældre varemærke, bør der bl.a. tages hensyn til dels det handelsmæssige omfang af brugen, dels varigheden og hyppigheden af brugen.

(jf. præmis 78-80)

4.      For i en konkret sag at undersøge, om der er tale om reel brug af et ældre varemærke, skal der anlægges en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Denne vurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning. Et mindre antal varer, der markedsføres under det omhandlede varemærke, kan således kompenseres ved, at det pågældende varemærke tidligere er anvendt meget intensivt eller meget regelmæssigt og omvendt.

Den faktiske omsætning og det kvantitative salg af varer under det ældre varemærke kan således ikke bedømmes isoleret, men skal vurderes i forhold til andre relevante faktorer, såsom omfanget af den handelsmæssige virksomhed, den produktionsmæssige eller handelsmæssige kapacitet, spredningsgraden hos den virksomhed, der bruger varemærket, samt de pågældende varers eller tjenesteydelsers egenskaber på det relevante marked. I denne forbindelse kræves det ikke, at brugen af det ældre varemærke altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel. Således kan selv brug af varemærket i meget begrænset omfang være tilstrækkelig til at fastslå reel brug, såfremt den i den pågældende branche kan anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket. Det er følgelig ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er reel, således at en bagatelregel, der ikke giver Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked Harmoniseringskontoret (Varemærker og Design) eller, i forbindelse med et søgsmål, Retten, mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder i sagen, ikke kan fastsættes.

(jf. præmis 81 og 82)