ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
23 de Fevereiro de 1999 (1)
«Directiva sobre as marcas — Uso não autorizado da marca BMW nos anúncios
de um garagista»
No processo C-63/97,
que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 177.° do Tratado CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos),
destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV
e
Ronald Karel Deenik,
uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 5.° a 7.° da
Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que
harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO
1989, L 40, p. 1),
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn,
J.-P. Puissochet e P. Jann, presidentes de secção, C. Gulmann (relator), J. L.
Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen,
juízes,
advogado-geral: F. G. Jacobs,
secretário: H. von Holstein, secretário-adjunto,
vistas as observações escritas apresentadas:
— em representação da Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e da BMW
Nederland BV, por G. van der Wal, advogado no foro de Bruxelas, e H.
Ferment, advogado no foro de Haia,
— em representação do Governo italiano, por U. Leanza, chefe do Serviço do
Contencioso Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na
qualidade de agente, assistido por O. Fiumara, avvocato dello Stato,
— em representação do Governo do Reino Unido, por L. Nicoll, do Treasury
Solicitor's Department, na qualidade de agente, assistida por D. Alexander,
barrister,
— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por B. J.
Drijber, membro do Serviço Jurídico, na qualidade de agente,
visto o relatório para audiência,
ouvidas as alegações da Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e da BMW
Nederland BV, representadas por G. van der Wal, de R. Deenik, representado por
J. L. Hofdijk, advogado no foro de Haia, do Governo do Reino Unido,
representado por S. Ridley, do Treasury Solicitor's Department, na qualidade de
agente, assistida por D. Alexander, e da Comissão, representada por B. J. Drijber,
na audiência de 13 de Janeiro de 1998,
ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 2 de Abril
de 1998,
profere o presente
Acórdão
- 1.
- Por acórdão de 7 de Fevereiro de 1997, entrado no Tribunal de Justiça em 13 de
Fevereiro seguinte, o Hoge Raad der Nederlanden colocou, nos termos do artigo
177.° do Tratado CE, cinco questões prejudiciais sobre a interpretação dos artigos
5.° a 7.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de
1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas
(JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
- 2.
- Estas questões foram colocadas no âmbito de um litígio que opõe a sociedade
alemã Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e a sociedade neerlandesa BMW
Nederland BV (a seguir, respectivamente, «BMW AG» e «BMW BV», e,
conjuntamente, «BMW») a R. Deenik, garagista residente em Almere (Países
Baixos), quanto à publicidade feita por este último para a venda de veículos BMW
usados bem como para a reparação e a manutenção de veículos BMW.
- 3.
- O artigo 5.° da directiva, que diz respeito aos direitos conferidos pela marca,
dispõe:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica
habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na
vida comercial:
a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços
idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b) De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou
semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos
produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no
espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de
associação entre o sinal e a marca.
2. Qualquer Estado-Membro poderá também estipular que o titular fique
habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu
consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para
produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a
marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-Membro
e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter
distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.
3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as
condições enumeradas nos n.os 1 e 2:
a) Apor o sinal nos produtos ou na respectiva embalagem;
b) Oferecer os produtos para venda ou colocá-los no mercado ou
armazená-los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o
sinal:
c) Importar ou exportar produtos com esse sinal:
d) Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
4. Antes da entrada em vigor das disposições necessárias para dar
cumprimento à presente directiva num Estado-Membro, nos casos em que
o direito desse Estado-Membro não preveja a proibição do uso de um sinal
nas condições previstas no n.° l, alínea b), ou no n.° 2, os direitos conferidos
pela marca não podem ser invocados para impedir a continuação do uso
desse sinal.
5. Os n.os 1 a 4 não afectam as disposições aplicáveis num Estado-Membro
relativas à protecção contra o uso de um sinal feito para fins diversos dos
que consistem em distinguir os produtos ou serviços, desde que a utilização
desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou
do prestígio da marca ou os prejudique.»
- 4.
- O artigo 6.° da directiva, que diz respeito à limitação dos efeitos da marca, prevê
nomeadamente:
«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros
o uso, na vida comercial:
...
c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um
produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças
sobressalentes,
desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em
matéria industrial ou comercial».
- 5.
- O artigo 7.° da directiva, relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela
marca, dispõe:
«1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso
desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo
titular ou com o seu consentimento.
2. O n.° 1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que
justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos
produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja
modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»
- 6.
- A BMW AG comercializa em numerosos países, e desde 1930 nos Estados do
Benelux, viaturas por ela fabricadas e relativamente às quais registou a marca
nominativa BMW, bem como duas marcas figurativas, no Instituto de Marcas do
Benelux, nomeadamente para motores e veículos bem como para peças
sobressalentes e acessórios de motores e de veículos (a seguir «marca BMW»).
- 7.
- A BMW AG comercializa os seus veículos por intermédio de uma rede de
concessionários. Nos Países Baixos, controla a rede com o auxílio da BMW BV. Os
concessionários têm o direito de utilizar a marca BMW no exercício da sua
actividade, mas são obrigados a respeitar as normas de elevada qualidade julgadas
indispensáveis pela BMW no âmbito do serviço e da garantia que asseguram, bem
como quando da promoção das vendas.
- 8.
- R. Deenik explora uma garagem e especializou-se na venda de veículos BMW
usados bem como na reparação e manutenção de veículos BMW. Não faz parte da
rede de concessionários BMW.
- 9.
- No processo principal, a BMW defendeu que, no exercício da sua actividade
comercial, R. Deenik utilizava ilicitamente, em anúncios, a marca BMW ou, pelo
menos, sinais semelhantes. Deste modo, pediu, por requerimento de 21 de
Fevereiro de 1994, ao Rechtbank te Zwolle que proibisse R. Deenik,
nomeadamente, de utilizar a marca BMW ou qualquer sinal semelhante em
anúncios, mensagens publicitárias ou outras comunicações dele emanadas ou de
qualquer outro modo em relação com a empresa deste último, e que o condenasse
no pagamento de uma indemnização. A BMW invocou os direitos de que goza por
força do artigo 13.°-A da Lei Uniforme Benelux sobre as marcas na versão então
em vigor.
- 10.
- O Rechtbank considerou que certas declarações feitas por R. Deenik nos seus
anúncios constituíam uma utilização ilícita da marca BMW porque podiam dar a
impressão de que emanavam de uma empresa autorizada a utilizar esta marca, ou
seja, uma empresa fazendo parte da rede de concessionários BMW. Assim,
proibiu-lhe que fizesse tal utilização da marca BMW. No entanto, o Rechtbank
considerou que R. Deenik tinha o direito de utilizar em anúncios expressões como
«reparações e manutenção de BMW» porque as mesmas indicam com suficiente
precisão que respeitam unicamente a produtos da marca BMW. Além disso, o
Rechtbank julgou lícitas expressões como «especialista em BMW» ou
«especializado em BMW», porque a BMW não tinha contestado que R. Deenik
tinha uma experiência especializada no domínio dos veículos BMW e que não
competia à BMW determinar as pessoas que têm o direito de se apresentar como
especialista dos veículos BMW. O Rechtbank julgou improcedente o pedido de
indemnização da BMW.
- 11.
- A BMW recorreu desta decisão, pedindo, nomeadamente ao Gerechtshof te
Arnhem para declarar que, ao mencionar em anúncios «reparações e manutenção
de BMW» e ao apresentar-se como «especialista em BMW» ou «especializado em
BMW», R. Deenik violava os direitos de marca pertencentes à BMW. Tendo o
Gerechtshof confirmado a decisão do Rechtbank, a BMW interpôs, no Hoge Raad,
em 10 de Novembro de 1995, recurso de cassação deste acórdão.
- 12.
- Nestas circunstâncias, o Hoge Raad decidiu suspender a instância e colocar ao
Tribunal as seguintes questões prejudiciais:
«1) Dado que a Directiva 89/104/CEE, apenas no que respeita ao caso descrito
no n.° 4 do artigo 5.°, contém uma disposição transitória no que toca aos
direitos conferidos pela marca, são os Estados-Membros, para o mais, livres
de regular a matéria ou implicam o direito comunitário em geral e/ou a
finalidade e o alcance da directiva em particular que estes não são a este
respeito completamente livres, mas devem respeitar determinadas limitações
e, em caso afirmativo, quais?
2) Quando alguém, sem o consentimento do titular da marca, faça uso da sua
marca registada que lhe confere um direito exclusivo para determinados
produtos com a finalidade de anunciar ao público
a) que presta serviços de reparação e manutenção dos produtos
comercializados com a referida marca pelo titular da mesma ou com
o seu consentimento ou
b) que é especialista ou está especializado nos referidos produtos,
cabe, no sistema do artigo 5.° da directiva, entender-se:
i) o uso da marca para produtos idênticos àqueles para os quais a marca
foi registada, na acepção da alínea a) do n.° 1 do artigo 5.°;
ii) o uso da referida marca para os serviços, a considerar como o uso da
marca no sentido da alínea a) do n.° 1 do artigo 5.° ou como o uso da
marca no sentido da alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, supondo que se
possa decidir que existe uma semelhança entre os referidos serviços
e os produtos para os quais a marca foi registada;
iii) o uso da marca no sentido do n.° 2 do artigo 5.°; ou
iv) o uso da marca no sentido do n.° 5 do artigo 5.° ?
3) Tem importância para a resposta à questão b) o facto de se tratar do
anúncio (a) ou do anúncio (b)?
4) Para responder à questão de saber se o titular da marca se pode opor ao
uso da sua marca registada que lhe confere um direito exclusivo para
determinados produtos e tendo em conta o disposto no artigo 7.° da
directiva, tem importância que se trate do uso a que se referem os pontos
i), ii), iii) ou iv) da questão b)?
5) Supondo que, em ambos os casos ou num dos casos descritos no início da
questão b), se trata do uso da marca no sentido seja da alínea a) ou seja da
alínea b) do n.° 1 do artigo 5.°, pode o titular da marca opor-se apenas ao
referido uso quando quem faça esse uso da marca dê com isso a impressão
de que a sua empresa faz parte da organização do titular da marca ou pode
este também opor-se ao referido uso quando exista a possibilidade clara de,
pelo modo como é feito uso da marca nos referidos anúncios, se dar ao
público a impressão de que a marca é utilizada em grande medida para
fazer a publicidade da própria empresa, desse modo sugerindo uma
determinada qualidade?»
Quanto à primeira questão
- 13.
- A título preliminar, há que precisar o quadro jurídico e factual subjacente a esta
questão.
- 14.
- Resulta da Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, que
prorroga a data de entrada em vigor das disposições nacionais de aplicação da
Directiva 89/104 (JO 1992, L 6, p. 35), que a directiva devia ter sido transposta
pelos Estados-Membros o mais tardar em 31 de Dezembro de 1992. Ora, as regras
relativas à adaptação da Lei Uniforme Benelux sobre as marcas à directiva só
entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1996 por força do Protocolo Benelux de 2
de Dezembro de 1992 (a seguir «Lei Benelux alterada» e, para a versão anterior
à sua adopção, «antiga Lei Benelux»).
- 15.
- O processo principal que respeita a um litígio entre particulares foi iniciado depois
do termo do prazo previsto pela Decisão 92/10 para a entrada em vigor das
disposições nacionais de execução da directiva, mas antes da data de entrada em
vigor da Lei Benelux alterada. O recurso de cassação no Hoge Raad foi igualmente
interposto antes desta última data.
- 16.
- O advogado-geral junto do Hoge Raad examinou deste modo nas suas conclusões
a questão de saber se o Hoge Raad, no processo submetido à sua apreciação, devia
aplicar as normas da antiga Lei Benelux, em vigor na data em que a acção foi
intentada no Rechtbank bem como na data da interposição do recurso ou se, pelo
contrário, devia aplicar as da Lei Benelux alterada, em vigor na data em que
proferiria o seu acórdão. Considerou que, sem prejuízo da regra que exige que,
uma vez alcançada a data prevista para a transposição de uma directiva, a lei
nacional devia ser interpretada na medida do possível em conformidade com a
mesma, o Hoge Raad devia, por analogia com o artigo 74.°, n.° 4, da lei que prevê
disposições transitórias relativas ao novo Código Civil neerlandês, aplicar a antiga
Lei Benelux.
- 17.
- No acórdão de reenvio o Hoge Raad assinalou:
— que o Protocolo Benelux de 2 de Dezembro de 1992 que adapta a Lei
Uniforme Benelux sobre as marcas não inclui disposições transitórias no que
respeita ao artigo 13.°-A desta lei, cujo n.° 1 transpôs para direito Benelux
o artigo 5.°, n.os 1, 2 e 5, da directiva, e
— que colocou ao Tribunal de Justiça Benelux a questão de saber se o direito
Benelux sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que, quando,
num processo iniciado pelo titular de uma marca por força da antiga Lei
Benelux, o recurso é dirigido contra uma decisão proferida antes de 1 de
Janeiro de 1996, continua a ser aplicável o direito em vigor antes desta
data.
- 18.
- Nestes termos, o Hoge Raad interroga-se sobre a questão de saber se o direito
comunitário deve ser tido em conta para resolver o problema submetido à
apreciação do Tribunal de Justiça Benelux.
- 19.
- A este respeito o Hoge Raad recorda que, no que se refere aos artigos 5.° a 7.° da
directiva, esta não contém outras regras relativas aos problemas transitórios para
além da prevista no artigo 5.°, n.° 4. Assim, interroga-se sobre o facto de saber se
os Estados-Membros podem, através de disposições nacionais, resolver problemas
transitórios em hipóteses diferentes das referidas nessa disposição. Em especial, o
Hoge Raad pergunta se o direito comunitário se opõe a uma regra nacional
transitória segundo a qual um recurso dirigido contra uma decisão proferida antes
da data de entrada em vigor intempestiva das regras destinadas a transpor a
directiva para direito nacional deve ser resolvido em conformidade com as regras
aplicáveis antes dessa data, mesmo se o acórdão for proferido depois dessa data.
- 20.
- A este respeito, saliente-se, antes de mais, que o artigo 5.°, n.° 4, da directiva visa
limitar os efeitos no tempo das novas regras nacionais que transpuseram a
directiva. Com efeito, dispõe que, nos casos em que, antes da entrada em vigor das
disposições necessárias para dar cumprimento à presente directiva, o direito desse
Estado não preveja a proibição do uso de um sinal nas condições previstas no n.° 1,
alínea b), ou no n.° 2, os direitos conferidos pela marca não podem ser invocados
para impedir a continuação do uso desse sinal.
- 21.
- Verifica-se também que o problema transitório que concretamente se coloca ao
Hoge Raad é de natureza diferente do regulado pelo artigo 5.°, n.° 4, e que a
determinação do direito nacional aplicável nessa situação não é regulada pela
directiva. Como, além disso, nenhuma consideração assente na efectividade do
direito comunitário em geral ou da directiva em especial impõe uma solução
determinada, é face às regras nacionais aplicáveis que cabe ao órgão jurisdicional
de reenvio determinar se o recurso que lhe é submetido deve ser resolvido em
conformidade com as regras da antiga Lei Benelux ou com as da Lei Benelux
alterada (v., neste sentido, acórdão de 11 de Novembro de 1997, Loendersloot,
C-349/95, Colect., p. I-6227, n.° 18).
- 22.
- No entanto, recorde-se que, seja qual for a lei nacional aplicável, esta deve ser
interpretada, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva,
para atingir o resultado por ela prosseguido e cumprir desta forma o artigo 189.°,
terceiro parágrafo, do Tratado CE (v., nomeadamente, acórdãos de 13 de
Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. I-4135, n.° 8, e de 14 de Julho
de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Colect., p. I-3325, n.° 26).
- 23.
- Ora, esta obrigação aplica-se igualmente às regras transitórias do direito nacional.
Assim, o órgão jurisdicional nacional deve interpretar tais regras em toda a medida
do possível de modo a garantir plena efectividade aos artigos 5.° a 7.° da directiva
em relação ao uso de uma marca posterior à data em que a directiva devia ter sido
transposta.
- 24.
- Atendendo ao que precede, há que responder à primeira questão que, sem prejuízo
da obrigação que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio de interpretar o direito
nacional em toda a medida do possível em conformidade com o direito
comunitário, este último não se opõe a uma regra nacional transitória segundo a
qual um recurso dirigido contra uma decisão proferida antes da data de entrada
em vigor intempestiva das regras que transpõem a directiva para direito nacional
seja resolvido em conformidade com as regras aplicáveis antes dessa data, mesmo
se o acórdão for proferido depois dessa data.
Observações preliminares relativas às segunda a quinta questões
- 25.
- Pelas suas segunda a quinta questões, o Hoge Raad pede ao Tribunal de Justiça
que interprete os artigos 5.° a 7.° da directiva a fim de lhe permitir resolver a
questão de saber se o uso da marca BMW em anúncios como «reparação e
manutenção de BMW», «especialista em BMW» e «especializado em BMW» lesa
esta marca.
- 26.
- O Hoge Raad coloca, antes de mais, questões com vista a determinar a disposição
do artigo 5.° da directiva que deve ser considerada para apreciar o uso da marca
em causa. Coloca em seguida questões a fim de poder decidir se, no sistema da
directiva, o uso assim qualificado é lícito.
- 27.
- Recorde-se, em primeiro lugar,
— que o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva respeita ao uso de um sinal
idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais
a marca foi registada,
— que o artigo 5.°, n.° 1, alínea b), diz respeito ao uso de um sinal
relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca
e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos
pela marca e pelo sinal, exista, no espírito do público, um risco de confusão,
— que o artigo 5.°, n.° 2, se refere ao uso de um sinal idêntico ou semelhante
à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para
os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no
Estado-Membro, e
— que o artigo 5.°, n.° 5, se refere ao uso de um sinal feito para fins diversos
dos que consistem em distinguir os produtos ou serviços.
- 28.
- Recorde-se em seguida que os n.os 2 e 5 do artigo 5.° da directiva prevêem uma
condição suplementar para a sua aplicação, ou seja, que a utilização desse sinal,
sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da
marca ou os prejudique.
- 29.
- Deve além disso recordar-se que os artigos 6.° e 7.° da directiva comportam regras
que limitam os direitos que o titular da marca tem, por força do artigo 5.°, de
proibir o uso da sua marca por terceiros. O artigo 6.° dispõe nomeadamente que
o titular não pode proibir a terceiros o uso de uma marca sempre que tal seja
necessário para indicar o destino de um produto, desde que esse uso seja feito em
conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Quanto
ao artigo 7.°, o mesmo dispõe que o titular não pode proibir o uso da marca para
produtos comercializados na Comunidade sob essa marca, pelo titular ou com o
seu consentimento, a não ser que existam motivos legítimos que justifiquem que o
titular se oponha à comercialização posterior dos produtos.
- 30.
- Por fim, e atendendo às discussões no Tribunal, sublinhe-se que a eventual
qualificação do uso da marca em causa como abrangida por uma ou outra das
disposições específicas do artigo 5.° não condiciona necessariamente a apreciação
da licitude do uso em causa.
Quanto às segunda e terceira questões
- 31.
- Com as segunda e terceira questões, a examinar em conjunto, o órgão jurisdicional
nacional pergunta essencialmente se o uso de uma marca, sem a autorização do
titular, feito com vista a anunciar ao público que uma empresa terceira efectua a
reparação e a manutenção de produtos desta marca ou que é especializada ou
especialista em tais produtos constitui um uso desta marca na acepção de uma das
disposições do artigo 5.° da directiva.
- 32.
- A este respeito, saliente-se, como o fez o Hoge Raad,
— que a marca em causa no processo principal está registada exclusivamente
para produtos determinados (nomeadamente veículos),
— que as expressões publicitárias em causa — «reparação e manutenção de
BMW», «especialista em BMW» e «especializado em BMW» — se referem
a produtos comercializados sob esta marca, pelo titular ou com o seu
consentimento, e
— que as menções «especialista em BMW» e «especializado em BMW» se
referem tanto à venda de veículos BMW usados como à reparação e à
manutenção de veículos desta marca.
- 33.
- As questões colocadas visam portanto uma situação em que o uso da marca BMW
foi feito a fim de informar o público de que o anunciante efectua a reparação e amanutenção de veículos BMW ou que é especializado ou especialista na venda ou
na reparação e manutenção de tais veículos.
- 34.
- Deste modo, trata-se de uma situação em que, pelo menos prima facie — e como
foi assinalado pelo Governo do Reino Unido —, o uso em causa cai no âmbito do
artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva, uma vez que a marca BMW é utilizada para
produtos BMW autênticos.
- 35.
- Se esta qualificação foi contestada em certas observações apresentadas ao Tribunal,
tal foi feito mais especialmente com base em dois argumentos.
- 36.
- O primeiro é o de que as expressões em causa, e nomeadamente «especialista ou
especializado em BMW», utilizam a marca BMW para fins diversos dos de
distinguir os produtos ou serviços e caem, assim, no âmbito do artigo 5.°, n.° 5, da
directiva.
- 37.
- O segundo argumento é o de que, no anúncio relativo à «reparação e à
manutenção de BMW», a marca BMW não é utilizada para produtos, mas
enquanto designação de um serviço, para o qual a marca não foi registada. Por esta
razão, o artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da directiva não seria aplicável, de modo que
há que verificar se o artigo 5.°, n.os 1, alínea b), ou 2, o podem ser.
- 38.
- A este respeito, verifica-se que é exacto que o âmbito de aplicação do artigo 5.°,
n.os 1 e 2, da directiva, por um lado, e do artigo 5.°, n.° 5, por outro, depende da
questão de saber se o uso da marca é feito a fim de distinguir os produtos ou
serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada, ou seja, como
marca, ou se o uso é feito com outros fins. Ora, numa situação como a do processo
principal, trata-se efectivamente de uma utilização da mesma marca para distinguir
os produtos em causa enquanto objecto dos serviços prestados pelo anunciante.
- 39.
- Com efeito, a marca BMW é utilizada pelo anunciante para identificar a
proveniência dos produtos que são objecto do serviço prestado, e portanto para
distinguir estes produtos de outros produtos que podiam ter sido objecto dos
mesmos serviços. Embora o uso da marca em anúncios relativos ao serviço de
venda de veículos BMW usados se destine, sem dúvida alguma a distinguir o
objecto dos serviços prestados, não há que tratar a este respeito diferentemente os
anúncios relativos ao serviço constituído pela reparação e pela manutenção de
veículos BMW. Neste caso, a marca é igualmente utilizada para identificar a
proveniência dos produtos que são objecto do serviço.
- 40.
- Neste contexto, saliente-se que a questão de saber se o uso beneficia
indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou a prejudica, por
exemplo criando no espírito do público falsas impressões quanto às relações entre
o anunciante e o titular da marca, só se coloca nas hipóteses previstas no artigo 5.°,
n.os 2 ou 5. Tais elementos devem, assim, ser tomados em consideração, não na fase
da qualificação do uso no âmbito do artigo 5.°, mas quando da apreciação da
legalidade do uso em causa nos casos previstos no artigo 5.°, n.os 2 ou 5.
- 41.
- Por fim, verifica-se que o uso aqui em causa é, efectivamente, um uso «na vida
comercial» na acepção do artigo 5.°, n.os 1 e 2, da directiva. Com efeito, enquanto
exemplo das utilizações de marcas que podem ser proibidas por força dos n.os 1 e
2 do artigo 5.°, o n.° 3 desta disposição menciona expressamente a utilização da
marca na publicidade.
- 42.
- Assim, há que responder às segunda e terceira questões que o uso de uma marca,
sem a autorização do titular, para anunciar ao público que uma empresa terceira
efectua a reparação e a manutenção de produtos com esta marca ou que é
especializada ou especialista em tais produtos constitui, em circunstâncias como as
descritas no acórdão de reenvio, um uso da marca na acepção do artigo 5.°, n.° 1,
alínea a), da directiva.
Quanto às quarta e quinta questões
- 43.
- Com as quarta e quinta questões, a examinar em conjunto, o órgão jurisdicional
nacional pergunta essencialmente se os artigos 5.° a 7.° da directiva autorizam o
titular da uma marca a proibir a terceiros o uso da sua marca para anunciar ao
público que efectua a reparação e a manutenção de produtos com uma marca
comercializados sob a marca pelo titular ou com o seu consentimento, ou que é
especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais
produtos.
- 44.
- A este respeito, pede-se ao Tribunal que se pronuncie, em especial, sobre a
questão de saber se o titular se pode opor a este uso apenas quando o anunciante
dê a impressão de que a sua empresa pertence à rede de distribuição do titular da
marca, ou se pode igualmente opor-se a tal quando, pela maneira como a marca
é utilizada nos anúncios, exista realmente uma possibilidade de suscitar no espírito
do público a impressão de que o anunciante utiliza a marca em larga medida para
fazer publicidade em favor da sua empresa como tal, sugerindo uma certa
qualidade.
- 45.
- A fim de responder a esta questão, recorde-se que, tendo em conta a resposta
dada às segunda e terceira questões, segundo a qual o uso da marca nos anúncios
em causa no processo principal cai no âmbito do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da
directiva, o uso em causa pode ser proibido pelo titular da marca, a não ser que
sejam aplicáveis ou o artigo 6.°, relativo à limitação dos efeitos da marca, ou o
artigo 7.°, relativo ao esgotamento dos direitos conferidos pela marca.
- 46.
- Em primeiro lugar, há que examinar esta questão em relação aos anúncios da
venda dos veículos usados e em seguida em relação aos anúncios da reparação e
da manutenção dos veículos.
Quanto aos anúncios relativos à venda de veículos BMW usados
- 47.
- Quanto aos anúncios relativos à venda de veículos BMW usados comercializados
sob esta marca pelo titular ou com o seu consentimento, deve recordar-se a
jurisprudência do Tribunal sobre o uso de uma marca para anunciar ao público a
revenda de produtos com uma marca.
- 48.
- No acórdão de 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Colect.,
p. I-6013), o Tribunal julgou antes de mais, no n.° 38, que os artigos 5.° e 7.° da
directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando há produtos de marca
que são comercializados no mercado comunitário pelo titular da marca ou com o
seu consentimento, um revendedor tem a faculdade, além da revenda desses
produtos, de utilizar a marca para anunciar ao público a posterior comercialização
desses produtos.
- 49.
- No mesmo acórdão, o Tribunal verificou em seguida no n.° 43, que o prejuízo
causado à reputação da marca pode, em princípio, constituir um motivo legítimo,
na acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva, susceptível de justificar que o titular
se oponha ao uso da sua marca para a comercialização posterior dos produtos que
ele lançou no mercado na Comunidade ou que aí foram comercializados com o seu
consentimento. No que se refere aos produtos de prestígio, o Tribunal assinalou,
no n.° 45, que o revendedor não deve agir de maneira desleal em relação aos
interesses legítimos do titular da marca, devendo esforçar-se por evitar que a sua
publicidade afecte o valor da marca, prejudicando a imagem de prestígio dos
produtos em causa. Daqui o Tribunal concluiu, no n.° 48, que o titular de uma
marca não pode opor-se, ao abrigo do artigo 7.°, n.° 2, à utilização da sua marca,
com os meios habituais no ramo de actividade do revendedor, para anunciar ao
público a comercialização posterior dos seus produtos com a marca, salvo se se
provar que tal uso afecta seriamente a reputação da marca.
- 50.
- No quadro do presente processo, esta jurisprudência implica que o artigo 7.° da
directiva se opõe a que o titular da marca BMW proíba a terceiros o uso da sua
marca para anunciar ao público que é especializado ou especialista na venda de
veículos BMW usados, desde que a publicidade diga respeito a veículos que foram
colocados no mercado comunitário sob esta marca pelo titular ou com o seu
consentimento e que a maneira como é utilizada a marca nessa publicidade não
constitua um motivo legítimo na acepção do artigo 7.°, n.° 2, justificando que o
titular se possa opor a tal.
- 51.
- A este respeito, pode constituir um motivo legítimo na acepção do artigo 7.°, n.° 2,
da directiva o facto de a marca ser utilizada na publicidade do revendedor de um
modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre o
revendedor e o titular da marca, e nomeadamente que a empresa do revendedor
pertence à rede de distribuição do titular da marca ou que existe uma relação
especial entre as duas empresas.
- 52.
- Com efeito, tal publicidade não é necessária para assegurar a comercialização
posterior de produtos colocados no mercado comunitário sob a marca, pelo titular
ou com o seu consentimento, e, deste modo, para garantir o objectivo da regra de
esgotamento prevista no artigo 7.° da directiva. Além disso, viola a obrigação de
agir lealmente em relação aos interesses legítimos do titular da marca e afecta o
valor da marca beneficiando indevidamente do seu carácter distintivo ou da sua
reputação. Assim, é contrária ao objecto específico do direito de marca, que,
segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, é nomeadamente proteger o titular
dos concorrentes que queiram abusar da posição e da reputação da marca (v.,
nomeadamente, acórdão de 17 de Outubro de 1990, Hag II, C-10/89, Colect.,
p. I-3711, n.° 14).
- 53.
- Em contrapartida, se não existir qualquer risco de o público ser levado a crer que
existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca, o simples
facto de o revendedor beneficiar com o uso da marca porque a publicidade da
venda dos produtos abrangidos pela marca, além disso correcta e leal, confere à
sua própria actividade uma aura de qualidade não constitui um motivo legítimo na
acepção do artigo 7.°, n.° 2, da directiva.
- 54.
- A este respeito, basta assinalar que um revendedor, que vende veículos BMW
usados e que é realmente especializado ou especialista na venda de tais viaturas,
não pode na prática comunicar esta informação aos seus clientes sem utilizar a
marca BMW. Assim, essa utilização informativa da marca BMW é necessária para
garantir o direito de revenda resultante do artigo 7.° da directiva e não beneficia
indevidamente do carácter distintivo ou da reputação desta marca.
- 55.
- A questão de saber se uma publicidade é susceptível de dar a impressão de que
existe uma relação comercial entre o revendedor e o titular da marca é uma
questão de facto que cabe ao juiz nacional apreciar face às circunstâncias
específicas de cada caso concreto.
Quanto aos anúncios relativos à reparação e à manutenção de veículos BMW
- 56.
- Verifica-se antes de mais que a regra relativa ao esgotamento dos direitos
conferidos pela marca, prevista no artigo 7.° da directiva, não é aplicável no que
se refere aos anúncios relativos à reparação e à manutenção de veículos BMW.
- 57.
- Com efeito, o artigo 7.° visa conciliar os interesses da protecção dos direitos de
marca e os da livre circulação de mercadorias na Comunidade tornando possível
a comercialização posterior de um exemplar de um produto com uma marca sem
que o titular da mesma se possa opor a tal (v., neste sentido, acórdão Parfums
Christian Dior, já referido, n.os 37 e 38). Ora, os anúncios relativos à reparação e
à manutenção de viaturas não dizem respeito à comercialização posterior dos
produtos em causa.
- 58.
- Todavia, quanto a estes anúncios, importa ainda examinar se o uso da marca pode
ser legítimo face à regra prevista no artigo 6.°, n.° 1, alínea c), da directiva, segundo
a qual o titular não pode proibir a terceiros o uso da sua marca para indicar o
destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou
peças sobressalentes, desde que esse uso seja necessário para indicar tal destino e
seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou
comercial.
- 59.
- A este respeito, e como foi nomeadamente assinalado pelo Governo do Reino
Unido, verifica-se que o uso da marca para informar o público de que o anunciante
repara e faz a manutenção dos produtos desta marca constitui um uso indicando
o destino de um serviço na acepção do artigo 6.°, n.° 1, alínea c). Com efeito, à
semelhança do uso de uma marca destinado a identificar os veículos a que convém
uma peça sobressalente não original, o uso em causa é feito para identificar os
produtos que são objecto do serviço prestado.
- 60.
- Além disso, verifica-se que o uso em causa é necessário para indicar o destino do
serviço. A este respeito, basta salientar como o advogado-geral fez no n.° 54 das
suas conclusões, que, se um comerciante independente efectuar a manutenção e
a reparação de veículos BMW ou se for realmente especializado neste domínio,
esta informação não pode na prática ser comunicada aos seus clientes sem usar a
marca BMW.
- 61.
- Por fim, verifica-se que a condição segundo a qual o uso da marca se deve fazer
em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial
constitui, em suma, a expressão de uma obrigação de lealdade face aos interesses
legítimos do titular da marca, análoga à que está sujeito o revendedor quando
utiliza a marca de outrem para anunciar a revenda de produtos dessa marca.
- 62.
- Com efeito, o artigo 6.° da directiva visa, tal como o artigo 7.°, conciliar os
interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca e os da livre circulação
de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado comum, de forma a
que o direito de marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do
sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende estabelecer e manter
(v., nomeadamente, acórdão Hag II, já referido, n.° 13).
- 63.
- Assim, pelas razões indicadas nos n.os 51 a 54 do presente acórdão, aplicáveis
mutatis mutandis, o uso da marca de outrem para anunciar ao público a reparação
e a manutenção dos produtos desta marca é permitido nas mesmas condições que
as aplicáveis no caso do uso da marca para anunciar ao público a revenda dos
produtos com esta marca.
- 64.
- Face ao que precede, há que responder às quarta e quinta questões que os artigos
5.° e 7.° da directiva não permitem ao titular de uma marca proibir a terceiros o
uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a
manutenção de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular
ou com o seu consentimento ou que é especializado ou especialista na venda ou
na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja
utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação
comercial entre a empresa terceira e o titular da marca, e nomeadamente que a
empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou de
que existe uma relação especial entre as duas empresas.
Quanto às despesas
- 65.
- As despesas efectuadas pelos Governos italiano e do Reino Unido e pela
Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis.
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente
suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às
despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden,
por acórdão de 7 de Fevereiro de 1997, declara:
1) Sem prejuízo da obrigação que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio
de interpretar o direito nacional em toda a medida do possível em
conformidade com o direito comunitário, este último não se opõe a uma
regra nacional transitória segundo a qual um recurso dirigido contra uma
decisão proferida antes da data de entrada em vigor intempestiva das
regras que transpõem a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21
de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros
em matéria de marcas, para direito nacional seja resolvido em
conformidade com as regras aplicáveis antes dessa data, mesmo se o
acórdão for proferido depois dessa data.
2) O uso de uma marca, sem a autorização do titular, para anunciar ao
público que uma empresa terceira efectua a reparação e a manutenção de
produtos com esta marca ou que é especializada ou especialista em tais
produtos constitui, em circunstâncias como as descritas no acórdão de
reenvio, um uso da marca na acepção do artigo 5.°, n.° 1, alínea a), da
Primeira Directiva 89/104.
3) Os artigos 5.° e 7.° da Primeira Directiva 89/104 não permitem ao titular
de uma marca proibir a terceiros o uso da sua marca para anunciar ao
público que efectua a reparação e a manutenção de produtos desta marca
comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento
ou que é especializado ou especialista na venda ou na reparação e na
manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja utilizada de um
modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial
entre a empresa terceira e o titular da marca, e nomeadamente que a
empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca
ou de que existe uma relação especial entre as duas empresas.
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Rodríguez IglesiasKapteyn
Puissochet
Jann Gulmann
Murray
Edward Ragnemalm
Sevón
Wathelet Schintgen
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Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Fevereiro de 1999.
O secretário
O presidente
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias