Causa T‑255/08

Eugenia Montero Padilla

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo JOSE PADILLA — Marchi e segno anteriori JOSE PADILLA — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi e di marchio notorio — Art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Assenza di segno anteriore nella prassi commerciale — Art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009)»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in uno Stato membro

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, nn. 1 e 2, lett. c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4)

1.      Non è stato provato l’impiego quale marchio del nome José Padilla invocato nel contesto dell’opposizione proposta avverso la registrazione del segno denominativo JOSE PADILLA in quanto marchio comunitario per prodotti rientranti nelle classi 9, 25 e 41 ai sensi dell’accordo di Nizza. Infatti, i documenti forniti dimostrano soltanto la notorietà del compositore deceduto e l’utilizzo del nome di quest’ultimo per identificare l’autore delle composizioni musicali e non l’impiego di questo nome come marchio. Pertanto, non è stata fornita la prova del fatto che, alla data del deposito del marchio richiesto, il marchio JOSE PADILLA era notoriamente conosciuto quale marchio in uno Stato membro ed utilizzato per prodotti simili o identici a quelli indicati dal marchio richiesto.

(v. punti 53, 56)

2.      Risulta dal testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, in cui è utilizzata l’espressione «per i quali è registrato il marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ai sensi dell’art. 8, n. 2, di tale regolamento solo ove siano stati oggetto di una registrazione.

Di conseguenza, contrariamente all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, che consente, per prodotti o servizi identici o simili, le opposizioni fondate su marchi per i quali non è stata dimostrata la registrazione ma che sono notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, l’art. 8, n. 5, del regolamento in parola tutela, rispetto a prodotti o servizi non simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, per i quali è dimostrata la registrazione.

(v. punti 47-48)

3.      Il diritto d’autore non può costituire un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Infatti, risulta dall’economia dell’art. 52 del suddetto regolamento che un diritto d’autore non è un siffatto segno. Quest’ultima disposizione prevede, al n. 1, lett. c), che un marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste un diritto anteriore di cui all’art. 8, n. 4, e ricorrono le condizioni previste da quest’ultima disposizione. Il n. 2, lett. c), dello stesso articolo dispone che un marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se il suo uso può essere vietato ai sensi di un «altro» diritto anteriore ed in particolare di un diritto d’autore. Ne consegue che il diritto d’autore non fa parte dei diritti anteriori di cui all’art. 8, n. 4, del regolamento di cui trattasi.

(v. punto 65)