SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MACIEJ SZPUNAR
vom 7. September 2023(1)
Rechtssache C‑361/22
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)
gegen
Buongiorno Myalert SA
(Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Supremo [Oberster Gerichtshof, Spanien])
„Vorlage zur Vorabentscheidung – Marken – Richtlinie 89/104/EWG – Richtlinie 2008/95/EG – Beschränkung der Wirkungen der Marke – Benutzung der Marke, um auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung hinzuweisen – Zulässigkeitsvoraussetzungen“
I. Einleitung
1. Im Ausgangsverfahren, das zum vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen geführt hat, stehen sich ein Anbieter von Informationsdiensten über das Internet und das Mobilfunknetz und der Inhaber der Marke ZARA wegen einer behaupteten Verletzung der Rechte aus dieser Marke gegenüber. Im Rahmen einer Werbekampagne hatte der Anbieter der Informationsdienste als Prämie die Teilnahme an einer Verlosung angeboten, bei der einer der Gewinne eine ZARA-Geschenkgutscheinkarte war, deren Bild im Rahmen der Werbekampagne gezeigt worden war. Der Markeninhaber klagte gegen den Dienstleister wegen Markenverletzung, da dieser die Wertschätzung der Marke ausgenutzt und beeinträchtigt habe.
2. Somit könnte das Ausgangsverfahren an der Grenze zwischen dem Markenrecht und dem Recht des unlauteren Wettbewerbs angesiedelt sein. Die Vorlagefrage in der vorliegenden Rechtssache betrifft jedoch nur die Richtlinien zum Markenrecht.
3. Was dies betrifft, ist der Inhaber einer in einem der Mitgliedstaaten eingetragenen Marke berechtigt, jedem Dritten bestimmte Benutzungen der Zeichen zu verbieten, wenn diese Benutzungen unter Berücksichtigung der in diesen Richtlinien festgelegten Voraussetzungen sein Recht des geistigen Eigentums verletzen.
4. Das ausschließliche Recht des Inhabers ist jedoch nicht absolut. So sah Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinien 89/104/EWG(2) und 2008/95/EG(3) vor, dass der Inhaber einem Dritten die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr nicht verbieten konnte, wenn die Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung, notwendig war. Im Jahr 2015 wurde die Richtlinie 2008/95 durch die Richtlinie (EU) 2015/2436(4) ersetzt, deren Art. 14 Abs. 1 Buchst. c zumindest dem Wortlaut nach eine weiter gehende Beschränkung der Wirkungen der Marke als die nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinien 89/104 und 2008/95 einzuführen scheint.
5. Da das vorlegende Gericht der Ansicht ist, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Handlung eher unter diese weiter gehende Beschränkung fällt, möchte es im Rahmen der Vorlagefrage vom Gerichtshof wissen, ob Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 den Umfang der fraglichen Beschränkung tatsächlich geändert hat oder ob diese Vorschrift Benutzungen betrifft, die implizit bereits in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinien 89/104 und 2008/95 enthalten waren.
6. Auch wenn das Vorabentscheidungsersuchen auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinien 89/104 und 2008/95 abzielt, geht die Bedeutung der Antwort auf diese Frage weit über das System der nationalen Marken hinaus.
7. Zum einen wird die Antwort auch das System der Unionsmarken betreffen, das auf der Verordnung (EG) Nr. 207/2009(5) beruht, die mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 durch die Verordnung (EU) 2017/1001(6) ersetzt wurde. Zwischendurch wurde die Verordnung Nr. 207/2009 durch die Verordnung (EU) 2015/2424(7) geändert. Eine ähnliche Beschränkung wie die des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 war in Art. 12 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 enthalten. Die Verordnung 2015/2424 änderte die letztgenannte Vorschrift und übernahm im Wesentlichen den Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436.
8. Zum anderen soll nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs die vom Unionsgesetzgeber vorgesehene Beschränkung der Wirkungen der Rechte des Markeninhabers die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs und der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt in der Weise in Einklang bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der Vertrag errichten und aufrechterhalten will(8).
II. Rechtlicher Rahmen
A. Unionsrecht
1. Richtlinie 89/104
9. Art. 5 („Rechte aus der Marke“) der Richtlinie 89/104 sah vor:
„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:
a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;
b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;
d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.
…“
10. Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) Abs. 1 der Richtlinie 89/104 sah vor:
„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,
…
b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geographische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,
c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweise auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung
im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.“
2. Richtlinie 2008/95
11. Die Richtlinie 89/104 wurde durch die am 28. November 2008 in Kraft getretene Richtlinie 2008/95 aufgehoben und ersetzt. Weder an Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 noch an Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und c dieser Richtlinie wurden jedoch wesentliche Änderungen vorgenommen.
3. Richtlinie 2015/2436
12. Art. 14 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) der Richtlinie 2015/2436, die die Richtlinie 2008/95 mit Wirkung zum 15. Januar 2019 aufgehoben und ersetzt hat, sieht vor:
„(1) Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:
…
c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware[,] insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
…“
B. Spanisches Recht
13. Art. 34 der Ley 17/2001 de Marcas (Markengesetz 17/2001) vom 7. Dezember 2001 (BOE Nr. 294 vom 8. Dezember 2001, S. 45579) in seiner auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens anwendbaren Fassung (im Folgenden: Markengesetz) setzte Art. 5 der Richtlinie 89/104 in spanisches Recht um. Art. 34 lautete:
„1. Die Eintragung der Marke gewährt ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, sie im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.
2. Der Inhaber der eingetragenen Marke ist berechtigt, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
b) ein Zeichen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;
c) ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn die Marke in Spanien bekannt ist oder Wertschätzung genießt und durch die Benutzung des Zeichens ohne rechtfertigenden Grund auf eine Verbindung zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber hingewiesen werden kann oder, allgemein, wenn die Benutzung die Unterscheidungskraft, Bekanntheit oder Wertschätzung der eingetragenen Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen kann.“
14. Art. 37 Abs. 1 Buchst. c des Markengesetzes, der Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 in spanisches Recht umsetzte, lautete:
„1. Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht:
…
c) die Marke, wenn die Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung notwendig ist.“
15. Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2015/2436 änderte der spanische Gesetzgeber Art. 37 Abs. 1 Buchst. c des Markengesetzes wie folgt:
„1. Eine Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Folgendes im geschäftlichen Verkehr zu benutzen:
…
c) die Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.“
III. Sachverhalt des Ausgangsverfahrens
16. Die Buongiorno Myalert SA (im Folgenden: Buongiorno) ist eine Gesellschaft, die im Jahr 2010 Informationsdienste über das Internet und das Mobilfunknetz anbot. Zu jener Zeit startete sie eine Werbekampagne für das Abonnement eines Dienstes für den Versand von Multimedia‑Inhalten per SMS mit der Bezeichnung „Club Blinko“, in deren Rahmen sie als Prämie die Teilnahme an einer Verlosung anbot, bei der der Gewinn in einer ZARA-Geschenkgutscheinkarte im Wert von 1 000 Euro bestand. Nachdem der Abonnent auf ein Banner geklickt hatte, um zur Verlosung zu gelangen, erschien auf dem nächsten Bildschirm das ZARA-Zeichen in einem Rechteck eingerahmt, das dem Format von Geschenkkarten ähnelte.
17. Die Gesellschaft Industria de Diseño Textil SA (im Folgenden: Inditex) erhob gegen Buongiorno eine Verletzungsklage wegen einer Verletzung der ausschließlichen Rechte aus einer nationalen Marke zum Schutz des Zeichens ZARA. Für diese auf Art. 34 Abs. 2 Buchst. b und c des Markengesetzes gestützte Klage führte Inditex Gründe an, die sich jeweils auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr sowie auf die Ausnutzung und Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke bezogen.
18. Buongiorno bestritt eine Verletzung der Rechte aus der Marke ZARA und machte geltend, dass es sich bei der gelegentlichen Benutzung des Zeichens nicht um eine markenmäßige, sondern um eine verweisende Benutzung gehandelt habe, um anzugeben, worin einer der Gewinne in der Verlosung bestand. Eine solche „verweisende Benutzung“ falle unter die in Art. 37 des Markengesetzes geregelte zulässige Benutzung fremder Zeichen.
19. Das erstinstanzliche Gericht wies die Anträge von Inditex zurück. Nachdem es festgestellt hatte, dass es sich bei der Benutzung der Marke ZARA durch Buongiorno nicht um eine „verweisende“ Benutzung im Sinne von Art. 37 des Markengesetzes handle, vertrat es die Auffassung, dass die Voraussetzungen nach Art. 34 Abs. 2 Buchst. b und c des Markengesetzes nicht erfüllt seien.
20. Inditex legte gegen diese Entscheidung Berufung ein und machte geltend, dass die Marke gemäß Art. 34 Abs. 2 Buchst. c des Markengesetzes verletzt worden sei. Die Berufung wurde vom Gericht der zweiten Instanz mit der Feststellung zurückgewiesen, dass die Benutzung die Wertschätzung der Marke ZARA weder beeinträchtige noch in unlauterer Weise ausnutze.
21. Inditex legte beim Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof, Spanien), dem vorlegenden Gericht, Kassationsbeschwerde ein.
22. Aufgrund der Verwendung des Begriffs „insbesondere“ in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436, durch die die allgemeinere Handlung („Identifizierung oder Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“), die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 nicht enthalten war, mit der in letzterer Richtlinie genannten konkreteren Handlung („wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware[,] insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist“) verbunden wird, hat das vorlegende Gericht Zweifel hinsichtlich der Bedeutung des in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der ersten Richtlinie eingeschobenen Abschnitts. Es fragt sich, ob es sich hier um eine ausdrückliche Nennung eines Tatbestandsmerkmals, das in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 bereits implizit enthalten war, oder um eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der „verweisenden“ Benutzungen handelt. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts entspricht die Handlung von Buongiorno eher dem aktuellen Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 als dem von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104.
23. Das vorlegende Gericht führt aus, dass es die Parteien des Ausgangsverfahrens zur Stellungnahme bezüglich der Relevanz eines Vorabentscheidungsersuchens zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 aufgefordert habe, „[f]ür den Fall, dass der auf die Verletzung von Art. 34 Abs. 2 Buchst. c [des Markengesetzes] gestützte Rechtsmittelgrund Erfolg hat und zu prüfen ist, ob die in Art. 37 [Abs. 1] Buchst. c [des Markengesetzes] vorgesehene Beschränkung der Wirkungen der Marke vorliegt“.
IV. Vorlagefrage und Verfahren vor dem Gerichtshof
24. Unter diesen Umständen hat das Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof) mit Beschluss vom 12. Mai 2022, beim Gerichtshof eingegangen am 3. Juni 2022, entschieden, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen:
Ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen, dass in der Beschränkung des Markenrechts implizit auch die allgemeinere Handlung enthalten ist, auf die aktuell Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 verweist: Benutzung der „Marke zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“?
25. Die Parteien des Ausgangsverfahrens, die spanische Regierung und die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Eine mündliche Verhandlung hat nicht stattgefunden.
V. Würdigung
A. Umgrenzung der Vorlagefrage
26. Mit seiner Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass die nunmehr in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 genannte Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“ unter die erstgenannte Vorschrift fällt.
27. Vorab halte ich es aufgrund der Ausführungen der Verfahrensbeteiligten in ihren schriftlichen Erklärungen für angebracht, folgende Überlegungen zur Umgrenzung der Vorlagefrage anzustellen.
28. Erstens ist festzustellen, dass sich der Sachverhalt des Ausgangsverfahrens im Jahr 2010 ereignet hat, während sich die Vorlagefrage auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 bezieht. Diese Richtlinie wurde durch die am 28. November 2008 in Kraft getretene Richtlinie 2008/95 ersetzt. Zwar hat die letztgenannte Richtlinie Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 nicht geändert, aber sie scheint dennoch ratione temporis im Ausgangsrechtsstreit anwendbar zu sein. Daher werde ich mich in den vorliegenden Schlussanträgen auf die Richtlinie 2008/95 und ihren Art. 6 Abs. 1 Buchst. c beziehen und schlage daher vor, die Vorlagefrage in diesem Sinne umzuformulieren(9).
29. Zweitens könnte man versucht sein, die Vorlagefrage in dem Sinne umzuformulieren, dass das vorlegende Gericht mit ihr wissen möchte, ob Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen ist, dass er die Handlung umfassen kann, die darin besteht, dass ein Dritter die Marke im Rahmen einer Werbekampagne benutzt, um auf einen Preis hinzuweisen, den einer seiner Kunden bei einer Verlosung gewinnen kann. Die Antwort auf die Frage, so wie vom vorlegenden Gericht formuliert, wird es ihm jedoch in sinnvoller Weise ermöglichen, den bei ihm anhängigen Rechtsstreit zu entscheiden; daher ist es nicht erforderlich, sich an die Stelle dieses Gerichts zu setzen und die Frage neu zu formulieren.
30. Drittens macht Buongiorno geltend, dass sich die Vorlagefrage in keiner Weise auf die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Beschränkung der Wirkungen der Marke beziehe, wonach der Inhaber einer Marke einem Dritten nicht verbieten könne, im geschäftlichen Verkehr Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft, die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung zu benutzen. Buongiorno gibt jedoch an, dass sie sich bereits in erster Instanz zur Rechtfertigung ihrer Handlung auf diese Vorschrift berufen habe. Um dem vorlegenden Gericht eine nützliche und erschöpfende Antwort zu geben, müsse der Gerichtshof die Vorlagefrage daher auch unter dem Gesichtspunkt der genannten Vorschrift prüfen.
31. Da das vorlegende Gericht keine Zweifel hinsichtlich der Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 äußert, schlage ich dem Gerichtshof auch nicht vor, die Vorlagefrage insoweit mit dem Ziel der Auslegung auch dieser Vorschrift umzuformulieren. Denn nur die staatlichen Gerichte haben zu bestimmen, welche Fragen dem Gerichtshof vorzulegen sind; die Parteien des Ausgangsverfahrens können die Fragen inhaltlich nicht ändern(10).
32. Dies vorausgeschickt, muss ich der Vollständigkeit halber zum einen anmerken, dass Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95 nur dann Anwendung finden kann, wenn die Handlung von Buongiorno als „Benutzung“ im Sinne von Art. 5 der Richtlinie angesehen wird. Da dieser Aspekt auch unter dem Gesichtspunkt der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie umstritten zu sein scheint, werde ich im Rahmen meiner inhaltlichen Prüfung der Vorlagefrage auf diesen Punkt zurückkommen(11).
33. Zum anderen ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95, wie der Gerichtshof entschieden hat, eine Ausprägung des Freihaltebedürfnisses. Damit ein Dritter sich auf das dieser Vorschrift zugrunde liegende Freihaltebedürfnis berufen kann, muss sich die von ihm benutzte Angabe auf ein Merkmal der von dem Dritten vertriebenen Ware oder der von ihm erbrachten Dienstleistung beziehen(12). Darüber hinaus hat der Gerichtshof auch entschieden, dass die Anbringung eines mit einer u. a. für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen dieser Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, nicht dazu dient, eine Angabe über ein Merkmal der genannten Modelle zu machen, sondern ein Teil der originalgetreuen Nachbildung der Originalfahrzeuge ist(13).
34. Im vorliegenden Fall läuft der Umstand, dass ein Dritter in einer Werbekampagne die Marke eines Markeninhabers abbildet, um auf einen Preis hinzuweisen, den seine Kunden bei einer Verlosung gewinnen können, möglicherweise darauf hinaus, dass eher auf ein Merkmal der Ware des Markeninhabers als auf ein Merkmal der von dem Dritten angebotenen Dienstleistung der Bereitstellung von Multimedia‑Inhalten hingewiesen wird. Selbst wenn Inditex Geschenkgutscheinkarten mit den in der Werbekampagne von Buongiorno gezeigten Merkmalen vertrieben hätte, könnte man nämlich nicht annehmen, dass die Abbildung dieser Geschenkgutscheinkarten in der Werbekampagne darauf abzielte, einen Hinweis auf ein Merkmal der von Buongiorno angebotenen Dienstleistung zu geben.
35. Viertens könnte man sich angesichts des vom vorlegenden Gericht beschriebenen Sachverhalts auch fragen, ob die Handlung von Buongiorno unter Art. 7 der Richtlinie 2008/95 („Erschöpfung des Rechts aus der Marke“) fiel. Diese Vorschrift sah vor, dass die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind, es sei denn, berechtigte Gründe rechtfertigen es, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.
36. Ohne der Beantwortung dieser Frage vorzugreifen, muss ich zunächst feststellen, dass das vorlegende Gericht nicht um die Auslegung von Art. 7 der Richtlinie 2008/95 ersucht. Ferner macht Inditex geltend, dass ihr Markenrecht mangels eines Erstverkaufs der Ware, d. h. der Geschenkgutscheinkarte, bzw. eines ersten Inverkehrbringens mit ihrer Zustimmung zum Zeitpunkt der Benutzung ihrer Marke durch Buongiorno nicht erschöpft gewesen sei. Und schließlich trägt dieses Unternehmen in einem anderen Zusammenhang vor, dass es Geschenkgutscheinkarten mit den in der Werbekampagne gezeigten Merkmalen weder vermarkte noch zum angegebenen Zeitpunkt vermarktet habe. Es handele sich daher um eine nicht existierende Ware.
37. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich vor, das durch die Vorlagefrage aufgeworfene Rechtsproblem ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses zwischen Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 zu prüfen. Zuvor ist jedoch auf die von den Verfahrensbeteiligten vorgebrachten Argumente einzugehen, die sich auf die Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens beziehen.
B. Zur Zulässigkeit
38. Inditex führt zwei Argumente für die Unzulässigkeit des vorliegenden Vorabentscheidungsersuchens an.
39. Zum einen weist sie darauf hin, dass ihr, wie das vorlegende Gericht selbst feststelle(14), die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 nur dann von Nutzen sein könne, wenn der Kassationsbeschwerde, über die dieses Gericht zu entscheiden habe, wegen Verstoßes gegen Art. 34 Abs. 2 Buchst. c des Markengesetzes stattgegeben werde, der als nationale Vorschrift, mit der der spanische Gesetzgeber die in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit umgesetzt habe, den sogenannten „bekannten“ Marken einen besonderen Schutz gewähre. Allerdings entspreche die in der letztgenannten Vorschrift genannte Benutzung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens keinesfalls den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, so dass sich ein Dritter, der diese Marke benutze, nicht auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 berufen könne. Auch wenn ich damit meinen späteren Ausführungen vorgreife, möchte ich hinzufügen, dass das von Inditex vorgebrachte Argument für die Unzulässigkeit der Vorlagefrage auch in materieller Hinsicht als Argument herangezogen werden kann, das die Auslegung der oben genannten Vorschriften betrifft(15).
40. Zum anderen macht Inditex geltend, dass die Antwort auf die Vorlagefrage jedenfalls nicht hilfreich wäre, da sie für die Entscheidung der im Ausgangsverfahren aufgeworfenen Rechtsfrage eindeutig unzureichend wäre. Die Benutzung einer Marke „als Hinweis“ sei nämlich nicht per se zulässig. Die Zulässigkeit einer solchen Benutzung würde erfordern, dass die Benutzung „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ entspreche und die Regeln der Erschöpfung des Markenrechts bei Geschäften mit fremden Waren beachte.
41. Hierzu ist festzustellen, dass weder das Argument, dass eine Vorlagefrage auf einer Prämisse beruhe, über die das vorlegende Gericht noch zu entscheiden habe, so dass diese Frage als verfrüht und hypothetisch anzusehen sei(16), noch das Argument, dass die auf eine Vorlagefrage zu erteilende Antwort für die Entscheidung des Ausgangsverfahrens nicht ausreichen würde(17), automatisch zu der Schlussfolgerung führt, dass diese Frage unzulässig ist.
42. Es ist nämlich allein Sache des mit dem Rechtsstreit befassten nationalen Gerichts, in dessen Verantwortungsbereich die zu erlassende gerichtliche Entscheidung fällt, anhand der Besonderheiten des Ausgangsverfahrens die Erheblichkeit der dem Gerichtshof vorgelegten Frage zu beurteilen. Sofern die vorgelegte Frage die Auslegung oder die Gültigkeit einer Vorschrift des Unionsrechts betrifft, ist der Gerichtshof grundsätzlich gehalten, darüber zu befinden. Folglich gilt für eine Vorlagefrage zum Unionsrecht eine Vermutung der Erheblichkeit. Die Entscheidung über eine solche Frage kann vom Gerichtshof nur dann abgelehnt werden, wenn die Auslegung des Unionsrechts, um die er ersucht wird, offensichtlich in keinem Zusammenhang mit den Gegebenheiten oder dem Gegenstand des Ausgangsrechtsstreits steht, wenn das Problem hypothetischer Natur ist oder wenn der Gerichtshof nicht über die tatsächlichen und rechtlichen Angaben verfügt, die für eine sachdienliche Beantwortung der ihm vorgelegten Fragen erforderlich sind(18).
43. Das ist vorliegend nicht der Fall. Zwar muss das vorlegende Gericht bei der Entscheidung über die Kassationsbeschwerde Beurteilungen vornehmen, die der Beurteilung des durch die Vorlagefrage aufgeworfenen Rechtsproblems (Benutzung einer bekannten Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95) vorausgehen, und gegebenenfalls zusätzliche und nachfolgende Beurteilungen vornehmen (Benutzung entsprechend den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel). Es ist jedoch nicht offensichtlich, dass Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 nicht auf einen Sachverhalt Anwendung finden soll, in dem eine Marke in einer Werbekampagne eines Dritten erscheint, um auf einen Preis hinzuweisen, den ein Kunde dieses Dritten in einer Verlosung gewinnen kann.
44. Ohne die Zulässigkeit der Vorlagefrage ausdrücklich in Frage zu stellen, macht die Kommission außerdem geltend, dass es nicht notwendig sei, zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Art. 37 des Markengesetzes und Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 im vorliegenden Fall erfüllt seien, da die Feststellung des erstinstanzlichen nationalen Gerichts, dass die Benutzung der Marke ZARA unter keinen der Fälle einer „Benutzung der Marke“ nach Art. 34 des Markengesetzes falle, mit dem der spanische Gesetzgeber Art. 5 der Richtlinie 89/104 umgesetzt habe, offenbar rechtfehlerfrei sei. Meines Erachtens kann jedoch das Argument der Kommission aus den gleichen Gründen, wie sie in den Nrn. 41 und 42 der vorliegenden Schlussanträge zum Vorbringen von Inditex angeführt wurden, nicht zur Unzulässigkeit der Vorlagefrage führen.
45. Denn obwohl ich für die Argumente der Kommission zur Stützung ihres Standpunkts, die Handlung von Buongiorno stelle keine Benutzung nach Art. 5 der Richtlinie 89/104 dar, empfänglich bin, sei darauf hingewiesen, dass das vorlegende Gericht keinen Zweifel bezüglich der Auslegung dieser Vorschrift geäußert hat, weshalb man nicht zu der Schlussfolgerung kommen kann, dass die Vorlagefrage unzulässig ist(19).
46. Die Vorlagefrage ist daher zulässig.
C. Beantwortung der Vorlagefrage
47. Bevor ich mich mit dem durch die Vorlagefrage aufgeworfenen rechtlichen Problem befasse, werde ich kurz den von den Verfahrensbeteiligten in ihren schriftlichen Erklärungen angeführten Aspekt der Einordnung der Handlung von Buongiorno als „Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 prüfen.
48. Diese Prüfung ist in zweierlei Hinsicht von Interesse. Denn zum einen muss ein Dritter, damit Art. 6 der Richtlinie 2008/95 Anwendung finden kann, eine Benutzung eines Zeichens vornehmen, der sich der Inhaber gemäß Art. 5 dieser Richtlinie widersetzen kann. Zum anderen kann das Argument von Inditex zur Unzulässigkeit der Vorlagefrage auch als materielles Argument gelesen werden, wonach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie keinesfalls Anwendung finden könne, wenn es sich um eine Benutzung einer bekannten Marke gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 handele.
1. Zur Benutzung einer bekannten Marke nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95
49. Die Frage, ob die Handlung eines Dritten betreffend eine Marke im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 rechtmäßig sein kann, stellt sich nur, wenn diese Handlung als Benutzung im Sinne von Art. 5 der Richtlinie angesehen wird(20).
50. Im vorliegenden Fall stellt das vorlegende Gericht seine Frage für den Fall, dass es dem Kassationsbeschwerdegrund stattgeben sollte, der auf einen Verstoß gegen Art. 34 Abs. 2 Buchst. c des Markengesetzes gestützt ist, mit dem der spanische Gesetzgeber die in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Möglichkeit umgesetzt hat. Anders gesagt, bevor das vorlegende Gericht über das Argument der verweisenden Benutzung entscheidet, müsste es feststellen, dass die Handlung von Buongiorno eine Benutzung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens darstellte, die ohne rechtfertigenden Grund die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzte oder beeinträchtigte.
51. Wie ich bereits in Nr. 39 der vorliegenden Schlussanträge ausgeführt habe, kann man das Argument von Inditex zur hypothetischen Natur der Vorlagefrage so verstehen, dass nach Ansicht dieses Unternehmens das Recht eines Markeninhabers, sich der Benutzung nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 zu widersetzen, in keinem Fall durch die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie vorgesehene Beschränkung der Wirkungen der Marke begrenzt wird.
52. Inditex macht hierzu zum einen geltend, dass eine verweisende Benutzung der Marke entsprechend Art. 6 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 a. E. der Richtlinie 2008/95 den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen müsse. Der Gerichtshof habe im Urteil Gillette Company und Gillette Group Finland(21) entschieden, dass die Benutzung einer Marke insbesondere dann nicht mit den anständigen Gepflogenheiten vereinbar sei, wenn sie den Wert der Marke beeinträchtige, indem sie ihre Unterscheidungskraft oder ihren Ruf in unlauterer Weise ausnutze. Zum anderen führt Inditex aus, dass die Benutzung einer bekannten Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 in der Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens bestehe, die ohne rechtfertigenden Grund die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.
53. Unter diesen Umständen, so Inditex, stimmten die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Voraussetzungen der zulässigen Benutzung mit denen der Benutzung einer bekannten Marke, der sich ihr Inhaber gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie widersetzen könne, überein, so dass sich diese beiden Vorschriften gegenseitig ausschlössen. Sie schließt daraus, dass ein Dritter, der eine Benutzung einer bekannten Marke vornehme, die gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie unzulässig sei, sich nicht auf eine „verweisende“ Benutzung berufen könne.
54. Obwohl ich für diese Argumentation empfänglich bin, meine ich, dass systemische und in der Rechtsprechung wurzelnde Überlegungen einer solchen engen Auslegung entgegenstehen, die von vornherein und in jedem Fall die gemeinsame Anwendbarkeit dieser beiden Vorschriften ausschließt.
55. Bevor ich näher darauf eingehe, muss ich feststellen, dass nichts darauf hindeutet, dass der spanische Gesetzgeber bei der Umsetzung der in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Möglichkeit eine solche gemeinsame Anwendbarkeit der genannten Vorschriften ausschließen wollte. Daher gibt es keinen Anlass, sich mit der Frage zu befassen, ob ein nationaler Gesetzgeber bei einer solchen Umsetzung beschließen kann, die Rechte des Inhabers einer bekannten Marke nicht der in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie vorgesehenen Beschränkung zu unterwerfen.
a) Zum Verhältnis zwischen Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95
56. Wie der Gerichtshof entschieden hat, soll der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 lediglich gewährt werden, um dem Inhaber einer Marke den Schutz seiner spezifischen Interessen als deren Inhaber zu ermöglichen, d. h. um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Der Gerichtshof hat daraus erstens geschlossen, dass die Ausübung des ausschließlichen Rechts aus der Marke auf Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 führt jedoch für bekannte Marken einen Schutz ein, der über den in Abs. 1 dieses Artikels vorgesehenen Schutz hinausgeht. Die spezifische Voraussetzung für diesen Schutz besteht in einer Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde(22).
57. Daher setzt zweitens, anders als im Fall von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95, die Ausübung des Rechts des Inhabers einer bekannten Marke nicht voraus, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht(23).
58. Obwohl Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 drei verschiedene Fälle der Beeinträchtigung unterscheidet, nämlich die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke, die Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke und das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke(24), macht Inditex im vorliegenden Fall zur Begründung ihrer Verletzungsklage geltend, dass Buongiorno die Wertschätzung ihrer Marke ausgenutzt und beeinträchtigt habe.
59. In dieser Hinsicht hat der Gerichtshof entschieden, dass die Prüfung, ob eine Beeinträchtigung nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 – und damit im weiteren Sinne auch eine Beeinträchtigung nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 – vorliegt, auf einer umfassenden Beurteilung beruhen muss, die alle relevanten Umstände des konkreten Falles berücksichtigt, zu denen insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören(25).
60. Wenn es dem Inhaber der bekannten Marke gelungen ist, eine der in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 genannten Beeinträchtigungen nachzuweisen, obliegt es dem Dritten, der ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt hat, nachzuweisen, dass es für die Benutzung eines solchen Zeichens einen rechtfertigenden Grund gibt. Dass sich ein Dritter auf einen rechtfertigenden Grund für eine solche Benutzung beruft, zwingt den Inhaber dieser Marke dann dazu, die Benutzung dieses Zeichens zu dulden(26).
61. Auf den ersten Blick führt die Berufung auf einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung eines Zeichens, das mit einer bekannten Marke identisch oder ihr ähnlich ist, zum gleichen Ergebnis wie die Berufung auf die in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Beschränkung der Wirkungen einer Marke. In beiden Fällen muss der Inhaber die Benutzung eines Zeichens dulden, das mit seiner Marke identisch oder ihr ähnlich ist.
62. Dies vorausgeschickt, muss die Benutzung eines Zeichens die Voraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 erfüllen und, wie in Art. 6 Abs. 1 a. E. der Richtlinie gefordert, den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen, damit sich ein Dritter auf die in dieser Vorschrift vorgesehene Beschränkung der Wirkungen der Marke berufen kann.
63. Unter diesen Umständen müssen die in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 bzw. Art. 6 Abs. 1 a. E. dieser Richtlinie verwendeten Begriffe „rechtfertigende[r] Grund“ und „Benutzung[, die] den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht“ skizziert werden, um festzustellen, ob das Fehlen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne der erstgenannten Vorschrift bedeutet, dass die Benutzung in keinem Fall den „anständigen Gepflogenheiten“ im Sinne der zweitgenannten Vorschrift entspricht.
64. Erstens besteht auf der Ebene des Wortlauts ein Unterschied zwischen den beiden Begriffen, so dass die Übereinstimmung ihrer Bedeutung nicht vorausgesetzt werden kann.
65. Zweitens enthält Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 auf systemischer Ebene keinen Vorbehalt, der die Anwendbarkeit dieser Vorschrift im Fall der Verletzung einer bekannten Marke gemäß Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie ausschließen könnte. Zwar könnte man argumentieren, dass ein solcher Vorbehalt nicht in den Text der Richtlinie aufgenommen wurde, weil die in der ersten Vorschrift vorgesehene Beschränkung zwingend in nationales Recht umgesetzt werden muss, während es jedem Mitgliedstaat überlassen bleibt, ob er die in der zweiten Vorschrift vorgesehene Möglichkeit umsetzen möchte. Ähnliche Vorschriften wie Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie finden sich jedoch im Unionsmarkensystem, das den Mitgliedstaaten keinen Spielraum lässt(27).
66. Drittens entspricht einerseits das Tatbestandsmerkmal der „den anständigen Gepflogenheiten entsprechenden Benutzung“ der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln(28). Andererseits zielt der Begriff „rechtfertigender Grund“ darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen den in Rede stehenden Interessen zu finden, indem in dem besonderen Kontext des Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 und unter Berücksichtigung des weitreichenden Schutzes der bekannten Marke den Interessen des dieses Zeichen benutzenden Dritten Rechnung getragen wird(29). Der Begriff „rechtfertigender Grund“ umfasst nicht nur objektiv zwingende Gründe, sondern kann sich auch auf die subjektiven Interessen eines Dritten beziehen, der ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt(30).
67. Obwohl sich einige der bei der Beurteilung der beiden Tatbestandsmerkmale zu berücksichtigenden Elemente überschneiden können, ist die bei diesen Beurteilungen zugrunde gelegte Sicht nicht die gleiche. Vereinfacht gesagt, konzentriert sich das Tatbestandsmerkmal „rechtfertigender Grund“ eher auf die Sicht eines Dritten und seiner Interessen, während das Tatbestandsmerkmal „den anständigen Gepflogenheiten entsprechende Benutzung“ die Sicht des Inhabers einnimmt. Entsprechend dieser Beobachtung kann auch die Bedeutung, die einem bei diesen beiden Beurteilungen berücksichtigten Element beigemessen wird, unterschiedlich sein.
68. Viertens gilt das Gleiche in Bezug auf Elemente, die einerseits einen der drei in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 vorgesehenen Fälle der Beeinträchtigung einer bekannten Marke bilden, und die andererseits bei der Beurteilung des Tatbestandsmerkmals der „den anständigen Gepflogenheiten entsprechenden Benutzung“ im Sinne von Art. 6 Abs. 1 a. E. dieser Richtlinie berücksichtigt werden. Zur Verdeutlichung: Wie Inditex feststellt, hat der Gerichtshof zwar im Urteil Gillette Company und Gillette Group Finland(31) entschieden, dass die Benutzung eines Zeichens insbesondere dann nicht den anständigen Gepflogenheiten entspricht, wenn sie den Wert der Marke beeinträchtigt, indem sie ihre Unterscheidungskraft oder ihre Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt. Nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie reicht es jedoch für die Feststellung einer Beeinträchtigung einer bekannten Marke aus, dass ein Dritter die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ohne dass seine Handlung den Wert der Marke beeinträchtigt.
69. Darüber hinaus sind auch die aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs gewonnenen Lehren ein ernsthaftes Indiz dafür, dass die Beschränkung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 auch dann gelten kann, wenn sich der Inhaber von vornherein auf eine nationale Vorschrift zur Umsetzung der in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit berufen kann.
b) Zur einschlägigen Rechtsprechung
70. Der Gerichtshof wurde im Rahmen der dem Urteil Adam Opel(32) zugrunde liegenden Rechtssache zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 befragt. In einem ersten Schritt war der Gerichtshof zwar zunächst der Ansicht, dass es angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens auch angebracht sei, dem vorlegenden Gericht eine Auslegung von Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie zu geben, doch überließ er es dem vorlegenden Gericht, die Frage, ob die in Rede stehende Benutzung eine Benutzung ohne rechtfertigenden Grund darstellte, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als eingetragene Marke in unlauterer Weise ausnutzte oder beeinträchtigte, in tatsächlicher Hinsicht zu beurteilen(33). In einem zweiten Schritt nahm der Gerichtshof eine Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie vor, wobei er auch auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie verwies(34). In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass sowohl die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 als auch die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie vorgesehene Beschränkung der Voraussetzung unterliegt, dass die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
71. Auf ähnliche Weise hat der Gerichtshof im Urteil adidas und adidas Benelux(35) angesichts der unstreitigen Tatsache, dass der Fall eine bekannte Marke betraf, in einem ersten Schritt die Auslegung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 und in einem zweiten Schritt ohne jede Einschränkung die Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b dieser Richtlinie vorgenommen(36).
72. Im gleichen Sinne hat der Gerichtshof im Urteil Céline(37) in Bezug auf die in Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Beschränkung der Wirkungen der Marke, die ebenfalls der Voraussetzung der den anständigen Gepflogenheiten entsprechenden Benutzung unterliegt, entschieden, dass bei der Beurteilung der Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmals insbesondere zu berücksichtigen ist, ob es sich um eine Marke handelt, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie eingetragen ist und ihr Schutz beantragt wird, eine gewisse Bekanntheit genießt, die der Dritte beim Vertrieb seiner Waren oder Dienstleistungen ausnutzen könnte. Auf der Grundlage dieses Urteils kann argumentiert werden, dass, wenn bei der Frage, ob sich ein Dritter auf eine der in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehenen Beschränkungen der Wirkungen der Marke berufen kann, auch die Bekanntheit der betreffenden Marke zu berücksichtigen ist, nicht davon ausgegangen werden kann, dass jede Verletzung einer bekannten Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie von diesen Beschränkungen ausgenommen ist.
73. Aus dieser Rechtsprechung leite ich ab, dass für den Gerichtshof nicht notwendigerweise ein Widerspruch zwischen dem Vorliegen einer Benutzung, der sich der Inhaber einer bekannten Marke auf der Grundlage einer nationalen Vorschrift, die die in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 vorgesehene Möglichkeit umsetzt, grundsätzlich widersetzen kann, und der Inanspruchnahme der in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie vorgesehenen Beschränkung durch einen Dritten besteht.
74. Daher ist es angebracht, sich mit der Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 zu befassen.
2. Zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95
75. Bei der Auslegung einer Vorschrift des Unionsrechts sind nicht nur der Wortlaut der Vorschrift und die mit ihr verfolgten Ziele, sondern auch ihr Kontext zu berücksichtigen. Auch die Entstehungsgeschichte einer Vorschrift des Unionsrechts kann relevante Anhaltspunkte für ihre Auslegung liefern(38).
76. In dieser Hinsicht legt erstens ein Vergleich des Wortlauts von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 mit dem von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 nahe, dass die einzige Benutzung, die die Wirkungen der Marke eingeschränkt hat („[Benutzung der] Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung“), nunmehr einen der Fälle einer zulässigen Benutzung darstellt, der sich der Inhaber einer Marke nicht widersetzen kann. Art. 14 der Richtlinie 2015/2436 erfasst nämlich nunmehr die Benutzung der Marke zur Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke und übernimmt sodann den normativen Inhalt von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 unter Voranstellung des Ausdrucks „insbesondere“.
77. Zweitens wird diese Überlegung durch eine Untersuchung der Vorarbeiten zur Richtlinie 2015/2436 untermauert.
78. Zunächst einmal geht aus dem Richtlinienvorschlag der Kommission hervor, dass es „sich [empfahl], … eine ausdrückliche Beschränkung der referenziellen Nutzung allgemein vorzusehen“(39). Die Kommission war also nicht der Ansicht, dass Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 lediglich die Grenzen von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 klarstellt oder präzisiert. Die Formulierung „sich [empfahl], … vorzusehen“ deutet vielmehr auf die Absicht dieses Organs hin, die Einführung einer allgemein die verweisende Benutzung betreffenden Beschränkung der Wirkungen der Marke vorzuschlagen. Darüber hinaus war es von Anfang an der allgemeine Charakter dieser Beschränkung, der sie von der in den Richtlinien 89/104 und 2008/95 vorgesehenen Beschränkung unterschied, die einen spezifischen und daher engeren Anwendungsbereich hat.
79. Ferner war im gleichen Sinne der ursprüngliche Wortlaut des sich auf die verweisende Benutzung beziehenden 25. Erwägungsgrundes dieses Richtlinienvorschlags klarer als der des 27. Erwägungsgrundes der Richtlinie 2015/2436, was die Absicht anging, den Umfang der zuvor in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 enthaltenen Beschränkung zu erweitern(40). Im 25. Erwägungsgrund hieß es nämlich: „Auch sollte der Markeninhaber nicht berechtigt sein, die allgemeine(41) rechtmäßige und redliche Benutzung der Marke zum Zwecke der Identifizierung der Waren oder Dienstleistungen als die des Markeninhabers oder des Verweises darauf zu untersagen“(42).
80. Schließlich wird die Erwägung, dass der Unionsgesetzgeber den Umfang der nunmehr in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 vorgesehenen Beschränkung erweitern wollte, durch die im Lauf der Vorarbeiten geführte Debatte nicht in Frage gestellt.
81. Während es nämlich im ursprünglichen Kommissionsvorschlag mit fast identischem Wortlaut wie in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 hieß: „die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung … zu benutzen“, schlug das Parlament vor, einige zusätzliche Beispiele einer rechtmäßigen Benutzung einzuführen(43), nämlich insbesondere die Benutzung, „um die Verbraucher auf den Wiederverkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die ursprünglich vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Einverständnis verkauft wurden“, und die Benutzung „zum Zwecke der Parodie, künstlerischer Darstellung, Kritik oder Kommentars“. Der Rat sprach sich jedoch gegen diesen Vorschlag aus(44).
82. Die Kommission schloss sich schließlich der Position des Rates an(45), schlug jedoch vor, zumindest teilweise die Position des Parlaments im 27. Erwägungsgrund der Richtlinie 2015/2436 wiederzugeben, in dem es heißt: „Eine Benutzung einer Marke durch Dritte mit dem Ziel, die Verbraucher auf den Weiterverkauf von Originalwaren aufmerksam zu machen, die ursprünglich vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Einverständnis in der Union verkauft wurden, sollte als rechtmäßig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Eine Benutzung einer Marke durch Dritte zu künstlerischen Zwecken sollte als rechtmäßig betrachtet werden, sofern die Benutzung gleichzeitig den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Außerdem sollte die vorliegende Richtlinie so angewendet werden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten, insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.“
83. Drittens scheint der engere Anwendungsbereich von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 im Vergleich zu Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 durch eine Untersuchung der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs bestätigt zu werden.
84. Hierzu stellt das vorlegende Gericht unter Bezugnahme auf die Urteile Gillette Company und Gillette Group Finland(46) und Portakabin(47) fest, dass der Gerichtshof den Anwendungsbereich der in Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 vorgesehenen Beschränkung offenbar auf die Benutzung eingegrenzt hat, die notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware hinzuweisen.
85. Der Gerichtshof hat in diesen Urteilen klargestellt, dass die vom Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 erfassten Sachverhalte auf Fallgestaltungen beschränkt werden müssen, die dem Zweck der Vorschrift entsprechen. Nach Ansicht des Gerichtshofs besteht der Zweck der Vorschrift darin, den Anbietern von Waren und Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen Waren und Dienstleistungen ergänzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das Publikum über diesen Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und Dienstleistungen und denen des Markeninhabers zu unterrichten(48).
86. Darüber hinaus hat der Gerichtshof im Urteil Adam Opel(49) kurz auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 hingewiesen, indem er feststellte, dass die Anbringung einer aus dem Logo eines Herstellers bestehenden Marke auf Modellautos nicht dem Zweck dient, auf die Bestimmung dieser Spielzeugmodelle hinzuweisen. Daraus lässt sich im Umkehrschluss ableiten, dass die Anbringung einer Marke auf der Ware eines Dritten zum Zweck des Hinweises auf die Bestimmung dieses Produkts unter die in dieser Vorschrift vorgesehene Beschränkung fallen kann.
87. In diesem Sinne scheint der Gerichtshof auch im Urteil BMW(50) die Auffassung vertreten zu haben, dass nur eine auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung eines Dritten hinweisende Benutzung eine rechtmäßige Benutzung nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 darstellt. Der Gerichtshof stellte in diesem Urteil fest, dass „[d]ie Benutzung einer Marke zu dem Zweck, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Werbende Markenwaren instandsetzt und wartet, … eine Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Dienstleistung im Sinne [dieser Vorschrift] dar[stellt]. Ebenso wie die Benutzung einer Marke als Hinweis auf die Fahrzeuge, für die ein bestimmtes, von Dritten stammendes Zubehör bestimmt ist, erfolgt die fragliche Benutzung, um die Waren zu bezeichnen, die Gegenstand des geleisteten Dienstes sind“(51).
88. Viertens wird die Auslegung, wonach Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 im Vergleich zu Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 einen relativ engen Anwendungsbereich hatte, in der Lehre weitgehend unterstützt.
89. Tatsächlich wurde die Einführung einer allgemeinen Beschränkung im Zusammenhang mit der verweisenden Benutzung mittels einer Änderung des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 und des Art. 12 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 von Verfassern aus der Lehre vor Annahme der Richtlinie 2015/2436 und der Verordnung 2015/2424 vorgeschlagen(52). Wie ich in den Nrn. 78 und 79 der vorliegenden Schlussanträge ausgeführt habe, erwog der Unionsgesetzgeber, dem von diesen Verfassern empfohlenen Ansatz zu folgen. Darüber hinaus argumentieren diese Verfasser in Bezug auf die Formulierungen in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 und Art. 12 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2015/2424, dass deren Anwendungsbereich weiter sei als derjenige der entsprechenden Vorschriften der Richtlinie 2008/95 und der Verordnung Nr. 207/2009(53).
90. Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen zur grammatikalischen Auslegung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95 und zur Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift sowie der Erwägungen in Rechtsprechung und Lehre schlage ich vor, auf die Vorlagefrage zu antworten, dass diese Vorschrift dahin auszulegen ist, dass die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“, die nunmehr in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2015/2436 erwähnt wird, nicht unter die erstgenannte Vorschrift fällt, es sei denn, es handelt sich um eine Benutzung, die notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung dieses Dritten hinzuweisen(54).
VI. Ergebnis
91. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, die Vorlagefrage des Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof, Spanien) wie folgt zu beantworten:
Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken
ist dahin auszulegen, dass
die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr „zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke“, die nunmehr in Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken erwähnt wird, nicht unter die erstgenannte Vorschrift fällt, es sei denn, es handelt sich um eine Benutzung, die notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung dieses Dritten hinzuweisen.