CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. CHRISTINE STIX-HACKL
presentadas el 10 de julio de 2003 (1)

Asunto C-100/02

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

contra

Putsch GmbH

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Directiva 89/104/CEE – Limitación de los efectos de la marca en relación con indicaciones relativas al origen geográfico – Uso con carácter de marca de una indicación relativa al origen geográfico – Observancia de las prácticas leales en materia industrial y comercial»

I.

Observaciones preliminares

1.       De conformidad con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE  (2) (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas»), una marca confiere a su titular un derecho exclusivo, el cual le faculta para, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo que implique un riesgo de confusión. Sin embargo, este derecho exclusivo no tiene un alcance tal que se oponga a una descripción, entre otras cosas, del origen geográfico del producto de que se trate.  (3)

2.       Se suscita la duda de si y con qué requisitos se permite la utilización de una indicación de procedencia geográfica si ésta se realiza, más allá de la descripción de las características del producto, al objeto de diferenciar dicho producto frente a productos de otras empresas –y, por tanto, con carácter de marca–.  (4)

3.       En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el uso con carácter de marca de una indicación de origen geográfico está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas y, en caso afirmativo, cómo ha de tener lugar tal uso en el marco de la citada disposición.

II.

Hechos y resolución de remisión

4.       La demandante en el procedimiento principal, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (en lo sucesivo, «demandante»), produce agua mineral y bebidas refrescantes de agua mineral y las comercializa en Alemania.

5.       Es titular de la marca denominativa «GERRI», inscrita con carácter prioritario el 21 de diciembre de 1985 en relación con, entre otros productos, agua mineral, agua de mesa, bebidas sin alcohol y limonadas, así como de diversas marcas mixtas que comprenden el elemento denominativo «GERRI» y que han sido inscritas en relación con agua mineral, bebidas sin alcohol, zumos de frutas y limonadas.

6.       La demandada en el procedimiento principal, Putsch GmbH (en lo sucesivo, «demandada»), comercializa en Alemania desde mediados de los años noventa bebidas refrescantes con etiquetas que contienen las palabras «KERRY Spring». El agua empleada en las bebidas refrescantes procede del manantial de la localidad de Ballyferriter, situada en el condado irlandés de Kerry.

7.       La demandante interpuso ante los órganos jurisdiccionales alemanes un recurso contra la demandada por vulneración de sus derechos de marca. Solicitó que esta última cesase determinadas actividades, que se le facilitase determinada información y que se declarase la existencia de una obligación de indemnización de daños y perjuicios. La demandante alegó en esencia, a este respecto, que comercializa bebidas refrescantes de diversos sabores con la marca GERRI. Dada la cuota de mercado de la limonada con agua mineral así designada, ha de considerarse, a su juicio, que la marca GERRI goza de un carácter distintivo reforzado.

8.       La demandada se opuso a las pretensiones de la demandante y alegó que no existe un riesgo de confusión entre ambos signos, puesto que no utiliza «KERRY» sin más, sino en una composición mixta, y la palabra contenida en el signo impugnado no determina su significado. Utiliza la denominación «KERRY Spring» únicamente con el objeto de describir el lugar de procedencia del agua mineral.

9.       El órgano jurisdiccional de primera instancia acogió en esencia las pretensiones de la demanda. En cambio, fue desestimada en apelación. A continuación, la demandante interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

10.     Para fundamentar su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente señala que existe un riesgo de confusión con arreglo al Derecho de marcas al verificarse una similitud sonora entre ambos signos, al mismo tiempo que existe un elevado grado de similitud entre los productos.

11.     La decisión del litigio depende, por tanto, de la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas. No cabe negar con carácter general la aplicabilidad de esta disposición sólo porque la demandada use la indicación de origen geográfico con carácter de marca.

12.     Ello se desprende ya del tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas, que versa sobre cualquier uso en el tráfico económico. Desde una perspectiva sistemática, el Bundesgerichtshof sostiene que la disposición del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas constituye una barrera de protección frente a las facultades de prohibición previstas en el artículo 5 de la Directiva sobre marcas.

13.     Sin embargo, a la vista de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Windsurfing Chiemsee,  (5) el Bundesgerichtshof no estima seguro que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas sea aplicable al uso con carácter de marca de una indicación relativa al origen geográfico.

14.     En este contexto reviste una particular importancia, a juicio del Bundesgerichtshof, que el Tribunal de Justicia, en el marco del necesario equilibrio entre las facultades de prohibición previstas en el artículo 5 de la Directiva sobre marcas y la finalidad de su artículo 6, apartado 1, letra b), consistente en impedir una monopolización de indicaciones de necesaria disponibilidad, haya interpretado en un sentido amplio la utilización con carácter de marca en relación con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas.  (6)

15.     Por último, en opinión del Bundesgerichtshof, el examen previsto en el artículo 6, apartado 1, in fine, de la Directiva sobre marcas, de si el uso se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial, ha de tener en cuenta la circunstancia de un uso del signo con carácter de marca.

16.     Dado que la resolución del recurso de casación depende de la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas, el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 7 de febrero de 2002, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)

El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas, ¿es aplicable si un tercero utiliza con carácter de marca las indicaciones mencionadas en dicha letra b)?

2)

En caso de respuesta afirmativa: la utilización con carácter de marca, ¿es una circunstancia que debe tenerse en cuenta en el marco de la ponderación que exige el artículo 6, apartado 1, in fine, de la Directiva sobre marcas con respecto al elemento de las “prácticas leales en materia industrial o comercial”?»

III.

Marco jurídico

A.

Derecho comunitario

17.     El artículo 5 de la Directiva sobre marcas establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

«Derechos conferidos por la marca

1.       La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)

de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada;

[...]

3.       Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en [el apartado 1]:

a)

poner el signo en los productos o en su presentación;

b)

ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c)

importar productos o exportarlos con el signo;

d)

utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.»

18.     A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

[...]

b)

de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

[...]

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

B.

Derecho nacional

19.     El Derecho alemán ha sido adaptado al artículo 6 de la Directiva sobre marcas mediante el artículo 23 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre la protección de marcas y otros signos distintivos; en lo sucesivo, «MarkenG»), de 25 de octubre de 1994.  (7)

20.     El artículo 23 de la MarkenG dispone, entre otras cosas:

«Uso de nombres e indicaciones descriptivas; utilización en piezas de repuesto

El titular de una marca o de un nombre comercial no tendrá derecho a prohibir a un tercero, en el tráfico mercantil,

[...]

2.       usar un signo idéntico a la marca o al nombre comercial, o bien un signo similar como indicación sobre características o cualidades de productos o servicios, como, en particular, su especie, calidad, destino, valor, origen geográfico o época de la obtención del producto o de la prestación del servicio,

[...]

a menos que este uso sea contrario a las buenas costumbres.»

IV.

Apreciación jurídica

A.

Sobre la primera cuestión prejudicial

1.

Alegaciones esenciales de las partes

21.     En coincidencia con lo expuesto en la resolución de remisión, tanto la demandada como la Comisión sostienen en esencia, en sus observaciones escritas, que el uso con carácter de marca del signo litigioso «KERRY Spring» no constituye razón alguna para excluir con carácter general la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas y, en el inicio de sus consideraciones jurídicas, señalan, en consecuencia, la existencia de una elevada necesidad de libre utilización de indicaciones sobre el origen del agua de manantial o mineral.

22.     A juicio de la demandada, la finalidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas no se opone forzosamente a un uso con carácter de marca de las indicaciones mencionadas en tal letra. En apoyo de esta tesis invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia  (8) según la cual esta disposición tiene por objeto asegurar la libre utilización de indicaciones descriptivas y, en consecuencia, en última instancia, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común.

23.     En su opinión, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas está concebido, antes bien, como una barrera de protección frente a las facultades de prohibición previstas en el artículo 5 de la Directiva sobre marcas y como complemento necesario de la apertura del Registro de marcas debida a la armonización legislativa.

24.     No concibe que se pueda deducir lo contrario del tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas.

25.     Según expone, dado que el uso con carácter de marca de un signo constituye el requisito de la existencia de un supuesto de violación con arreglo al artículo 5 de la Directiva sobre marcas, la clasificación sistemática del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas aboga en consecuencia por su aplicabilidad, puesto que, en caso contrario, se privaría a esta disposición de todo su ámbito de aplicación.

26.     La Comisión comparte en esencia la tesis de la demandada y remite asimismo a los trabajos preparatorios de la Directiva sobre marcas. A su juicio, iría en contra de la voluntad del legislador comunitario la no aplicación de la disposición del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas en el caso de uso con carácter de marca del signo litigioso.

27.     La demandante, el Gobierno griego y el Reino Unido sostienen, en cambio, que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas no se aplica en caso de uso del signo litigioso con carácter de marca. En su opinión, ha de concederse prioridad a la finalidad de protección de la marca frente a la protección de una competencia libre y no falseada.

28.     A juicio de la demandante, la circunstancia de que el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas haga referencia a la naturaleza –pero no a la finalidad– de la indicación invita a entender que comprende sólo el uso meramente descriptivo. Esta opinión se ve, además, reforzada por la clasificación sistemática del artículo 6 en relación con los artículos 7 y 9 de la Directiva sobre marcas –y con su distinto tenor–.

29.     Desde una perspectiva sistemática, la demandante señala que la disposición del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas no puede ser considerada como una barrera a la facultad de prohibición prevista en el artículo 5 de dicha Directiva, sino en el sentido de que tal disposición concede un derecho de uso autónomo y totalmente independiente de la facultad de prohibición establecida en el artículo 5.

30.     En opinión de la demandante, la tesis de la demandada es insostenible en el contexto de la sentencia dictada en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee.  (9) En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que un tercero puede utilizar una marca compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico sólo con carácter descriptivo y no como marca.

31.     El Reino Unido y el Gobierno griego comparten fundamentalmente la tesis de la demandante.

32.     Para el caso de aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas en el supuesto de uso del signo litigioso con carácter de marca, el Reino Unido llama la atención sobre la contradicción entre las disposiciones relativas a la inscripción de marcas, por un lado, y las relativas a la violación de marcas, por otro. El titular de una marca tendría derecho, pues, a impedir la inscripción, pero no el uso del signo.

2.

Apreciación jurídica

33.     En la medida en que, en el procedimiento principal, ha de coincidirse con el órgano jurisdiccional remitente en la existencia de un riesgo de confusión con las marcas registradas, ha de estimarse que el usuario de los signos litigiosos está obligado a cesar en su actividad frente al titular de la marca.

34.     Esta disposición define los derechos conferidos por la marca, mientras que el artículo 6 de la Directiva sobre marcas contiene disposiciones relativas a la limitación de los efectos de la marca. De conformidad con este último artículo, el titular de la marca no puede prohibir a un tercero, en particular, el uso de indicaciones relativas al origen geográfico. Lo dudoso es si la disposición se aplica también al caso en que tal uso no tenga o no tenga únicamente por objeto la descripción del producto o servicio, sino también la diferenciación frente a productos o mercancías de competidores.

a)

Sobre el tenor y la génesis normativa del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas

35.     Ha de observarse con carácter previo que el tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas no diferencia entre las posibles formas de uso de un signo. Habida cuenta de dicho tenor, esta disposición hace referencia a «indicaciones» sobre el origen geográfico, sin basarse en su eventual carácter puramente descriptivo.

36.     En este contexto debe resaltarse que la Directiva sobre marcas no recoge el supuesto de un «uso con carácter de marca» de un signo. Sujetar la aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), a la forma de utilización de un signo –en particular, delimitando un uso descriptivo frente a un uso con carácter de marca– conduce a sujetar tal aplicabilidad a un elemento del supuesto no escrito.

37.     A la vista del tenor de la disposición litigiosa, tampoco resulta convincente deducir de la utilización del concepto «indicaciones» la inaplicabilidad general del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas en caso de uso con carácter de marca de un signo. No cabe apenas discusión sobre el punto de que las marcas registradas también pueden contener indicaciones relativas al origen geográfico de un producto o servicio, de suerte que el concepto «indicaciones» no permite extraer conclusión alguna sobre la forma de uso.

38.     Si el legislador comunitario hubiera querido establecer una diferenciación entre las formas de uso, lo único congruente habría sido prever el correspondiente elemento en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas. Ahora bien, esto no se ha producido, de modo que el tenor de la disposición litigiosa no deja apenas margen para establecer tal diferenciación.

39.     Del tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), sólo cabe deducir que un signo quedará comprendido en su ámbito de aplicación únicamente si contienen indicaciones relativas a uno de los elementos mencionados en el mismo, como, por ejemplo, el origen geográfico.

40.     La génesis normativa del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas invita asimismo a decantarse por la aplicación de esta disposición sin tener en cuenta la forma de uso del signo de que se trate. Si bien la primera propuesta de Directiva  (10) preveía que la disposición relativa a la limitación del derecho exclusivo de uso del titular de la marca sólo sería aplicable en caso de que la indicación descriptiva no se utilizase con carácter de marca, en la propuesta modificada de Directiva –manifiestamente para aumentar la claridad del texto– esta disposición fue, en efecto, sustituida por la expresión «siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».  (11) En consecuencia, el legislador comunitario renunció conscientemente a una diferenciación según la forma de uso.

41.     Por último, debe señalarse que la remisión de la demandante y del Gobierno griego a la normativa griega, italiana y española en materia de marcas pone ciertamente de manifiesto que el signo no puede utilizarse con carácter de marca, sino únicamente en cumplimiento de una función descriptiva, al objeto de cumplir el supuesto litigioso del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas. Ahora bien, el modo en que el Derecho interno de los Estados miembros se ha adaptado a la Directiva sobre marcas no permite extraer una conclusión vinculante acerca de cómo interpretar dicha Directiva desde la perspectiva del Derecho comunitario.

b)

Sobre la clasificación sistemática

42.     En favor de una interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas como una disposición que comprende también el uso con carácter de marca de un signo abogan también razones de orden sistemático.

i)

Sobre la relación entre el artículo 5 y el artículo 6 de la Directiva sobre marcas

43.     Mientras que el artículo 5 establece los derechos exclusivos del titular de la marca, el artículo 6 contiene límites a tales derechos.  (12) Ahora bien, si, en particular, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas contiene límites a los derechos de exclusividad establecidos en el artículo 5, tal contenido normativo presupone, siguiendo un razonamiento lógico, que la utilización litigiosa quede igualmente comprendida en el artículo 5. Tanto la Comisión como la demandada destacan con acierto que quedaría privado de sentido invocar el artículo 6 si la utilización de que se trata no estuviera comprendida en el artículo 5.

44.     El Tribunal de Justicia ha tenido recientemente oportunidad de manifestarse de nuevo sobre el alcance de la protección del artículo 5 de la Directiva sobre marcas. Ha interpretado dicho artículo en el sentido de que una invocación del derecho exclusivo protegido en él presupone una acción que afecte a los intereses protegidos por esta disposición.  (13) En la sentencia Arsenal,  (14) el Tribunal de Justicia ha reforzado esta tesis y declarado que «el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta»;  (15) a tal respecto, el Tribunal de Justicia, remitiéndose a su reiterada jurisprudencia,  (16) ha definido la función esencial de la marca, que consiste en «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia»  (17) (la denominada garantía de origen).

45.     Sin que sea aquí necesario establecer una definición del uso de un signo con carácter de marca,  (18) de esta jurisprudencia se desprende claramente que la licitud del uso de un signo con fines distintos del de diferenciar los productos o servicios de una empresa de productos o servicios de otras empresas, no puede deducirse del artículo 6 de la Directiva sobre marcas por el hecho de que tal uso no quede comprendido en el ámbito de protección del artículo 5.

46.     En definitiva, concluyo de todo lo expuesto que la aplicabilidad del artículo 6 no puede depender de si un signo se usa con carácter de marca o no.

ii)

Sobre las disposiciones relativas a la inscripción de la marca

47.     En relación con la contradicción, objetada por el Reino Unido, entre las disposiciones relativas a la inscripción de la marca, por un lado, y las relativas a la limitación de los efectos de la marca, por otro, ha de hacerse constar que las indicaciones relativas al origen geográfico pueden quedar indudablemente protegidas como marcas si se cumplen determinados requisitos.

48.     Así, según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, se denegará, en principio, el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la procedencia geográfica. Ahora bien, existen dos excepciones a este supuesto de prohibición. Tal prohibición de la inscripción perderá vigencia si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo, o si existe una asociación que haya inscrito la indicación de origen como marca colectiva. Si no se dan estas excepciones a la prohibición de la inscripción de una indicación relativa al origen geográfico, se dará además la posibilidad de solicitar la inscripción de una marca mixta. De este modo, se llevará a la etiqueta o a la publicidad el mensaje del origen geográfico, aunque la indicación de origen en sí no esté sujeta a la protección de la marca. En este contexto, no resulta contradictorio, frente a la tesis defendida por el Gobierno británico, que en tales condiciones procediera impedir la inscripción, pero no el mero uso de la indicación de origen geográfico.

c)

Sobre el espíritu y la finalidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas

49.     El artículo 6 de la Directiva sobre marcas tiene básicamente por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y de los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado.  (19) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 6 de la Directiva sobre marcas constituye sin duda alguna una barrera a los derechos del titular de la marca que define los límites de las facultades del titular de la marca. El artículo 6 de la Directiva sobre marcas supone, en consecuencia, una suerte de norma reguladora en estrecha relación con los derechos exclusivos previstos en el artículo 5 de la Directiva sobre marcas.

50.     Por consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe entenderse en el sentido de que la función esencial de la marca ha de verse en su garantía de origen.  (20) Para que la marca pueda desempeñar su función en el marco de un sistema de competencia no falseado, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o presentados bajo el control de una única empresa, a la que pueda hacerse responsable de su calidad.  (21)

51.     Esta función de la marca que el Tribunal de Justicia pone en primer plano no se ve, a mi juicio, socavada por el hecho de que se declare con carácter general la aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas a los supuestos de uso de un signo con carácter de marca.

52.     Ello es así porque el artículo 6 de la Directiva sobre marcas ha de considerarse a la luz de la reserva que establece, según la cual la posibilidad del uso de una indicación relativa, entre otras cosas, al origen geográfico está sujeta a la reserva de las «prácticas leales en materia industrial o comercial». Por consiguiente, la aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), no se opone a una toma en consideración de los respectivos intereses particulares de las partes en cada caso, de manera que la función de protección de la marca no queda comprometida por ello.

53.     En contra de la opinión del Gobierno británico, las consideraciones relativas a la seguridad jurídica no se oponen a la tesis aquí defendida. Si bien es cierto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre marcas exige una ponderación de los intereses del titular de la marca, por un lado, y del tercero, por otro, en cada caso concreto, justamente esta ponderación es lo que permite –y exige el Derecho comunitario–  (22) un equilibrio de intereses adecuado. Asimismo, ha de observarse que la tesis contraria originaría una considerable inseguridad jurídica, pues examina el uso con carácter de marca con arreglo a criterios indeterminados.

54.     Por último, ha de abordarse la sentencia Windsurfing Chiemsee,  (23) la cual, a juicio de la demandante y del Reino Unido, se opone a la aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas en caso de uso de un signo con carácter de marca.

55.     El Tribunal de Justicia declaró en esta sentencia en relación con el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas que cuando una marca compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico ha sido registrada, no confiere a los terceros «el uso de tal nombre como marca, sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico» (el subrayado es mío). Lo que, en un primer momento, podría hacer suponer que de la solución al presente litigio se revela, sin embargo, una vez examinado detenidamente, como poco útil.

56.     Ha de destacarse que en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee la demandante era titular de una marca compuesta en su totalidad o en su mayor parte por una indicación de origen geográfico, mientras que en el litigio principal las marcas de la demandante representan o, en su caso, contienen denominaciones de fantasía. Asimismo, el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse, en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee, sobre la cuestión de en qué condiciones el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas se opone a la inscripción de una marca compuesta exclusivamente por una indicación geográfica.

57.     A la vista de esta diversidad de puntos de partida, resulta ya apenas posible trasladar la sentencia antes citada al presente asunto. En consecuencia, dudo en otorgar validez general a la afirmación del Tribunal de Justicia antes citada.  (24)

58.     A la vista de mis anteriores consideraciones, llego a la conclusión de que el uso con carácter de marca de un signo no constituye un fundamento jurídico que se oponga en principio a la aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas.

B.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

1.

Principales alegaciones de las partes

59.     La demandante sostiene la tesis de que el uso con carácter de marca de una indicación relativa al origen geográfico es contrario, por regla general, a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

60.     A juicio de la demandada, tanto razones de orden sistemático como el tenor del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas se oponen a tomar en consideración el uso con carácter de marca de una indicación relativa al origen geográfico en el examen de los requisitos de las prácticas leales en materia industrial o comercial.

61.     La demandada, al igual que la Comisión, subraya que un uso con carácter de marca no es, en cualquier caso, el único criterio, sino uno de tantos criterios que deben tenerse en cuenta en la apreciación de los requisitos del artículo 6 de la Directiva sobre marcas.

62.     A juicio de la Comisión, el examen del elemento de las «prácticas leales en materia industrial o comercial» debe basarse en las circunstancias del caso concreto. A tal respecto, hace referencia en sus observaciones escritas a las particularidades de mercado del agua mineral pertinente en el presente asunto.

2.

Apreciación jurídica

63.     El hecho de que, en relación con la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas, no pueda autorizarse cualquier uso con carácter de marca se deduce ya de la reserva de uso «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». En la sentencia BMW  (25) el Tribunal de Justicia define este elemento como una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca.

64.     El hecho de si la forma de uso de un signo se ajusta a las prácticas leales en materia industrial o comercial dependerá de dos elementos, a saber, las marcas inscritas en relación con las cuales puede existir un riesgo de confusión y el modo de utilización del signo en sí. Así visto, el uso con carácter de marca debe ser, en consecuencia, considerado en la apreciación del elemento «prácticas leales».

65.     En este contexto, procede basarse en particular en las circunstancias concretas y en los intereses recíprocos de las partes. En contra de la opinión de la demandante, no puede renunciarse a este examen individual sobre la base de una eventual presunción de violación por el uso con carácter de marca de un signo. Sería, pues, poco consecuente subsumir en un primer momento el uso del signo en el artículo 6 de la Directiva sobre marcas y, a continuación, renunciar al examen individual necesario y excluir de nuevo de forma sistemática la aplicación del artículo 6.

66.     Ahora han de abordarse las circunstancias que pueden influir en el resultado del examen individual antes mencionado de ambos elementos.

67.     Con respecto a las marcas registradas, ha de hacerse constar que la ponderación de los intereses del titular de la marca depende sustancialmente del carácter distintivo de tales marcas y de su renombre, como la Comisión ha resaltado acertadamente.  (26) Así, la necesidad de protección del titular de la marca parece menor si procediera atribuir a éste, cuanto menos en parte, el riesgo de confusión, por ejemplo cuando la marca registrada está compuesta por indicaciones descriptivas que sólo han adquirido carácter distintivo tras su utilización. El renombre de la marca es igualmente importante: cuanto mayor sea éste, más probable parece el menoscabo de la reputación de los productos o servicios afectados así como del valor de la marca por el uso de una indicación que no tiene por único objeto la descripción de las características del producto.  (27)

68.     De este modo paso al segundo elemento, a saber, la forma de utilización de las indicaciones por el tercero, que constituye el punto central de la segunda cuestión prejudicial. No existe duda alguna acerca de que un engaño consciente del público mediante la utilización de un signo que induce a error por su similitud con una marca como indicación de una característica de un producto no se ajustaría a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Como subraya acertadamente la Comisión, la percepción por el público del signo utilizado desempeña un papel importante.

69.     De este modo se pone al mismo tiempo de manifiesto que existe una estrecha relación entre la forma de utilización de las indicaciones y la finalidad de las mismas, en particular en la medida en que la forma de utilización comprende al mismo tiempo una referencia a la finalidad de uso. Así ocurre en el asunto principal: la sospecha de un uso de la indicación de la fuente para la atribución de los productos de agua mineral litigiosos a una empresa en particular –y no sólo como indicación relativa al origen geográfico del agua mineral utilizada– se suscita aquí, entre otras razones, por el realce y la particular configuración de la indicación litigiosa. La forma de utilización de la indicación relativa al origen geográfico del agua levanta manifiestamente la sospecha de que tal utilización no tiene carácter meramente descriptivo, sino que tiene lugar, como el órgano jurisdiccional remitente afirma, «con carácter de marca».

70.     Dada esta estrecha relación entre la forma de utilización de la indicación y la finalidad de tal uso ha de considerarse sin duda alguna, en el marco de la apreciación de todas las circunstancias del caso concreto, la forma de utilización de la indicación, y en particular en la medida en que permite inferir una utilización con fines distintivos, previa renuncia a la inscripción de una marca en el Estado miembro de que se trate.

71.     Con respecto a los productos de agua mineral ha de observarse, con carácter adicional, que el mero uso del nombre del manantial no permite extraer en modo alguno una conclusión sobre la finalidad de tal indicación. Los artículos 7 y 8 de la Directiva 80/777/CEE del Consejo  (28) prevén que el origen geográfico de un agua mineral –ya sea el manantial o el denominado lugar de explotación del manantial– deberá indicarse de forma inequívoca, es decir, con una inscripción clara.  (29) Una de sus razones estriba probablemente en la importancia del agua mineral para la salud del consumidor. En consecuencia, se prohíbe igualmente modificar el agua obtenida en un manantial determinado y generar o reforzar artificialmente sus efectos fisiológico-alimentarios. Mediante la indicación del origen del producto o del servicio, el consumidor asocia la idea de determinadas cualidades del producto y la garantía de una determinada calidad. Sobre todo, con el agua mineral ocurre que su cualidad específica respectiva la debe al entorno del que efectivamente procede. Por ello, el valor económico del agua mineral estriba sobre todo en esta particular asociación que establece el consumidor entre la referencia a un origen determinado y la expectativa de una calidad determinada.

72.     De todo ello se desprende que en el marco de la ponderación, exigida en el artículo 6, apartado 1, in fine, del elemento de las «prácticas leales en materia industrial o comercial», deberá tenerse en cuenta la forma de utilización de la indicación –señalada en el artículo 6, apartado 1, letra b)–. Tal forma de utilización comprende, por ejemplo, el grado de similitud de la indicación con la marca registrada, la intensidad del realce de la indicación, especialmente en la medida en que ésta va más allá de una eventual obligación prevista en el Derecho comunitario, y la percepción por el público como marca de la indicación utilizada.

V.

Conclusión

73.     A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales del Bundesgerichtshof del modo siguiente:

«1)

La aplicabilidad del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE no depende en principio de si un tercero utiliza o no con carácter de marca las indicaciones enumeradas en dicha letra b).

2)

En el marco de la ponderación, exigida por el artículo 6, apartado 1, in fine, de la Directiva 89/104, del elemento de las “prácticas leales en materia industrial o comercial”, deberá tenerse en cuenta la forma de utilización de tal indicación. Dicha forma de utilización comprende, por ejemplo,

–

el grado de similitud de la indicación con la marca registrada,

–

la intensidad del realce de la indicación, especialmente en la medida en que ésta va más allá de una eventual obligación prevista en el Derecho comunitario, y

–

la percepción por el público como marca de la indicación utilizada.»

1 –

Lengua original: alemán.

2 –

Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

3 –

Artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas.

4 –

El uso de un signo como marca es definido por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C‑63/97, Rec. p. I‑905), apartado 38, como uso «con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada».

5 –

Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C‑108/97 y C‑109/97, Rec. p. I‑2779), apartado 28.

6 –

El Bundesgerichtshof remite a este respecto a la sentencia BMW del Tribunal de Justicia, citada en la nota 4 supra, apartado 42.

7 –

BGBl. I 1994, p. 3082 (1995, p. 156).

8 –

Sentencia BMW, citada en la nota 4 supra, apartado 62.

9 –

Citada en la nota 5 supra, apartado 28.

10 –

Bol. CE 5/80.

11 –

COM(85) 793 final; DO C 351, de 31 de diciembre de 1985, p. 4.

12 –

En este punto no es necesario examinar si se está en presencia de excepciones a los derechos establecidos en el artículo 5 de la Directiva sobre marcas o bien de límites inherentes al sistema. A diferencia de cuanto sostiene la demandante, carece asimismo de pertinencia si el artículo 6 de la Directiva sobre marcas establece un «derecho de uso autónomo», puesto que tal derecho sólo pueda hacer referencia a una utilización prohibida en principio, de modo que nos encontramos de nuevo ante el problema de los límites.

13 –

Véase la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C‑2/00, Rec. p. I‑4187), apartado 16. Este asunto versa sobre la cuestión simétrica de si ha de subsumirse en el artículo 5 el uso con carácter distintivo de un signo.

14 –

Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Rec. p. I‑10273).

15 –

.Ibidem, apartado 54.

16 –

Véanse, entre otras, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 30.

17 –

Sentencia Arsenal Football Club, citada en la nota 14 supra, apartado 48.

18 –

El Tribunal de Justicia ha desechado expresamente, en el apartado 17 de la sentencia Hölterhoff, citada en la nota 13 supra, dar tal definición.

19 –

Sentencia BMW, citada en la nota 4 supra, apartado 62.

20 –

Véase el punto 44 supra.

21 –

Véanse entre otras, las sentencias Hoffmann-La Roche, citada en la nota 16 supra, apartado 7; Philips, citada en la nota 16 supra, apartado 30, y Arsenal, citada en la nota 14 supra, apartado 48.

22 –

Como es sabido, la Directiva sobre marcas nació de la tensión entre las libertades fundamentales y la protección de la propiedad intelectual.

23 –

Citada en la nota 5 supra, apartado 28.

24 –

Véanse, en este sentido, las afirmaciones del Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones presentadas el 5 de abril de 2001, en el asunto Procter & Gamble (sentencia de 20 de septiembre de 2001, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251).

25 –

Citada en la nota 4 supra, apartado 61.

26 –

Véase la sentencia BMW, citada en la nota 4 supra, apartado 40.

27 –

Véase la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas, en particular la sentencia BMW, citada en la nota 4 supra, apartados 51 y ss.

28 –

Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (DO L 229, p. 1; EE 13/11, p. 47).

29 –

Además, tal denominación podrá constituir una denominación de origen protegida o, en su caso, una indicación geográfica protegida con arreglo al Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1).