TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)
den 13 maj 2020(*)
”EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-ordmärket BIO-INSECT Shocker – Absolut registreringshinder – Varumärke ägnat att vilseleda allmänheten – Artikel 7.1 g i förordning (EG) nr 207/2009”
I mål T‑86/19,
SolNova AG, Zollikon (Schweiz), företrätt av advokaten P. Lee,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Söder, i egenskap av ombud,
motpart,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var
Canina Pharma GmbH, Hamm (Tyskland), företrätt av advokaten O. Bischof,
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 11 december 2018 (ärende R 276/2018–2) om ett ogiltighetsförfarande mellan SolNova och Canina Pharma,
meddelar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
sammansatt av ordföranden M.J. Costeira samt domarna B. Berke (referent) och T. Perišin,
justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 15 februari 2019,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 30 april 2019,
med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 24 april 2019,
med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Intervenienten Canina Pharma GmbH gav den 26 november 2015 in en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet BIO-INSECT Shocker.
3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 1, 5 och 31 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivningar:
– Klass 1: ”Biocidpreparat för användning vid tillverkning; Kemiska preparat för tillverkning av biocider; Tillsatser, kemiska, för insekticider.”
– Klass 5: ”Desinfektionsmedel; Preparat för att bekämpa ohyra; Parasitdödande medel; Bakteriologiska preparat för medicinsk och veterinär användning; Näringstillskott; Medicinska sprejer; Bakteriedödande sprejer; Antiinflammatoriska sprayer; Insektsdödande medel; Lockämnen för insekter; Insektsspray; Insektsavvisande medel; Insektsutrotningsmedel; Tillväxtregulatorer för insekter; Servetter impregnerade med insektsdödande medel; Loppulver; Loppsprejer; Lopphalsband; Preparat för utrotning av loppor; Lopphalsband för djur; Pulver för utrotning av loppor på djur; Biocider; Insektsmedel för djur; Veterinärpreparat; Veterinära diagnostiska reagenser; Veterinärmedicinska vacciner; Kosttillskott för veterinärt bruk; Sanitära preparat för veterinärt bruk.”
– Klass 31: ”Levande djur; Färska frukter och grönsaker; Malt; Drycker för sällskapsdjur; Djurmat och -foder.”
4 Ansökan offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2015/229 av den 2 december 2015, och varumärket registrerades den 10 mars 2016 under nummer 014837553.
5 Klaganden, SolNova AG, yttrade sig den 12 maj 2016 som tredje man mot registreringen av det omtvistade varumärket och gjorde gällande att artikel 7.1 b, c och f i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b, c och f i förordning 2017/1001) utgjorde hinder för registrering av detta varumärke. Eftersom yttrandet gavs in efter det att det omtvistade varumärket redan hade registrerats, har EUIPO inte beaktat det.
6 Den 25 juli 2016 gav klaganden in en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 a i förordning 2017/1001) med stöd av artikel 7.1 b, c, f och g i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b, c, f och g i förordning 2017/1001) för samtliga varor som omfattas av varumärket.
7 Den 20 december 2017 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring med motiveringen att det omtvistade varumärket inte var beskrivande för de varor som registrerats, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning 2017/1001, och, i synnerhet, att det inte var sedvanligt att använda ordet shocker för sådana varor.
8 Annulleringsenheten bedömde också att det omtvistade varumärket hade tillräcklig särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning 2017/1001.
9 Annulleringsenheten fann slutligen att det omtvistade varumärket inte stred mot allmän ordning enligt artikel 7.1 f i förordning 2017/1001 och inte var vilseledande i den mening som avses i artikel 7.1 g i samma förordning.
10 Klaganden överklagade den 7 februari 2018 annulleringsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 66–71 i förordning nr 2017/1001.
11 Genom beslut av den 11 december 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s andra överklagandenämnd överklagandet.
12 För det första underkände överklagandenämnden grunden avseende artikel 7.1 c i förordning 2017/1001, enligt vilken det omtvistade varumärket var beskrivande för de varor som det avsåg. Överklagandenämnden fann att omsättningskretsen delvis bestod av den breda allmänheten och av specialister och delvis uteslutande av specialister. Överklagandenämnden fann även att konsumenternas uppmärksamhetsnivå var medelhög i förhållande till varuslaget och att eftersom det omtvistade varumärket bestod av engelska ord, var det engelskspråkiga konsumenter som var de relevanta konsumenterna att beakta.
13 Överklagandenämnden påpekade vidare att vissa av de varor som avsågs med det omtvistade varumärket hade ett samband med insektsmedel eller varor för insektsbekämpning (nedan kallade insekticidrelaterade varor), medan andra varor inte uppvisade något sådant samband, och att klaganden inte hade angett några grunder eller argument till stöd för att det omtvistade varumärket var beskrivande för de sistnämnda varorna.
14 Överklagandenämnden bedömde också att de engelska orden bio insect shocker inte utgjorde en direkt beskrivning av de insekticidrelaterade varornas egenskaper, att de endast anspelade på och associerade till det omtvistade varumärket och att omsättningskretsen måste tänka i flera steg och göra en viss intellektuell ansträngning för att komma fram till den betydelse av det omtvistade varumärket som klaganden utgått ifrån, det vill säga att det avsåg en ekologisk produkt för att bekämpa insekter genom att chocka dem. Överklagandenämnden påpekade i detta sammanhang att det engelska ordet shocker betydde ”något som chockar” och att denna betydelse skiljer sig från betydelsen att ”döda” eller att ”stöta bort”.
15 Överklagandenämnden bedömde dessutom att klaganden inte hade visat att uttrycket insect shocker används i stor utsträckning i näringsverksamhet. Överklagandenämnden ansåg att en del av den bevisning som klaganden lade fram inte var relevant, eftersom den avsåg antingen användning av varumärket efter registreringsansökan eller företag som använde det omtvistade varumärket med intervenientens samtycke. De två återstående bevisen var enligt överklagandenämnden inte tillräckliga för att styrka allmänt bruk.
16 För det andra underkände överklagandenämnden grunden avseende artikel 7.1 b i förordning 2017/1001, enligt vilken det omtvistade varumärket saknade särskiljningsförmåga, eftersom den endast grundade sig på varumärkets påstått beskrivande karaktär.
17 För det tredje underkände överklagandenämnden grunden avseende artikel 7.1 f i förordning 2017/1001, enligt vilken det omtvistade varumärket stred mot allmän ordning, eftersom klaganden inte hade visat att användningen av varumärket vid tidpunkten för registreringsansökan nödvändigtvis stred mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s. 1).
18 För det fjärde underkände överklagandenämnden grunden avseende artikel 7.1 g i förordning 2017/1001, enligt vilken det omtvistade varumärket var ägnat att vilseleda allmänheten, eftersom klaganden inte hade visat att varumärket kunde kvalificeras som vilseledande, ett påstående som klaganden grundat på ett påstått åsidosättande av förordning nr 528/2012, och att det var möjligt att använda det omtvistade varumärket utan att vara vilseledande.
Parternas yrkanden
19 Klagandens överklagande i förevarande mål inkom till tribunalens kansli den 15 februari 2019.
20 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
– förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna inför överklagandenämnden.
21 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet, och
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
22 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet, och
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Tillämpliga rättsregler
23 Enligt fast rättspraxis ska instanserna vid EUIPO, när de prövar om de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 utgör hinder för registrering av ett varumärke eller ska medföra att en tidigare registrerat varumärke ogiltigförklaras, utgå från situationen den dag då registreringsansökan gavs in (se dom av den 21 november 2013, Heede/harmoniseringskontoret (Matrix-Energetics), T‑313/11, ej publicerad, EU:T:2013:603, punkt 47 och där angiven rättspraxis, och dom av den 8 maj 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Formen av en förgylld flaska), T‑324/18, ej publicerad, EU:T:2019:297, punkt 17 och där angiven rättspraxis).
24 Enligt artikel 212.1 i förordning nr 2017/1001 ska förordningen tillämpas från och med den 1 oktober 2017. Det framgår inte av förordningens lydelse, syfte eller systematik att artikel 7 i förordningen ska tillämpas på förhållanden som har uppstått innan förordningen trädde i kraft.
25 Eftersom ansökan om registrering av det omtvistade varumärket gavs in den 26 november 2015, är artikel 7 i förordning nr 207/2009 tillämplig i förevarande fall.
26 Som framgår av punkt 12 i det överklagade beslutet grundade sig överklagandenämnden på bestämmelserna i förordning 2017/1001, precis som klaganden, som åberopade denna förordning i ansökan.
27 Eftersom artikel 7.1 b, c, f och g i förordning nr 207/2009 inte har ändrats genom förordning 2017/1001, saknar den omständigheten att överklagandenämnden och klaganden har åberopat artikel 7 i förordning 2017/1001 emellertid betydelse i förevarande mål. Det överklagade beslutet och ansökan ska därför tolkas som att de hänvisar till förordning nr 207/2009.
Prövning i sak
28 Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, den andra åsidosättande av artikel 7.1 f i denna förordning och den tredje åsidosättande av artikel 7.1 g i samma förordning.
29 Tribunalen finner det lämpligt att först pröva den första grunden och därefter den tredje grunden.
Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009
30 Inom ramen för den första grunden har klaganden bestritt överklagandenämndens bedömning att det omtvistade varumärket saknar särskiljningsförmåga och har beskrivande karaktär, i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, med avseende på insekticidrelaterade varor.
31 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
32 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 får följande inte registreras: varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Enligt punkt 2 i samma artikel ska punkt 1 tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av Europeiska unionen.
33 Artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar som avses där förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Bestämmelsen tjänar således en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar ska kunna användas fritt av alla (dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringskontoret/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, punkt 31, och dom av den 27 februari 2015, Universal Utility International/harmoniseringskontoret (Greenworld), T‑106/14, EU:T:2015:123, punkt 14).
34 Dessutom kan frågan huruvida ett kännetecken är beskrivande endast bedömas dels i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet, dels i förhållande till de avsedda varorna eller tjänsterna (se dom av den 14 juli 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, ej publicerad, EU:T:2017:498, punkt 22 och där angiven rättspraxis).
35 Av detta följer att ett kännetecken omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 bara om det har ett tillräckligt direkt, konkret samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av de varorna eller tjänsterna eller en av deras egenskaper (se dom av den 14 juli 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, ej publicerad, EU:T:2017:498, punkt 20 och där angiven rättspraxis).
36 Överklagandenämnden fann att omsättningskretsen bestod delvis av den breda allmänheten och av specialister och delvis uteslutande av specialister, att uppmärksamhetsnivån var medelhög i förhållande till varuslaget och att man skulle utgå från den engelskspråkiga omsättningskretsen, eftersom det aktuella varumärket bestod av engelska ord.
37 Klaganden har inte bestritt överklagandenämndens bedömning i dessa avseenden.
38 Överklagandenämnden angav vidare att det engelska ordet shocker enligt Oxford English Dictionary betyder något som chockerar, särskilt för att det är oacceptabelt eller sensationellt, och att det engelska verbet to shock betyder ”att få någon att känna sig överraskad och omvälvd” eller ”påverka någon genom en fysiologisk eller elektrisk chock”.
39 Efter att ha konstaterat att de varor för vilka det omtvistade varumärket registrerats och som var insekticidrelaterade hade till syfte att döda eller stöta bort insekter, och inte att ge dem en elchock eller försätta dem i chocktillstånd, drog överklagandenämnden slutsatsen att det krävdes flera intellektuella steg för att se sambandet mellan uttrycket bio insect shocker och den betydelse som klaganden utgått ifrån och följaktligen att kännetecknet inte var beskrivande utan anspelande och associativt.
40 Överklagandenämnden fann också klaganden inte hade visat att orden insect shocker användes i stor utsträckning i näringsverksamhet. Överklagandenämnden bedömde att en del av den bevisning som klaganden hade lagt fram inte var relevant, eftersom den avsåg antingen användning efter registreringsansökan eller företag som använde det omtvistade varumärket med intervenientens samtycke, och att de två återstående bevisen inte räckte för att styrka allmänt bruk.
41 Klaganden har för det första gjort gällande att ordet shocker beskriver en uppenbar, möjlig eller önskad metod för insektsbekämpning och att man enkelt kan tänka sig att kemiska insektsmedel framkallar ett chocktillstånd eller stöter bort insekterna, och att konsumenten därför utan vidare eftertanke kommer att se ett direkt och konkret samband mellan det omtvistade varumärket och de varor som avses i ansökan.
42 Klaganden har inte bestritt den betydelse av ordet shocker som överklagandenämnden fastställt, enligt vilken detta ord syftar på idén om något som chockar, men har tillagt att ordet även lätt kan uppfattas som en hänvisning till idén om en vara som stöter bort eller bekämpar insekter.
43 Mot bakgrund av definitionen i Oxford English Dictionary finns det dock inget underlag för att fastställa att omsättningskretsen skulle se ett samband mellan ordet shocker och varor för insektsbekämpning.
44 Eftersom ordets betydelse syftar på idén om något som chockar och inte om något som dödar eller stöter bort, krävs flera steg intellektuellt för att omsättningskretsen ska uppfatta det omtvistade varumärket som en beskrivning av de berörda varorna eller någon av deras egenskaper.
45 Det föreligger således inte ett tillräckligt direkt, konkret samband mellan dem, i den mening som avses i ovan i punkt 35 nämnda rättspraxis, som gör det möjligt att omedelbart och utan vidare eftertanke uppfatta det som en beskrivning av de aktuella varorna eller av någon av deras egenskaper.
46 Klaganden har för det andra gjort gällande att uttrycken shocker och insect shocker användes före tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket för att beskriva olika varor i den allmänna kategorin insektsmedel. Den relevanta konsumenten förknippar följaktligen inte uttrycket med ett särskilt ursprung för de olika varorna, utan endast med en generisk term för insektsmedel.
47 Dessutom saluförs insektsmedel från olika tillverkare under beteckningen Bio Insect Shocker, och överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att två av de bevis som lagts fram avsåg företag som hade använt det omtvistade varumärket med intervenientens medgivande.
48 Till stöd för sitt påstående att ordet shocker är vanligt förekommande för insektsmedel har klaganden för det första åberopat tre bevis i bilagorna L 5, L 6 och L 7 till ansökan.
49 Som EUIPO har gjort gällande gavs dessa handlingar in för första gången vid tribunalen.
50 Talan vid tribunalen syftar dock till att, i den mening som avses i artikel 72 i förordning 2017/1001, pröva lagenligheten av beslut som EUIPO:s överklagandenämnder har fattat, och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen. Ovannämnda handlingar ska således avvisas, utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punkt 19 och där angiven rättspraxis).
51 För det andra gav klaganden till annulleringsenheten in en kopia av webbplatsen amazon.co.uk av den 11 mars 2017, som visade en insektsavvisande geranium kallad Mosquito-Shocker. Det framgår av denna handling att den varan hade funnits tillgänglig på webbplatsen sedan den 31 mars 2014.
52 Klaganden gav dessutom till annulleringsenheten in en kopia av en annons av den 11 mars 2017 för en vara kallad ”Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats”.
53 Klaganden gav till annulleringsenheten även in en kopia av webbsidan sk‑snakes.de av den 11 mars 2017, som visade ”Bio insect shocker 150 ml – Milbenspray” från tillverkaren Dragon.
54 Klaganden gav också till annulleringsenheten in en kopia av webbsidan www.aponeo.de av den 11 mars 2017 som visade ”Bio Insect Shocker flüssig” från tillverkaren organicVet GmbH, med adressen Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.
55 Slutligen gav klaganden till annulleringsenheten in en kopia av webbsidan www.canina.de av den 14 mars 2017 med ”Petvital Bio-Insect-Shocker”, en biologisk antiparasitär spray mot loppor, löss, pälsätare, kvalster och fästingar.
56 För det tredje lade klaganden inför överklagandenämnden fram en odaterad skärmbild från ”Dr Obermann’s” webbsida, som nämnde ”Dr Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats”, en odaterad skärmbild från webbplatsen Amazon, där varor av märket Dr. Obermann’s salufördes, samt en odaterad skärmbild av en Google-sökning på ordet Fahrrad (cykel).
57 Överklagandenämnden ansåg att den bevisning som lagts fram inte var tillräcklig, eftersom – med undantag för kopian av webbsidan amazon.co.uk, som återfinns i bilaga L 2 till EUIPO:s akt – den bevisning som lades fram hade ett senare datum än registreringsansökan eller inte var daterad, två av de fyra exemplen kom från företag som använde kännetecknet Bio Insect Shocker med intervenientens medgivande och det tredje exemplet härrörde från ett företag mot vilket intervenienten hade väckt talan om intrång i det omtvistade varumärket.
58 Tribunalen erinrar om att instanserna vid EUIPO, när de prövar om de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 utgör hinder för registrering av ett varumärke eller ska medföra att ett tidigare registrerat varumärke ogiltigförklaras, enligt fast rättspraxis ska utgå från situationen den dag då registreringsansökan gavs in (se dom av den 21 november 2013, Matrix-Energetics, T‑313/11, ej publicerad, EU:T:2013:603, punkt 47 och där angiven rättspraxis, och dom av den 8 maj 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Formen av en förgylld flaska), T‑324/18, ej publicerad, EU:T:2019:297, punkt 17 och där angiven rättspraxis).
59 Den skyldigheten utesluter emellertid inte att EUIPO:s instanser, i förekommande fall, kan beakta bevisning som hänför sig till tiden efter registreringsansökan, i den mån denna gör det möjligt att dra slutsatser om den situation som rådde vid denna tidpunkt (se dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 60 och där angiven rättspraxis).
60 Bevisningen för det omtvistade varumärkets beskrivande karaktär ska således avse tidpunkten för registreringsansökan, det vill säga den 26 november 2015, eller göra det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid detta datum.
61 Endast bilaga L 2 som getts in till annulleringsenheten, i vilken det anges att beståndsdelen shocker använts för ett insektsmedel sedan år 2014, gör det möjligt att dra slutsatser om den situation som rådde vid tidpunkten för registreringsansökan.
62 Tribunalen finner således att överklagandenämnden, utan att göra en oriktig bedömning, kunde anse att den bevisning som lagts fram inte var tillräcklig för att styrka att ordet shocker var allmänt förekommande för att beteckna insektsmedel.
63 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden inte gjorde en oriktig bedömning när den fann att registreringen av det omtvistade varumärket var i enlighet med artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.
64 För det tredje har klaganden, inom ramen för den första grunden, gjort gällande att det omtvistade varumärket saknar särskiljningsförmåga, eftersom det inte krävs flera steg intellektuellt hos omsättningskretsen för att den ska föreställa sig det eftersträvade verkningssättet.
65 Eftersom klagandens argument att det omtvistade varumärket saknar särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 enbart grundar sig på att det är beskrivande, kan det inte vinna framgång, då det omtvistade varumärket inte är beskrivande för de berörda varorna.
66 Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.
Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009
67 Genom den tredje grunden har klaganden i huvudsak gjort gällande att det omtvistade varumärket är ägnat att vilseleda konsumenterna om varornas art och kvalitet i den mening som avses i artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009, eftersom omsättningskretsen uppfattar varumärket som att det avser varor som är ekologiska eller särskilt miljövänliga.
68 Det ska inledningsvis påpekas att klaganden, inom ramen för sin tredje grund, endast har ifrågasatt bedömningen av huruvida varumärket är vilseledande med avseende på de varor som överklagandenämnden identifierade som biocider i punkterna 48 och 49 i det överklagade beslutet.
69 EUIPO och intervenienten har gjort gällande att det inte föreligger en tillräcklig risk för vilseledande, dels eftersom omsättningskretsen inte kommer att associera ordet ”bio” till att varorna är miljövänliga, dels eftersom det är möjligt att använda kännetecknet utan att det är vilseledande.
70 Enligt artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 får varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten, till exempel med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung, inte registreras.
71 Det framgår av fast rättspraxis att registrering endast får nekas med stöd av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 om konsumenten faktiskt vilseleds eller det föreligger en tillräckligt allvarlig risk för ett sådant vilseledande (se dom av den 29 november 2018, Khadi och Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, ej publicerad, EU:T:2018:860, punkt 44 och där angiven rättspraxis).
72 Ett varumärkes grundläggande funktion är att, i fråga om den vara eller tjänst som varumärket representerar, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket ska kunna vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla, måste varumärket nämligen utgöra en garanti för att alla varor eller tjänster som varumärket avser har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet. Ett varumärke förlorar denna garantifunktion om den information som den förmedlar är ägnad att missleda omsättningskretsen (se dom av den 29 november 2018, Khadi Ayurveda, T‑683/17, ej publicerad, EU:T:2018:860, punkt 45 och där angiven rättspraxis).
73 I punkt 58 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden, med avseende på de varor som den hade identifierat som biocider, att eftersom klaganden inte hade visat att det omtvistade varumärket stred mot artiklarna 69.2 och 72.3 i förordning nr 528/2012, kunde det inte föreligga något åsidosättande av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009.
74 Överklagandenämnden preciserade även att ett åsidosättande av artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 var uteslutet, eftersom en icke vilseledande användning av kännetecknet var möjlig.
75 I artikel 3.1 a första strecksatsen i förordning nr 528/2012 definieras en biocidprodukt som varje ämne eller blandning som i den form det eller den levereras till användare består av, innehåller eller genererar ett eller flera verksamma ämnen avsedda att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över skadliga organismer på annat sätt än enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan.
76 I artikel 69.2 i förordning nr 528/2012 föreskrivs följande:
”… [I]nnehavare av godkännanden [ska] se till att etiketterna inte är vilseledande med hänsyn till produktens risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön eller dess effektivitet och inte i något fall innehåller uppgifter av typen ’lågriskbiocidprodukt’, ’inte giftig’, ’oskadlig’, ’naturlig’, ’miljövänlig’, ’djurvänlig’ eller liknande. …”
77 Artikel 72.3 i samma förordning har följande lydelse:
”3. Reklam för biocidprodukter får inte hänvisa till produkten på ett sätt som är vilseledande med hänsyn till produktens risker för människors och djurs hälsa eller för miljön eller dess effektivitet. Reklam för en biocidprodukt får inte i något fall innehålla uppgifter av typen ’lågriskbiocidprodukt’, ’inte giftig’, ’oskadlig’, ’naturlig’, ’miljövänlig’, ’djurvänlig’ eller liknande.”
78 För det första framgår det av dessa bestämmelser att det är ägnat att vilseleda konsumenterna om det förekommer uppgifter på en sådan biocidprodukt som dem för vilka det omtvistade varumärket är registrerat som ger anledning att tro att produkten är naturlig, att den inte skadar hälsan eller att den är miljövänlig.
79 Det räcker således att en uppgift om denna typ finns på en biocidprodukt för att det ska anses föreligga en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna vilseleds i den mening som avses i ovan i punkt 71 nämnda rättspraxis.
80 Tribunalen har redan tidigare slagit fast att ordelementet ”bio” numera ger klara associationer, som eventuellt kan uppfattas annorlunda beroende på vilken vara den är knuten till men som allmänt sett leder tankarna till idén om respekt för miljön, användning av naturliga ämnen eller rentav ekologisk framställning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 april 2010, Kerma/harmoniseringskontoret (BIOPIETRA), T‑586/08, ej publicerad, EU:T:2010:171, punkt 25, dom av den 21 februari 2013, Laboratoire Bioderma/harmoniseringskontoret – Cabinet Continental (BIODERMA), T‑427/11, ej publicerad, EU:T:2013:92, punkterna 45 och 46, och dom av den 10 september 2015, Laverana/harmoniseringskontoret (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T‑568/14, ej publicerad, EU:T:2015:625, punkt 17).
81 Det framgår dessutom av artikel 2 c i rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 2007, s. 1) att termen ”ekologisk” betecknar produkter härstammande från eller med anknytning till ekologisk produktion. I skäl 1 i den förordningen påpekas att nämnda ord hänför sig till begrepp som respekt för miljön, biologisk mångfald och produkter som framställts genom naturliga ämnen och processer. I artikel 23.1 i nämnda förordning anges att definitionen även avser diminutiver såsom ”bio” (dom av den 5 juni 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T‑229/18, ej publicerad, EU:T:2019:375, punkt 49).
82 Så kan det konstateras vara i förevarande fall vad gäller hur den engelskspråkiga omsättningskretsen uppfattar ordelementet ”bio”.
83 Det räcker således att ordet ”bio” förekommer i biocidprodukter för vilka det omtvistade varumärket är registrerat för att det ska anses föreligga en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenterna vilseleds.
84 Tribunalen har också redan tidigare slagit fast att artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 var tillämplig även om en icke vilseledande användning av kännetecknet var möjlig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 oktober 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑29/16, ej publicerad, EU:T:2016:635, punkterna 48 och 49).
85 Att det är möjligt att använda varumärket på ett icke vilseledande sätt utesluter således inte, även om detta skulle anses styrkt, att artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.
86 Slutligen är det inte relevant att intervenienten inte är innehavare av ett godkännande i den mening som avses i förordning nr 528/2012, eftersom detta inte påverkar det faktum att ordet ”bio”, när det anbringas på biocidprodukter, är av vilseledande karaktär enligt denna förordning.
87 Av detta följer att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att det omtvistade varumärket inte var vilseledande med avseende på de produkter som den hade kvalificerat som biocidprodukter.
88 Överklagandet ska således bifallas såvitt avser den tredje grunden, och det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den del det avser följande varor hänförliga till klass 1 respektive klass 5: ”Biocidpreparat för användning vid tillverkning; Kemiska preparat för tillverkning av biocider; Tillsatser, kemiska, för insekticider” samt ”Desinfektionsmedel; Preparat för att bekämpa ohyra; Parasitdödande medel; Bakteriologiska preparat för medicinsk och veterinär användning; Medicinska sprejer; Bakteriedödande sprejer; Insektsdödande medel; Lockämnen för insekter; Insektsspray; Insektsavvisande medel; Insektsutrotningsmedel; Tillväxtregulatorer för insekter; Servetter impregnerade med insektsdödande medel; Loppulver; Loppsprejer; Lopphalsband; Preparat för utrotning av loppor; Lopphalsband för djur; Pulver för utrotning av loppor på djur; Biocider; Insektsmedel för djur; Veterinärpreparat; Veterinärmedicinska vacciner; Sanitära preparat för veterinärt bruk.”
89 Mot bakgrund av ovanstående slutsats och eftersom den andra grunden avser samma varor som den tredje grunden, är det inte nödvändigt att pröva den andra grunden.
Rättegångskostnader
90 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 134.2 i rättegångsreglerna ska tribunalen besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna om det finns flera tappande rättegångsdeltagare.
91 I förevarande fall har EUIPO och intervenienten i huvudsak tappat målet, men klaganden har endast yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.
92 Enligt artikel 135.1 i rättegångsreglerna får dock tribunalen, om så anses skäligt, besluta att en tappande rättegångsdeltagare – förutom att bära sina rättegångskostnader – endast delvis, eller inte alls, ska ersätta en annan deltagares rättegångskostnader. I förevarande fall ska intervenienten, förutom att bära sin rättegångskostnad, ersätta hälften av klagandens rättegångskostnad vid tribunalen. Klaganden ska bära hälften av sina rättegångskostnader. EUIPO ska bära sina rättegångskostnader.
93 Klaganden har även yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i förfarandet vid överklagandenämnden. Tribunalen erinrar om att enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid annulleringsenheten. Intervenienten ska därför förpliktas att ersätta klagandens kostnader vid överklagandenämnden.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
följande:
1) Det beslut som andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 11 december 2018 (ärende R 276/2018–2) ogiltigförklaras i den del det avser följande varor hänförliga till klass 1 respektive klass 5: ”Biocidpreparat för användning vid tillverkning; Kemiska preparat för tillverkning av biocider; Tillsatser, kemiska, för insekticider” samt ”Desinfektionsmedel; Preparat för att bekämpa ohyra; Parasitdödande medel; Bakteriologiska preparat för medicinsk och veterinär användning; Medicinska sprejer; Bakteriedödande sprejer; Insektsdödande medel; Lockämnen för insekter; Insektsspray; Insektsavvisande medel; Insektsutrotningsmedel; Tillväxtregulatorer för insekter; Servetter impregnerade med insektsdödande medel; Loppulver; Loppsprejer; Lopphalsband; Preparat för utrotning av loppor; Lopphalsband för djur; Pulver för utrotning av loppor på djur; Biocider; Insektsmedel för djur; Veterinärpreparat; Veterinärmedicinska vacciner; Sanitära preparat för veterinärt bruk.”
2) Överklagandet ogillas i övrigt.
3) Canina Pharma GmbH ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta hälften av SolNova AG:s rättegångskostnader vid tribunalen och nödvändiga kostnader för förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.
4) SolNova ska bära hälften av sina rättegångskostnader vid tribunalen.
5) EUIPO ska bära sina rättegångskostnader.
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 maj 2020.
Underskrifter