JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
26 päivänä huhtikuuta 2018 (1)
Asia C-129/17
Mitsubishi Shoji Kaisha ja
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
vastaan
Duma Forklifts ja
G.S. International
(Ennakkoratkaisupyyntö – Hof van beroep Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia))
Ennakkoratkaisukysymys – EU-tavaramerkki – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Rinnakkaistuonti Euroopan talousalueelle – Uuden tavaramerkin kiinnittäminen tavaroihin ennen niiden tuontia Euroopan talousalueelle
1. Erottamiskykyisen merkin tavaramerkiksi rekisteröinnin jälkeen sen haltijalla on kolmansiin osapuoliin nähden useita oikeuksia, joiden nojalla se voi ryhtyä kyseisen merkin osalta toimiin kilpailijoitaan vastaan. Näihin oikeuksiin kuuluu nimenomaisesti oikeus kieltää tavaramerkin käyttö elinkeinotoiminnassa ilman sen haltijan suostumusta.
2. Unionin lainsäädännössä suojataan myös tavaramerkin haltijan oikeus sallia tavaramerkin kattamien tavaroiden saattaminen ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella (ETA). Tämän oikeuden käyttämisen jälkeen tapahtuu niin sanottu tavaramerkkioikeuden sammuminen siten, että tavaramerkin haltija ei voi enää vastustaa kyseisten tavaroiden myöhempiä luovutuksia tiettyjä tapauksia lukuun ottamatta.(2)
3. Tähän ennakkoratkaisupyyntöön liittyy kaksi samanaikaista erityispiirrettä:
– Yhtäältä kolmas osapuoli on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta poistanut tämän erottamiskykyiset merkit (debranding) haarukkatrukeista, joita ei ollut sitä ennen saatettu markkinoille Euroopan talousalueella, koska ne oli asetettu tullivarastointimenettelyyn.
– Toisaalta kolmas osapuoli on poistanut tällaiset merkit sitä tarkoitusta varten, että tavarat tuodaan Euroopan talousalueelle tai saatetaan siellä markkinoille sen kiinnitettyä niihin oman erottamiskykyisen merkkinsä (rebranding).(3)
4. Näiden tosiseikkojen perusteella ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta niiden oikeuksien laajuudesta, joita tavaramerkin haltijalle on annettu erottamiskykyisten merkkien alalla sovellettavan lainsäädännön nojalla. Erityisesti se tiedustelee, onko edellä kuvatulla tavalla toiminut kolmas osapuoli käyttänyt rekisteröityä tavaramerkkiä ja näin loukannut sen haltijalle kuuluvia oikeuksia.
I Asiaa koskevat oikeussäännöt
5. Tavaramerkkien suojaa koskeviin unionin oikeussääntöihin sisältyvät sekä kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamistoimenpiteet (erityisesti direktiivi 2008/95/EY,(4) jonka myöhemmät muutokset eivät vaikuta käsiteltävään asiaan)(5) että EU-tavaramerkkiä koskevat säännökset,(6) joita sovelletaan niihin toimijoihin, jotka haluavat käyttää tätä Euroopan laajuista teollisoikeutta.(7)
A Tavaramerkkilainsäädäntö
1 Direktiivi 2008/95
6. Direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”Yhteisön tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat. Suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset. – –”
7. Direktiivin 5 artiklan (”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”) 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
– –
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.”
8. Direktiivin 7 artiklassa (”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”) säädetään seuraavaa:
”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.
2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
2 Asetus N:o 207/2009
9. Asetuksen johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta johtuu, ettei [EU-]tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä merkkiä tavaroissa, jotka haltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan unionissa] tätä tavaramerkkiä käyttäen, jollei haltija laillisin perustein ole oikeutettu vastustamaan tavaroiden myöhempää kaupan pitämistä.”
10. Asetuksen 9 artikla (”[EU-]tavaramerkin tuottamat oikeudet”) ja 13 artikla (”[EU-]tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen”) vastaavat direktiivin 2008/95 5 ja 7 artiklaa).
B Tullilainsäädäntö
11. Käsiteltävään asiaan ajallisesti sovellettava tullivarastointimenettely oli yksi niistä erityismenettelyistä, joista säädettiin unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EY) N:o 450/2008(8) VII osaston 1 luvussa (”Yleiset säännökset”) olevan 135 artiklan (”Soveltamisala”) b alakohdassa.
12. Unionin tullikoodeksin 141 artiklassa (”Tavanomaiset käsittelyt”) säädetään seuraavaa:
”Tullivarastointi- tai jalostusmenettelyyn asetettuja taikka vapaa-alueelle siirrettyjä tavaroita voidaan käsitellä tavanomaisin tavoin niiden säilymisen varmistamiseksi, niiden ulkonäön tai markkinakelpoisuuden parantamiseksi taikka niiden valmistelemiseksi jakelua tai jälleenmyyntiä varten.”
13. Tullikoodeksin soveltamisasetuksen(9) 531 artiklassa säädetään, että ”muille kuin yhteisötavaroille saadaan suorittaa liitteessä 72 lueteltuja tavanomaisia käsittelyjä”. Kyseisessä liitteessä määritellään ”tavanomaisten käsittelyjen” käsite ja sisällytetään niihin seuraavat käsiteltävän asian kannalta merkitykselliset käsittelyt:
”16. pakkaaminen, pakkausten poistaminen, pakkausten vaihtaminen, dekantointi ja yksinkertainen siirto kuljetuspäällykseen, vaikka tämä muuttaisi tavaran luokittelua yhdistetyn nimikkeistön (CN) kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen; merkkien, sinettien, lipukkeiden, hintalappujen tai muiden vastaavien tunnusten kiinnittäminen, poistaminen ja muuttaminen”.(10)
C Vilpillistä kilpailua koskevat säännöt
14. Koska mahdollisuutta vedota vilpillistä kilpailua koskeviin sääntöihin ei ole suljettu pois, on aiheellista tuoda esiin Pariisin yleissopimuksen(11) 10 bis artikla, jossa määrätään seuraavaa:
”1. Liittomaat ovat velvolliset takaamaan niille, jotka ovat jonkin liittomaan kansalaisia, tehokkaan suojan vilpillistä kilpailua vastaan.
2. Vilpillisenä kilpailuna on pidettävä jokaista kilpailutekoa, joka on hyvän liiketavan vastainen.
3. Erityisesti on kiellettävä:
i) kaikki teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tai teollisen tai kaupallisen toiminnan kanssa;
ii) väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka ovat omiaan vähentämään luottamusta kilpailijan liikelaitokseen, tavaroihin tai teolliseen tai kaupalliseen toimintaan;
iii) ilmoitukset tai väitteet, joiden käyttö liiketoiminnassa on omiaan johtamaan yleisön harhaan tavaroiden laadun, valmistustavan, ominaisuuksien, käyttökelpoisuuden tai paljouden suhteen.”
II Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset
A Tosiseikat
15. Japaniin sijoittautunut yhtiö Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (jäljempänä Mitsubishi) hallinnoi Mitsubishi-konsernin maailmanlaajuista tavaramerkkisalkkua. Tässä ominaisuudessa se toimii seuraavien tavaramerkkien (jäljempänä Mitsubishi-tavaramerkit) haltijana:
– kaksi EU-tavaramerkkiä: sanamerkki ”Mitsubishi”, joka on rekisteröity 24.9.2001, ja kuviomerkki, joka on rekisteröity 3.3.2000 ja jonka graafinen esitys on tämän luetelmakohdan lopussa; molemmat tavaramerkit on rekisteröity muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten ja erityisesti moottoriajoneuvoja, sähköajoneuvoja ja haarukkatrukkeja varten:
– kaksi Benelux-tavaramerkkiä, jotka on rekisteröity 1.6.1974: sanamerkki ”Mitsubishi” ja kuviomerkki, joka on graafiselta esitykseltään samanlainen kuin EU-kuviomerkki; molemmat tavaramerkit kattavat muun muassa luokkaan 12 kuuluvat tavarat, kuten maalla kulkevat ajoneuvot ja liikennevälineet.
16. Alankomaihin sijoittautuneella Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV:llä (jäljempänä MCFE) on yksinoikeus tuottaa ja saattaa markkinoille Mitsubishi-tavaramerkillä varustettuja haarukkatrukkeja Euroopan talousalueella. MCFE käyttää virallisia jakelijoita, jotka myyvät haarukkatrukkeja Euroopan talousalueella. Euroopan talousalueen ulkopuolella Mitsubishi-merkkisten haarukkatrukkien valmistuksesta vastaa pääasiallisesti Mitsubishi Heavy Industries Ltd, joka kuuluu myös Mitsubishi-konserniin mutta on tavaramerkkejä hallinnoivasta yhtiöstä riippumaton yhtiö.
17. Belgiaan sijoittautunut Duma Forklifts NV (jäljempänä Duma) harjoittaa pääasiassa sekä uusien että käytettyjen Mitsubishi-, Caterpillar-, Nissan- ja Toyota-merkkisten haarukkatrukkien maailmanlaajuista osto- ja myyntitoimintaa. Se valmistaa myös itse haarukkatrukkeja nimillä GSI, GS tai Duma ja toimii haarukkatrukkien, kaivinkoneiden, pienoistraktorien ja trukkien tukkukauppiaana ja myy niitä sekä Euroopan talousalueella että sen ulkopuolella. Duma kuului 1990-luvun puoliväliin asti Mitsubishi-haarukkatrukkien virallisten jakelijoiden verkostoon Belgiassa.
18. Niin ikään Belgiaan sijoittautunut G.S. International BVBA (jäljempänä GSI) on Duman sidosyritys, ja sillä on sen kanssa sama johto ja sama rekisteröity kotipaikka. GSI rakentaa ja kunnostaa haarukkatrukkeja ja harjoittaa niiden ja niiden varaosien maahantuontia ja maastavientiä sekä tukkukauppaa maailmanmarkkinoilla. Se myös saattaa haarukkatrukkeja voimassa olevien eurooppalaisten standardien mukaisiksi ja antaa niille oman sarjanumeron. Suoritettuaan tiettyjä käsittelyjä GSI luovuttaa Dumalle koneet sekä niille laatimansa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
19. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan Duma ja GSI harjoittivat 1.1.2004–12.11.2009 sellaisten haarukkatrukkien, joissa oli edellä mainitut tavaramerkit, laitonta rinnakkaiskauppaa, toisin sanoen myivät niitä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Ennakkoratkaisukysymyksissä ei kuitenkaan käsitellä tätä toimintaa.
20. Sitä vastoin Duma ja GSI hankkivat 20.11.2009 alkaen Mitsubishi-konserniin kuuluvalta yritykseltä samantyyppisiä haarukkatrukkeja ja asettivat ne tullivarastointimenettelyyn. Trukkien ollessa kyseisen menettelyn piirissä molemmat yritykset
– poistivat koneista kokonaan Mitsubishin tavaramerkit
– tekivät trukkeihin tarvittavat muutokset niiden muuttamiseksi unionin vaatimusten mukaisiksi
– kiinnittivät trukkeihin oman tavaramerkkinsä ja vaihtoivat tunnistekilpien ja sarjanumerojen tilalle omat sarjanumeronsa ja tunnistekilpensä
– toivat lopuksi ajoneuvot Euroopan talousalueelle ja kolmansiin maihin ja myivät ne niissä.
B Asian käsittelyn vaiheet kansallisissa tuomioistuimissa
21. Mitsubishi ja MCFE nostivat 10.11.2008 Rechtbank van koophandel te Brusselissa (Brysselin kauppatuomioistuin, Belgia) kanteen, jossa ne vaativat Dumaa ja GSI:tä lopettamaan rinnakkaistuontia sekä tavaramerkkien poistamista ja uusien tavaramerkkien kiinnittämistä koskevat toimet, joihin ne väittivät niiden syyllistyneen. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi 17.3.2010 antamallaan tuomiolla kanteen perusteettomana.
22. Mitsubishi ja MCFE ovat valittaneet ensimmäisen oikeusasteen tuomiosta. Ne vaativat lähinnä, että Hof van beroep Brussel (Brysselin ylioikeus, Belgia) kumoaa tuomion ja kieltää Mitsubishi-tavaramerkillä varustettujen haarukkatrukkien samoin kuin näiden samojen ajoneuvojen, joista tavaramerkit on poistettu, rinnakkaiskaupan.
23. Valittajat väittävät, että käytäntö, jossa haarukkatrukeista poistetaan tavaramerkit ja niihin kiinnitetään uudet tavaramerkit, minkä jälkeen ne tuodaan Euroopan talousalueelle, loukkaa niiden tavaramerkkioikeuksia. Riidanalaisessa menettelyssä jätetään huomiotta alkuperän osoittamista koskeva tavaramerkin tehtävä, minkä lisäksi sillä loukataan tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä sen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella. Tullivaraston ei pidä muuttua alueeksi, jolla mitkään oikeudet eivät päde, ja tavaramerkin poistamisen ja uuden tavaramerkin kiinnittämisen jälkeen kuluttaja pystyy edelleen tunnistamaan Mitsubishi-haarukkatrukit.
24. Duma ja GSI kiistävät loukkaavansa Mitsubishin oikeuksia. Niiden mukaan tullivarastoinnin aikana poistetut tavaramerkit eivät olleet eurooppalaisia vaan aasialaisia. Mukautettuaan lisäksi haarukkatrukit unionissa voimassa olevien vaatimusten mukaisiksi ne pitävät itseään kyseisten ajoneuvojen valmistajina ja katsovat siksi, että niillä on oikeus kiinnittää niihin omat tavaramerkkinsä.
25. Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tekemässään päätöksessä kyseinen ylioikeus on jo hyväksynyt (osittain) Mitsubishin ja MCFE:n kanteet, jotka liittyvät 20.11.2009 edeltäviin tosiseikkoihin. Se epäilee kuitenkin tavaramerkkejä koskevien kanteiden sovellettavuutta kyseisen päivämäärän jälkeisiin tosiseikkoihin eli Mitsubishi-tavaramerkkien poistamiseen, niiden korvaamiseen Duman ja GSI:n omilla tavaramerkeillä sekä ajoneuvojen tunnistekilpien ja sarjanumeroiden poistamiseen. Se katsoo, ettei unionin tuomioistuin ole vielä lausunut tavaramerkkien poistamista koskevasta käytännöstä, sellaisena kuin Duma ja GSI ovat sitä soveltaneet.
26. Tässä tilanteessa Hof van beroep Brussel on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1) a) Sisältyykö direktiivin 2008/95/EY 5 artiklaan ja – – neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 – – 9 artiklaan tavaramerkin haltijan oikeus kieltää se, että kolmas osapuoli poistaa ilman tavaramerkin haltijan lupaa kaikki tavaroihin kiinnitetyt merkit, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit (debranding), kun kyseessä olevia tavaroita ei ole koskaan aikaisemmin saatettu vaihdantaan Euroopan talousalueella, kuten tullivarastoon sijoitetut tavarat, ja kun kyseinen kolmas osapuoli tekee tällaisen poistamisen sitä tarkoitusta varten, että tavarat tuodaan Euroopan talousalueelle tai saatetaan siellä markkinoille?
b) Onko edellä a kohdassa esitettyyn kysymykseen vastaamisessa merkitystä sillä, tapahtuuko kyseisten tavaroiden tuonti Euroopan talousalueelle tai siellä markkinoille saattaminen käyttämällä kolmannen osapuolen kyseisiin tavaroihin kiinnittämää omaa tunnusmerkkiä (rebranding)?
2) Muuttuuko ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus, jos näin tuodut tai markkinoille saatetut tavarat ovat ulkoisilta ominaisuuksiltaan tai malliltaan sellaisia, että merkityksellinen keskivertokuluttaja tunnistaa ne edelleen tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi tavaroiksi?”
III Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten lausumat
A Menettely
27. Ennakkoratkaisupyyntö saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 13.3.2017, ja kirjallisia huomautuksia esittivät Mitsubishi, Duma, Saksan hallitus ja Euroopan komissio.
28. Istunto asianosaisten kuulemiseksi pidettiin 8.2.2018, ja siihen osallistuivat Mitsubishin ja Duman edustajat sekä komission asiamiehet.
B Tiivistelmä asianosaisten lausumista
29. Mitsubishi(12) väittää, että Duma ja GSI suorittavat Euroopan talousalueen ulkopuolelta ostetuille haarukkatrukeille edellä kuvatut käsittelyt ainoastaan kiertääkseen tavaramerkkioikeuden sammumista koskevia sääntöjä. Se ehdottaa direktiivin 2008/95 5 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 sitä vastaavan artiklan (9 artikla) tulkitsemista siten, että niillä annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus vastustaa sitä, että kolmas osapuoli poistaa ilman sen suostumusta tavaroihin kiinnitetyt merkit, kun kyse on tavaroista, joita ei ole vielä saatettu markkinoille Euroopan talousalueella, kuten tullivarastossa olevista tavaroista.
30. Sen mukaan direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdassa on lisäksi lueteltu vain esimerkinomaisesti ne tavaramerkin käyttötavat, jotka sen haltija voi kieltää kolmansilta osapuolilta.(13) Sen mielestä tavaramerkin haltijan oikeus määrätä tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta on tavaramerkkilainsäädännön nimenomainen tavoite.(14) Vaikka suspensiomenettelyssä olevien tavaroiden sijoittamista tullivarastoon ei pidetäkään tavaramerkin käyttönä, tämä ei kuitenkaan merkitse, että niille voidaan suorittaa käsittelyjä, joiden ainoana tavoitteena on kiertää tavaramerkin haltijan oikeus määrätä niiden liikkeeseen laskemisesta markkinoilla.
31. Lisäksi nämä toimet vaarantavat sen mukaan tavaramerkin tehtävät eli sekä tavaran alkuperän ja sen laadun takaamiseen(15) liittyvät että investointi-(16) ja mainontatehtävät.(17) Se pitää merkityksettömänä maahantuojan merkillä varustetun uuden tavaramerkin kiinnittämistä ja sitä, että kuluttaja tunnistaa trukit Mitsubishin valmistamiksi. Viimeksi mainittu tieto tarkoittaa sen mukaan lisäksi, että kuluttajalle luodaan vaikutelma siitä, että alkuperäisen tavaramerkin haltijan ja Duman ja GSI:n välillä on taloudellinen yhteys, joten hyödyntämällä valmistajan tavaramerkkiä ne vahingoittavat sen mainetta.(18)
32. Duma sitä vastoin esittää, että ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava kieltävästi. Se perustaa väitteensä siihen, ettei se käytä mitään Mitsubishin Euroopan tavaramerkkien kanssa samaa tai vastaavaa merkkiä, koska koneet tuodaan unioniin vasta, kun edellä mainitut merkit on poistettu.(19) Sen mielestä voidaan soveltaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka nojalla tavaramerkin haltija ei voi kieltää pelkkää tavaramerkillä varustettujen alkuperäisten tavaroiden tuontia unioniin tullivarastointimenettelyä käyttäen, kun tavaroita ei ole jo aiemmin laskettu liikkeelle Euroopan talousalueella.(20)
33. Se muistuttaa, että edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan oikeuden haltija voi vastustaa tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista vain, jos niissä on tavaramerkki tai jos osoitetaan, että tavarat aiottiin myydä tai tarjota Euroopan talousalueella, mikä merkitsee väistämättä niiden liikkeelle laskemista tällä alueella.(21) Se pitää kuitenkin kiinni näkemyksestään, että kyseisen kaltainen tavaramerkin haltijan oikeus kattaa vain tilanteet, joissa markkinoilla lasketaan liikkeelle tavaramerkillä varustettuja tavaroita.(22) Koska tavaroissa ei ole käytetty Mitsubishi-tavaramerkin kanssa samaa tai vastaavaa merkkiä, Duma katsoo, ettei keskivertokuluttajan saamalla käsityksellä ole mitään merkitystä.
34. Myös Saksan hallitus puoltaa kieltävän vastauksen antamista ennakkoratkaisukysymyksiin. Direktiivin 2008/95 5 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan sanamuodosta se päättelee, että tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttäminen edellyttää tavaramerkin ”käyttämistä”, ja tätä ilmausta tulkitaan molemmissa säännöksissä samalla tavalla.(23) Systemaattisen lähestymistavan perusteella päädytään samaan lopputulokseen, koska esimerkeissä, joita molemmissa säännöksissä annetaan tavaramerkin käytöstä, johon on saatava sen haltijan lupa, edellytetään, että merkki näkyy sellaisenaan elinkeinotoiminnassa, mitä ei tapahdu silloin, kun tavaramerkki poistetaan tavarasta kokonaan. Siinä ei kuitenkaan suljeta pois sitä, että vastustaakseen uudella tavaramerkillä varustettujen tavaroiden maahantuontia tavaramerkin haltija vetoaa vilpillistä kilpailua koskeviin sääntöihin.
35. Saksan hallituksen mukaan tavaramerkin poistaminen kokonaan ei vaikuta mihinkään merkin tehtävään.(24) Käsiteltävässä asiassa voidaan vielä vähemmän väittää, että oikeutta määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella on loukattu, koska tavaramerkkioikeus ei suojaa tavaramerkin haltijaa sen tavaroiden markkinoille saattamista vastaan riippumatta niiden merkitsemisestä.(25) Tässä yhteydessä se pitää pois suljettuna sitä, että tuomio Portakabin(26) olisi esteenä tällaisille arvioille, koska kyseinen oikeusriita ei koskenut tavaramerkin poistamista kokonaan vaan sitä, että kolmas osapuoli käytti sitä mainonnassa.
36. Komissio puoltaa vastaamista myöntävästi ennakkoratkaisukysymyksiin. Se lähtee siitä, ettei unionin oikeudessa tunneta kansainvälistä sammumista, joten koska tavaroita ei käsiteltävässä asiassa ole myyty Euroopan talousalueella, tavaramerkin haltija voi vastustaa niiden markkinoille saattamista kyseisellä alueella.(27) Se katsoo, että vaikka se, että kolmas osapuoli asettaa tavarat tullivarastoinnin kaltaiseen menettelyyn, ei voi loukata tavaramerkin haltijan yksinoikeutta,(28) näin ei ole silloin, kun unionissa suoritetaan tiettyjä liiketoimia, kuten tarjoamista tai mainontaa, tai kun on syytä pelätä tavaroiden kierrättämistä Euroopan talousalueelle.(29)
37. Komission mielestä Duma ja GSI ovat käyttäneet tullivarastointimenettelyä tuodakseen haarukkatrukkeja Euroopan talousalueelle tarkoituksenaan niiden varsinainen tuonti, jolloin sillä ei ole merkitystä, että tavaramerkin poistaminen tavarasta voidaan luokitella laittomaksi vilpillisen kilpailun kannalta tarkasteltuna.
IV Asian tarkastelu
A Kysymyksenasettelu ja alustavat toteamukset
38. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, voiko Mitsubishi direktiivin 2008/95 5 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan nojalla vastustaa sen tavaramerkkien poistamista haarukkatrukeista siten kuin Duma ja GSI ovat sen tehneet.
39. Koska tavaramerkin haltijan suostumuksen puuttumista ja tavaramerkin käyttöä elinkeinotoiminnassa (eli molempien edellä mainittujen säännösten kahta soveltamisedellytystä) ei ole kiistetty, kyse on pohjimmiltaan siitä, käytettiinkö kyseessä olevia tavaramerkkejä. Yritän selittää, miksi niitä ei mielestäni käytetty (jäljempänä B osa).
40. Se, että Duma ja GSI kiinnittivät tavaramerkkien poistamisen jälkeen omat merkkinsä haarukkatrukkeihin niiden ollessa tullivarastointimenettelyssä, on vain oikeudellinen keino kiertää tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tavaroiden rinnakkaistuonti eli se oikeus, joka haltijalla on sillä perusteella, ettei kansainvälistä sammumista ole tunnustettu unionin oikeusjärjestyksessä. Tämä on Mitsubishin väite, johon ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa. Seuraavaksi on siis tutkittava, oliko kyseessä tavaramerkin haltijan oikeuksien lainmukainen kiertäminen vai sen oikeuksia loukkaava petos (jäljempänä C osa).
41. Lopuksi on viitattava lyhyesti vilpillistä kilpailua koskevaan lainsäädäntöön, jonka nojalla voidaan torjua käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltainen menettely (jäljempänä D osa).
42. Ennen asian tarkastelua esitän kaksi huomautusta. Ensimmäinen on se, että kysymyksen ratkaiseminen edellyttää huomion kohdistamista riidan käsittelyssä siihen, käytettiinkö merkkiä (vai ei), eli direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 säännöksiin, jotka koskevat tavaramerkin haltijan valtuuksia. Mielestäni nämä säännökset – eivät siis tullisäännökset – tarjoavat vastauksen ennakkoratkaisupyynnön keskeiseen kysymykseen, joka koskee nimenomaisesti direktiivin 5 artiklaa ja asetuksen 9 artiklaa.
43. Toinen huomautus on, että asiassa käytettävissä olevien ja istunnossa esitettyjen tietojen mukaan Duman markkinoille saattamiin haarukkatrukkeihin, jotka tosin olivat alun perin Mitsubishin valmistamia ja tämän yhtiön tavaramerkillä varustettuja, oli tehty rakenteellisia muutoksia niiden ollessa tullivarastossa. Näillä muutoksilla Duma yritti mukauttaa ajoneuvot vastaamaan unionin oikeuden turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia saattaakseen ne sen jälkeen markkinoille Euroopan talousalueella. Markkinoille saattaminen suoritetaan jo Duman omia tavaramerkkejä käyttäen, ja kyseinen yritys esittäytyy kuluttajille trukeista vastaavana yrityksenä ja niiden myynnin jälkeisten palvelujen tarjoajana, joka kilpailee Mitsubishin kanssa.
B Mitsubishin tavaramerkkien poistaminen niiden ”käyttämisenä”
1 Tavaramerkin haltijan oikeudet
44. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä todetaan, että ”direktiivin[(30)] 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Saman kohdan a alakohdan nojalla tämä yksinoikeus antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity”.(31)
45. Samoin vakiintuneessa oikeuskäytännössä täsmennetään, että ”direktiivin [89/104] 5 ja 7 artiklassa yhteisön lainsäätäjä on hyväksynyt yhteisönlaajuisen sammumisen periaatteen, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei saa tavaramerkkiin perustuvan oikeutensa perusteella kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa tätä tavaramerkkiä käyttäen. Antaessaan nämä säännökset [unionin] lainsäätäjä ei ole jättänyt jäsenvaltioille mahdollisuutta säätää kansallisessa lainsäädännössään siitä, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet sammuvat myös sellaisten tavaroiden osalta, jotka on saatettu markkinoille kolmansissa maissa (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, [EU:C:1998:374], 26 kohta).”(32)
46. Käsiteltävän riita-asian kannalta on todettava, että tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä tavaroiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella on rajoitettu: ”tavaroiden [liikkumista] tullitoimipaikkojen välillä ja tavaroiden [varastointia] tullivalvonnassa olevaan varastoon – – ei selvästikään voida sellaisinaan pitää tavaroiden myyntiin saattamisena unionissa”.(33)
47. Tällä perusteella ”tullisuspensiomenettelyyn asetetut tavarat eivät voi yksinomaan tämän asettamisen vuoksi loukata unionissa sovellettavia teollis- ja tekijänoikeuksia”.(34) Tavaramerkin haltijan yksinoikeutta voidaan loukata vain siinä tapauksessa, että tavaroita tarjotaan tai myydään tavaramerkkiä käyttäen kolmansille osapuolille Euroopan talousalueella.
2 Ilmaisun ”käyttäminen” tulkinta
48. Unionin tuomioistuin on jättänyt tavaramerkkioikeutta loukkaavien käyttötapojen ulkopuolelle kilpailevan tavaramerkin suullisen mainitsemisen esimerkkinä liikeneuvotteluissa(35) ilmoitukset, jotka koskevat autojen korjauksessa ja huollossa käytettäviä lisätarvikkeita ja varaosia,(36) ja liikemerkit edellyttäen, että niitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen.(37) Toistaiseksi se ei kuitenkaan ole käsitellyt (ellen erehdy) ”käyttämättä jättämistä” nyt käsiteltävää asiaa vastaavissa olosuhteissa.
49. Tuomiossa Portakabin(38) tarkasteltiin enemmän tai vähemmän samankaltaista menettelytapaa, jonka keskeisenä erottavana tekijänä oli kuitenkin tavaramerkin käyttö mainostamiseen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta.(39) Unionin tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisella tai samankaltaisella avainsanalla ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Edellä mainitussa tuomiossa kansallisen tuomioistuimen kysymys koski suojatun merkin käyttöä internetmainonnassa, ja valaisevaa on nimenomaisesti se, ettei siinä tiedusteltu tavaramerkin poistamisesta mitään. Tuomiossa ei todeta, että tavaramerkkioikeuden haltijana oleva yritys olisi vedonnut kyseisen oikeuden loukkaamiseen tavaramerkin poistamisen ja uuden tavaramerkin kiinnittämisen perusteella.
a) Sanamuodon mukainen tulkinta
50. Merkityssisällön kannalta tarkasteltuna sana käyttää tarkoittaa ensisijaisessa merkityksessään ”hyödyntää jotakin asiaa johonkin tarkoitukseen”. Tavaramerkin käyttäminen tietyn valmistajan tavaroiden yksilöimiseen on siis yksi tämän saman tavaramerkin käyttötapa.
51. Käänteisesti ja varsin johdonmukaisesti tietyn tuotteen tavaramerkin poistaminen on kyseisen erottamiskykyisen merkin käyttämisen vastakohta. Olen siis samaa mieltä Saksan hallituksen(40) kanssa siitä, että tavaramerkin poistamista kokonaan ei voida pitää sen käyttämisenä. Voidaan tuskin väittää, että poistaessaan tavarasta tavaramerkin, joka siihen saakka erotti sen muista tavaroista, tämän toiminnan toteuttaja jatkaa jo poistetun tavaramerkin käyttämistä tavaran alkuperää osoittavana tekijänä.
52. Tavaramerkin käytön on tapahduttava ”elinkeinotoiminnassa”, kuten direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa säädetään. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on toistuvasti todettu, että tällainen ilmaus viittaa siihen, että merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa eikä yksityisesti.(41) Tavaramerkin poistaminen tuotteista, joihin se oli kiinnitetty, aiheuttaa siis sen, että tämä tavaramerkki on poissa markkinoilta, toisin sanoen taloudellisesta vaihdannasta, ja siksi kuluttaja ei voi havaita sitä.
53. Kuten Duma huomauttaa, erottamiskykyisen merkin puuttumista voidaan pitää tavaramerkin haltijan oikeuksia loukkaavana käyttämisenä vain kahdessa tapauksessa: a) kun direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdassa(42) säädettyjen ehdottomien rekisteröinnin esteiden tutkimisen jälkeen rekisteröity tavaramerkki muodostuu tavaran kolmiulotteisesta muodosta ja b) kun tavaramerkiksi rekisteröityä väriä on käytetty pysyvästi siihen asti, että se on tullut erottamiskykyiseksi.(43) Kumpikaan näistä tapauksista ei vastaa käsiteltävän asian tilannetta.
b) Systemaattinen tulkinta
54. Systemaattiselta kannalta tarkasteltuna on kiinnitettävä huomiota direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohtaan ja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaan. Niissä täsmennetyissä käyttötavoissa, jotka on kielletty ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, ei mainita menettelyä, jossa tavaroissa siihen asti kiinni olleet merkit poistetaan.
55. Luettelo niistä käyttötavoista, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää, sellaisena kuin se on esitetty näissä kahdessa artiklassa, on vain esimerkinomainen.(44) Kuten Saksan hallitus kuitenkin huomauttaa, tavaramerkin poistamisen puuttuminen tästä luettelosta on luonnollista: molempien säännösten logiikan mukaisesti merkin, jota väitetysti on käytetty, on tultava näkyviin markkinoilla, jotta sillä olisi vaikutusta viestintävälineenä.(45)
56. Duman ja GSI:n poistettua Mitsubishi-tavaramerkit haarukkatrukeista ja korvattua ne kyseisten yritysten omilla tavaramerkeillä on mielestäni selvää, etteivät ne käytä Mitsubishin erottamiskykyisiä merkkejä. Toisaalta voidaan kysyä, ovatko kiinnitettävät uudet tavaramerkit (”Duma” ja ”GSI”) jossain määrin samankaltaisia Mitsubishi-tavaramerkkien kanssa, mitä edes viimeksi mainittujen tavaramerkkien haltija ei vahvista ja mikä vaikuttaa epätodennäköiseltä (vaikka tämän tosiseikkoja koskevan kysymyksen tutkiminen kuuluukin ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle).
57. Jos näin on – kuten uskon –, ei sillä, että Duman ja GSI:n markkinoille saattamat tavarat ovat enemmän tai vähemmän samankaltaisia Mitsubishin tavaroiden kanssa, ole merkitystä tavaramerkkioikeuden kannalta. Käsiteltävässä asiassa ratkaistava kysymys koskee tavaramerkin haltijalle kuuluvien tavaramerkkien käyttöä eli erottamiskykyistä merkkiä sellaisenaan, ei sitä, ovatko niiden perusteella tunnistettavat tavarat jossain määrin samankaltaisia.
c) Teleologinen tulkinta
58. Unionin tuomioistuimen mukaan direktiivin 2008/95 2 artiklassa vahvistetaan olennainen tehtävä, joka tavaramerkin on täytettävä, kun siinä säädetään, että tavaramerkkinä voi olla vain merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.(46)
59. Tavaramerkillä suojataan siis tapa, jolla sen haltija yksilöi tuotteensa: sille annetaan yksinoikeus merkkiin, jonka tuottamat oikeudet ovat voimassa kolmansiin osapuoliin nähden, markkinoiden tiedonsaannin avoimuuden takia, jotta kyseiset tavarat voidaan yksilöidä siten, että ne yhdistetään suojattuun merkkiin. Kun tavarasta poistetaan merkki, joka siihen asti erotti sen muista, voidaan johtaa kuluttajaa harhaan tai syyllistyä vilpilliseen kaupalliseen toimintaan, mutta toistan, ettei tämä tarkoita samassa tavarassa siihen saakka olleen tavaramerkin luvatonta käyttämistä.
60. Kuten jäljempänä esitän, tällainen toiminta, joka merkitsee kuluttajan harhaanjohtamista tai vilpillistä kaupallista menettelyä, voidaan riitauttaa asianmukaisesti turvautumalla muihin menettelysääntöihin.
d) Vertailevan oikeustieteen näkemys
61. Joidenkin jäsenvaltioiden oikeudessa vahvistetaan tämän näkökanta. Mainitsen vain kolme esimerkkiä.
62. Yhdistyneessä kuningaskunnassa(47) merkin poistaminen tavaramerkillä suojatuista tavaroista (debranding) ei anna tavaramerkin haltijalle oikeutta vastustaa tavaramerkin poistamista edellyttäen, että poistaminen on täydellinen eli aikaisempi merkki on poistettu kokonaan. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännössä hyväksytään tämä näkemys eikä siis katsota, että tähän menettelyyn syyllistynyt loukkaa tavaramerkin haltijan oikeutta vastustaa sitä, että kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä.(48)
63. Saksan oikeutta koskevan oikeuskirjallisuuden mukaan alkuperäisen tavaramerkin poistaminen ei täytä tavaramerkkioikeuden loukkaamiseen sovellettavia edellytyksiä.(49) Se perustuu Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) oikeuskäytäntöön, jossa todetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa annettujen tuomioiden kanssa samansuuntaisesti, että ”kun tavara, riippumatta siitä, onko sitä muutettu, luovutetaan valmistajan tavaramerkin poistamisen jälkeen, viimeksi mainittu ei voi nostaa tavaramerkkiä koskevaa kannetta, koska hänen rekisteröityä tavaramerkkiään ei ole käytetty”.(50)
64. On totta, että Ranskassa ”sääntöjenmukaisesti kiinnitetyn tavaramerkin poistaminen tai muuttaminen” loukkaa tämän tavaramerkin haltijan oikeuksia. Näin kuitenkin on siksi, että lainsäätäjä on immateriaalioikeuskoodeksin (Code de la propriété intellectuelle) L 713-2 §:ssä nimenomaisesti kieltänyt tällaisen menettelyn, ellei tavaramerkinhaltija anna siihen suostumustaan.(51) Se, että on ollut tarpeen ottaa käyttöön tämä sääntö, jolla täydennetään suojaa tavaramerkin luvatonta käyttämistä vastaan, tarkoittaa, että ilman sitä tämän suojan ei voida katsoa kuuluvan niihin oikeuksiin, joista direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdassa säädetään tavaramerkin haltijan hyväksi.
65. Vaikka tiedostetaankin, että nämä esimerkit viittaavat kansalliseen oikeuteen, jossa sovelletaan oikeuksien sammumisen periaatetta, ei missään vaiheessa ole katsottu, että omaksutun näkemyksen (joka voidaan tiivistää sääntöön ”no use, no infringement” (ei käyttämistä, ei loukkausta)) perustelu olisi yhteydessä mainittuun periaatteeseen.
e) Lainsäätäjän tehtävä
66. Merkittävät erot jäsenvaltioiden lainsäädännössä sen osalta, onko tavaramerkin poistaminen ja uuden tavaramerkin kiinnittäminen sisällytetty niihin esimerkkitapauksena tavaramerkin luvattomasta käytöstä, johtuvat siitä, ettei unionin lainsäätäjä ole antanut tätä asiaa koskevaa ratkaisua. Direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdassa säädetään ainoastaan tavaramerkkien käytöstä eikä mennä tätä pidemmälle: tästä seuraa, että jäsenvaltiot voivat antaa omat sääntönsä erottamiskykyisen merkin käyttämättä jättämisen (tai sen poistamisen) puolesta tai sitä vastaan sääntelyä koskevan vapautensa rajoissa.
67. Jos hyväksytään tulkinta, jonka mukaan käyttämättä jättäminen on kaikesta huolimatta kahdessa edellä mainitussa artiklassa tarkoitettua käyttöä, annetaan unionin oikeudelle merkitys, joka mielestäni ylittää sen merkityksen, joka sille on mainittujen säännösten mukaan annettava, ja josta jäsenvaltiot eivät säätäneet (minkä osoittaa se, että jotkin niistä eivät edelleenkään hyväksy tätä merkitystä). Tulkintaan liittyvän tehtävän varjolla ollaan todennäköisesti antamassa lainsäädännöllistä ratkaisua.
3 Tavaramerkin tehtävät
68. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, ainakin siinä tapauksessa, että on kyse direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista ”samoista” merkeistä ja ”samoista” tavaroista tai palveluista, yksinoikeuteen vetoaminen on sallittava vain, jos kolmas käyttää merkkiä siten, että käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle, olipa kyseessä sitten alkuperän osoittamistehtävä tai jokin sen muista tehtävistä.(52) Muita tehtäviä ovat erityisesti kyseessä olevan tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät.(53)
69. On kuitenkin huomattava, että unionin tuomioistuin pitää edelleen merkityksellisenä suojatun merkin käyttöä. Koska katson, että käsiteltävässä asiassa ei ole tosiasiallisesti käytetty Mitsubishi-tavaramerkkejä, on mielestäni tarpeetonta käsitellä riitaa, joka koskee näiden tavaramerkkien varsinaisen tehtävän mahdollista vaarantamista, koska kyseisellä riidalla on merkitystä vain silloin, kun tavaramerkkiä käytetään.
70. Jos sitä vastoin käsiteltävässä asiassa tarkastellun kaltaiset menettelyt kuuluisivat niiden käyttötapojen käsitteeseen, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää, olisi tutkittava, vaarantuiko tavaroiden alkuperän osoittamista koskeva tavaramerkin tehtävä.(54) Tämä olisi pikemminkin tosiseikkoja koskeva kysymys, joka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on ratkaistava, kun otetaan huomioon, että varastoinnissa tai vastaavissa toimissa käytettävien haarukkatrukkien erityisominaisuuksien takia kuluttajakunta muodostuu yleensä alan ammattilaisista, joilla on tavallista enemmän arviointikykyä.(55)
71. Tältä osin eräs ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenevä tieto voi olla merkityksellinen: jos – kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää (toinen ennakkoratkaisukysymys) – kuluttajat uuden tavaramerkin kiinnittämisestä huolimatta edelleen tunnistavat tuotteet Mitsubishin valmistamiksi, vaikuttaa todennäköiseltä, ettei niitä sekoiteta toisesta yrityksestä peräisin oleviin tavaroihin.(56)
C Tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn
72. Edellä esitetyn perusteella päättelen, että tuotteeseen kiinnitetyn merkin poistaminen ei ole sellaista tavaramerkin käyttöä, johon on välttämättä saatava tavaramerkin haltijan suostumus. Uuden merkin kiinnittäminen antaa mainitulle tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää tuotteiden markkinoille saattamisen vain, jos kiinnitetty uusi merkki on sama tai samankaltainen kuin alkuperäinen merkki, mitä ei ole voitu todeta käsiteltävässä asiassa.
73. Jos näin on, tullioikeuden soveltamiseen liittyvillä ongelmilla on tosiasiallisesti paljon vähemmän merkitystä käsiteltävän asian kannalta. Tavaroiden ollessa tullivarastossa unionissa suojattujen tavaramerkkioikeuksien loukkauksia ei lähtökohtaisesti voi tapahtua. Lisäksi kysymyksiä, jotka liittyvät tavaroiden saattamiseen ensimmäistä kertaa markkinoille Euroopan talousalueella, herää tavaramerkkioikeuden näkökulmasta vain silloin, kun kyseessä ovat tuotteet, jotka on suojattu sellaisella erottamiskykyisellä merkillä, jota on sen haltijan mielestä loukattu. Jos sitä vastoin kyseisistä tavaroista puuttuu tämä merkki, toistan, ettei poistetun tavaramerkin haltija voi enää vedota tähän oikeuteen (mahdollisesti kylläkin muihin).
74. Otan joka tapauksessa toissijaisesti kantaa muihin asianosaisten esittämiin väitteisiin.
1 Väärinkäyttöä koskeva väite
75. Mitsubishi väittää, että käytäntö, jossa tavaramerkki poistetaan ja sen tilalle kiinnitetään uusi tavaramerkki, loukkaa sen oikeutta määrätä sen tavaramerkillä suojattujen tavaroiden saattamisesta ensimmäistä kertaa markkinoille,(57) koska käytännön ainoana tavoitteena on tällaisen oikeuden kiertäminen tai kumoaminen. Se vetoaa väitteensä tueksi erääseen tuomion TOP Logistics ym. kohtaan.(58)
76. Väitettä lain väärinkäytöstä on vaikea näyttää toteen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei tosiasiallisesti edes muotoile kysymyksiään siten. Koska mainittu tuomioistuin on kuitenkin laajentanut (tavaramerkin poistamista koskevaa) ensimmäistä kysymystä niin, että se koskee tavaroiden tuontia Euroopan talousalueelle ja niiden markkinoille saattamista siellä uuden tavaramerkin kiinnittämisen jälkeen, voidaan vaikeuksitta tutkia, onko tullilainsäädäntöä voitu käsiteltävässä asiassa käyttää väärin.
77. Unionin tuomioistuin on todennut, että oikeussubjektit eivät saa vedota unionin oikeusnormeihin vilpillisesti tai käyttää niitä väärin.(59) Sen arvioiminen, onko näin tapahtunut, edellyttää seuraavaa:
– ”kaikista objektiivisista olosuhteista on ilmettävä, että vaikka unionin säännöstössä vahvistettuja edellytyksiä on muodollisesti noudatettu, kyseisellä säännöstöllä tavoiteltua päämäärää ei ole saavutettu”
– ”on ilmettävä tahto saada unionin säännöstöstä johtuva perusteeton etu toteuttamalla keinotekoisesti edellytykset tämän edun saamiseksi”.(60)
78. Vaikka Duma ja GSI voivatkin saattaa alun perin Mitsubishin valmistamia haarukkatrukkeja markkinoille Euroopan talousalueella poistamalla niistä tavaramerkit ja kiinnittämällä myöhemmin tilalle uudet, ne kuitenkin mukauttavat trukit vastaamaan unionin oikeudessa asetettuja teknisiä vaatimuksia. On myös korostettava, etteivät ne yritä myydä niitä kyseisen valmistajan tavaramerkillä (ja muilla tunnusmerkeillä) vaan omilla merkeillään.
79. Duma ja GSI eivät näin ollen loukkaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeutta, joka on etusijalla silloin, kun tuotteet tuodaan markkinoille vielä varustettuina tällä tavaramerkillä. Tämä ilmenee direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdan c alakohdasta (”tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen”).(61)
80. Viittaaminen tuomioon TOP Logistics ym.(62) ei tosiasiallisesti auta Mitsubishiä. Siinä tarkastellaan tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta Euroopan talousalueella. Edellä mainitussa asiassa tavarat oli luovutettu vapaaseen liikkeeseen ja jälkeenpäin asetettu väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmään, mitä ei tapahdu käsiteltävässä asiassa. Lisäksi käsittelyjä, joita Duma ja GSI suorittavat trukeille, on mahdollista perustella tullikoodeksin soveltamisasetuksen 531 artiklalla, jossa sallitaan erityisesti tavanomaiset käsittelyt, kuten ”tavaramerkkien kiinnittäminen ja poistaminen”.(63)
81. Yhteenvetona totean, ettei kyse ole mielestäni ollut vastapuolten toteuttamasta lain tai oikeuden väärinkäytöstä seuraavista syistä:
– Käsittelyillä, joita tavaroille suoritetaan niiden tullivarastointimenettelyyn asettamisen aikana, on oikeutettu tavoite (niiden mukauttaminen teknisiin vaatimuksiin), eivätkä tavarat ole vielä oikeudellisesti Euroopan talousalueella.
– Näiden tavaramerkkien haltija ei voi vastustaa tavaroiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen niiden kuluttamiseksi Euroopan talousalueella, kun sen tavaramerkit eivät ole sellaisinaan kuluttajan havaittavissa.
– Näissä olosuhteissa tavaramerkin haltijan tilanne on pikemminkin rinnastettavissa tilanteeseen, joka syntyy, kun tavarat tuodaan suoraan maahan sen jälkeen, kun niistä on poistettu tavaramerkit ja niihin on kiinnitetty uudet tavaramerkit Euroopan talousalueen ulkopuolella.
2 Tullivarastossa olevan tavaran käyttö elinkeinotoiminnassa
82. Komissionkaan arvion mukaan kyseessä ei ole väärinkäyttö, mutta se katsoo, että jos on syytä ajatella, että tavarat saatetaan kierrättää Euroopan talousalueen kuluttajille, voidaan puhua käytöstä elinkeinotoiminnassa ja näin ollen tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta huolimatta siitä, että tavarat ovat tullivarastointimenettelyssä.(64) Se vetoaa tämän väitteen tueksi muutamiin unionin tuomioistuimen tuomioihin.
83. Komission mainitsemat kolme tuomiota koskivat laittomasti valmistettuja tuotteita (jäljennöksiä tai jäljitelmiä), tuoteväärennöksiä (tavaramerkki kiinnitettiin tavaroihin, jotka eivät olleet tavaramerkin haltijan valmistamia)(65) tai valmistajan tavaramerkillä varustettuja alkuperäisiä tavaroita, jotka olivat peräisin kolmansista maista ja jotka oli asetettu suspensiomenettelyyn. Kaikissa näissä yhteyksissä kysymyksissä viitattiin siihen, oliko tavaramerkkioikeuden haltijalla oikeus vastustaa tavaran myyntiä (tai tarjoamista) sen ollessa asetettuna suspensiomenettelyyn, pelkästään siksi, että vaarana on sen markkinoille saattaminen Euroopan talousalueella.(66)
84. Käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamuksista ilmenee kuitenkin yhtäältä, etteivät tavarat olleet olleet myynnin eivätkä tarjoamisen kohteena valmistajan (Mitsubishin) tavaramerkillä varustettuina Euroopan talousalueella niiden ollessa tullivarastointimenettelyssä. Tältä osin on lisäksi tavaramerkin haltijan asiana esittää todisteet seikoista, joiden perusteella kielto-oikeutta voidaan käyttää (direktiivin 2008/95 5 artikla ja asetuksen N:o 207/2009 9 artikla), näyttämällä toteen joko sen tavaramerkillä varustettujen muiden kuin yhteisötavaroiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen tai niiden tarjoaminen taikka myynti.(67)
85. Jos tällaista näyttöä ei siis esitetä, tullivarastointimenettelyssä olevat tavarat eivät voi yksinomaan tämän tosiseikan vuoksi loukata teollisoikeuksia.(68) Kun tavarat ovat mainitun menettelyn piirissä, niille voidaan myös suorittaa tullikoodeksin 141 artiklan ja jo aiemmin mainitun tullikoodeksin soveltamisasetuksen 531 artiklan nojalla lailliseksi tunnustetut tavanomaiset käsittelyt.
86. Toisaalta vaara tavaroiden kierrättämisestä eurooppalaisille kuluttajille johtui kyseisissä kolmessa asiassa siitä, että niissä tapauksissa, joissa tavaroita tarjottiin tai jälleenmyytiin asiakkaille, ne oli voitu tuoda Euroopan talousalueelle alkuperäisen valmistajan merkillä varustettuina, mikä tosiasiallisesti aiheuttaa tavaramerkkioikeuden loukkauksen. Tilanne ei sitä vastoin ollut tämä käsiteltävässä asiassa: tavaroille suspensiomenettelyssä suoritettujen käsittelyjen (mm. tavaramerkin poistaminen ja uuden tavaramerkin kiinnittäminen) jälkeen ne eivät joutuneet yhtä aikaa markkinoille muiden samanlaisten ja samalla merkillä varustettujen tavaroiden kanssa.
87. Oli myös mahdollista, että Duma veisi käsitellyt trukit kolmansiin maihin,(69) mikä ei ainakaan loukkaa tavaramerkin haltijan oikeutta, kun tavaroita ei ole ensin luovutettu vapaaseen liikkeeseen. Tässä tilanteessa tavaroiden takavarikoinnin hyväksyminen olisi tarkoittanut tavaramerkkioikeuksien loukkaamista koskevaa olettamaa, joka on ristiriidassa aiemmin esitetyn oikeuskäytännön kanssa.
88. Komissio kiinnittää huomiota yksinomaan tavaroiden markkinoille saattamiseen(70) ottamatta huomioon, onko niissä tavaramerkki silloin, kun ne tuodaan Euroopan talousalueelle. Tämä tieto osoittautuu mielestäni merkitykselliseksi. Oikeudellisessa fiktiossa, jonka mukaan tullivarastossa olevat tavarat eivät ole Euroopan talousalueen markkinoilla, rinnastetaan mainitut tavarat suoraan kolmansista maista tuotuihin tavaroihin, joille myös on suoritettu tavaramerkin poistaminen ja uuden tavaramerkin kiinnittäminen: tuolloin tavaramerkin haltija ei voi nostaa tavaramerkkiä koskevaa kannetta tällaisten tavaroiden pysäyttämiseksi, mitä on sovellettava käsiteltävään asiaan.
89. Jos toisin sanoen tavaramerkin haltija ei voi vastustaa omien tavaroidensa tuontia Euroopan talousalueelle sen jälkeen, kun kolmas osapuoli on poistanut niistä tavaramerkit ja kiinnittänyt niihin uuden tavaramerkin ilman sen suostumusta, koska sen rekisteröityä merkkiä ei ole käytetty, sen ei myöskään pidä voida vastustaa sellaisten omien alkuperäisten tavaroidensa tuontia, joille on suoritettu sama käsittely tullivarastointimenettelyssä ja jotka määritelmän mukaan ovat muita kuin yhteisötavaroita.
D Vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön antama suoja
90. Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta(71) annetun lainsäädännön ohella unionin oikeudessa on osittain yhdenmukaistettu sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä annettu lainsäädäntö.(72)
91. Sitä vastoin elinkeinonharjoittajien välisistä sopimattomista menettelyistä ei ole nykyisin olemassa erityissääntelyä unionissa. Niiden torjumiseksi on turvauduttava kussakin jäsenvaltiossa sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön. Ei voida väittää, kuten komissio istunnossa väitti, että koska yritysten välistä vilpillistä kilpailua koskevaa sääntelyä ei ole yhdenmukaistettu unionissa, on aiheellista vahvistaa tavaramerkin haltijan oikeutta oikeuskäytäntöteitse. Sisämarkkinoiden toteuttaminen asteittain edellyttää sen hyväksymistä, että kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamistoimenpiteiden puuttuessa näiden lainsäädäntöjen väliset erot ovat laillisia siihen saakka, kunnes tällainen tilanne korjataan unionin lainsäädäntötoimilla.
92. Lisäksi direktiivin 2008/95 johdanto-osan 13 perustelukappaleesta ilmenee, että kaikkia jäsenvaltioita sitoo Pariisin yleissopimus, jonka 10 bis artiklassa velvoitetaan ne takaamaan tehokas suoja vilpillistä kilpailua vastaan.(73) Voidaan siis kohtuudella odottaa, että eroista huolimatta kaikilla jäsenvaltioilla on lainsäädäntöä tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi.
93. Jotkin jäsenvaltiot(74) ovat ulottaneet sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin säännösten soveltamisen elinkeinonharjoittajien keskinäisiin suhteisiin. Tosiasiassa tämän direktiivin mukaan tuotteen tavaramerkin poistaminen ja sen korvaaminen toisella voi todennäköisesti ja olosuhteiden mukaan kuulua (sopimattomana kaupallisena menettelynä) 5 artiklan 1 kohdan tai (harhaanjohtavana menettelynä) saman artiklan 4 kohdan a alakohdan yleislausekkeen soveltamisalaan.
94. Muiden maiden, kuten esimerkiksi Saksan, oikeusjärjestyksissä ollaan kuitenkin taipuvaisia pitämään tavaramerkin poistamista tuotteista ja uuden tavaramerkin kiinnittämistä niihin lähtökohtaisesti kilpailua estävinä (Wettbewerbsbehinderung) menettelyinä, erityisesti myynnin esteinä (Absatzbehinderung) ja mainonnan esteinä (Werbebehinderung).(75)
95. Esittämällä näitä viittauksia en yritä ennakoida niitä mahdollisuuksia, joita ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi löytää kansallisesta oikeudestaan riidanalaisen toiminnan luokittelemiseksi. Laajennan ainoastaan näkökulmaa, josta käsin voidaan tarkastella mahdollisesti lainvastaisen toiminnan torjuntakeinoja, jotka jäävät tavaramerkkioikeuden varsinaisen soveltamisalan ulkopuolelle.(76)
V Ratkaisuehdotus
96. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Hof van beroep Brusselin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:
Se, että kolmas osapuoli poistaa tavaroihin kiinnitetyt merkit ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, ei merkitse jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklassa ja [EU-]tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklassa tarkoitettua tavaramerkin käyttämistä, jos
– kyseisiä tavaroita ei ole aiemmin saatettu markkinoille Euroopan talousalueella, koska ne on varastoitu tullivarastoon, jossa niihin on tehty muutoksia, jotta ne vastaavat unionin teknisiä vaatimuksia; ja
– merkkien poistaminen tehdään siinä tarkoituksessa, että mainitut tavarat tuodaan Euroopan talousalueelle tai saatetaan siellä markkinoille varustettuna (uudella) tavaramerkillä, joka on erilainen kuin alkuperäinen tavaramerkki.