Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 24 september 2019 (*)

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket V V–WHEELS – De äldre EU-figurmärkena VOLVO, de äldre nationella figurmärkena VOLVO och de äldre icke-registrerade figurmärkena VOLVO – Relativt registreringshinder – Känneteckenslikhet – Artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001”

I mål T‑356/18,

Volvo Trademark Holding AB, Göteborg (Sverige), företrätt av advokaten T. Dolde och M. Hawkins, solicitor,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av S. Bonne och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

Paalupaikka Oy, Idensalmi (Finland),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 21 mars 2018 (ärende R 1852/2017–4) om ett invändningsförfarande mellan Volvo Trademark Holding och Paalupaikka,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tomljenović samt domarna E. Bieliūnas och A. Kornezov (referent),

justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 7 juni 2018,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 4 oktober 2018,

efter förhandlingen den 16 maj 2019,

följande

Dom

 Bakgrund till tvisten

1        Den 4 augusti 2015 ingav Paalupaikka Oy en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2        Image not foundDet sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:

3        Kännetecknet beskrivs i registreringsansökan som en ”[b]lå rund cirkel, inuti vilken i mitten finns en silverfärgad ”V”-bokstav. Den blå cirkeln omges av en smal silverfärgad avgränsning. Nedanför cirkeln texten ”V-WHEELS”. I texten är ”V”-bokstaven silverfärgad och övriga tecken blå.”. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Hjulfälgar för bilar; [f]älgar för fordonshjul; [h]jul; [s]vängbara hjul [hjul till fordon och farkoster]; [h]jul till bilar; [h]jul för motorcyklar; [f]ordonshjul; [s]vängbara hjul för vagnar (fordon); [h]jul [delar till fordon]; [h]jul för racerbilar i form av go-kart; [h]jul, däck och larvband”

4        Registreringsansökan offentliggjordes i Tidningen om EU-varumärken nr 182/2015 av den 25 september 2015.

5        Klaganden, Volvo Trademark Holding AB, framställde den 31 december 2015 en invändning mot registreringen av det sökta kännetecknet för de varor som avses ovan i punkt 3.

6        Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken, som samtliga omfattade varor i klass 12:

–        det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nr 10397016:

Image not found

–        det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nr 4804522:

Image not found

–        det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nr 9045311:

Image not found

–        det nedan återgivna finländska figurmärket, som registrerats under nummer 66240:

Image not found

–        det nedan återgivna svenska figurmärket, som registrerats under nummer 385923:

Image not found

–        det nedan återgivna svenska figurmärket, som varit föremål för en registreringsansökan den 22 augusti 2014:

Image not found

–        det nedan återgivna, i Europeiska unionen välkända, varumärket:

Image not found

–        det nedan återgivna, i unionen välkända, varumärket:

Image not found

–        det nedan återgivna, i unionen välkända, varumärket:

Image not found

7        Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001).

8        Den 19 juni 2017 avslog invändningsenheten invändningen i dess helhet.

9        Den 22 augusti 2017 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut vid EUIPO enligt artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).

10      EUIPO:s fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 21 mars 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet). I synnerhet ansåg överklagandenämnden att det kännetecken som registreringsansökan avsåg skiljde sig från de äldre varumärken som åberopats till stöd för invändningen och att någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 därför inte kunde konstateras. Överklagandenämnden avslog överklagandet även vad beträffar den grund för invändning som baserade sig på artikel 8.5 i den förordningen, eftersom det första villkoret för att tillämpa den bestämmelsen inte var uppfyllt, då de motstående kännetecknen var olika. Slutligen fann överklagandenämnden att varken marknadsundersökningar eller det beslut från Patentstyret (Norska patentverket) som klaganden har ingett, kunde påverka dessa slutsatser.

 Parternas yrkanden

11      Klaganden har yrkat att tribunalen ska

–        ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

–        förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för förfarandet vid invändningsenheten och vid EUIPO:s fjärde överklagandenämnd.

12      EUIPO har yrkat att tribunalen ska

–        ogilla överklagandet, och

–        förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

 Rättslig bedömning

13      Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat fyra grunder. Den första och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 respektive artikel 8.1 b i förordning 2017/1001. Den tredje grunden avser att överklagandenämnden missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen, vilket strider mot artikel 72.2 i förordning 2017/1001. Som fjärde grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte motiveringsskyldigheten enligt artikel 94.1 i förordning 2017/1001.

14      Det framgår av det överklagade beslutet att överklagandenämnden, vid bedömningen av det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, ansåg att de motstående kännetecknen var olika varandra, varför den invändning som grundades på artikel 8.1 b och 8.5 i samma förordning inte skulle godtas.

15      Klaganden anser beträffande den första grunden, som avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning 2017/1001, i huvudsak att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att kännetecknen inte liknar varandra, och därmed avfärdade det relativa registreringshinder som avses i den bestämmelsen.

16      Enligt artikel 8.5 i förordning 2017/1001 får, efter invändning från innehavaren av ett äldre registrerat varumärke i den mening som avses i artikel 8.2, det varumärke som ansökan avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, oavsett om de varor eller tjänster för vilka det tillämpas är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det, i fråga om ett äldre EU-varumärke, är känt i unionen eller, i fråga om ett äldre nationellt varumärke, är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

17      Det framgår av lydelsen i artikel 8.5 i förordning 2017/1001 att den bestämmelsen är tillämplig endast under förutsättning att följande kumulativa villkor är uppfyllda; för det första ska de motstående varumärkena vara identiska eller likna varandra, för det andra ska det äldre varumärke som åberopats till grund för invändningen vara känt och för det tredje ska det finnas risk för att användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54).

18      Enligt fast rättspraxis är de intrång som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001, när de äger rum, följden av en viss likhet mellan det äldre och det yngre varumärket och denna likhet innebär att omsättningskretsen förknippar dessa båda varumärken med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem (se dom av den 12 mars 2009, Antartica/harmoniseringskontoret, C‑320/07 P, ej publicerad, EU:C:2009:146, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

19      När det särskilt gäller det första villkoret för tillämpning av artikel 8.5 i förordning 2017/1001 (se ovan punkt 17), nämligen att de motstående kännetecknen är identiska eller liknar varandra, erinrar tribunalen om att enligt domstolens praxis skiljer sig den grad av likhet som krävs enligt artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, å ena sidan, och enligt artikel 8.5 i samma förordning, å andra sidan. För att det skydd som införts genom den första av dessa båda bestämmelser ska kunna genomföras krävs det att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan de motstående varumärkena att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem. För skydd enligt den andra bestämmelsen krävs emellertid inte att det föreligger en sådan risk. De intrång som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001 kan således vara följden av en mindre grad av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, förutsatt att likheten är tillräcklig för att omsättningskretsen förknippar varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa (dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53, och dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P och C‑582/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2387, punkt 72).

20      Härav följer att det är uppenbart att artikel 8.5 i förordning 2017/1001 och artikel 8.1 b i samma förordning inte kan tillämpas när det inte föreligger några likheter mellan de motstående kännetecknen. Det är endast om de motstående varumärkena i viss mån liknar varandra, om än i ringa omfattning, som tribunalen ska göra en helhetsbedömning för att avgöra om det – trots att de motstående varumärkena liknar varandra endast i ringa omfattning – med anledning av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller känt, finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar varumärkena eller får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66, och dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P och C‑582/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2387, punkt 73).

21      Tribunalen ska pröva klagandens första grund mot bakgrund av dessa inledande överväganden.

22      I förevarande fall ansåg överklagandenämnden att de motstående kännetecknen var olika och drog därav slutsatsen att det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001 inte var tillämpligt. Nämnden prövade därför inte de andra villkor som föreskrivs i den bestämmelsen och som angetts ovan i punkt 17.

23      Tribunalen ska därför pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det inte förelåg någon likhet, inte ens i ringa omfattning, mellan de motstående kännetecknen.

24      Tribunalen erinrar om att två kännetecken liknar varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis överensstämmer med varandra i ett eller flera relevanta hänseenden, nämligen i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende (se dom av den 29 november 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, ej publicerad, EU:T:2018:850, punkt 66 och där angiven rättspraxis).

25      Bedömningen av likheten mellan två kännetecken kan inte begränsas till att beakta endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och till att jämföra den med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att vart och ett av de aktuella varumärkena undersöks i sin helhet. Detta utesluter inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43). Så kan bland annat vara förhållandet när den beståndsdelen ensam kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar blir försumbara för helhetsintrycket av detsamma (dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C‑193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43).

26      I förevarande fall ansåg överklagandenämnden, i samband med sin bedömning enligt artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, att den omsättningskrets som skulle beaktas var den breda allmänheten, det vill säga slutkonsumenter och fackmän, vars uppmärksamhetsnivå varierade från medelhög till hög. Det relevanta territoriet för bedömningen av risken för förväxling var unionen beträffande de äldre EU-varumärkena och de icke-registrerade välkända äldre varumärkena, samt Sverige och Finland beträffande de nationella varumärken som registrerats där. Parterna har inte bestritt denna definition av omsättningskretsen.

27      Därefter gjorde överklagandenämnden en visuell, fonetisk och begreppsmässig jämförelse mellan de motstående kännetecknen. För det första prövade nämnden invändningen i den del den grundade sig på EU-varumärket nr 10397016, som återgetts ovan i punkt 6.

28      Överklagandenämnden konstaterade i detta avseende att det kännetecken som registreringsansökan avsåg var ett figurkännetecken bestående av den stiliserade silverfärgade bokstaven ”v” i en blå cirkel. Enligt överklagandenämnden liknade typsnittet standardtypsnittet Garamond, som är tillgängligt i alla ordbehandlingsprogram. Nämnden tillade att samma stiliserade bokstav återgavs under cirkeln i mindre storlek, följd av ett bindestreck och ordet ”wheels” skrivet i ett typsnitt som liknade typsnittet Arial. Överklagandenämnden ansåg att det ordet, som är ett engelskt grundläggande ord som kan förstås i hela unionen, var beskrivande för de varor som omfattades av det sökta varumärket och inte hade särskiljningsförmåga med avseende på bilar samt att bokstaven ”v” inte förmedlar någon innebörd med avseende på bilar. Överklagandenämnden angav på denna grund att ”i bästa fall för klaganden” dominerades det kännetecken som registreringsansökan avsåg av den silverfärgade bokstaven ”v” i en blå cirkel, varvid blått är en elementarfärg.

29      Överklagandenämnden påpekade att EU-varumärket nr 10397016 utgjordes av en stiliserad återgivning av ordelementet ”volvo” i blå bokstäver, varvid blått är en elementarfärg, och med bokstäver som liknar standardtypsnittet Garamond ”med den enda skillnaden att dessa bokstäver [föreföll] något tjockare än [nämnda typsnitt]”. I fråga om de motstående kännetecknen angav överklagandenämnden att både det typsnitt och den färg som använts var mycket enkla och ofta använda i näringslivet, vilket innebär att de inte gav de ovannämnda kännetecknen särskiljningsförmåga.

30      Vad gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen i visuellt hänseende, ansåg överklagandenämnden i punkt 30 i det överklagade beslutet att de dominerande beståndsdelarna i kännetecknen, det vill säga bokstaven ”v” i det kännetecken som registreringsansökan avsåg och ordelementet ”volvo” i det äldre varumärket, var olika varandra. Nämnden påpekade att ett kännetecken som består av en enda bokstav inte kan anses likna ett ord som börjar med den bokstaven. Enligt överklagandenämnden var även de ytterligare figurelementen olika. Den angav att även om de båda kännetecknen var blå och även om det rörde sig om samma blå nyans, kompenserade detta inte de skillnader som fanns mellan dem.

31      I fonetiskt hänseende ansåg överklagandenämnden att den enda bokstaven ”v” i det kännetecken som registreringsansökan avsåg uttalas annorlunda på engelska, spanska och tyska än bokstaven ”v” i ordelementet ”volvo” i det äldre varumärket. Eftersom den inte hade något exempel på något annat språk som visar motsatsen, drog nämnden slutsatsen att de motstående kännetecknen inte liknade varandra i fonetiskt hänseende.

32      I begreppsmässigt hänseende ansåg överklagandenämnden att det inte var möjligt att göra någon jämförelse, eftersom varken den dominerande och särskiljande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avsåg eller det äldre varumärket hade någon innebörd.

33      Överklagandenämnden påpekade vidare att om man beaktade beståndsdelen ”v-wheels” i det kännetecken som registreringsansökan avsåg, stod de motstående kännetecknen ännu längre från varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. På samma sätt ansåg överklagandenämnden att om ett begrepp skulle tillskrivas den dominerande beståndsdelen i det kännetecknet, det vill säga för en enda bokstav, eller om ordet ”wheels” i beståndsdelen ”v-wheels” i det kännetecknet skulle beaktas, skulle de motstående kännetecknen vara olika i begreppsmässigt hänseende.

34      För det andra jämförde överklagandenämnden det kännetecken som registreringsansökan avsåg med alla andra äldre figurmärken som åberopats till stöd för invändningen och som återgetts ovan i punkt 6. Överklagandenämnden angav härvid att samtliga dessa varumärken utgjordes av det särskiljande ordelementet ”volvo”, i samma typsnitt som EU-varumärke nr 10397016, och ”ytterligare ett dominerande figurelement”, ordelementet ”volvo” i svart på en vit etikett eller i vitt på en svart eller blå etikett. Överklagandenämnden beaktade vidare att de varumärkena, i motsats till vad klaganden gjort gällande, inte innehöll någon cirkel, eftersom deras figurelement inte kunde delas upp i en cirkel och en pil, utan uppfattades som en enda beståndsdel som liknar den välkända symbolen för maskulint genus (Image not found), vilket innebär att de motstående kännetecknen inte innehåller samma cirkelrunda beståndsdel. Till skillnad från bokstaven ”v” i nämnda kännetecken var ordelementet ”volvo” för övrigt inte silverfärgat i något av dessa varumärken. Eftersom alla dessa varumärken innehåller ytterligare en ”meddominerande” beståndsdel, är skillnaderna mellan dem och detta kännetecken ”desto större”. Överklagandenämnden fann följaktligen att det aktuella kännetecknet skilde sig från alla de övriga ovannämnda varumärkena.

35      Klaganden har hävdat att överklagandenämndens bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning 2017/1001 är felaktig i flera avseenden. I överklagandet och vid förhandlingen preciserade klaganden att bolagets argument koncentrerades huvudsakligen till jämförelsen mellan det kännetecken som registreringsansökan avsåg och det välkända EU-varumärke som återges nedan (nedan kallat det åberopade äldre varumärket):

Kännetecken som registreringsansökan avser

Det äldre i unionen välkända varumärket