Zaak T‑139/08
The Smiley Company SPRL
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
„Gemeenschapsmerk – Internationale inschrijving waarin Europese Gemeenschap wordt aangewezen – Beeldmerk dat halve glimlach van smiley weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Artikel 146, lid 1, en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 151, lid 1, en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
Samenvatting van het arrest
1. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Beeldmerk dat halve glimlach van smiley weergeeft
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
2. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
3. Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgronden – Merken zonder onderscheidend vermogen – Beoordeling van onderscheidend vermogen – Merk bestaande in deel van reeds ingeschreven merk – Geen invloed
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
1. Het beeldteken dat een halve glimlach van een smiley weergeeft en waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk in wezen is aangevraagd voor edele metalen, waren vervaardigd uit edele metalen, juwelierswaren en uurwerken van klasse 14, bagageartikelen en lederwaren van klasse 18 en kleding en kledingaccessoires van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, mist elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.
Het aangevraagde merk bevat immers geen enkel aspect dat door het – zelfs betrekkelijk oplettende – grote publiek in de Gemeenschap gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Het merk zal uitsluitend worden beschouwd als een decoratief element, zowel voor de waren van klasse 14 als voor die van de klassen 18 en 25. Het aangevraagde merk zal dus geen enkele van de betrokken waren kunnen individualiseren ten opzichte van concurrerende waren. Dat het relevante publiek de gewoonte heeft om eenvoudige beeldtekens bestaande in stroken of strepen als merken op te vatten, of dat vele producenten dergelijke merken hebben ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 25, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten.
Het aangevraagde merk is dus een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie en dit merk zal niet worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren.
(cf. punten 17, 31‑32, 37)
2. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk is een teken dat uiterst eenvoudig is en bestaat in een geometrische basisfiguur, zoals een cirkel, een lijn, een rechthoek of een klassieke vijfhoek, als zodanig niet in staat om een boodschap over te brengen die de consumenten zich kunnen herinneren, zodat laatstgenoemden het teken niet zullen beschouwen als merk, tenzij het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
De vaststelling van onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is evenwel niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de herkomst van de betrokken waren of diensten te herkennen en deze te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Het feit dat een merk een decoratieve of ornamentele functie vervult, is van geen belang voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. Een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Dit teken, ook al is het decoratief, moet dus een minimaal onderscheidend vermogen hebben.
(cf. punten 26‑27, 30)
3. Niet kan worden aanvaard dat elk deel van een ingeschreven merk, en dus elk deel van een merk met onderscheidend vermogen, louter op grond daarvan ook onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling berust immers op de geschiktheid van dit merk om op de markt aangeboden waren of diensten van de aanvrager te individualiseren ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren of diensten van dezelfde soort. Dat het betrokken merk bestaat in een deel van een reeds ingeschreven merk, is hierbij niet relevant.
(cf. punt 39)