SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 13 de abril de 2010 (*)
«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa YoKaNa – Marcas comunitaria y nacional figurativas anteriores YOKONO – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Similitud de los signos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
En el asunto T‑103/06,
Esotrade, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por los Sres. J. de Rivera Lamo de Espinosa y J.E. Astiz Suárez, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo y el Sr. O. Montalto, en calidad de agentes,
parte demandada,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:
Antonio Segura Sánchez, con domicilio en Alicante,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 10 de enero de 2006 (asunto R 217/2004‑2), relativa al procedimiento de oposición entre el Sr. Antonio Segura Sánchez y Esotrade, S.A.,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;
habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de marzo de 2006;
habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de septiembre de 2006;
celebrada la vista el 27 de octubre de 2009;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 10 de abril de 2000, la demandante, Esotrade, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitaba es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 14, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, por lo que respecta a cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 14: «Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos».
– Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería».
– Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».
4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 95/2000, de 27 de noviembre de 2000.
5 El 27 de febrero de 2001, el Sr. Segura Sánchez planteó oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos de las clases 18 y 25 descritos en el apartado 3 supra, basándose en diversos derechos anteriores, entre los que se encuentra la marca figurativa comunitaria nº 336.750, reproducida a continuación:
6 Esta marca se registró el 16 de noviembre de 1998, en particular para productos de las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza que responden, por lo que respecta a cada una de estas clases, a la descripción siguiente:
– Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, incluyendo bolsos y bolsas de deporte».
– Clase 25: «Prendas confeccionadas de uso externo e interno para señora, caballero o niño; calzados; cinturones».
7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].
8 El 28 de enero de 2004, la División de Oposición estimó la oposición, basándose en la marca comunitaria anterior, para los productos enumerados en el apartado 6 supra, excepto para los «bolsos y bolsas de deporte», las «prendas confeccionadas de uso [...] interno para señora, caballero o niño» y los «cinturones».
9 El 26 de marzo de 2004, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), al tiempo que limitaba su solicitud de marca comunitaria a los siguientes productos:
– Clase 18: «Bolsos y bolsas de cuero, a excepción de aquellos destinados a fines deportivos».
– Clase 25: «Bufandas, chales, echarpes, fulares y saris».
10 Mediante resolución de 10 de enero de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Consideró, en particular, que existía riesgo de confusión entre la marca anterior YOKONO y la marca solicitada YoKaNa, dada la identidad de los productos en cuestión y la similitud de las marcas en conflicto.
Pretensiones de las partes
11 La demandante solicita al Tribunal que:
– Anule la resolución impugnada.
– Declare que la marca solicitada es registrable.
– Imponga al oponente las costas causadas tanto en el presente procedimiento como en los anteriores.
12 La OAMI solicita al Tribunal que:
– Desestime la demanda.
– Condene en costas a la demandante.
13 En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, la demandante declaró que renunciaba a su segunda pretensión, y así se hizo constar en el apartado 2 de la página 2 del acta de la vista de 27 de octubre de 2009.
Fundamentos de Derecho
14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en el que sostiene, esencialmente, que no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas en cuestión. Este motivo se divide en tres partes, la primera basada en el uso anterior de la marca solicitada, la segunda en la inexistencia de riesgo de confusión, tal como se deduce de la comparación de los signos en conflicto, de los productos en cuestión y del público pertinente, y la tercera en la inexistencia de un riesgo de confusión real en el mercado de los territorios pertinentes y en la existencia de «precedentes administrativos».
Sobre la primera parte del motivo, basada en el uso anterior de la marca solicitada
Alegaciones de las partes
15 La demandante alega que el signo distintivo de la marca solicitada está presente en el mercado español desde hace más de doce años, y antes incluso de que se registrara la marca anterior.
16 La OAMI contesta las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
17 En primer lugar, procede señalar que el presente recurso tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que la Sala de Recurso concluyó que era imposible registrar como marca comunitaria la marca YoKaNa, habida cuenta de la existencia de un riesgo de confusión entre dicha marca y la marca anterior YOKONO. En ningún momento se ha mencionado una eventual solicitud de anulación del registro anterior de la marca YOKONO por parte de la demandante.
18 Si la demandante utilizaba la marca solicitada antes de que se registrara la marca anterior, a ella le incumbía protegerla a través de un procedimiento de oposición o de anulación o, en su caso, ante el tribunal nacional competente en los supuestos previstos en el artículo 106 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 110 del Reglamento nº 207/2009).
19 Mientras la marca comunitaria anterior esté efectivamente protegida, la existencia de un registro de marca nacional o de un uso nacional anteriores a dicha marca es irrelevante en el procedimiento de oposición contra una solicitud de marca comunitaria. En efecto, sólo pueden tomarse en consideración la marca comunitaria anterior y la marca comunitaria solicitada [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, apartado 55; de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Rec. p. II‑715, apartados 62 y 63, y de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI – Intersnack Knabber‑Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Rec. p. II‑1341, apartados 25 a 27].
20 Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del motivo.
Sobre la segunda parte del motivo, basada en la inexistencia de riesgo de confusión, tal como se deduce de la comparación de los signos en conflicto, de los productos en cuestión y del público pertinente
Alegaciones de las partes
21 En primer lugar, por lo que respecta a la similitud entre los signos, la demandante considera que si bien ambas marcas presentan la misma estructura silábica, están compuestas por vocales diferentes, por lo que se pronuncian de distinto modo.
22 En segundo lugar, la demandante sostiene que ambos signos son completamente distintos desde el punto de vista gráfico, dado que el elemento distintivo de la marca solicitada es simple y minimalista, mientras que la marca anterior está formada por un conjunto gráfico complejo sobre el que se centra la atención del consumidor. La utilización del color rojo en la marca solicitada, así como las elecciones realizadas respecto del tipo de grafía, del empleo de minúsculas y mayúsculas y de la posición de los elementos denominativos en las dos marcas son totalmente diferentes. Según la demandante, las diferencias gráficas y fonéticas entre ambas marcas determinan una impresión global distinta, que permite evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el mercado.
23 En tercer lugar, la demandante señala que los consumidores a los que van dirigidas estas marcas son distintos en la práctica. Mientras que los consumidores de los productos a los que se dirige la marca solicitada son sensibles a la estética y a las tendencias de la moda y buscan productos sofisticados, los consumidores de los productos a los que se dirige la marca anterior buscan más bien la funcionalidad y la comodidad en sus compras. Además, la demandante afirma que la marca solicitada está presente en las principales ferias del sector de la moda y de los complementos, pero no así la marca anterior.
24 La OAMI contesta las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
25 Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 207/2009], procede entender por marcas anteriores las marcas registradas en la Comunidad Europea cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
26 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, en función de la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trata, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en especial la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur‑Coosur/Koipe y OAMI, C‑498/07 P, Rec. p. I‑0000, apartado 59, y la sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33 y jurisprudencia que allí se cita].
27 A efectos de aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Tales requisitos son acumulativos [véase la sentencia del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, apartado 42 y jurisprudencia que allí se cita].
28 Cuando la protección de la marca anterior se extiende a la Comunidad en su conjunto, es preciso tener en cuenta la percepción de las marcas en conflicto por parte del consumidor de los productos de que se trate en dicho territorio. Sin embargo, procede recordar que para denegar el registro de una marca comunitaria basta con que exista en una parte de la Comunidad un motivo de denegación relativo con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [véase en este sentido la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Mast‑Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, Rec. p. II‑5409, apartado 76 y jurisprudencia que allí se cita].
29 En el presente asunto, la marca anterior es una marca comunitaria y, por tanto, el territorio pertinente para la apreciación del riesgo de confusión es el territorio de la Comunidad en su conjunto.
30 Por lo demás, según la jurisprudencia, en la apreciación global del riesgo de confusión debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, apartado 42 y jurisprudencia que allí se cita].
31 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios en cuestión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caractericen la relación existente entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. En el presente asunto, tras la limitación de los productos designados en su solicitud de marca realizada por el demandante ante la Sala de Recurso, procede hacer constar que los productos a los que se aplicaría la marca solicitada forman parte de los productos a los que se aplica la marca anterior.
32 Pues bien, según la jurisprudencia, únicamente es pertinente la descripción de los productos para los que se haya solicitado el registro de la marca, pues la utilización prevista de dicha marca no puede tenerse en cuenta en la medida en que el registro de la marca no contiene una limitación en ese sentido [véanse en este sentido las sentencias del Tribunal de 30 de junio de 2004, M+M/OAMI − Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. II‑1817, apartado 58, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI − LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, apartado 35].
33 Por lo tanto, es irrelevante la circunstancia, expuesta por el demandante, de que entre los productos designados por la marca solicitada puedan encontrarse ciertos productos de gama alta, de un precio relativamente elevado o particularmente sofisticados. En efecto, nada impide que el titular de la marca comunitaria anterior fabrique productos de lujo. Los productos en cuestión deben considerarse, pues, idénticos.
34 En consecuencia, la Sala de Recurso actuó acertadamente al concluir que los productos en cuestión eran idénticos. Por otra parte, dado que se trata de productos de consumo corriente, la Sala de Recurso también actuó acertadamente al considerar que el público pertinente estaba compuesto por consumidores medios.
35 Procede efectuar la comparación de los signos en conflicto teniendo presentes las consideraciones expuestas.
36 La apreciación global del riesgo de confusión, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35 y jurisprudencia que allí se cita).
37 La Sala de Recurso estimó que entre las dos marcas existía una similitud fonética, que no existía entre ellas una disparidad visual «manifiesta» y que ninguna de ellas tenía un significado conceptual específico.
38 En lo que respecta a la similitud fonética, procede señalar que los elementos verbales de ambas marcas presentan similitudes. Las dos marcas presentan la misma estructura silábica y sólo se distinguen por la pronunciación de las dos vocales de sus dos últimas sílabas, es decir, dos veces la letra «o» en el caso de la marca anterior y dos veces la letra «a» en el caso de la marca solicitada. Sin embargo, como la Sala de Recurso indicó acertadamente en el apartado 23 de la resolución impugnada, estas diferencias de pronunciación entre ambas marcas no bastan para evitar todo riesgo de confusión. En efecto, sin ser idénticos, los dos signos en conflicto, es decir, los signos YoKaNa y YOKONO, no producen una impresión fonética global diferente en el consumidor. Por lo tanto, procede considerar que las marcas en cuestión son similares en el plano fonético.
39 En lo que respecta a la similitud visual de los signos en conflicto, procede señalar que la marca anterior se representa en negro y blanco y está formada por una estrella blanca de cinco puntas, bajo la cual aparece el elemento verbal, en un estilo especial y curvado a fin de seguir el contorno del signo gráfico. Por su parte, la marca solicitada se representa en un rojo vivo y se caracteriza por la presencia de un globo sólido, bajo el cual aparece el elemento verbal «yokana», en un estilo diferente del utilizado en la marca anterior, dispuesto en horizontal y alternando las letras mayúsculas y minúsculas. De este conjunto de comprobaciones se deduce que, en el plano visual, los consumidores pueden distinguir a primera vista los dos signos en conflicto, pese a la existencia de similitudes debidas a la presencia de los elementos verbales.
40 En cuanto a la similitud conceptual de las marcas en conflicto, la demandante no niega que las palabras «yokono» y «yokana» carecen de un significado conceptual claro para el público pertinente. Es sin embargo probable que el consumidor concernido les atribuya un origen asiático. En efecto, por una parte, la combinación de las letras «y», «k» y «n» sugiere un origen asiático y, por otra parte, el círculo de color rojo que figura en la marca solicitada hace pensar en la bandera japonesa y la estrella que figura en la marca anterior hace pensar en la bandera china. De ello se deduce que las marcas en cuestión presentan un cierto grado de similitud en el plano conceptual.
41 A efectos de apreciación global de riesgo de confusión, procede tomar en consideración el hecho de que el consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria [sentencia del Tribunal de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, apartado 32].
42 Es cierto que, a la hora de apreciar globalmente el riesgo de confusión, el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de los productos comercializados de una manera tal que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente perciba la marca que los designa de forma visual, como ocurre con las prendas de vestir [sentencias del Tribunal de 14 de octubre de 2003, Philips‑Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, apartado 55; de 3 de marzo de 2004, Mühlens/OAMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, apartado 51, y de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Rec. p. II‑2479, apartado 55].
43 No obstante, en el presente asunto procede considerar que, dada la identidad observada entre los productos a los que se aplican las dos marcas en cuestión, la existencia de una similitud fonética y de una cierta similitud conceptual basta para concluir que existe un riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada, y ello a pesar de las diferencias visuales existentes entre los signos en conflicto.
44 Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte del motivo.
Sobre la tercera parte del motivo, basada en la inexistencia de un riesgo de confusión real en el mercado de los territorios pertinentes y en la existencia de «precedentes administrativos»
Alegaciones de las partes
45 La demandante alega que las dos marcas en conflicto «coexisten pacíficamente» en el mercado español. Por lo demás, sostiene que los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica, así como el de coherencia administrativa, llevan a considerar que, si las marcas YOKANE’S y YOKONO han podido obtener una protección como marcas nacionales en España para productos de la clase 25, también debería ser posible registrar la marca solicitada.
46 La OAMI contesta las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal
47 En primer lugar, por lo que respecta a la «coexistencia pacífica» en el territorio español de las marcas en conflicto, procede recordar que, en el presente asunto, la marca anterior es una marca comunitaria y, por lo tanto, el territorio pertinente para apreciar el riesgo de confusión es el territorio de la Comunidad en su conjunto.
48 Por consiguiente, la existencia de una «coexistencia pacífica» en el territorio español entre las marcas en conflicto no lleva aparejada la exclusión de todo riesgo de confusión en el territorio comunitario.
49 En segundo lugar, por lo que respecta a las resoluciones nacionales invocadas por las partes, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, los registros de marcas ya realizados en algunos Estados miembros sólo son factores que, sin ser decisivos, pueden simplemente tomarse en consideración para el registro de una marca comunitaria [sentencias del Tribunal de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T‑122/99, Rec. p. II‑265, apartado 61, y de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (Pastilla redonda roja y blanca), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, apartado 58].
50 Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del motivo.
51 Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que la Sala de Recurso actuó acertadamente al concluir que existía en un riesgo de confusión entre las marcas en cuestión.
52 Por lo tanto, procede desestimar el motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, así como el recurso en su totalidad.
Costas
53 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La demandante ha perdido el proceso, por lo que procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Esotrade, S.A.
Pelikánová | Jürimäe | Soldevila Fragoso |
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de abril de 2010.
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