Věc T‑579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Společenství makro – Firma macros consult GmbH – Právo nabyté před podáním přihlášky ochranné známky Společenství a poskytující jeho majiteli právo zakázat užívání přihlášené ochranné známky Společenství – Nezapsaná označení požívající ochrany podle německého práva – Ustanovení § 5 Markengesetz – Článek 8 odst. 4, čl. 53 odst. 1 písm. c) a článek 65 nařízení (ES) č. 207/2009“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 7. května 2013

1.      Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody neplatnosti – Existence staršího práva uvedeného v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 – Podmínky – Výklad s ohledem na unijní právo – Posouzení na základě kritérií stanovených vnitrostátním právem upravujícím namítané označení

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c)]

2.      Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Návrh na prohlášení neplatnosti založený na existenci staršího národního práva – Důkazní břemeno

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 4, čl. 53 odst. 1 písm. c) a 2 a článek 65; nařízení Komise č. 2868/95, článek 1, pravidlo 37 písm. b) bod ii)]

3.      Ochranná známka Společenství – Přezkumné řízení – Žaloba unijnímu soudu – Pravomoc Tribunálu – Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů – Zohlednění důkazů souvisejících se skutečnostmi, které předtím nebyly uplatněny před odděleními Úřadu, provedené Tribunálem – Vyloučení

1.      Podle čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, vykládaného ve spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, existence označení, které není ochrannou známkou, umožňuje prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou, pokud toto označení splňuje kumulativně čtyři podmínky: toto označení musí být užíváno v obchodním styku; jeho význam nesmí být pouze místní; právo k tomuto označení muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, a konečně právo na toto označení musí svému majiteli umožnit zakázat užívání pozdější ochranné známky. Tyto čtyři podmínky omezují počet označení, která nejsou ochrannými známkami, jež mohou být namítána ke zpochybnění platnosti ochranné známky Společenství na celém území Unie v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Vzhledem k tomu, že podmínky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 jsou kumulativní, stačí k tomu, aby byl návrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek Společenství zamítnut, že není splněna jedna z těchto podmínek.

První dvě podmínky, a sice podmínky týkající se užívání a významu uplatněného označení, který nesmí být pouze místní, vyplývají ze samotného znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a musejí být tedy vykládány s ohledem na unijní právo. Nařízení č. 207/2009 tak stanoví jednotná kritéria týkající se užívání označení a jejich významu, která jsou v souladu se zásadami, ze kterých vychází systém zavedený tímto nařízením.

Z výrazu „pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuj[e]“, naproti tomu vyplývá, že další dvě podmínky, uvedené následně v čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, představují podmínky stanovené nařízením, které se na rozdíl od předcházejících podmínek posuzují s ohledem na kritéria stanovená právem, které namítané označení upravuje. Tento odkaz na právo, jež namítané označení upravuje, je odůvodněn uznáním možnosti v nařízení č. 207/2009, aby označení, na která se systém ochranné známky Společenství nevztahuje, byla namítána vůči ochranné známce Společenství. Stanovit, zda je toto označení starší než ochranná známka Společenství a zda může odůvodnit zákaz užívání pozdější ochranné známky, tedy umožňuje pouze právo, jež namítané označení upravuje.

(viz body 54–56, 70)

2.      Ze znění čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství vyplývá, že tam, kde tento článek hovoří o situaci, kdy starší právo dovoluje zakázat užívání ochranné známky Společenství, jasně rozlišuje dva případy podle toho, zda je starší právo chráněno unijními právními předpisy „nebo“ předpisy vnitrostátními.

Pokud jde o procesní úpravu obsaženou v nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, v případě návrhu podaného podle čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009 na základě staršího práva chráněného v rámci vnitrostátního práva, pravidlo 37 nařízení č. 2868/95 stanoví, že žadatel musí poskytnout údaje svědčící o tom, že je podle příslušných vnitrostátních právních předpisů oprávněn dovolávat se tohoto práva.

Toto pravidlo ukládá žadateli povinnost předložit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) nejen údaje svědčící o tom, že splňuje podmínky požadované podle vnitrostátních právních předpisů, o jejichž použití žádá, aby mohl nechat zakázat užívání ochranné známky Společenství na základě staršího práva, ale také údaje dokládající, co je obsahem těchto právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 výslovně odkazuje na čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, a jelikož se toto posledně uvedené ustanovení vztahuje na starší práva chráněná unijním právem nebo právem členského státu, které je použitelné na dotčené označení, výše uvedená pravidla dokazování se použijí rovněž tehdy, když je uplatněno národní právo na základě čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Pravidlo 37 písm. b) bod ii) nařízení č. 2868/95 totiž stanoví obdobná ustanovení v oblasti důkazu o starším právu v případě žádosti předložené na základě čl. 53 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

Otázka existence vnitrostátního práva je tak skutkovou otázkou a je na účastníkovi řízení, jenž uplatňuje existenci práva splňujícího podmínky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, aby před Úřadem prokázal nejen to, že toto právo vyplývá z vnitrostátních právních předpisů, ale rovněž dosah těchto samotných právních předpisů.

(viz body 57–60, 62, 72)

3.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 61)