ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)
30 september 2010 (*)
„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk GRANUflex – Oudere bedrijfsnaam en handelsnaam GRANUFLEX – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
In zaak T‑534/08,
Granuband BV, gevestigd te Krommenie (Nederland), vertegenwoordigd door M. Ellens, advocaat,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door W. Verburg als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, gevestigd te Boedapest (Hongarije), vertegenwoordigd door K. Szamosi, advocaat,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 15 september 2008 (zaak R 1277/2007‑2), betreffende een nietigheidsprocedure tussen Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft en Granuband BV,
wijst
HET GERECHT (Zevende kamer),
samengesteld, tijdens de beraadslaging, als volgt: N. J. Forwood (rapporteur), kamerpresident, E. Moavero Milanesi en J. Schwarcz, rechters,
griffier: E. Coulon,
gezien het op 1 december 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 19 mei 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 8 mei 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 2 september 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,
gelet op de omstandigheid dat geen van de partijen om vaststelling van een terechtzitting heeft verzocht binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling, en dus op rapport van de rechter-rapporteur overeenkomstig artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is besloten om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van het geding
1 Op 29 september 1998 heeft verzoekster, Granuband BV, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2 Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het volgende beeldteken:
3 De producten waarvoor inschrijving is aangevraagd vallen onder de klassen 17, 19 en 27 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
– klasse 17: „rubber, gutta-percha, gummi, asbest, mica en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; halfbewerkte plastic producten; dichtings-, pakking‑ en isolatiemateriaal; niet metalen buigzame buizen”;
– klasse 19: „rubber tegels, voor de bouw”;
– klasse 27: „rubber tegels als vloerbedekking”.
4 Het betrokken gemeenschapsmerk is op 5 april 2000 ingeschreven voor de in punt 3 supra bedoelde waren.
5 Op 20 september 2004 heeft interveniënte, Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft, op basis van artikel 8, lid 4, juncto artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009) nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk gevorderd voor alle door dit merk gedekte waren. Tot staving van haar vordering heeft interveniënte het teken GRANUFLEX ingeroepen, dat volgens haar in Duitsland, in Frankrijk, in Italië, in Oostenrijk, in Zweden en in de Benelux-landen in het economisch verkeer wordt gebruikt voor alle door het betrokken gemeenschapsmerk gedekte waren en voor sommige waren van klasse 37.
6 Bij beslissing van 12 juni 2007 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM het verzoek om nietigverklaring op alle onderdelen ingewilligd op grond dat het teken GRANUFLEX vóór 29 september 1998 in Duitsland als bedrijfsnaam en als handelsnaam werd gebruikt.
7 Op 9 augustus 2007 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling. Dit beroep is bij beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 15 september 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) verworpen.
8 De kamer van beroep heeft onder meer overwogen dat de aan de nietigheidsafdeling overgelegde bewijzen aantoonden dat interveniënte van het teken GRANUFLEX in Duitsland sinds 1994 in het economisch leven een gebruik van meer dan alleen plaatselijke betekenis als bedrijfsnaam en als handelsnaam had gemaakt. Volgens de kamer van beroep verleende het Duitse recht verzoekster in die omstandigheden het recht, het gebruik van een recenter, overeenstemmend merk te verbieden indien door dat gebruik gevaar voor verwarring kon ontstaan. Met betrekking tot dat risico heeft de kamer van beroep verklaard dat het betrokken gemeenschapsmerk en het door interveniënte ingeroepen teken in grote mate overeenstemden, welke omstandigheid, samen met de overeenstemming tussen de betrokken waren, gevaar voor verwarring deed ontstaan, zulks ongeacht of het relevante publiek werd gevormd door de beroepsbeoefenaar of door de gemiddelde consument.
Conclusies van partijen
9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
– de bestreden beslissing te vernietigen of te herzien;
– het BHIM in de kosten te verwijzen.
10 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:
– het beroep te verwerpen;
– verzoekster in de kosten te verwijzen.
In rechte
11 Tot staving van haar beroep voert verzoekster in wezen één middel aan, dat is ontleend aan schending van artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
De facturen die interveniënte heeft overgelegd als bewijs van het gebruik van het tot staving van het verzoek om nietigverklaring ingeroepen teken
12 Verzoekster geeft te kennen dat een groot aantal facturen waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd voor haar conclusie dat het door interveniënte ingeroepen teken in Duitsland in het economisch verkeer is gebruikt, geen betrekking heeft op de levering van rubber tegels, maar op andere waren. Bovendien zou interveniënte in werkelijkheid slechts zeven afnemers in Duitsland hebben gehad vóór 1998 en slechts zeer beperkte hoeveelheden rubber tegels hebben verkocht, zodat de betrokken facturen geen bewijs vormen voor een gebruik van het teken zoals ingeroepen tot staving van de vordering tot nietigverklaring in de zin van artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 8, lid 4, van die verordening. Tot slot is verzoekster van oordeel dat haar ruime aanbod aan producten uitsluit dat er sprake is van soortgelijkheid met rubber tegels, het enige door interveniënte onder de bedrijfsnaam en handelsnaam GRANUFLEX op de markt gebrachte product.
13 Het BHIM en interveniënte bestrijden de argumenten van verzoekster.
14 Dienaangaande moet om te beginnen worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 38 tot en met 47 van de bestreden beslissing, de kamer van beroep haar oordeel over het gebruik van het teken GRANUFLEX door interveniënte in het economisch leven in Duitsland enkel heeft gebaseerd op facturen die aan in Duitsland gevestigde cliënten zijn uitgereikt tussen 18 april 1994 en 28 juli 1998.
15 In de tweede plaats staat, zoals de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing aangeeft, boven alle betrokken facturen het briefhoofd „GRANUFLEX Produktions‑ und Handelsgesellschaft mbH”.
16 In de derde plaats heeft de nietigheidsafdeling in punt 22 van haar beslissing overwogen dat interveniënte het bewijs van het gebruik van het teken GRANUFLEX in het economisch leven enkel had bewezen met betrekking tot rubber veiligheidstegels en aanverwante producten, zoals verbindingsrubber, fixerende elementen, zijelementen, hoekelementen en plastic voor tegels. Deze beoordeling is in de punten 44 en 47 van de bestreden beslissing bevestigd.
17 Nu de betrokken facturen betrekking hebben op de verkoop van die producten in Duitsland, berust de bestreden beslissing in zoverre niet op een onjuiste beoordeling. Met betrekking tot de producten waarvoor het aan de orde zijnde gemeenschapsmerk is ingeschreven zijn immers die producten, en niet alleen rubber tegels in aanmerking genomen om te concluderen dat er gevaar voor verwarring bestond. Verzoeksters argument dat in een groot aantal facturen waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd andere producten dan de betrokken tegels waren opgenomen, kan dus niet slagen.
18 De argumenten inzake het aantal afnemers en de omvang van de verkopen van interveniënte in Duitsland vóór 1998, die verzoekster aanvoert ten betoge dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het uit de betrokken facturen blijkende gebruik van het teken GRANUFLEX meer dan alleen plaatselijke betekenis heeft, kunnen evenmin worden aanvaard.
19 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat een teken een betekenis heeft die niet alleen plaatselijk is, wanneer de impact ervan niet beperkt is tot een klein deel van het grondgebied waarop het ingevolge het toepasselijke nationale recht bescherming geniet en wanneer de duur en de intensiteit van het gebruik dat ervan is gemaakt in de omstandigheden van het betrokken geval niet te verwaarlozen zijn [zie in die zin arrest Gerecht van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06–T‑321/06, Jurispr. blz. II‑649, punten 37 en 41].
20 In casu moet worden vastgesteld dat, zoals blijkt uit de in de punten 44 en 45 van de bestreden beslissing weergegeven en door verzoekster niet weersproken elementen, de facturen die de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen voor het tijdvak 1994‑1998 melding maken van verkopen van een gemiddelde jaarlijkse waarde van 200 000 DEM, aan afnemers in een tiental over het Duitse grondgebied verspreide steden. De impact van het door interveniënte tot staving van haar vordering tot nietigverklaring ingeroepen teken strekt zich dus niet slechts uit tot een beperkt deel van het Duitse grondgebied en de duur en de intensiteit van het gebruik ervan zijn niet te verwaarlozen, ook al is het mogelijk dat die verkopen geen groot deel van de relevante Duitse markt vertegenwoordigen. In die omstandigheden heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat het teken niet een slechts plaatselijke betekenis had, ook al omvatte verzoeksters clientèle gedurende de jaren 1994 en 1995 in Duitsland slechts één onderneming. Het aantal cliënten van verzoekster is tussen 1996 en 1998 immers gestegen.
21 Het eerste onderdeel van het middel kan dus niet slagen.
De toepassing van Duits recht voor de beoordeling van de draagwijdte van het gebruik van het tot staving van het verzoek om nietigverklaring ingeroepen teken
22 Volgens verzoekster had de kamer van beroep de draagwijdte van het gebruik van het door interveniënte ingeroepen teken moeten beoordelen volgens een „uniforme” norm, die is neergelegd in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, en niet aan de hand van Duits recht. Op basis van de door interveniënte voor de kamer van beroep aangevoerde bewijzen had deze laatste niet tot de conclusie mogen komen dat in het economisch leven een normaal gebruik van het tot staving van het verzoek om nietigverklaring ingeroepen teken was gemaakt, zeker nu niet is onderzocht wat de impact van interveniëntes activiteit op de Duitse markt was.
23 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.
24 Om te beginnen moet worden verworpen verzoeksters standpunt dat de uitdrukking gebruik „in het economisch leven” in de zin van artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 8, lid 4, van deze verordening, dezelfde betekenis heeft als „normaal” gebruik in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van dezelfde verordening (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009).
25 Het bewijs van normaal gebruik gedurende een zekere periode vormt immers, indien het wordt verlangd, een prealabele voorwaarde voor het onderzoek van de gegrondheid van een oppositie die is gebaseerd op een ouder gemeenschapsmerk dan wel nationaal merk in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94 [arrest Gerecht van 12 december 2007, K & L Ruppert Stiftung/BHIM – Lopes de Almeida e.a. (CORPO livre), T‑86/05, Jurispr. blz. II‑4923, punt 49]. Dit vereiste houdt verband met het feit dat volgens artikel 50, lid 1, sub a, van deze verordening (thans artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009) en artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) een gemeenschapsmerk of nationaal merk vervallen kan worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, zonder voor het eerst of opnieuw normaal te zijn gebruikt, niet normaal is gebruikt, zodat een dergelijk merk niet meer ten grondslag kan liggen aan oppositie tegen de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk.
26 Nu het recht van de Unie, anders dan bij een gemeenschapsmerk het geval kan zijn, geen bepaling bevat die vastlegt wat de gevolgen zijn indien een bedrijfsnaam of een handelsnaam gedurende zekere tijd zonder geldige reden niet wordt gebruikt, is dit een kwestie die door het toepasselijke nationale recht wordt beheerst ingevolge artikel 8, lid 4, sub b, van verordening nr. 40/94.
27 Hieruit volgt dat interveniënte het bewijs diende te leveren dat sprake was van gebruik in het economisch verkeer van het ingeroepen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, en niet van normaal gebruik in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.
28 Dienaangaande volgt uit de punten 44 tot en met 47 van de bestreden beslissing, dat de kamer van beroep het gebruik in het economisch leven van het tot staving van de vordering tot nietigverklaring ingeroepen teken niet heeft beoordeeld door criteria naar Duits recht toe te passen, maar dat zij dat gebruik los van de in dat recht neergelegde bepalingen heeft beoordeeld.
29 Voor het overige volgt uit de beoordeling in punt 20 supra, dat de kamer van beroep niet ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat de in de punten 44 en 45 van de bestreden beslissing weergegeven elementen een gebruik in het economisch leven van het ingeroepen teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis aantoonden. Verzoeksters argument dat geen objectieve elementen aantonen dat aan die voorwaarden was voldaan, kan dus niet slagen.
30 Het tweede onderdeel van het middel moet derhalve worden verworpen.
De bewering dat alleen rubber tegels voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring in aanmerking zijn genomen
31 Verzoekster betoogt dat de door interveniënte voor het BHIM overgelegde facturen niet enkel betrekking hebben op de verkopen van rubber tegels, het product waarvoor de kamer van beroep een gevaar voor verwarring heeft vastgesteld. Bovendien moet volgens haar, anders dan het BHIM heeft geoordeeld, voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring onderscheid worden gemaakt tussen personen die beroepsmatig handelen en het grote publiek.
32 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.
33 Aangaande het gevaar voor verwarring dat naar Duits recht een voorwaarde is om het gebruik van een recenter merk te kunnen verbieden (zie punt 8 supra), heeft de kamer van beroep in punt 48 van de bestreden beslissing de beoordeling van de nietigheidsafdeling aangaande de overeenstemming tussen de waren en tussen de conflicterende tekens bevestigd. Zoals in punt 16 supra uiteen is gezet, zijn de producten waarvoor interveniënte een gebruik van het teken GRANUFLEX in het economisch leven als bedrijfsnaam en als handelsnaam heeft kunnen aantonen, rubber veiligheidstegels en aanverwante producten, zoals verbindingsrubber, fixerende elementen, zijelementen, hoekelementen en plastic voor tegels.
34 Hieruit volgt dat de kamer van beroep voor haar beoordeling van het gevaar voor verwarring niet enkel de door interveniënte verhandelde rubber tegels in de beschouwing heeft betrokken, maar alle producten waarvoor deze laatste het bewijs heeft geleverd van gebruik in het economisch leven in Duitsland. Verzoeksters argument aangaande de betrokken producten berust dus op een onjuiste premisse.
35 Aangaande verzoeksters beweringen betreffende het relevante publiek, volstaat de vaststelling dat, ook indien beroepsbeoefenaren daar deel van uitmaken, zulks niet volstaat om gevaar voor verwarring uit te sluiten. Allereerst is naar Duits recht, aan de hand waarvan het gevaar voor verwarring moet worden beoordeeld als voorwaarde om aan een eerder teken bescherming te verlenen volgens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 juncto artikel 8, lid 4, sub b, van dezelfde verordening, een dergelijk risico aanwezig wanneer de betrokken ondernemingen op verwante gebieden actief zijn en daardoor het relevante publiek kan menen dat er een verband tussen die ondernemingen bestaat (zie Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5e uitgave, blz. 276 en 277).
36 In casu heeft de kamer van beroep terecht de beoordeling van de nietigheidsafdeling bevestigd dat de producten waarvoor interveniënte gebruik had gemaakt van het tot staving van het verzoek om nietigverklaring ingeroepen teken en die waarvoor het betrokken gemeenschapsmerk was ingeschreven (zie punten 3 en 16 supra), gelet op hun bestemming, hun gebruiksmodaliteiten en het feit dat zij complementair waren, gedeeltelijk dezelfde en gedeeltelijk soortgelijke producten waren (punten 23 en 24 van de beslissing van de nietigheidsafdeling en punt 48 van de bestreden beslissing).
37 Bovendien heeft de kamer van beroep eveneens terecht geoordeeld dat de conflicterende tekens in hoge mate overeenstemden, nu het enige woordelement van het betrokken gemeenschapsmerk nagenoeg gelijk was aan het tot staving van het verzoek om nietigverklaring ingeroepen teken.
38 In die omstandigheden moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep kon oordelen dat er gevaar voor verwarring bestond, ook al omvatte de definitie van het relevante publiek mede specialisten op het betrokken gebied. Gezien de mate van overeenstemming tussen de producten en tussen de conflicterende tekens is verwarring omtrent de herkomst van de producten of een eventuele associatie van de betrokken ondernemingen zeer waarschijnlijk.
39 Hieruit volgt dat het derde onderdeel van het middel alsook het beroep in alle onderdelen moeten worden verworpen.
Kosten
40 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Nu verzoekster in het ongelijk wordt gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte in de kosten te worden verwezen.
HET GERECHT (Zevende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Granuband BV wordt in de kosten verwezen.
Forwood | Moavero Milanesi | Schwarcz |
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 september 2010.
ondertekeningen