TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)
den 17 oktober 2019 (*)
”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ordmärket AXICORP ALLIANCE – De äldre EU-ord- och figurmärkena ALLIANCE – Relativa registreringshinder – Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning (EU) 2017/1001 – Bevis för verkligt bruk av de äldre varumärkena – Artikel 47.2 i förordning 2017/1001 – Tolkning av varubeskrivningarna i den alfabetiska förteckning som åtföljer Niceklassificeringen”
I mål T‑279/18,
Alliance Pharmaceuticals Ltd, Chippenham (Förenade kungariket), företrätt av M. Edenborough, QC,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Crespo Carrillo och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,
svarande,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var
AxiCorp GmbH, Friedrichsdorf (Tyskland),
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 7 februari 2018 (ärende R 1473/2017–5) om ett invändningsförfarande mellan Alliance Pharmaceuticals och AxiCorp,
meddelar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen),
sammansatt av ordföranden S. Gervasoni samt domarna K. Kowalik-Bańczyk och C. Mac Eochaidh (referent),
justitiesekreterare: handläggaren E. Hendrix,
med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 30 april 2018,
med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 26 juli 2018,
med beaktande av åtgärderna för processledning av den 31 januari 2019,
efter förhandlingen den 28 mars 2019,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Den 17 januari 2011 erhöll AxiCorp GmbH från den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) den internationella registrering som designerar Europeiska unionen nr 1072913 av ordmärket AXICORP ALLIANCE. Denna registrering anmäldes den 28 april 2011 till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
2 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 5, 10 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
– klass 3 ”Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandkräm.”
– klass 5 ”Farmaceutiska och veterinära preparat och läkemedel. hygieniska produkter för medicin. dietetiska substanser för medicinskt bruk, barnmat för spädbarn, plåster, förbandsmaterial. bly och dentala avtryckningsmaterial. desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, läkemedel.”
– klass 10 ”Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder. ortopediska artiklar; suturmateriel; applikatorer för farmaceutiska preparat, sprutor för medicinsk användning, inhalatorer.”
– klass 35 ”Annons- och reklamverksamhet, företagsledning, företagsadministration, kontorstjänster; grossist- och detaljhandel med läkemedel, kosmetika och medicinska produkter.”
3 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 2011/082 av den 29 april 2011.
4 Klaganden, Alliance Pharmaceuticals Ltd, framställde den 30 januari 2012, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor och tjänster som avses i punkt 2 ovan.
5 Invändningen grundade sig på följande äldre rättigheter:
– det nedan återgivna äldre EU-ordmärket ALLIANCE, som söktes registrerat den 29 juli 2002 och registrerades den 11 augusti 2006 med nummer 2816098, vilket designerar varor i klass 5 och motsvarar följande beskrivning: ”Farmaceutiska preparat utom barnmat och livsmedel för invalider samt kemiska preparat för farmaceutiskt bruk”;
– det äldre EU-figurmärke som söktes registrerat den 29 juli 2002 och registrerades den 17 december 2003 med nummer 2816064, som designerar varor i klass 5 och motsvarar följande beskrivning: ”Farmaceutiska preparat utom barnmat och mat för invalider samt kemiska preparat för farmaceutiskt bruk”.
– det äldre icke-registrerade varumärket ALLIANCE, som används i näringsverksamhet för ”farmaceutiska ämnen och preparat” i Förenade kungariket.
6 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning nr 2017/1001).
7 Till stöd för de grunder för invändning som avses i artikel 8.4 och 5 i förordning nr 207/2009, ingav klaganden ett utdrag ur 2009 års årsrapport från dess moderbolag Alliance Pharma plc
8 På begäran av AxiCorp anmodade EUIPO klaganden att i enlighet med artikel 42.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 i förordning 2017/1001) förebringa bevisning för att dess äldre varumärken hade använts för de varor som invändningen grundades på.
9 Den 22 juli 2016 förebringade klaganden inom den av EUIPO fastställda fristen bevisning för att dess äldre varumärken hade använts.
10 Den 11 maj 2017 avslog invändningsenheten invändningen i dess helhet på grund av att det saknades bevis för att de äldre EU-varumärkena verkligen hade använts, och på grund av att det saknades bevis på användning i näringsverksamhet av det äldre icke registrerade varumärket.
11 Den 7 juli 2017 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut vid EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
12 Genom beslut av den 7 februari 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) upphävde EUIPO:s femte överklagandenämnd delvis invändningsenhetens beslut och återförvisade ärendet till invändningsenheten.
13 Vad å ena sidan beträffar de äldre EU-varumärkena ansåg överklagandenämnden att en riktig bedömning hade gjorts när invändningen avslogs i den del den grundades på artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001. I detta avseende påpekade överklagandenämnden för det första att specifikationen för de nämnda varumärkena, som avsåg ”farmaceutiska preparat utom barnmat och livsmedel för invalider samt kemiska preparat för farmaceutiskt bruk”, inte var tydlig. För det andra ansåg överklagandenämnden att det varken var orimligt eller oförenligt med grammatiska regler att tolka specifikationen så, att den omfattar farmaceutiska preparat ”utom dem som är avsedda att användas som barnmat och livsmedel för invalider och i vilka kemiska farmaceutiska preparat används”. För det tredje ansåg överklagandenämnden att även om andra tolkningar inte kunde uteslutas, skulle varorna och tjänsterna beskrivas i registret med tillräcklig klarhet och precision för att kunna fastställa omfattningen av det sökta skyddet endast på den grundvalen. Enligt överklagandenämnden kan en tvetydig specifikation inte tolkas på ett sätt som är gynnsamt för innehavaren av rättigheten. Överklagandenämnden ansåg därför att invändningsenheten hade gjort en riktig bedömning när den tolkade specifikationen strikt, med uteslutande av kemiska preparat för farmaceutiskt bruk. Överklagandenämnden har vidare påpekat att även om specifikationen skulle anses omfatta vissa farmaceutiska produkter av vegetabiliskt ursprung, har klaganden inte visat att varumärket ALLIANCE använts för dessa farmaceutiska produkter, eftersom den bevisning som framlagts för att varumärket använts uteslutande avsett syntetiska komponenter.
14 Vad å andra sidan gäller det äldre icke registrerade varumärket och den grund för invändning som avses i artikel 8.4 i förordning 2017/1001, fann överklagandenämnden att invändningsenhetens slutsats att klaganden inte inom den föreskrivna fristen hade förebringat någon bevisning till stöd för invändningen att varumärket använts var uppenbart felaktig. Överklagandenämnden ansåg att ärendet skulle återförvisas till invändningsenheten för en fullständig omprövning av den ovannämnda grunden för invändning, med beaktande av samtliga bevis på användning som hade ingetts av klaganden under förfarandet, inklusive de bevis som ingavs den 22 juli 2016.
Parternas yrkanden
15 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det överklagade beslutet,
– i andra hand ändra det överklagade beslutet och hänskjuta invändningen till invändningsenheten för omprövning med stöd av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001, utöver artikel 8.4 i samma förordning, och
– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande förfarande och kostnaderna i förfarandet vid överklagandenämnden samt, i andra hand, om motparten vid överklagandenämnden intervenerar, förplikta EUIPO och intervenienten att tillsammans och solidariskt ersätta rättegångskostnaderna.
16 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet, och
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Avgränsning av yrkandet om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet
17 Som svar på tribunalens frågor, som ställdes som en åtgärd för processledning, bekräftade parterna vid förhandlingen, såsom angetts i förhandlingsprotokollet, att klagandens överklagande skulle förstås så, att det avsåg delvis ogiltigförklaring av det överklagande beslutet i den del överklagandenämnden ogillade överklagandet såvitt avsåg grunderna för invändning i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001. Klaganden har däremot inte yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del överklagandenämnden återförvisade ärendet till invändningsenheten för en fullständig omprövning av den grund för invändning som avses i artikel 8.4 i den förordningen.
Prövning i sak
18 Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat en enda grund, som avser att överklagandenämnden gjorde en felaktig tolkning av specifikationen av äldre EU‑varumärken för att dra slutsatsen att de bevis för användning som lagts fram inte visar att de varumärkena verkligen använts för de produkter som omfattas av nämnda specifikation, vilket innebär åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, av förordning 2017/1001 eller av en rättsregel om dess tillämpning i den mening som avses i artikel 72 i förordning 2017/1001.
19 Klaganden har närmare bestämt bestritt den strikta tolkning av specifikationen som invändningsenheten gjorde och som bekräftades av överklagandenämnden, enligt vilken ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” inte omfattades av ”farmaceutiska preparat”.
20 För det första har klaganden gjort gällande att en restriktiv tolkning av den fastställda specifikationen är felaktig, eftersom den strider mot EUIPO:s granskningsdirektiv och i synnerhet det sätt på vilket uteslutningen ska formuleras i specifikationerna. Om syftet är att utesluta produkttyper, är den konjunktion som ska användas den disjunktiva konjunktionen ”eller” och inte den kopulativa konjunktionen ”och”. I förevarande mål ska följaktligen orden ”utom barnmat och livsmedel för invalider samt kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” tolkas så, att de utesluter endast den första produktkategorin, barnmat och livsmedel för invalider, och innefattar den andra produktkategorin, kemiska preparat för farmaceutiskt bruk. Om denna tolkning hade tillämpats, skulle den bevisning som klaganden förebringade för att styrka verkligt bruk av äldre EU-varumärken för ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” ha godtagits. Följaktligen borde ärendet återförvisas till invändningsenheten för att den ska pröva även invändningen mot bakgrund av de grunder för invändning som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 2017/1001. Klaganden har vidare anfört att AxiCorp inte anförde något argument om räckvidden av specifikationen före invändningsenhetens beslut.
21 För det andra har klaganden gjort gällande att en restriktiv tolkning av den fastställda specifikationen skulle vara felaktig, eftersom den skulle leda till en specifikation som inte hade någon affärsmässig innebörd, vilket skulle strida mot de normala reglerna för tolkning av rättsliga texter. Klaganden har i andra hand gjort gällande att även om ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” inte omfattas, ska dessa tolkas restriktivt, så att endast syntetiska kemiska prekursorer i ren form som kan kombineras för läkemedelsändamål avses, nämligen för att bilda de slutliga farmaceutiska preparaten i sig. Beståndsdelarna i ren form i läkemedelspreparaten skulle således vara undantagna från registreringsområdet, medan den kombination som erhålls, som utgör det slutliga läkemedlet i sig, skulle ingå. De bevis för användning som förebringats är således tillräckliga för att styrka verkligt bruk av de äldre EU-varumärkena.
22 EUIPO har bestritt klagandens argument. För det första kan, enligt EUIPO, ett exempel på formulering av ett undantagande som hämtats ur EUIPO:s riktlinjer för granskning inte utgöra grund för en regel om vilken konjunktion som bör användas för att formulera ett uteslutande från en specifikation. Det ankommer på den som ansöker om registrering av EU-varumärke att klart och tydligt formulera en specifikation av de varor och tjänster för vilka skydd söks. Vidare anser EUIPO att specifikationen är tvetydig. Det sätt på vilket invändningsenheten och överklagandenämnden tolkade specifikationen är emellertid inte orimligt och står inte i strid med grammatiska regler, även om andra tolkningar inte kan uteslutas. För det tredje har EUIPO erinrat om att omfattningen av det sökta skyddet ska kunna fastställas enbart på grundval av registret. När beskrivningen av varorna eller tjänsterna är oklar och otydlig ska varumärkets tillämpningsområde tolkas restriktivt, eftersom varumärkesinnehavaren inte bör dra fördel av ett åsidosättande av skyldigheten att klart och tydligt ange förteckningen över varor och tjänster.
Inledande synpunkter
23 Såsom klaganden har bekräftat vid förhandlingen, ska klaganden anses ha underförstått gjort gällande i huvudsak att överklagandenämnden åsidosatte artikel 47.2 i förordning 2017/1001.
24 Sedan varumärkessökanden har väckt frågan huruvida verkligt bruk har gjorts av det äldre varumärket, ska den frågan avgöras innan beslut fattas angående invändningen i egentlig mening (se dom av den 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/harmoniseringsbyrån – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, EU:T:2007:96, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
25 Det ankom således på klaganden att, innan EUIPO prövade de skäl för invändning som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001, styrka verkligt bruk av de äldre EU-varumärkena, så att invändningen, enligt artikel 47.2 i den förordningen, skulle avslås om detta inte styrktes. Denna användning skulle dessutom avse de varor för vilka äldre EU-varumärken registrerats och som invändningen grundades på, det vill säga de varor i klass 5 som avses ovan i punkt 5. Om de äldre EU-varumärkena hade använts endast för en del av de varor för vilka de registrerats, skulle de vid prövningen av invändningen ha ansetts vara registrerade endast för den delen av varorna i enlighet med artikel 47.2 i nämnda förordning.
26 Enligt den rättspraxis som utvecklats i samband med tolkningen av de ord som utgör klassrubriken för klasserna av varor och tjänster, ska omfattningen av registreringsansökan bedömas vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 december 2018, Edison/EUIPO (EDISON), T-471/17, ej publicerad, överklagad, EU:T:2018:887, punkt 34; se även, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punkterna 44–49).
27 I förevarande mål har klaganden ingett ansökningar om registrering av de äldre EU-varumärkena, vilka registrerades när rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1) (ersatt av förordning nr 207/2009, vilken i sin tur ersatts av förordning 2017/1001), fortfarande tillämpades (se ovan punkt 5). Förordning nr 40/94 innehöll inte lika detaljerade bestämmelser som de som avses i artikel 33.2 och 33.5 i förordning nr 2017/1001 som var i kraft vid tidpunkten för det överklagade beslutet.
28 I artikel 26.1 c i förordning nr 40/94, i den lydelse som var tillämplig vid tidpunkten för ansökan om registrering av de äldre EU-varumärkena, och vid tidpunkten för registreringarna av dessa, föreskrevs emellertid att varumärkesansökan skulle innehålla en förteckning över de varor eller tjänster som registreringsansökan avsåg. Dessutom föreskrevs i regel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1) (som i huvudsak återges i artikel 33.2 i förordning 2017/1001), som då var tillämplig, att förteckningen över varor och tjänster skulle utformas på ett sådant sätt att ”varornas och tjänsternas art tydligt framgår”.
29 Det framgår av de ovannämnda bestämmelserna att det ankom på den som ansökte om registrering av ett kännetecken som varumärke att i sin ansökan ange en förteckning över de varor eller tjänster som avsågs och att, för varje sådan vara eller tjänst, tillhandahålla en beskrivning som tydligt angav dess art (dom av den 9 juli 2008, Reber/harmoniseringskontoret – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, EU:T:2008:268, punkt 23).
30 Enligt rättspraxis fordras enligt dessa bestämmelser visserligen att den som ansöker identifierar de varor för vilka skydd söks med tillräcklig klarhet och precision för att ge EUIPO och de ekonomiska aktörerna möjlighet att endast på den grundvalen fastställa räckvidden av det sökta skyddet (dom av den 3 juni 2015, Lithomex/harmoniseringsbyrån, – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX), T-273/14, ej publicerad, EU:T:2015:352, punkt 27; se även, analogt, dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punkterna 49–51, och dom av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punkt 49).
31 Tribunalen erinrar vidare om att för att kunna pröva huruvida de aktuella varorna och tjänsterna är av samma eller liknande slag, ska EUIPO:s instanser alltid fastställa vilka varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena och, i samband därmed, i förekommande fall göra en tolkning av förteckningen över de varor och tjänster för vilka ett varumärke är registrerat (se dom av den 6 april 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T-39/16, EU:T:2017:263, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
32 Det är mot bakgrund av ovanstående överväganden som tribunalen ska pröva huruvida överklagandenämnden åsidosatte artikel 47.2 i förordning 2017/1001 när den fann att invändningsenheten gjorde en riktig bedömning när den tolkade förteckningen över de varor som omfattas av de äldre EU-varumärkena strikt, så att kemiska preparat för farmaceutiskt bruk inte omfattas, nämligen farmaceutiska preparat i vilka kemiska preparat används (punkterna 19 och 22 i det överklagade beslutet), och att det var riktigt att avslå invändningen i den del den grundades på artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001, eftersom det saknades bevis för att de varumärkena verkligen använts (punkterna 23 och 24 i det överklagade beslutet).
Huruvida EUIPO:s granskningsdirektiv är relevant
33 Tribunalen påpekar inledningsvis att det argument genom vilket klaganden har gjort gällande att den restriktiva tolkning av specifikationen som överklagandenämnden gjorde är felaktigt, eftersom det strider mot EUIPO:s granskningsdirektiv, för att visa att bestämmelserna i förordning nr 2017/1001 eventuellt har åsidosatts, är verkningslös.
34 EUIPO:s granskningsdirektiv är inte bindande rättsakter för tolkningen av unionsrätten (dom av den 19 december 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punkt 48). Bestämmelserna i EUIPO:s granskningsdirektiv kan inte i sig ha företräde framför bestämmelserna i förordning nr 2017/1001 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av förordning nr 2017/1001 och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1) och inte heller påverka unionsdomstolens tolkning av dessa direktiv. Tvärtom ska de läsas i enlighet med bestämmelserna i dessa förordningar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 juni 2012, Interkobo/harmoniseringsbyrån – XXXLutz Marken (my baby), T-523/10, EU:T:2012:326, punkt 29).
35 I EUIPO:s granskningsdirektiv, som klaganden har åberopat, förordas under alla omständigheter, för att det ska kunna anses att skyddsområdet omfattar ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk”, inte den formulering för specifikation som används i förevarande fall – det vill säga en kategori av varor som omfattas av det skydd som söks, och som följs av en kategori av varor som inte omfattas och som föregås av uttrycket ”utom”, vilket utan interpunktion följs av konjunktionen ”och” och en kategori av varor som ska anses ingå i skyddet.
Tolkningen av specifikationen för de äldre EU-varumärkena
36 I förevarande fall finner tribunalen att specifikationens lydelse i den engelska språkversionen, som är det språk på vilket ansökningarna om registrering av de äldre EU-varumärkena har lämnats in, kan ge upphov till två möjliga bokstavliga tolkningar.
37 I avsaknad av interpunktion, i synnerhet med avseende på att ett semikolon saknas mellan ”barnmat och livsmedel för invalider” och ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” eller ytterligare preciseringar, kan en möjlig bokstavstolkning av specifikationen innebära att såväl ”barnmat och livsmedel för invalider” som ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” omfattas av begränsningen ”utom”. Invändningsenheten och överklagandenämnden gjorde denna tolkning.
38 Enligt en annan möjlig bokstavlig tolkning som klaganden har föreslagit utesluts emellertid inte specifikationen för ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” ur specifikationen.
39 Härvid påpekar tribunalen för det första att EUIPO medgav den möjligheten under förhandlingen. Överklagandenämnden medgav för övrigt, i punkterna 19 och 20 i det överklagade beslutet, att andra tolkningar än den som överklagandenämnden gjorde var möjliga.
40 För det andra påpekar tribunalen, i likhet med klaganden, att det framgår av handlingarna i ärendet vid EUIPO, och i synnerhet av AxiCorp:s yttrande av den 16 mars och den 20 oktober 2016 samt av den 10 november 2017, att det var först i samband med överklagandet till överklagandenämnden som AxiCorp. hävdade att specifikationen inte omfattade ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” och att klaganden inte hade styrkt att dess varumärken verkligen hade använts för verkligt bruk av läkemedel eller preparat som sådana.
41 Registret syftar, såsom det har erinrats om i punkt 30 ovan, bland annat till att informera de ekonomiska aktörerna, inklusive nuvarande eller potentiella konkurrenter till innehavare eller varumärkessökande, om utomståendes rättigheter.
42 Det är således betydelsefullt att AxiCorp inte tolkade specifikationen restriktivt vid invändningsenheten. Eftersom AxiCorp inte framfört några tvivel om hur specifikationen ska tolkas, om vilken omfattning de produktkategorier har som omfattas av de äldre EU-varumärkena eller om de påstådda bristerna i bevisningen för användning i detta avseende vid den enheten, kan det konstateras dels att det inte finns något som tyder på att specifikationen tolkades på det sätt som invändningsenheten slutligen gjorde och som sedan bekräftats av överklagandenämnden, dels att det krav på klarhet och precision som tribunalen erinrat om ovan i punkt 30 var uppfyllt.
43 För det tredje påpekar tribunalen att även om överklagandenämndens tolkning av specifikationen – enligt vilken ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” inte omfattas – är möjlig med hänsyn till dess lydelse, har i den tolkningen inte i vederbörlig ordning tagits hänsyn till andra väsentliga omständigheter för att förstå räckvidden av nämnda specifikation, nämligen den faktiska viljan hos innehavaren av de berörda varumärkena och en önskan att ge den lydelsen en ändamålsenlig verkan, vilket utesluter en tolkning som leder till ett absurt resultat för rättsinnehavaren.
44 Tribunalen anmärker först och främst att den faktiska viljan hos den som ansökt om registrering av ett EU-varumärke inte är irrelevant enligt rättspraxis. Även om den anmärkningen gjordes i samband med en analys av omfattningen av det skydd för ett nationellt varumärke som följer av användningen av samtliga allmänna anvisningar i rubriken till en klass, har domstolen anmärkt att en situation där omfattningen av det skydd som ett varumärke ger beror på den behöriga myndighetens tolkningsmetod och inte på den verkliga viljan hos den som ansöker, riskerar att skada rättssäkerheten såväl för den som ansöker som för utomstående ekonomiska aktörer (dom av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punkt 60).
45 Om överklagandenämndens synsätt var korrekt, och registreringarna av äldre EU‑varumärken omfattade läkemedel utom sådana i vilka ”kemiska farmaceutiska preparat används”, det vill säga att de omfattade endast så kallade ”naturliga” eller ”vegetabiliska” preparat som inte innehåller kemiska ämnen eller syntetiska beståndsdelar, skulle sådana registreringar omfatta endast produkter som klaganden inte förutsett och som inte uttryckligen angetts i specifikationen för de varumärkena. Såsom framgår av punkt 44 ovan är ett sådant antagande oförenligt med kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet.
46 Det är visserligen riktigt att en bokstavstolkning av en specifikation för ett varumärke är den som ska prioriteras, men den principen är knappast användbar när två bokstavliga tolkningar är lika möjliga.
47 I ett sådant fall ska det, bland flera möjliga tolkningar av unionsrätten, ges företräde till den tolkning som inte leder till ett absurt resultat. Tolkningen av bestämmelser i unionsrätten grundar sig visserligen först och främst på deras lydelse, eftersom ett sådant tillvägagångssätt återspeglar de grundläggande principerna om förutsebarhet och rättssäkerhet. När textens lydelse är tvetydig eller om en bokstavlig tolkning leder till ett absurt resultat, kan denna betydelse emellertid revideras efter det att den placerats i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av samtliga bestämmelser i unionsrätten, av dess syften, och av den utveckling den nått vid den tidpunkt då den aktuella bestämmelsen ska tillämpas (förslag till avgörande av generaladvokaten Bobek i målet European Federation for Cosmetic Ingredients, C‑592/14, EU:C:2016:179, punkterna 36 och 37; se även, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Mayras förslag till avgörande i målet Fellinger, 67/79, EU:C:1980:23, s. 550).
48 Domstolen har tidigare haft tillfälle att utesluta tolkningar av unionsrättsliga bestämmelser som skulle leda till ett absurt resultat (se, för ett liknande resonemang, på området fri rörlighet för arbetstagare, dom av den 10 december 2009, Peśla, C‑345/08, EU:C:2009:771, punkterna 46 och 48, och, på området mönster och modeller, dom av den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions och EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P och C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punkt 96).
49 Tribunalen anser att övervägandena i punkterna 46–48 ovan ska tillämpas analogt i ett sådant fall som det förevarande, avseende tolkningen av specifikationen för ett äldre EU-varumärke.
50 Invändningsenheten, och i förekommande fall överklagandenämnden, ska nämligen tolka förteckningen över de varor och tjänster för vilka ett äldre EU‑varumärke har registrerats och för vilka det har begärts bevis för att varumärket verkligen har använts, för att fastställa skyddsomfånget för det varumärket och för att avgöra frågan om verkligt bruk av det, innan invändningen i egentlig mening avgörs. Det ankommer emellertid på dem att tolka ordalydelsen i förteckningen över de varor och tjänster som omfattas på det mest enhetligt möjliga sättet, inte bara med beaktande av dess bokstavliga innebörd och grammatiska konstruktion, utan även, om risk föreligger för ett absurt resultat, med beaktande av sammanhanget och den faktiska viljan hos innehavaren av detta varumärke beträffande dess räckvidd.
51 Tribunalen anser således att, om det, i samband med artikel 47.2 i förordning 2017/1001 och fastställandet av omfattningen av skyddet för ett äldre EU‑varumärke samt bedömningen av bevisningen för att det varumärket verkligen har använts, finns två möjliga bokstavliga tolkningar av specifikationen av detta varumärke, men en av dem skulle leda till ett absurt resultat vad gäller varumärkesskyddets omfattning, ska överklagandenämnden lösa svårigheten genom att välja den mest sannolika och förutsebara tolkningen av nämnda specifikation. Tribunalen konstaterar att det vore absurt att välja en tolkning av specifikationen som skulle leda till att alla klagandens varor uteslöts genom att, som varor som skyddas av de äldre EU-varumärkena, lämna denne endast varor för vilka han inte ansökt om skydd för sina varumärken.
52 I förevarande fall har överklagandenämnden i huvudsak likställt ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” med slutliga kemiska eller syntetiska farmaceutiska preparat. Samtliga bevis på användning av de äldre EU‑varumärkena har följaktligen underkänts, och detta trots de omständigheter enligt vilka klagandens huvudsakliga verksamhet var att saluföra farmaceutiska preparat och att dessa varumärken likväl hade registrerats för ”farmaceutiska preparat”. Såsom klaganden har gjort gällande skulle det vara absurt att anta att klaganden hade för avsikt att ansöka om registrering av ett EU-varumärke för en kategori av varor och därefter ha begränsat denna med en i stort sett likvärdig kategori av varor.
53 Den slutsatsen påverkas inte av den rättspraxis som nämnts i punkt 21 i det överklagade beslutet och av EUIPO i punkt 27 i svaromålet och under förhandlingen, till stöd, dels för avslag på en tolkning av specifikationen som gynnar klaganden, och dels för nödvändigheten av att tillämpa en strikt tolkning av den specifikationen, nämligen punkt 67 i beslut av den 6 februari 2014, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret (C‑301/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:235), punkt 31 i dom av den 11 november 2009, Frag Comercio Internacional/harmoniseringskontoret – Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (T-162/08, ej publicerad, EU:T:2009:432), punkt 62 i dom av den 6 april 2017, NANA FINK (T-39/16, EU:T:2017:263), och punkt 62 i dom av den 18 oktober 2018, Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (T-533/17, ej publicerad, EU:T:2018:698).
54 Det är härvidlag riktigt, för det första vad gäller den rättspraxis som nämns i punkt 21 i det överklagade beslutet, att unionsdomstolen i samband med invändningsförfarandet och jämförelsen av varorna och tjänsterna har medgett att det är möjligt att beskrivningen av de varor och tjänster som omfattas av ett äldre varumärke inte gör det möjligt att jämföra dem med dem som avses med ett sökt varumärke (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 6 februari 2014, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret, C‑301/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:235, punkt 67, och dom av den 11 november 2009, GREEN by missako, T-162/08, ej publicerad, EU:T:2009:432, punkt 31). Det är å andra sidan, vad gäller den rättspraxis som EUIPO har nämnt i punkt 27 i svaromålet och vid förhandlingen, riktigt att tribunalen påpekade att innehavaren av ett EU-varumärke inte kan dra fördel av ett åsidosättande av skyldigheten att ange varor eller tjänster på ett klart och tydligt sätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 april 2017, NANA FINK, T-39/16, EU:T:2017:263, punkt 48, och dom av den 18 oktober 2018, nuuna, T-533/17, ej publicerad, EU:T:2018:698, punkt 62).
55 De faktiska omständigheterna och skedet för förfarandet i de ovannämnda målen skiljer sig emellertid från dem i förevarande mål.
56 För det första framgick det inte i det mål som avgjordes genom beslut av den 6 februari 2014, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret (C‑301/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:235), vare sig av lydelsen av beskrivningen av de tjänster som avsågs med det äldre varumärket i det målet eller av de uppgifter som klaganden hade gjort gällande i förfarandet vid EUIPO, att skyddet för det varumärket omfattade andra varor eller tjänster än dem som omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen. Vidare kunde inte argumenten och bevisen på särdragen i den nationella rätt som påstods ha gjort det möjligt att precisera innebörden av beskrivningen av de tjänster som avsågs med det äldre varumärket i det målet inte beaktas, eftersom de hade åberopats för första gången vid tribunalen. Det är således under dessa särskilda omständigheter som domstolen har slagit fast att förstainstansrätten gjorde en riktig bedömning när den slog fast att beskrivningen av de tjänster som avsågs med det äldre varumärket i det målet inte gjorde det möjligt att jämföra dem med de varor som avsågs med det sökta varumärket.
57 Även om, för det andra, i det mål som avgjordes genom domen av den 11 november 2009, GREEN by missako (T-162/08, ej publicerad, EU:T:2009:432), de tjänster som avsågs med det äldre varumärket i det målet var alltför vaga för att det skulle vara möjligt att göra en verklig jämförelse med de tjänster som avsågs med det sökta varumärket i det målet, utgjorde skillnaderna mellan de aktuella kännetecknen ett tillräckligt skäl för att utesluta risk för förväxling trots att vissa varor som avsågs med de aktuella varumärkena var identiska eller liknade varandra.
58 Även om, för det tredje, i det mål som avgjordes genom domen av den 6 april 2017, NANA FINK (T-39/16, EU:T:2017:263), beskrivningen av vissa varor som omfattades av det äldre varumärket i det målet kunde uppfattas på två olika sätt (antingen som att den endast omfattade färdiga varor av läder och läderimitationer, eller som att den även omfattade ”läderimitationer”), var båda tolkningarna lika rimliga och ledde inte till en absurd specifikation.
59 För det fjärde angav tribunalen, i det mål som avgjordes genom domen av den 18 oktober 2018, nuuna (T-533/17, ej publicerad, EU:T:2018:698), att de varor som omfattades av de äldre varumärkena i fråga hade varit föremål för en viss precision, som överklagandenämnden inte kände till, och tribunalen kunde jämföra dem med de varor som omfattades av det sökta varumärket i det målet. Det målet avsåg således varken ett åsidosättande av kravet på klarhet och precision eller att specifikationen för de aktuella varorna eventuellt var absurd.
60 Under dessa omständigheter anser tribunalen att det endast är när de två möjliga bokstavliga tolkningarna av förteckningen över de varor och tjänster som avses med ett äldre EU-varumärke är lika rimliga och förutsebara som det, vid fastställandet av omfattningen av skyddet för det varumärket och bedömningen av den förebringade bevisningen för verkligt bruk, finns anledning att tillämpa den princip som följer av punkt 48 i domen av den 6 april 2017, NANA FINK (T‑39/16, EU:T:2017:263), enligt vilken innehavaren av ett EU-varumärke inte kan dra fördel av att hans skyldighet att ange varorna och tjänsterna på ett klart och precist sätt har åsidosatts.
61 Denna slutsats vederläggs inte heller av EUIPO:s argument att specifikationen innehåller ytterligare ett antal olika varor sedan syntetiska kemikalier uteslutits, såsom växtmedel. Ett sådant synsätt har nämligen samma svårigheter som dem som angetts ovan i punkt 45, det vill säga att registreringarna av äldre EU-varumärken följaktligen endast omfattar produkter som klaganden inte avsett och som inte uttryckligen nämnts i specifikationen, vilket skulle vara oförenligt med kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet.
62 Mot bakgrund av vad ovan anförts finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en felaktig tolkning av specifikationen när den ansåg att denna skulle tolkas så, att ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk” uteslöts och att de äldre EU‑varumärkena således omfattade läkemedel utom dem ”i vilka kemiska farmaceutiska preparat används”. Den sistnämnda kan nämligen tolkas så, att den innefattar dels ”farmaceutiska preparat”, dels ”kemiska preparat för farmaceutiskt bruk”, det vill säga syntetiska kemiska prekursorer i ren form som kan kombineras för läkemedelsändamål, det vill säga för att framställa de slutliga farmaceutiska preparaten i sig.
63 Härav följer att talan ska bifallas på den enda grunden, som avser åsidosättande av artikel 47.2 i förordning 2017/1001, och att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden ogillade överklagandet såvitt avser grunderna för invändningen i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001.
64 Vad gäller det andra yrkandet, som klaganden har framställt i andra hand, genom vilket klaganden i huvudsak har begärt att tribunalen ska utöva sin behörighet att ändra beslut enligt artikel 72.3 i förordning 2017/1001, erinrar tribunalen om att den befogenheten inte innebär att tribunalen får göra bedömningar i frågor som överklagandenämnden ännu inte har tagit ställning till. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de situationer då tribunalen, efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning, på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa det beslut som överklagandenämnden skulle ha fattat (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).
65 Tribunalen konstaterar emellertid att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den inte prövade samtliga bevis som förebringats för att styrka verkligt bruk av de äldre varumärkena.
66 Det ankommer inte på tribunalen att göra en prövning av ovannämnda bevis i samband med prövningen av den ansökan om ändring av det överklagade beslutet som klaganden framställt för första gången inom ramen för sitt andra yrkande.
67 Det ankommer därför på överklagandenämnden att fälla ett avgörande i detta avseende och meddela det beslut som det åligger den att avge i det överklagande som den fortfarande ska pröva (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 december 2014 i målet CEDC International/harmoniseringskontoret – Underberg (formen på ett grässtrå i en flaska), T-235/12, EU:T:2014:1058, punkterna 101 och 102 och 102 och där angiven rättspraxis).
68 Eftersom tribunalen inte kan utöva sin behörighet att ändra det överklagade beslutet, kan överklagandet inte bifallas på den andra grunden.
Rättegångskostnader
69 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.
70 Klaganden har vidare yrkat att tribunalen ska förplikta EUIPO att ersätta klagandens kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden. Tribunalen erinrar om att enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. EUIPO ska således förpliktas att ersätta klagandens nödvändiga kostnader i förfarandet vid överklagandenämnden.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
följande:
1) Det beslut som meddelades av femte överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 7 februari 2018 (ärende R 1473/2017–5) om ett invändningsförfarande mellan Alliance Pharmaceuticals Ltd och AxiCorp GmbH ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden ogillade överklagandet såvitt avser grunderna för invändning i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001.
2) Överklagandet ogillas i övrigt.
3) EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som Alliance Pharmaceuticals haft med anledning av förfarandet vid överklagandenämnden vid EUIPO.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 17 oktober 2019.
Underskrifter