Causa T‑308/06

Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products — Marchio nazionale figurativo anteriore BÚFALO — Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Potere di valutazione discrezionale dei fatti conferito dall’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Opposizione — Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito — Presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Assenza di disposizioni contrarie

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, n. 2)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Opposizione — Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito — Presa in considerazione — Presupposti — Elemento nuovo

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, n. 2)

3.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

1.      Emerge dalla formulazione dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento e che non è affatto proibito per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.

Per contro, risulta in modo altrettanto certo da detto testo che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’Ufficio. Siffatta presa in considerazione da parte dell’Ufficio, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento d’opposizione parte è, in particolare, giustificabile se l’Ufficio ritiene che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, che la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non si oppongano a tale presa in considerazione.

La possibilità per le parti nel procedimento dinanzi all’Ufficio di presentare fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie. Soltanto se tale condizione è soddisfatta, l’Ufficio dispone di un potere discrezionale quanto alla presa in considerazione di fatti e prove presentati tardivamente, come riconosciutogli dalla Corte interpretando l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

Tuttavia, utilizzando l’espressione «salvo disposizione contraria» a proposito delle disposizioni che possono limitare il potere discrezionale conferito all’UAMI dall’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, la Corte, nella citata sentenza 13 marzo 2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, non ha indicato espressamente a quali disposizioni del regolamento n. 40/94 venisse fatto riferimento. Essa non ha neppure precisato se tale espressione comprendesse anche il regolamento n. 2868/95 e, in particolare, la regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95.

Orbene, occorre rilevare che, dato che la Commissione ha adottato il regolamento n. 2868/95 ai sensi dell’art. 140 del regolamento n. 40/94, le sue disposizioni devono essere interpretate in conformità delle disposizioni di quest’ultimo regolamento.

Pertanto, sostenere che, in base alla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso ha l’obbligo di escludere i documenti tardivi senza poter applicare l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, significherebbe far prevalere l’interpretazione di una norma del regolamento di esecuzione in senso contrario ai chiari termini del regolamento generale.

Inoltre, salvaguardare la possibilità di ammettere prove complementari è conforme allo spirito della citata sentenza UAMI/Kaul. Nella causa all’origine di tale sentenza, la Corte ha giustificato l’ammissione di prove tardive in base ai principi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, in virtù dei quali l’esame nel merito di un’opposizione deve essere il più completo possibile, al fine di evitare la registrazione di marchi che successivamente potrebbero essere dichiarati nulli. Pertanto, tali principi possono prevalere sul principio di efficacia processuale sotteso alla necessità di rispettare i termini, se le circostanze del caso di specie lo giustificano.

Ne consegue che la regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 non può essere considerata come una «disposizione contraria» ai sensi della citata sentenza UAMI/Kaul.

(v. punti 22-24, 31-36)

2.      È senz’altro vero che il Tribunale ha già stabilito che l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario come attuato dalla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 nella versione applicabile prima della sua modifica da parte del regolamento n. 1041/2005, divenuta regola 22, n. 2, del medesimo regolamento, dopo tale modifica, dispone che la presentazione di prove dell’uso del marchio anteriore dopo la scadenza del termine a tal fine stabilito comporta, in linea di principio, il rigetto dell’opposizione, senza che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) abbia un margine di discrezionalità al riguardo.

Nondimeno, il Tribunale ha altresì stabilito che la regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95 non può essere interpretata nel senso che essa osta a che vengano considerati ulteriori elementi di prova, tenuto conto dell’esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine.

Orbene, anche se l’ammissione di prove dell’uso del marchio, fornite tardivamente, dovesse essere subordinata alla comparsa di un «elemento nuovo», esisterebbero valide ragioni a favore dell’ammissione di tali prove allorché l’«elemento nuovo», come previsto nella citata sentenza 12 dicembre 2007, causa T‑86/05, CORPO livre, è costituito dalla decisione della divisione di opposizione. Nel caso in cui l’opponente produca, nel termine stabilito, prove iniziali pertinenti, ritenendo in buona fede che esse siano sufficienti a supportare le sue pretese ed apprenda solo tramite la decisione della divisione di opposizione che dette prove non sono ritenute tali, non esiste alcuna ragione valida che impedisca di rafforzare o di chiarire il contenuto delle prove iniziali producendo prove complementari, qualora l’opponente chieda alla commissione di ricorso di procedere ad un riesame completo della causa.

L’argomento secondo il quale gli opponenti, che assumono l’onere della prova e devono soddisfare tale onere, hanno in genere la possibilità di presentare prove complete dall’inizio del procedimento, unitamente alle loro osservazioni, non è convincente. Per definizione, esiste anche, in tutti i casi in cui siano presentate prove tardive, un mancato rispetto del termine inizialmente stabilito. Se la semplice circostanza del mancato rispetto del termine fosse sufficiente ad escludere la possibilità di produrre prove complementari, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 non sarebbe mai applicabile e, pertanto, sarebbe privo di qualsiasi portata.

(v. punti 37-41)

3.      Un marchio è oggetto di un uso effettivo quando, conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici che hanno il solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. A tale proposito, il presupposto dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno.

Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro.

Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente a conservare o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi protetti dal marchio dipende così da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le caratteristiche di tali prodotti o servizi, la frequenza o la regolarità dell’uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici dell’impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all’uso del marchio che il titolare è in grado di fornire, rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione.

Per stabilire l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere ad una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Pertanto, non è necessario che l’uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente rilevante perché possa essere qualificato come effettivo.

D’altronde, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con calcoli di probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato.

(v. punti 47-52)