ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
представено на 20 юни 2017 година(1)
Дело C‑425/16
Hansruedi Raimund
срещу
Michaela Aigner
(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия)
„Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Марка на Европейския съюз — Връзка между иск за нарушение и насрещен иск за обявяване на недействителност“
1. Спорът, във връзка с който е отправено настоящото преюдициално запитване, е между двама търговци на стоки (билкови препарати, добавяни към високопроцентов алкохол), които са сходни или дори идентични, и имат едно и също наименование — „Baucherlwärmer“. Освен това едната от стоките е защитена с марка на Съюза, регистрирана в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)(2).
2. Притежателят на този отличителен знак (г‑н Hansruedi Raimund) предявява иск за нарушение на неговата марка, тъй като счита, че г‑жа Michaela Aigner, която продава стоките си под същото наименование, нарушава правата, произтичащи от предоставената с регистрацията закрила.
5. Oberster Gerichtshof (Върховен съд) следва да разреши по-специално въпроса дали съдебното решение в производството за нарушение на марката е можело да бъде валидно постановено преди постановяването на решение по насрещния иск. За да разсее своите съмнения в това отношение, посоченият съд отправя два преюдициални въпроса до Съда, който следва да се произнесе относно обхвата на Регламент (ЕО) №º207/2009(3) с оглед на два релевантни фактора: а) презумпцията за валидност на марките на Съюза и б) взаимодействието между исковете за нарушение на тези марки и евентуалните насрещни искове за обявяване на недействителност, които ответниците могат да предявят във връзка с първите.
6. Съображение 16 от него гласи:
„Необходимо е решенията относно валидността и нарушението на марките на Общността да имат действие и да се прилагат в цялата Общност, като това е единственият начин да се избегнат взаимнопротиворечиви решения на съдилищата и на Службата и засягане на единния характер на марките на [ЕС]. […]“.
7. Съгласно съображение 17:
„Следва да се избягват противоречиви съдебни решения, постановени в резултат на искове, които включват същите страни и които са подадени за същите факти въз основа на марка на [ЕС] и на паралелни национални марки. […]“.
8. Член 1, параграф 2, който е част от общите разпоредби на дял I, предвижда:
„2. Марката на [ЕС] има единен характер. Тя има едно и също действие в цялата Общност: тя може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност, и нейното използване може да бъде забранено само за цялата Общност. Настоящият принцип се прилага, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго“.
9. В дял VI, посветен на отказа, отмяната и недействителността, се съдържа раздел 3, уреждащ основанията за недействителност на марките на Европейския съюз, като член 52 от него съдържа следните абсолютни основания за недействителност, които са релевантни за настоящия спор:
„1. Марка на [ЕС] се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:
а) когато марката на [ЕС] е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7;
б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.
[…]“.
10. Релевантните за настоящото дело относителни основания за недействителност, са посочени в член 53, както следва:
„1. Марката на [ЕС] се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение:
[…]
в) когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4, и са изпълнени условията, посочени в същия параграф.
[…]“.
11. Дял X („Компетентност и процедура относно исковете, свързани с марките на ЕС“) съдържа раздел 2 относно споровете във връзка с нарушението и валидността на марките на ЕС, който от своя страна съдържа член 95, параграф 1 със следното съдържание:
„1. Държавите членки определят на тяхната територия възможно най-ограничен брой национални първоинстанционни и второинстанционни юрисдикции, наричани по-нататък „съдилища за марките на [ЕС]“, които изпълняват функциите, които са им предоставени съгласно настоящия регламент“.
12. Съгласно член 96 („Компетентност при нарушение и валидност“):
„Съдилищата за марките на [ЕС] имат изключителна компетентност
a) за всички искове за нарушение и, ако националният закон го позволява, при опасност от нарушение на правата върху марки на [ЕС];
[…]
г) за насрещни искове за отмяна или за обявяване на недействителност на марката на ЕС съгласно член 100“.
13. Член 99 („Презумпция за валидност — защита по същество“) гласи:
„1. Съдилищата за марките на [ЕС] приемат марката на [ЕС] за валидна, освен ако ответникът не оспори валидността ѝ чрез насрещен иск за отмяна или за обявяване на недействителност.
2. Валидността на марка на [ЕС] не може да бъде оспорена чрез иск за констатиране на ненарушение.
3. При исковете, посочени в член 96, букви а) и в)(4) възражение за отмяна или за недействителност на марката на [ЕС], направено не чрез насрещен иск, а по друг начин, е допустимо доколкото ответникът се позовава на това, че правата на притежателя на марката на [ЕС] биха могли да бъдат прекратени поради недостатъчно използване, или че марката на [ЕС] би могла да бъде обявена за недействителна поради съществуването на по-ранно право на ответника“.
14. Член 100 предвижда:
„1. Насрещният иск за отмяна или за обявяване на недействителност може да се основава само на основанията за отмяна или за недействителност, предвидени в настоящия регламент.
2. Съдът за марките на [ЕС] отхвърля насрещния иск за отмяна или за обявяване на недействителност, ако решение, взето от Службата между същите страни въз основа на иск, имащ същия предмет и същото основание, вече е станало окончателно.
[…]“.
15. Относно случаите, в които са налице свързани искове, предявени пред различни съдилища или пред съд за марките на Съюза и пред EUIPO, член 104 посочва:
„1. Освен при наличие на особени причини за продължаване на производството, съд за марките на [ЕС], сезиран с един от исковете, посочени в член 96, с изключение на иска за констатиране на ненарушение, спира производството, по своя инициатива, след изслушване на страните, или по искане на една от страните и след изслушване на другите страни, когато валидността на марката на [ЕС] е вече оспорена пред друг съд за марките на [ЕС] с насрещен иск, или когато иск за отмяна или за обявяване на недействителност е бил подаден пред Службата.
2. Службата, освен при наличие на особени причини за продължаване на производството, сезирана с иск за отмяна или за обявяване на недействителност, спира производството, по своя инициатива след изслушване на страните или по искане на една от страните и след изслушване на другите страни, когато валидността на марката на [ЕС] е вече оспорена пред съд за марките на [ЕС] с насрещен иск пред съда за марките на [ЕС]. […]“.
II. Фактическа обстановка по спора и преюдициални въпроси
А. Фактическа обстановка(5)
16. През осемдесетте и деветдесетте години на миналия век бащата на г‑жа Aigner се е занимавал с продажбата на стоки, включително на билки и препарати от подправки и билки, които е предлагал в магазина си, както и извършвайки амбулантна търговия — на панаири, пазари и на улицата.
17. През 2000 г. г‑жа Aigner поема търговията на баща си под фирмата „Kräuter Paul“ („Билков магазин Paul“) и продава по-специално билкова смес за накисване във високопроцентов алкохол, която се нарича „Baucherlwärmer“(6).
18. Г‑н Raimund е работил с бащата на г‑жа Aigner до 1998 г., когато става негов конкурент. Под фирмата „Bergmeister“ той продава препарат на базата на подправки, който приблизително от 2000 г. нататък също нарича „Baucherlwärmer“ и който се използва за същите цели, има същите свойства и предизвиква същия ефект както препаратът на неговия конкурент.
19. С цел да си осигури изключителните права върху знака, на 28 април 2006 г. г‑н Raimund регистрира (словната) марка на Съюза „Baucherlwärmer“ за класове 5, 29, 30 и 33 от Ницската спогодба(7) с дата на приоритет 17 май 2005 г., когато е подадена заявката.
20. Според г‑н Raimund по повод на панаир във Waldviertel (Долна Австрия) и на други пазари в региона на Горна Австрия и на Залцбург през юли 2006 г. той установява, че г‑жа Aigner предлага и продава неговия продукт с наименованието „Baucherlwärmer“.
21. Тъй като счита, че г‑жа Aigner нарушава правата му, произтичащи от марката на Съюза, г‑н Raimund предявява срещу нея иск за нарушение на марката пред Handelsgericht Wien (Търговски съд, Виена), който действа в Австрия като първоинстанционен съд за марките на Съюза.
Б. Ход на производството по спора
22. В производството за нарушение на правото му върху марката г‑н Raimund иска г‑жа Aigner да бъде осъдена: i) да спре използването на знака „Baucherlwärmer“ за стоките и услугите от посочените класове (иск за преустановяване на нарушение); ii) да изтегли от пазара всеки продукт или акт, в който е материализирано нарушението на правото върху марката (иск за премахване на последиците от нарушението)(8) и iii) да се публикува съдебното решение (иск за оповестяване).
23. Наред с останалите доводи в своя защита г‑жа Aigner изтъква и обстоятелството, че г‑н Raimund е придобил недобросъвестно правата върху марката на Съюза, нарушавайки добрите нрави. Известно време след това тя предявява насрещен иск за недействителност на регистрираната от г‑н Raimund марка, като се основава на същите доводи.
24. Първоинстанционният съд Handelsgericht Wien (Търговски съд Виена) спира производството по насрещния иск до приключване на производството по иска за нарушение с влязло в сила съдебно решение.
25. Спирането на делото обаче е отменено от Oberlandesgericht Wien (Върховен регионален съд Виена) вследствие на подадената с тази цел частна жалба, поради което производството по насрещния иск продължава да бъде висящо пред първоинстанционния съд(9), без до този момент да има постановено съдебно решение по него. В замяна на това искът за установяване на нарушение е отхвърлен с решение на първоинстанционния съд от 17 май 2015 г., като се приема за доказана недобросъвестността на г‑н Raimund при подаване на заявката за регистрация на марката в съответствие с възражението на г‑жа Aigner.
26. Решението на първоинстанционния съд е потвърдено с решение на въззивния съд от 5 октомври 2015 г. Съгласно последното член 99 от Регламент №º207/2009 допуска в рамките на споровете относно нарушение на марката ответникът да повдигне възражение за недобросъвестност на притежателя (тогава заявител) на посочения знак, ако ответникът оспори с насрещен иск валидността на регистрираната марка, макар да не е произнесено решение по последния. Следователно предвиденото в член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009 изискване е изпълнено.
27. Според въззивния съд към момента, в който г‑н Raimund е поискал регистрацията на марката, той отдавна е знаел, че г‑жа Aigner, а преди това и нейният баща са използвали знака „Baucherlwärmer“ за продукт, който е много сходен с неговия. Заявката на г‑н Raimund е имала за цел да възпрепятства по-нататъшното използване на този знак от страна на г‑жа Aigner.
28. Oberlandesgericht Wien (Върховен регионален съд Виена) потвърждава окончателно, че регистрираната от г‑н Raimund марка е недействителна съгласно член 52, параграф 1, буква б) от Регламент №º207/2009 поради недобросъвестност при подаване на заявка за нея. Поради това марката не може да се противопостави на г‑жа Aigner.
29. Oberster Gerichtshof (Върховен съд) следва да се произнесе по касационната жалба срещу решението на въззивната инстанция, постановено в производството за нарушение на правото върху марката. Пред касационния съд притежателят на марката г‑н Raimund добавя, че по-долните инстанции не са можели да се произнесат по възражението за недобросъвестност в производството по иск за нарушение на марката, без преди това да са съединени двата иска (искът за нарушение и насрещният иск за недействителност) или преди да е постановено окончателно решение в производството по насрещния иск.
30. Запитващата юрисдикция обяснява, че съгласно член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009 възражението за недействителност може да бъде уважено единствено ако ответникът в производството по иск за нарушение „оспори валидността“ на марката чрез насрещен иск. Посочената юрисдикция твърди, че ако посочената разпоредба се тълкува буквално, съдържащото се в нея изискване би било изпълнено със самото предявяване на насрещен иск. В замяна на това, ако се вземе предвид целта на разпоредбата, следва да се отбележи, че тя е насочена към избягване на несъответствията между правните положения inter partes, произтичащи от производството по иск за нарушение, и свързаните с действието erga omnes на решението за обявяване на недействителността на марката в производството по насрещен иск.
31. Според запитващата юрисдикция, макар законодателят на Съюза принципно да установява, че иск за нарушение може да се отхвърли единствено поради наличието на надлежно установено основание за недействителност на марката, с действие erga omnes, в австрийското вътрешно право това не е така. От една страна, правната уредба на производствата по искове за нарушение на националните марки не предвижда обявяването erga omnes на тяхната недействителност в случай на предявяване на насрещен иск(10). От друга страна, в рамките на иск за нарушение на същата национална марка обявяването на недействителност е възможно само като „преюдициален въпрос“ и има правно действие единствено inter partes.
32. В сферата на марките на Съюза запитващата юрисдикция счита, че за да се гарантира, че може да бъде уважено възражението за недействителност на марка, направено в производство по иск за нарушение, едновременно с това тази марка трябва да е обявена за недействителна в съдебно производство.
33. Oberster Gerichtshof (Върховен съд) обобщава трите възможности и свързаните с тях съмнения, а именно дали:
– „е достатъчно насрещният иск да бъде само предявен, така че искът за нарушение на правата върху марката може да бъде отхвърлен още преди постановяването на решението по предявения насрещен иск на основание недобросъвестното придобиване на правата върху марката, или
– искът за нарушение на правата върху марката може да бъде отхвърлен на това основание само ако поне едновременно марката бъде обявена за недействителна въз основа на насрещния иск, или
– възражението за недобросъвестно придобиване на правата върху марката може да бъде уважено в рамките на производството относно нарушаването на правата върху нея само когато въз основа на насрещния иск марката е обявена за недействителна със сила на пресъдено нещо“(11).
34. При тези обстоятелства Oberster Gerichtshof (Върховен съд) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Може ли иск за нарушение на права върху марка на ЕС (член 96, буква а) от Регламент […] № 207/2009 […]) да бъде отхвърлен поради повдигнато възражение за недобросъвестност при подаването на заявката за марката (член 52, параграф 1, буква б) от Регламент […] № 207/2009 […]), ако ответникът е предявил на това основание насрещен иск за обявяване на недействителността на марката на ЕС (член 99, параграф 1 от Регламент […] № 207/2009 […]), но съдът още не се е произнесъл по него?
2) При отрицателен отговор на първия въпрос, може ли съдът да отхвърли иска за нарушение на права върху марката поради повдигнатото възражение за недобросъвестност при подаването на заявката за тази марка, ако при това поне едновременно уважи насрещния иск за обявяване на недействителността на марката, или при всички случаи трябва да изчака да влезе в сила решението по насрещния иск, за да се произнесе по иска за нарушение на правата върху марката?“.
III. Производството пред Съда и основните доводи на страните
А. Производството
35. Актът за преюдициалното запитване постъпва в секретариата на Съда на 1 август 2016 г.
36. Двете страни в главното производство представят писмени становища.
37. Съдът преценява, че не е необходимо да се провежда съдебно заседание съгласно член 76, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда.
Б. Обобщение на представените становища
38. Г‑н Raimund подкрепя последната от трите посочени от запитващата юрисдикция възможности, т.е. че за да бъде отхвърлен по същество искът за нарушение на марката, е необходимо недействителността да бъде обявена с влязло в сила решение въз основа на насрещен иск (или евентуално въз основа на постановено по административен ред решение).
39. Г‑н Raimund отхвърля първата възможност (че самото предявяване на насрещния иск е достатъчно, за да се спази изискването по член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009), като посочва, че тази възможност не е в съответствие с целта на посочената разпоредба. Поради това г‑н Raimund споделя становището на запитващата юрисдикция, че когато става въпрос за обявяване на недействителността на дадена марка системата на Регламент №º207/2009 — в светлината и на член 104 от него — отдава предпочитание на насрещните искове пред възраженията в производствата по искове за нарушение. Това предпочитание произтича от правното действие erga omnes на съдебните решения, постановени в първата хипотеза, за разлика от обикновеното действие inter partes на решенията, постановени във втората.
40. Освен това г‑н Raimund счита, че е немислимо законодателят на Съюза да приеме за достатъчен само формалния акт на предявяване на насрещния иск. Ако бъде възприета тезата, че такова предявяване е достатъчно, за да може да се счита за изпълнено изискването по член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009, член 100, параграф 7 от този регламент би бил лишен от съдържание.
41. Г‑н Raimund отхвърля и втората възможност (необходимост от едновременно постановяване на решение по иска за нарушение и по насрещния иск), тъй като тя не способства за избягването на противоречиви решения, както признава самият Oberster Gerichtshof (Върховен съд) в акта за преюдициално запитване(12).
42. Поради това г‑н Raimund защитава третата възможност (да не се постановява решение по иска за нарушение, докато не е налице влязло в сила решение по обратния иск за недействителност), тъй като при тази възможност се зачита действието erga omnes на решенията за обявяване на недействителността на марката въз основа на насрещен иск. В подкрепа на това тълкуване г‑н Raimund изтъква съображения за процесуална икономия.
43. От своя страна г‑жа Aigner изтъква доводи в защита на първата посочена от запитващата юрисдикция възможност. Тя основава становището си на буквалното тълкуване на член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009. Според нея тази разпоредба изисква единствено да е предявен насрещен иск (достатъчно е да се „оспори“ валидността на марката), а не по иска да е постановено съдебно решение, а още по-малко то да е влязло в сила.
44. Освен това г‑жа Aigner счита, че съгласно член 99, параграф 3 от Регламент №º207/2009 е възможно при защитата срещу иска за нарушение да се повдигне възражение за недействителност на марката поради недобросъвестност на нейния притежател, тъй като такава марка „би могла да бъде обявена недействителна“, когато съществува по-ранно право на ответника, без изобщо да се споменава влязло в сила решение за обявяване на недействителност.
45. Г‑жа Aigner подчертава, че нито съдържанието, нито целта на посочения член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009 потвърждават интереса да се предотврати приемането на различни решения в производствата за нарушение (с действие inter partes) и за обявяване на недействителност (erga omnes) на марката. Този проблем, с който законодателят на Съюза вече е запознат и допуска съществуването му, трябва да бъде разрешен в рамките на националното право, още повече че приетият впоследствие Регламент 2015/2424 не изменя релевантните разпоредби.
46. Накрая, при условията на евентуалност, в случай че Съдът не възприеме нейното становище, г‑жа Aigner предлага на втория преюдициален въпрос да се отговори в смисъл, че отхвърлянето на иска за нарушение на марката предполага поне едновременното обявяване на недействителността на марката въз основа на насрещен иск, което изисква съединяване на делата. В противен случай не се премахва рискът от постановяване на различни решения по същество.
IV. Анализ
A. Предварителни бележки
47. Особеностите на този спор могат да объркат свикналите със система на гражданското съдопроизводство, в която насрещният иск (и не само в контекста на правото относно марките) се предявява в същото производство и пред същия съд, който разглежда основния иск, и се произнася едновременно по единия и другия с едно-единствено съдебно решение(13).
48. Съгласно акта за преюдициално запитване изглежда, че австрийското гражданско процесуално право не се подчинява непременно на тези правила, поради което считам за удачно да направя следната забележка, която способства за по-доброто разбиране на спорните въпроси.
49. На първо място, Oberster Gerichsthof (Върховен съд) посочва, че съгласно австрийския Граждански процесуален кодекс „съдът ще разгледа (като преюдициален въпрос) възражението за недействителност на национална марка в рамките на делото относно нарушението на правата върху марката дори и когато ответникът не е подал искане до Патентната служба за заличаване на марката (не е предвидена възможност за предявяване на насрещни искове във връзка с националните марки)“(14). Oberster Gerichsthof обаче признава, че това не е така, когато става дума за марките на Съюза.
50. На второ място, ако насрещният иск принципно се счита за насрещно искане, предявено от ответника в производство, образувано срещу него от ищеца пред същия съд(15), от формална гледна точка г‑жа Aigner не е допуснала грешка, като е предявила подобен иск по спора, тъй като го е направила пред компетентния в Австрия съд за марките на Съюза(16).
51. На трето място, от друга гледна точка следва да се вземе предвид, че запитващата юрисдикция отправя своите въпроси, изхождайки от предпоставката, че в настоящия случай искът за нарушение на марката не може да се отхвърли на основания, различни от недобросъвестността на заявителя на марката (като например липсата на вероятност от объркване между стоките на страните по спора). Тя приема, че при наличието на подобни обстоятелства не е непременно необходимо съдът предварително да е постановил решение по насрещния иск.
Б. По първия преюдициален въпрос
52. Допуска ли член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009 иск за нарушение на права върху марка да бъде отхвърлен на основание недобросъвестност на заявителя на марката, когато на свой ред ответникът е предявил насрещен иск (на основание на същата недобросъвестност) с цел обявяване на недействителността на марката, и все още не е постановено решение по посочения насрещен иск. Това е накратко първоначалното съмнение на запитващата юрисдикция.
53. Считам, че би било прекалено опростенческо да се отговори на този въпрос, като се вземе предвид единствено буквалният текст на член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009. При липса на друга съдебна практика (тъй като, освен ако не греша, тази разпоредба не е тълкувана от Съда досега) отправна точка за отговора трябва да са два елемента, на които се основава членът, предмет на тълкуване, както и други разпоредби в същия нормативен контекст.
54. Първият от тези елементи е единният характер на марката на Съюза, чието значение не трябва да се пренебрегва. Съгласно съображение 3 от Регламент №º 207/2009 целта на последния е да се установят правила за марките на Съюза, които им предоставят еднаква защита, така че да разгърнат действието си върху цялата територия на Съюза.
55. Посочената цел се конкретизира в член 1, параграф 2 от Регламент №º207/2009, съгласно който марка на Съюза има единен характер, има едно и също действие в целия Съюз и може да бъде регистрирана, прехвърляна, да бъде предмет на отказ, на решение за отмяна или за обявяване на недействителност и нейното използване може да бъде забранено само за целия Съюз(17).
56. Съображения 16 и 17 от същия регламент са релевантни във връзка с единния характер на правото на индустриална собственост на Съюза. Съгласно тези съображения, от една страна, е необходимо решенията относно валидността и нарушението на правата върху марките на ЕС да имат действие в целия Съюз, за да се избегнат взаимнопротиворечиви решения на съдилищата и на Службата, които биха засегнали единния характер на тези марки. От друга страна, тези съображения подчертават необходимостта да се избегнат противоречиви съдебни решения по дела между едни и същи страни и във връзка с едни и същи факти въз основа на дадена марка на Съюза и на паралелни национални марки(18).
57. Вторият релевантен елемент е презумпцията за валидност, от която се ползват марките на Съюза, след като EUIPO е упражнила контрол при разглеждане на заявката за регистрация. Спазването на принципа на законоустановеност означава да се признае пълната ефективност на тези марки (доколкото тяхната регистрация е акт, издаден от служба на Съюза), докато тяхната недействителност не бъде обявена с друг акт в обратен смисъл, който е издаден от компетентен орган и е влязъл в сила(19).
58. Правната уредба на тази презумпция се съдържа и в член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009, който задължава всички заинтересовани лица, включително националните съдилища, принципно да приемат за валидни марките на ЕС.
59. Способите за оспорване на тази валидност са установени в член 52, параграф 1 от същия нормативен акт и се свеждат до два: а) административното производство пред EUIPO въз основа на искане на една от страните(20) и б) насрещният иск, предявен във връзка с иск за нарушение на марката, тоест става дума за оспорване по съдебен ред пред националните съдилища за марката на Съюза.
60. От посочените разпоредби, разглеждани във връзка една с друга, следва, че съдилищата за марките на Съюза нямат право да разглеждат служебно недействителността на дадена марка и че в рамките на споровете, с които те са сезирани, въз основа на насрещен иск ответникът следва да поиска обявяване на недействителността(21) на марката, в чието нарушение той е упрекван в рамките на главното производство(22).
61. Член 99, параграф 3 от Регламент №º207/2009 обаче позволява ответникът по иск за нарушение на марка(23) да направи възражение за недействителност, без да е длъжен да предявява насрещен иск, но само ако се позове по-ранно право върху спорния знак(24). Настоящият случай не е такъв.
62. Тълкуването на член 52, параграф 1 и на член 53, параграф 1 във връзка с член 99, параграфи 1 и 3 и с член 100, параграф 1 от Регламент №º207/2009 сочи, че по съдебен ред недействителността на марка на Съюза може да бъде претендирана единствено посредством насрещен иск. Той трябва да бъде предявен на някое или някои от основанията, изброени в посочените член 52 (абсолютни основания за недействителност) и член 53 (относителни основания за недействителност) от този регламент. Единственото изключение от това правило, което се съдържа в член 99, параграф 3 от регламента и което споменах по-горе, не е приложимо по настоящото дело.
63. Това решение на законодателя на Съюза е в съответствие с единния характер на марката и с целта да не бъдат постановявани противоречиви съдебни решения относно един и същ отличителен знак, вписан в регистъра на EUIPO.
64. Съдебните решения, постановени в производства за нарушение на марките на Съюза, имат действие inter partes, така че след като станат окончателни, силата на пресъдено нещо обвързва единствено лицата, които са били страни в съответното производство. В замяна решенията, с които се обявява недействителността на марката, като се уважава насрещният иск, имат действие erga omnes. От това следва, че съгласно член 100, параграф 6 от Регламент №º207/2009 EUIPO трябва да впише в регистъра съдебното „решение[…]“ (за обявяване на недействителност), което има обратно действие, тоест ex tunc(25).
65. Ако се приеме, че всеки ответник в производство за нарушение на марка може просто да противопостави под формата на възражение основанията за недействителност (абсолютни и относителни) на тази марка, би възникнал риск сходни искове, предявени от притежателя на правото пред различни съдилища, да доведат в някои случаи до обявяване на недействителност на марката, а в други, до обратното решение. Следва да се има предвид, че по силата на член 97, параграф 5 от Регламент №º207/2009 при предявяване на иск за нарушение притежателят има възможността да избере forum delicti commissi като алтернатива на местоживеенето на ответника(26).
66. Следователно волята на законодателя на Съюза е била валидността на този вид марки да се оспорва единствено по съдебен ред въз основа на насрещен иск пред националния съд. Едновременно с това законодателят е създал механизъм за сигурност с оглед на справяне с евентуалното наличие на множество искове, както за нарушение, така и насрещни — уреденото съгласно член 104, параграф 1 от Регламент №º207/2009 спиране на производството.
67. С оглед на това не може да се възприеме предложеното от г‑жа Aigner тълкуване на член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009. Според нея възражението за недействителност на марката може да бъде уважено в рамките на иск за нарушение, при условие че насрещният иск е предявен (макар още да не е постановено решение по него).
68. Както правилно посочва запитващата юрисдикция, това решение е несъвместимо с целта на разпоредбата. Неразбираемо е защо законодателят на Съюза задължава съда да спре производството, когато съществува висящ процес между две съдилища за марки, като средство да се избегнат решения различни съдебни решения по един и същ предмет, но не налага това задължение, когато искът за нарушение и насрещният иск бъдат разпределени на един и същ съд за марките на Съюза (макар той да действа посредством два различни съдебни състава).
69. Несъмнено по силата на своята процесуална автономия(27) всяка държава следва да установи организацията на своите съдилища за марките на Съюза и да определи действащите по отношение на тях процесуални правила, без да се ограничава със спазването на съдържащите се в Регламент №º207/2009. Системата на предоставяне на правомощия (и в същия смисъл тази за разпределяне на дела в рамките на една и съща юрисдикция, включваща няколко съдебни състава) на националните съдилища за марките на Съюза обаче не може да застрашава целта да се предотврати постановяването на противоречиви съдебни решения относно една и съща марка.
70. В рамките на системата за оспорване по съдебен ред на марките на Съюза се прави разлика между защита по същество (възражения) и насрещни искове. Ответникът може да повдигне възражение за недействителност на марката, за да оспори иск за нарушение, само когато самият той притежава по-ранно право върху този знак (член 99, параграф 3 от Регламент №º207/2009, цитиран по-горе)(28).
71. Извън тази хипотеза ответник по иск за нарушение на марка на Съюза, който поддържа, че тя е недействителна, трябва да претендира обявяването на тази недействителност посредством насрещен иск. Предявената по този начин претенция за обявяване на недействителност по необходимост придобива преюдициален характер по отношение на самия иск за нарушение, тъй като презумпцията за валидност на марката е поставена под съмнение. Преди да се разгледа въпросът дали са нарушени присъщите на марката права, като преюдициален въпрос sine qua non следва да се разреши въпросът за валидността на отличителния знак и именно това обстоятелство се поставя под съмнение от ответника с насрещния му иск.
72. От процесуална гледна точка не е логично искът за нарушение да се отхвърли (освен в случая, посочен от запитващата юрисдикция), без да се разсеят съмненията относно недействителността на марката, изразени в насрещния иск. И такава липса на логика е налице както ако исковете се разглеждат от различни съдилища за марките на Съюза, така и ако те се разглеждат поотделно от различни състави на един и същи съд (в настоящия случай Handelsgericht Wien, Търговски съд Виена).
73. Поради това на първия преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009 следва да се тълкува в смисъл, че при предявен насрещен иск, с който се претендира недействителност на марката на Съюза на основание на недобросъвестността на нейния притежател при регистрацията ѝ, съдът, компетентен да разгледа главния иск за нарушение на посочената марка, не може да уважи това основание за недействителност, изтъкнато посредством възражение, преди да е постановено решение по насрещния иск.
В. По втория преюдициален въпрос
74. Вторият преюдициален въпрос на Oberster Gerichtshof (Върховен съд) се поставя, в случай че на първия въпрос се отговори отрицателно, както предлагам аз.
75. В този случай, при така изложените обстоятелства, съмнението на запитващата юрисдикция се основава на обстоятелството, че съдът за марките на Съюза следва да изчака постановяването на решение по насрещния иск, за да се произнесе относно нарушението на марката. Достатъчно ли е обаче решението по насрещния иск да е постановено, или е необходимо то да е влязло в сила?
76. Ако решението по насрещния иск е благоприятно за ответника (тоест ако бъде обявена недействителността на отличителния знак), съдът за марките би могъл, съобразно установеното в националното право(29), както да отхвърли иска за установяване на нарушение, така и да постанови, че неговият предмет вече е отпаднал, тъй като е невъзможно да бъде нарушена марка, която е загубила ex tunc предоставената ѝ с регистрацията защита.
77. Посредством спирането на производството за нарушение до постановяването на решение по насрещния иск компетентният съд се съобразява с целта да се избегнат противоречиви съдебни решения, които биха могли да подложат на риск единния характер на марката на Съюза.
78. Oberster Gerichtshof (Върховен съд) обаче се опасява, че процесуалните действия на страните в производствата по иска за нарушение и по насрещния иск могат отново да подкопаят съгласуваността, постигната с едновременно постановените съдебни решения, например чрез обжалване само на едно от тях пред по-горната инстанция(30).
79. В този контекст Oberster Gerichtshof (Върховен съд) си задава въпроса дали именно за да се изключи евентуалното противоречие, трябва да се изисква от първия съд да не се произнася по спора относно нарушението на марката, докато съдебното решение, с което се уважава насрещният иск, придобие сила на пресъдено нещо.
80. Според мен Регламент №º207/2009 не съдържа сигурно правило, по силата на което компетентният съд следва да изчака влизането в сила на съдебното решение, с което се уважава насрещният иск. Но той не съдържа и правило, което да е пречка в тази насока.
81. Сред разпоредбите на Регламент №º207/2009, в които изрично се споменава силата на „пресъдено нещо“ на съдебното решение(31), член 56, параграф 3 я свързва с хипотезата, в която съд на държава членка се е произнесъл по искане със същия предмет и същото основание, между същите страни и неговото решение вече е окончателно (тоест не може да бъде отменено и не подлежи на по-нататъшно обжалване)(32).
82. Тези разпоредби обаче изобщо не уреждат положението на постановените по съответните дела решения, докато станат окончателни. Вероятно обяснението за липсата на правна уредба в това отношение е, че Регламент №º207/2009 разглежда окончателните съдебните решения от гледна точка на съгласуваността между решенията на Службата и тези на националните съдилища за марките на Съюза. Целесъобразно е този аспект да се разгледа накратко.
83. За разлика от процедурата по регистрация на марките на Съюза, уредена в системата на Регламент №º207/2009 като изключителна функция на EUIPO, която не допуска каквото и да е решение от страна на национален съд(33), компетентността за обявяване на недействителността на марка на Съюза е възложена съвместно на националните съдилища за марките на Съюза и на Службата.
84. Тази компетентност обаче следва да се упражнява алтернативно и по изключителен начин, тоест само първият от тези два органа, който разглежда спора(34) (независимо дали това е съд за марките на Съюза, пред който е предявен насрещният иск, или EUIPO, ако пред нея е подадено искане за обявяване на недействителност), би могъл да се произнесе относно валидността на правото на индустриална собственост. С цел да се избегне постановяването на противоречиви решения другият орган трябва да спре производството пред него до постановяване на решение в първото производство съгласно член 104 от Регламент №º207/2009.
85. При все това спирането(35) и задължението (по член 100, параграф 6 от същия регламент) на националния съд за марките на Съюза да уведоми EUIPO, когато неговото решение, с което се уважава предявено с насрещен иск искане за обявяване на недействителността на някоя от тези марки придобие сила на пресъдено нещо, съставляват механизмите, с които законодателят иска да осигури съгласуваност на решенията относно недействителността и съответствието на регистъра за марките на Съюза с действителното положение във връзка с вписаните в него знаци.
86. Когато един и същи съд следва да се произнесе в различни моменти по иска за нарушение на марката и по насрещния иск, с който се претендира обявяване на недействителността на този отличителен знак, съгласуването със собственото му решение по насрещния иск ще е пречка решението по иска за нарушение да е с противоречив характер. Но в светлината на Регламент №º207/2009 не установявам правно основание от посочения съд да се изисква да спре (второто) производство, за да вземе предвид евентуалните поврати в хода на производството по спора пред по-горните инстанции.
87. Поради задължението на съда за марките на Съюза, посочено при разглеждането на първия преюдициален въпрос, той следва да изчака решението по насрещния иск, за да се произнесе (едновременно с това или впоследствие, в зависимост от националните процесуални разпоредби) по иска за нарушение. След като решението по първия иск е постановено, не считам, че това задължение непременно трябва да бъде обвързано от процесуалните стратегии на страните, които в известна степен зависят от вероятността за уважаване на техни бъдещи жалби.
88. Споделям становището на Oberster Gerichtshof (Върховен съд), че обвързването на решението по иска за нарушение с поведението на страните във връзка с последващите жалби срещу решението за уважаване на насрещния иск най-вероятно би предизвикало сериозно забавяне на неговото изпълнение. Целта да се предотврати постановяването на различни съдебни решения относно една и съща марка, вече е изпълнена чрез даване на приоритет на постановеното решение по насрещния иск, като то се вземе предвид при произнасянето по иска за нарушение.
89. Тъй като страните по двата спора са едни и същи, макар да имат противоположно процесуално положение, те разполагат с едни и същи средства за защита и следва да понасят последиците от собствените си действия. Несъмнено всяка от страните може да забави момента на придобиване на сила на пресъдено нещо на решенията на първоинстанционния съд посредством по-нататъшни жалби, но тази вероятност не трябва да има приоритет пред задължението на съда, длъжен да разреши спора, с който е сезиран.
90. Предвид изложеното искам да уточня, че макар Регламент №º207/2009 да не изисква от съда, който разглежда иска за нарушение, да изчака влизането в сила на решението по насрещния иск, не установявам също така никаква разпоредба от посочения нормативен акт, която да не допуска подобно отсрочване. Процесуалните разпоредби на всяка държава членка, съобразно даденото им тълкуване от страна на нейните върховни съдилища, могат да бъдат в единия или в другия смисъл, тъй като по този въпрос не съществуват разпоредби от правото на Съюза.
91. Възможно е да не бъде подадена жалба срещу решението по насрещния иск, като в този случай постановилият го съд е длъжен да уведоми EUIPO за него, след като то придобие res judicata. Тъй като срокът за обжалване не е прекомерно дълъг, не виждам пречка, преди да се произнесе по иска за нарушение, националният съд да изчака решението по насрещния иск да влезе в сила. Обратно, ако то бъде обжалвано, посоченият съд следва да прецени особеностите на производството по иска за нарушение(36) и ако е целесъобразно, да спре това производство до влизането в сила на решението по насрещния иск.
92. С оглед на изложените обяснения считам, че на втория преюдициален въпрос трябва да се отговори в смисъл, че съдът за марките на Съюза може да отхвърли иска за нарушение на права върху марка на основание недобросъвестността на лицето, подало заявка за регистрацията ѝ, когато поне едновременно с това се уважи насрещният иск, с който се претендира обявяване на недействителността на тази марка на същото основание. Правото на Съюза не задължава посочения съд да изчака влизането в сила на съдебното решение по насрещния иск, за да може да се произнесе по иска за нарушение, но също така не се противопоставя на възможността той да направи това.
V. Заключение
93. По изложените съображения предлагам на Съда да отговори на отправените от Oberster Gerichtshof (Върховен съд, Австрия) въпроси по следния начин:
„1) Член 99, параграф 1 от Регламент №º207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността следва да се тълкува в смисъл, че при предявен насрещен иск, с който се претендира недействителност на марката на Съюза на основание на недобросъвестността на нейния притежател при регистрацията ѝ, съдът, компетентен да разгледа главния иск за нарушение на посочената марка, не може да уважи възражение за недействителност, на това основание, преди да е постановено решение по насрещния иск.
2) Съдът за марките на Съюза може да отхвърли иска за нарушение на права върху марка на основание на недобросъвестността на лицето, подало заявка за регистрацията ѝ, когато поне едновременно с това се уважи насрещният иск, с който се претендира обявяване на недействителността на тази марка на същото основание. Правото на Съюза не задължава посочения съд да изчака влизането в сила на съдебното решение по насрещния иск, за да може да се произнесе по иска за нарушение, но също така не се противопоставя на възможността той да направи това“.