STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MANUELA CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONY
přednesené dne 20. června 2017(1)
Věc C‑425/16
Hansruedi Raimund
proti
Michaele Aigner
[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud, Rakousko)]
„Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Ochranná známka Evropské unie – Vztah mezi žalobou pro porušení práv z ochranné známky a protinávrhem na prohlášení neplatnosti“
1. Ve sporu, který vedl k zahájení tohoto řízení o předběžné otázce, proti sobě stojí dva obchodníci s podobnými, ne-li dokonce totožnými výrobky (směs bylin určená k louhování ve vysokoprocentním alkoholu), jež mají stejné označení, a sice „Baucherlwärmer“. Jeden z těchto výrobků je navíc chráněn ochrannou známkou EU zapsanou Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)(2).
2. Majitel rozlišujícího označení (Hansruedi Raimund) podal žalobu pro porušení práv z ochranné známky, neboť měl za to, že Michaela Aigner, která prodávala své zboží pod stejným označením, porušuje práva vyplývající z rejstříkové ochrany.
3. Michaela Aigner reagovala na tuto žalobu podáním námitky(3) neplatnosti ochranné známky a o dva roky později(4) podala vzájemnou žalobu (protinávrh). V obou podáních vytkla H. Raimundovi, že v okamžiku, kdy požádal o zápis označení „Baucherlwärmer“, nejednal v dobré víře, neboť ona sama užívala toto označení dříve, než jmenovaný získal právo k průmyslovému vlastnictví.
4. Tento spor vedl k zahájení dvou řízení, v nichž rozhoduje v prvním stupni rakouský soud pro ochranné známky EU Handelsgericht Wien (Obchodní soud ve Vídni, Rakousko) a ve druhém stupni Oberlandesgericht Wien (Vrchní zemský soud ve Vídni, Rakousko). Zatímco o protinávrhu se teprve rozhoduje v prvním stupni, v řízení o porušení práv z ochranné známky byly vydány rozsudky v prvním stupni a v odvolacím řízení. K posledně uvedenému rozsudku se má v řízení o kasačním opravném prostředku vyjádřit Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud).
5. Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) má konkrétně určit, zda mohl být rozsudek, který byl vydán v řízení o porušení práv z ochranné známky, platně vydán již v době před vydáním rozhodnutí o protinávrhu. Aby rozptýlil pochybnosti, kterým v této souvislosti čelí, pokládá předběžné otázky Soudnímu dvoru, který by se měl vyjádřit k působnosti nařízení (ES) č. 207/2009(5) s ohledem na dva relevantní faktory: a) domněnky platnosti ochranných známek EU a b) vzájemného vztahu mezi žalobami pro porušení práv z těchto ochranných známek a případných protinávrhů na prohlášení neplatnosti, jimiž mohou žalovaní napadnout prvně jmenované žaloby.
I. Právní rámec: nařízení č. 207/2009
6. V bodě 16 odůvodnění tohoto nařízení se uvádí:
„Rozhodnutí týkající se platnosti a porušení ochranných známek [EU] by mělo mít účinky a vztahovat se na celé území Společenství, neboť je to jediný způsob, jak zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu a zajistit, aby nebyla ohrožena jejich jednotná povaha. […]“
7. V bodě 17 odůvodnění je uvedeno:
„Je třeba vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky [EU] a paralelní národní ochranné známky. […]“
8. Mezi obecná ustanovení, která jsou součástí hlavy I, patří čl. 1 odst. 2, který stanoví:
„2. Ochranná známka [EU] má jednotnou povahu. Má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství. Tato zásada platí, nestanoví-li toto nařízení jinak.“
9. Součástí hlavy VI, jejímž předmětem je vzdání se, zrušení a neplatnost, je oddíl 3, který upravuje důvody neplatnosti ochranné známky EU a obsahuje článek 52 zabývající se absolutními důvody neplatnosti, z nichž jsou pro účely projednávané věci relevantní tyto:
„1. Ochranná známka [EU] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:
a) pokud byla ochranná známka [EU] zapsána v rozporu s článkem 7;
b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.
[…]“
10. Článek 53 uvádí relativní důvody neplatnosti, a to pro účely projednávané věci následovně:
„1. Ochranná známka [EU] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:
[…]
c) pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.
[…]“
11. Hlava X („Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se ochranných známek Společenství“) obsahuje oddíl 2, jehož předmětem jsou spory týkající se porušení a platnosti ochranných známek Společenství a jehož součástí je čl. 95 odst. 1, který má toto znění:
„1. Členské státy určí na svém území co nejomezenější počet soudů prvního a druhého stupně (dále jen ‚soudy pro ochranné známky Společenství‘) plnící funkce svěřené jim tímto nařízením.“
12. Článek 96 („Soudní pravomoc ve věci porušení a platnosti“) stanoví:
„Soudy pro ochranné známky [EU] mají výlučnou příslušnost:
a) ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství;
[…]
d) ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou podle článku 100.“
13. Článek 99 („Domněnka platnosti – Obhajoba ve věci“) stanoví:
„1. Soudy pro ochranné známky [EU] pohlížejí na ochrannou známku [EU] jako na známku platnou, pokud by žalovaný nezpochybnil její platnost protinávrhem na zrušení nebo neplatnost.
2. Platnost ochranné známky [EU] nelze zpochybnit žalobou na určení, že nedochází k porušení.
3. V řízení o žalobách uvedených v čl. 96 písm. a) a c)[(6)] je přípustná procesní námitka zrušení nebo neplatnosti ochranné známky [EU] uplatněná jinak než cestou protinávrhu, pokud žalovaný namítá, že by práva majitele ochranné známky [EU] mohla být zrušena z důvodu nedostatečného užívání nebo že by ochranná známka mohla být prohlášena za neplatnou z důvodu existence staršího práva na straně žalovaného.“
14. Článek 100 stanoví:
„1. Protinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti může být založen jen na důvodech pro zrušení nebo neplatnost uvedených v tomto nařízení.
2. Soud pro ochranné známky [EU] zamítne protinávrh na zrušení nebo na prohlášení neplatnosti, pokud rozhodnutí úřadu v téže věci, z téhož důvodu a mezi týmiž účastníky již nabylo právní moci.
[…]“
15. Pro případy, kdy existují související žaloby podané k různým soudům nebo k soudu pro ochranné známky Společenství a EUIPO, článek 104 stanoví:
„1. Neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, soud pro ochranné známky [EU], který projednává žalobu uvedenou v článku 96 s výjimkou žaloby na určení, že nedochází k porušení práv ze známky, přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo na návrh účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost ochranné známky [EU] již zpochybněna před jiným soudem pro ochranné známky [EU] cestou protinávrhu nebo byl-li již podán u úřadu návrh na zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou.
2. Neexistují-li zvláštní důvody pokračovat v řízení, úřad při projednávání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti přeruší řízení buď z úřední moci po vyslechnutí účastníků, nebo z podnětu účastníka a po vyslechnutí ostatních účastníků, byla-li platnost ochranné známky [EU] již zpochybněna cestou protinávrhu u soudu pro ochranné známky [EU].“
II. Skutkový základ sporu a předběžné otázky
A. Skutkový stav(7)
16. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století prodával otec paní Michaely Aigner kromě jiných výrobků také byliny a přípravky z koření a bylin, které nabízel ve své provozovně a příležitostně i na prodejních výstavách, trzích a formou pouličního prodeje.
17. V roce 2000 převzala M. Aigner podnik svého otce pod názvem „Kräuter Paul“ („Paulovo bylinkářství“) a prodává mimo jiné směs bylin určenou k louhování ve vysokoprocentním alkoholu, označovanou jako „Baucherlwärmer“(8).
18. Hansruedi Raimund spolupracoval s otcem M. Aigner do roku 1998, kdy se stal jeho konkurentem. Pod firmou „Bergmeister“ uvádí na trh přípravek na bázi koření, jejž přibližně od roku 2000 rovněž nazývá „Baucherlwärmer“ a jenž má stejné použití, vlastnosti i účinky jako konkurenční výrobek.
19. Aby si H. Raimund zajistil výlučná práva k danému označení, nechal si dne 28. dubna 2006 zapsat (slovní) ochrannou známku EU „Baucherlwärmer“ pro třídy 5, 29, 30 a 33 Niceské dohody(9) s předností od 17. května 2005, kdy byla podána přihláška.
20. Jak uvádí H. Raimund, na prodejní výstavě ve Waldviertelu (Dolní Rakousko) a na dalších trzích pořádaných ve spolkové zemi Horní Rakousko a v Salcburku v červenci 2006 zjistil, že M. Aigner nabízí a prodává svůj výrobek pod označením „Baucherlwärmer“.
21. Hansruedi Raimund měl za to, že M. Aigner porušuje jeho práva vyplývající z ochranné známky EU, a podal tedy proti ní žalobu na porušení práv z ochranné známky k Handelsgericht Wien (Obchodní soud ve Vídni), který v tomto státě rozhoduje v prvním stupni jako soud pro ochranné známky EU.
B. Dosavadní průběh řízení
22. Hansruedi Raimund v řízení o porušení práv z jeho ochranné známky navrhl, aby bylo M. Aigner uloženo: i) zdržet se používání označení „Baucherlwärmer“ u výrobků a služeb spadajících do výše uvedených tříd (žaloba na zdržení se jednání), ii) stáhnout z oběhu veškeré výrobky či písemnosti, v nichž se projevuje porušení práv z ochranné známky (žaloba na stažení výrobků)(10) a aby iii) byl zveřejněn rozsudek (žaloba na zveřejnění).
23. Michaela Aigner uvedla na svou obranu mimo jiné to, že H. Raimund získal předmětnou ochrannou známku EU v rozporu s dobrou vírou a s dobrými mravy. O něco později podala z týchž důvodů protinávrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky zapsané H. Raimundem.
24. V prvním stupni přerušil Handelsgericht Wien (Obchodní soud ve Vídni) řízení o protinávrhu do doby, než bude vydán pravomocný rozsudek v řízení o porušení práv z ochranné známky.
25. Oberlandesgericht Wien (Vrchní zemský soud ve Vídni) nicméně na základě příslušného odvolání zrušil usnesení o tomto přerušení řízení, a proto se v řízení o protinávrhu v prvním stupni pokračuje(11) s tím, že k dnešnímu dni nebyl zatím vydán rozsudek. Naproti tomu žaloba pro porušení práv z ochranné známky byla prvostupňovým rozsudkem ze dne 17. května 2015 zamítnuta, protože na základě námitky vznesené M. Aigner bylo konstatováno, že v okamžiku, kdy H. Raimund požádal o zápis ochranné známky, nejednal v dobré víře.
26. Odvolací soud potvrdil rozsudek vydaný v prvním stupni rozsudkem ze dne 5. října 2015. Podle jeho názoru článek 99 nařízení č. 207/2009 připouští, aby ve sporech týkajících se porušení práv z ochranné známky žalovaný namítal, že majitel (tehdy přihlašovatel) daného označení nejednal v dobré víře, pokud tentýž žalovaný napadl platnost zapsané ochranné známky podáním protinávrhu, a to i přesto, že o tomto protinávrhu nebylo zatím rozhodnuto. Tímto způsobem je podle něj splněn požadavek vyplývající z čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
27. Odvolací soud byl toho názoru, že v okamžiku, kdy H. Raimund požádal o zápis ochranné známky, bylo jmenovanému již dostatečně dlouho známo, že M. Aigner a předtím její otec používali označení „Baucherlwärmer“ v souvislosti s výrobkem, který se velmi podobal jeho vlastnímu výrobku. Podáním své přihlášky chtěl H. Raimund zabránit tomu, aby M. Aigner toto rozlišující označení nadále používala.
28. Oberlandesgericht Wien (Vrchní zemský soud ve Vídni) nakonec potvrdil, že ochranná známka zapsaná H. Raimundem je ve světle čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 neplatná, neboť při podání přihlášky nebylo jednáno v dobré víře. Ve vztahu k M. Aigner tudíž nebylo možné se této ochranné známky dovolávat.
29. Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) má rozhodnout o kasačním opravném prostředku podaném proti rozsudku vydanému v odvolacím řízení, tj. proti rozsudku vydanému v řízení o porušení práv z ochranné známky. Majitel této ochranné známky, H. Raimund, před kasačním soudem uvádí, že o námitce nedostatku dobré víry nemohlo být rozhodnuto v řízení o porušení práv z ochranné známky v nižších stupních, aniž předem došlo ke spojení obou řízení (žaloba pro porušení práv z ochranné známky a protinávrh na prohlášení neplatnosti) nebo k vydání pravomocného rozhodnutí v řízení o protinávrhu.
30. Předkládající soud vysvětluje, že podle čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 může mít námitka neplatnosti úspěch pouze tehdy, pokud žalovaný v řízení pro porušení práv z ochranné známky „zpochybnil platnost“ ochranné známky podáním protinávrhu. Z doslovného výkladu zmíněného ustanovení přitom podle něj vyplývá, že uložený požadavek nelze splnit jinak než podáním protinávrhu. Z hlediska účelu daného ustanovení je naproti tomu nutné uvést, že toto ustanovení má zamezit rozdílům mezi právním stavem inter partes, jež by byl nastolen v rámci řízení o porušení práv z ochranné známky, a účinky erga omnes vycházejícími z rozhodnutí, jímž by byla v řízení o protinávrhu prohlášena neplatnost ochranné známky.
31. Předkládající soud je toho názoru, že ačkoli unijní normotvůrce zavedl zásadu, z níž vyplývá, že žaloba pro porušení práv z ochranné známky může být zamítnuta pouze za předpokladu, že byla řádně konstatována existence důvodu neplatnosti ochranné známky s účinky erga omnes, stav vyplývající z vnitrostátního práva se poněkud liší. Zaprvé z právních předpisů upravujících řízení o porušení práv z národních ochranných známek nevyplývá, že by neplatnost těchto ochranných známek s účinky erga omnes měla být prohlášena na základě protinávrhu(12). Zadruhé v rámci žaloby pro porušení práv z téže národní ochranné známky může mít prohlášení neplatnosti nanejvýš podobu „předběžné otázky“, které má účinky pouze inter partes.
32. V souvislosti s ochrannými známkami EU má předkládající soud za to, že má-li být zaručena možnost úspěchu námitky neplatnosti vznesené v řízení o porušení práv z ochranné známky, je nutné, aby byla tato ochranná známka zároveň prohlášena za neplatnou v jiném řízení.
33. Všechny tři existující možnosti – a z nich plynoucí pochybnosti – shrnul Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) následovně:
– „zda postačuje, že je protinávrh podán, takže žaloba pro porušení může být zamítnuta ještě před rozhodnutím o protinávrhu z důvodu získání práv k ochranné známce bez dobré víry, nebo
– zda lze žalobu pro porušení z tohoto důvodu zamítnout pouze tehdy, pokud je ochranné známka přinejmenším v týž okamžik na základě protinávrhu prohlášena za neplatnou, nebo
– zda námitka získání práv k ochranné známce bez dobré víry může být úspěšná v řízení o porušení teprve tehdy, když je ochranná známka na základě protinávrhu pravomocně prohlášena za neplatnou(13).“
34. Za těchto okolností se Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
„1) Může být žaloba pro porušení ochranné známky EU [čl. 96 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 […]] zamítnuta na základě námitky, že k přihlášení práv k ochranné známce nedošlo v dobré víře [čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 […]], když žalovaný sice podal takto zdůvodněný protinávrh na neplatnost ochranné známky EU (čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 […]), ale soud o tomto protinávrhu zatím nerozhodl?
2) Pokud tomu tak není: Může soud zamítnout žalobu pro porušení na základě námitky, že k přihlášení práv k ochranné známce nedošlo v dobré víře, když přinejmenším v týž okamžik vyhoví protinávrhu na neplatnost, nebo má s rozhodnutím o žalobě pro porušení v každém případě vyčkat právní moci rozhodnutí o protinávrhu?“
III. Řízení před Soudním dvorem a hlavní argumenty účastníků řízení
A. Řízení
35. Předkládací usnesení došlo kanceláři Soudního dvora dne 1. srpna 2016.
36. Oba účastníci původního řízení předložili písemná vyjádření.
37. Konání jednání nebylo s ohledem na čl. 76 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora považováno za nutné.
B. Shrnutí předložených vyjádření
38. Ze tří možností uvedených předkládajícím soudem se H. Raimund přiklání k posledně jmenované možnosti, tj. k tomu, že žaloba pro porušení práv z ochranné známky může být ve věci samé zamítnuta pouze tehdy, pokud již byla neplatnost pravomocně prohlášena v řízení o protinávrhu (nebo případně ve správním řízení).
39. První možnost (spočívající v tom, že k dodržení čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 postačuje pouhé podání protinávrhu) je podle něj vyloučena, neboť je neslučitelná s účelem daného ustanovení. Shoduje se tudíž s předkládajícím soudem v názoru, že pro účely prohlášení neplatnosti ochranné známky je v rámci systému zavedeného nařízením č. 207/2009 dávána i ve světle článku 104 téhož nařízení přednost podání protinávrhu před vznesením námitky v řízení o porušení práv z ochranné známky. Tato přednost plyne z toho, že rozsudky vydané v prvně jmenovaných řízeních zakládají účinky erga omnes, kdežto rozsudky vydané v posledně jmenovaných řízeních platí pouze inter partes.
40. Výše uvedený účastník řízení považuje rovněž za nemyslitelné, aby se unijní normotvůrce spokojil s pouhým formálním aktem podání protinávrhu. Pokud by se připustilo, že i takto lze splnit požadavky uložené čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009, čl. 100 odst. 7 téhož nařízení by pozbyl svého smyslu.
41. Také druhou možnost (nezbytnost rozsudků souběžně vydaných v řízení o porušení práv z ochranné známky a v řízení o protinávrhu) H. Raimund vylučuje, neboť podle něj nemůže zabránit vydání protichůdných rozhodnutí, což ostatně uznal ve svém předkládacím rozhodnutí i Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud)(14).
42. Hansruedi Raimund tudíž prosazuje třetí možnost (a sice to, že žaloba pro porušení práv z ochranné známky by měla být projednána až po vydání pravomocného rozsudku v řízení o protinávrhu na prohlášení neplatnosti), protože tak lze podle něj zaručit, že rozsudky, jimiž se v řízení o protinávrhu prohlašuje neplatnost ochranné známky, budou mít účinky erga omnes. Na podporu tohoto výkladu se dovolává důvodů hospodárnosti řízení.
43. Michaela Aigner se přiklání k první možnosti, kterou uvedl předkládající soud. Svůj názor opírá o doslovný výklad čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Toto ustanovení podle ní vyžaduje pouze to, aby byl podán protinávrh (postačí, bude-li „zpochybněna“ platnost ochranné známky), nikoli to, aby bylo o tomto protinávrhu rozhodnuto vydáním rozsudku, tím spíše pak pravomocného.
44. Z článku 99 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nadto vyplývá, že námitka neplatnosti ochranné známky z důvodu neexistence dobré víry na straně jejího majitele může být vznesena i v řízení o porušení práv z ochranné známky, neboť by tato ochranná známka „mohla být prohlášena za neplatnou“ z důvodu existence staršího práva na straně žalovaného, přičemž toto ustanovení neobsahuje žádnou zmínku o pravomocném rozsudku prohlašujícím neplatnost.
45. Michaela Aigner zdůrazňuje, že ze znění ani účelu zmíněného čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nevyplývá, že by byl sledován cíl zabránit vydání protichůdných rozhodnutí v řízeních vedených pro porušení práv z ochranné známky (s účinky inter partes) a pro neplatnost (erga omnes) ochranné známky. Je věcí vnitrostátního práva, aby vyřešilo tento problém, o němž unijní normotvůrce již věděl a připustil jej, o čemž svědčí i skutečnost, že následně přijatým nařízením č. 2015/2424 nebyla relevantní ustanovení změněna.
46. A konečně podpůrně pro případ, že by Soudní dvůr s jejím názorem nesouhlasil, navrhuje M. Aigner, aby byla druhá předběžná otázka zodpovězena v tom smyslu, že podmínkou pro zamítnutí žaloby pro porušení práv z ochranné známky je přinejmenším souběžné prohlášení neplatnosti ochranné známky vydané v řízení o protinávrhu, což vyžaduje spojení obou těchto řízení. V opačném případě by nebylo odstraněno riziko vydání rozhodnutí, jež si budou z meritorního hlediska vzájemně protiřečit.
IV. Analýza
A. Předběžné poznámky
47. Okolnostmi projednávaného sporu by mohli být poněkud zmateni ti, kteří jsou zvyklí na systém civilního soudnictví, v němž se protinávrh (a to nejen v oblasti práva ochranných známek) podává v témže řízení a před týmž soudem, který rozhoduje o hlavním návrhu, a tento soud posléze rozhodne jediným rozsudkem o obou těchto návrzích(15).
48. Z předkládacího rozhodnutí lze usuzovat na to, že rakouské občanské právo procesní těmto pravidlům zcela neodpovídá, a proto považuji za nutné uvést několik poznámek, abych přispěl k lepšímu pochopení projednávaných otázek.
49. Zaprvé Oberster Gerichsthof (Nejvyšší soud) uvádí, že podle rakouského občanského soudního řádu „by tedy soud v řízení o porušení námitku neplatnosti národní ochranné známky posuzoval (jako předběžnou otázku) i tehdy, kdyby žalovaný nepodal odpovídající návrh na výmaz u patentového Úřadu (protinávrhy nejsou u národních ochranných známek přípustné)“(16). Připouští nicméně, že tento závěr neplatí pro ochranné známky EU.
50. Zadruhé, je-li protinávrh obecně chápán jako procesní prostředek, jímž žalovaný napadne žalobu v řízení, které proti němu zahájil žalobce u téhož soudu(17), nedopustila se M. Aigner podáním protinávrhu v tomto sporu z formálního hlediska žádného pochybení, neboť podala svůj protinávrh k soudu, který je v Rakousku soudem příslušným pro ochranné známky EU(18).
51. Zatřetí a tentokrát z jiného úhlu pohledu je třeba vzít v potaz skutečnost, že předkládající soud vychází při pokládání svých otázek z předpokladu, že v tomto případě nemohla být žaloba pro porušení práv z ochranné známky zamítnuta z jiných důvodů než z důvodu neexistence dobré víry na straně přihlašovatele této ochranné známky (například z důvodu neexistence rizika záměny mezi výrobky obou účastníků řízení). Zmíněný soud předpokládá, že vzhledem k těmto odlišným okolnostem nebylo nutné předem rozhodnout o protinávrhu.
B. K první předběžné otázce
52. Umožňuje čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 zamítnout žalobu pro porušení práv z ochranné známky z důvodu neexistence dobré víry na straně přihlašovatele této ochranné známky, pokud žalovaný podal následně protinávrh (vycházející z téže neexistence dobré víry), jímž se domáhal prohlášení neplatnosti ochranné známky, a pokud o tomto protinávrhu nebylo zatím rozhodnuto? Takto lze shrnout podstatu pochybností předkládajícího soudu.
53. Domnívám se, že zodpovězení této otázky pouze na základě doslovného znění čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 by bylo příliš zjednodušující. Vzhledem k tomu, že judikatura žádný záchytný bod neposkytuje (pokud se totiž nemýlím, Soudní dvůr neměl zatím příležitost podat výklad tohoto ustanovení), odpověď musí vycházet ze dvou prvků obsažených v článku, který má být vyložen, i z dalších hledisek daného normativního kontextu.
54. Prvním z těchto prvků je jednotná povaha ochranné známky EU, jejíž význam nelze opomíjet. Z bodu 3 odůvodnění nařízení č. 207/2009 vyplývá, že cílem tohoto nařízení je zavést režim ochranných známek EU, který těmto ochranným známkám poskytne jednotnou ochranu tak, aby měly účinky na celém území Unie.
55. Tento cíl je zakotven v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, podle něhož má ochranná známka EU jednotnou povahu, má stejné účinky v celé Unii a může být zapsána, převedena, lze se jí vzdát, být zrušena nebo prohlášena za neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celé Unie(19).
56. Body 16 a 17 odůvodnění tohoto nařízení poukazují na jednotnou povahu tohoto práva k průmyslovému vlastnictví v Unii. Zaprvé je podle nich nutné, aby se účinky rozhodnutí týkajících se platnosti a porušení ochranných známek EU vztahovaly na celé území Unie, a to s cílem zabránit vydání odporujících si rozhodnutí ze strany soudů a úřadu, která by ohrožovala jednotnou povahu těchto ochranných známek. Zadruhé se v nich zdůrazňuje nezbytnost vyvarovat se toho, aby byla vydávána odporující si rozhodnutí o žalobách mezi týmiž účastníky a se stejnou skutkovou podstatou ve věci ochranné známky EU a paralelní národní ochranné známky(20).
57. Druhým relevantním prvkem je domněnka platnosti, která se vztahuje na ochranné známky EU, jež podrobil EUIPO kontrole při průzkumu přihlášky k zápisu. V rámci dodržení zásady legality je nutné přiznat těmto ochranným známkám plnou účinnost (pod podmínkou, že byly zapsány prostřednictvím aktu vydaného unijním subjektem), pokud jejich neplatnost nebyla prohlášena jiným aktem v opačném smyslu, vydaným příslušným orgánem, který nabyl právní moci(21).
58. Tato domněnka má i normativní zakotvení, a sice v čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009, který ukládá všem zúčastněným subjektům včetně vnitrostátních soudů k tomu, aby ochranné známky EU považovaly v zásadě za platné.
59. Nástroje, jimiž lze tuto platnost napadnout, jsou stanoveny v čl. 52 odst. 1 téhož právního předpisu a jsou pouze dva: a) správní řízení zahájené před EUIPO na návrh účastníka řízení(22) a b) protinávrh namířený proti žalobě pro porušení práv z ochranné známky, tj. soudní řízení zahájené před vnitrostátními soudy pro ochranné známky EU.
60. Z výkladu těchto ustanovení v jejich vzájemné souvislosti vyplývá, že soudy pro ochranné známky EU nejsou oprávněny k tomu, aby i bez návrhu ověřily neplatnost ochranné známky, a že ve sporech, jež jsou před nimi zahájeny, náleží žalovanému, aby se podáním protinávrhu domáhal prohlášení neplatnosti(23) ochranné známky, jejíž porušení mu bylo vytýkáno v původním řízení(24).
61. Článek 99 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nicméně umožňuje, aby žalovaný v řízení o porušení práv z ochranné známky(25) vznesl námitku neplatnosti jinak než cestou protinávrhu, avšak pouze tehdy, pokud namítá, že se v souvislosti se sporným označením dovolává vlastního staršího práva(26). V projednávané věci však takováto situace nenastala.
62. Z výkladu čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 ve spojení s čl. 99 odst. 1 a 3 a s čl. 100 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že prohlášení neplatnosti ochranné známky EU lze soudní cestou navrhnout pouze podáním protinávrhu. Tento protinávrh musí vycházet z důvodu či důvodů uvedených ve zmíněných článcích 52 (absolutní důvody neplatnosti) a 53 (relativní důvody neplatnosti) tohoto nařízení. Jediná výjimka z tohoto pravidla, kterou stanoví čl. 99 odst. 3 téhož nařízení a na kterou jsem již odkázal výše, se v projednávaném případě neuplatní.
63. Toto rozhodnutí unijního normotvůrce je v souladu s jednotnou povahou ochranné známky a s cílem zabránit tomu, aby byla vydána protichůdná rozhodnutí týkající se téhož rozlišujícího označení zapsaného do rejstříku EUIPO.
64. Rozsudky vydané v řízeních o porušení práv z ochranné známky EU mají účinky inter partes, což znamená, že jakmile nabudou právní moci, zakládají překážku věci pravomocně rozsouzené pouze ve vztahu k osobám, které byly účastníky příslušného řízení. Naproti tomu rozsudky prohlašující neplatnost ochranné známky, jimiž bylo vyhověno protinávrhu, zakládají účinky erga omnes. Proto také čl. 100 odst. 6 nařízení č. 207/2009 stanoví, že EUIPO zapíše do rejstříku „údaj o [soudním] rozhodnutí“ (prohlašujícím neplatnost), který bude mít zpětnou účinnost, tj. účinnost ex tunc(27).
65. Pokud by se připustilo, že kterýkoli žalovaný může vznést v řízení o porušení práv z ochranné známky pouze námitku týkající se (absolutních nebo relativních) důvodů neplatnosti této ochranné známky, mohlo by docházet k tomu, že kdyby majitel dané ochranné známky zahájil podobná řízení u různých soudů, v některých z nich by mohla být prohlášena neplatnost ochranné známky, a v jiných by mohlo být přijato opačné rozhodnutí. Je třeba vzít v potaz čl. 97 odst. 5 nařízení č. 207/2009, podle něhož se může majitel ochranné známky rozhodnout, zda zahájí řízení o porušení práv z ochranné známky u soudu v místě bydliště žalovaného nebo u soudu členského státu, na jehož území k porušení došlo nebo hrozí dojít(28).
66. Záměrem unijního normotvůrce bylo tudíž zajistit, aby mohla být platnost ochranných známek tohoto druhu napadena ve vnitrostátních soudních řízeních pouze podáním protinávrhu. Současně byl zaveden bezpečnostní mechanismus, který by měl zabránit případným souběžným řízením, ať již v podobě řízení o porušení práv z ochranné známky nebo v podobě protinávrhu: je jím přerušení řízení, které je upraveno v čl. 104 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
67. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nelze souhlasit s výkladem čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009, který navrhuje M. Aigner. Podle tohoto výkladu by bylo v řízení o porušení práv z ochranné známky možné přijmout námitku neplatnosti ochranné známky za předpokladu, že byl podán protinávrh (přestože o něm dosud nebylo rozhodnuto).
68. Jak uvádí předkládající soud, tento výklad není slučitelný s cílem daného ustanovení. Bylo by obtížné pochopit, z jakého důvodu ukládá unijní normotvůrce pro případy, že by spor probíhal před dvěma soudy pro ochranné známky, povinnost přerušit řízení, která má zamezit vydání protichůdných rozsudků týkajících se téhož předmětu, a pro případ, že by žaloba pro porušení práv z ochranné známky i protinávrh byly podány k témuž soudu pro ochranné známky EU (byť jednajícím ve dvou různých soudních kolegiích), tuto povinnost neukládá.
69. Je pravda, že každý členský stát má na základě své procesní autonomie(29) pravomoc upravit organizaci svých soudů pro ochranné známky EU a stanovit pro ně procesní pravidla, pokud přitom neporuší pravidla vyplývající z nařízení č. 207/2009. Systém přiznávání příslušnosti (a v témže duchu i systém rozdělování jednotlivých věcí v rámci téhož soudu zasedajícího v různých soudních kolegiích) jednotlivým vnitrostátním soudům pro ochranné známky Unie však nesmí ohrozit plnění cíle, jímž je zamezit vydávání protichůdných rozhodnutí týkajících se téže ochranné známky.
70. V rámci systému soudního přezkumu ochranných známek EU je třeba rozlišovat mezi meritorní procesní obranou (vznesení námitek) a podáním protinávrhu. Pokud hodlá žalovaný vznést proti žalobě pro porušení práv z ochranné známky námitku neplatnosti dané ochranné známky, nemá jinou možnost než poukázat na své vlastní starší právo k danému označení (výše uvedený čl. 99 odst. 3 nařízení č. 207/2009)(30).
71. Ve všech ostatních případech musí osoba, která byla žalována pro porušení práv z ochranné známky EU a která chce poukázat na neplatnost této ochranné známky, zvolit cestu podání protinávrhu. Takto vznesené návrhové žádání týkající se prohlášení neplatnosti musí být ve vztahu k samotné žalobě pro porušení práv z ochranné známky nutně považováno za předběžnou otázku, neboť zpochybňuje domněnku platnosti dané ochranné známky. Dříve než bude ověřeno, zda došlo k porušení práv vyplývajících z ochranné známky, musí být předběžně vyřešena otázka sine qua non, a sice zda je dané rozlišující označení nadále platné, neboť právě to zpochybnila žalovaná podáním protinávrhu.
72. Ve světle procesní logiky by postrádalo smysl zamítnout žalobu pro porušení práv z ochranné známky (vyjma případu, na nějž upozorňuje předkládající soud) a nerozptýlit předtím pochybnosti ohledně neplatnosti této ochranné známky, na něž bylo poukázáno v podaném protinávrhu. Tato nelogičnost platí jak pro spory projednávané před různými soudy pro ochranné známky EU, tak pro spory, o nichž rozhoduje jediný soud (v projednávaném případě Handelsgericht Wien, Obchodní soud ve Vídni) v různých soudních kolegiích, která rozhodují v samostatných řízeních.
73. První předběžná otázka by tedy měla být zodpovězena tak, že čl. 99 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že byl-li podán protinávrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU z důvodu, že majitel ochranné známky nejednal při jejím zápisu v dobré víře, nemůže soud příslušný k rozhodnutí o hlavním návrhu týkajícím se porušení práv z ochranné známky vyhovět tomuto důvodu neplatnosti uplatněnému v podobě námitky dříve, než bude rozhodnuto o protinávrhu.
C. Ke druhé předběžné otázce
74. Druhou předběžnou otázku položil Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) pouze pro případ, že bude první předběžná otázka zodpovězena záporně, což navrhuji.
75. Tato pochybnost předkládajícího soudu vychází z předpokladu, že za výše popsaných okolností musí soud pro ochranné známky EU vyčkat s rozhodnutím ve věci porušení práv z ochranné známky do okamžiku, kdy bude vydáno rozhodnutí o protinávrhu. Vyvstává přitom otázka, zda postačí vyčkat do vydání tohoto rozhodnutí, nebo zda je nutné vyčkat až do okamžiku, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
76. Pokud by bylo o protinávrhu rozhodnuto ve prospěch žalovaného (tj. pokud by byla prohlášena neplatnost rozlišujícího označení), soud pro ochranné známky by v souladu s příslušným vnitrostátním právem(31) mohl žalobu pro porušení práv z ochranné známky buď zamítnout, nebo ji prohlásit za bezpředmětnou, neboť ochranná známka, která pozbyla ex tunc rejstříkové ochrany, nemůže být porušována.
77. Příslušný soud tím, že vydá v řízení o porušení práv z ochranné známky výrok až poté, co bylo rozhodnuto o protinávrhu, plní cíl zabránit tomu, aby byla vydána protichůdná rozhodnutí, jimiž by mohla být ohrožena jednotná povaha ochranné známky EU.
78. Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) se nicméně obává, že by procesní jednání účastníků řízení o porušení práv z ochranné známky a řízení o protinávrhu mohlo přesto narušit soudržnost zajištěnou souběžným vydáním rozsudků, například kdyby opravný prostředek k vyššímu soudu podal pouze jeden z nich(32).
79. Za takových okolností se táže, zda by – právě s ohledem na vyloučení případného rozporu – nemělo být vyžadováno, aby první z obou soudů soud vyčkal s vyřešením sporu o porušení práv z ochranné známky až do okamžiku, kdy rozsudek, jímž bylo vyhověno protinávrhu, nabude právní moci.
80. Mám za to, že nařízení č. 207/2009 neobsahuje žádné jednoznačné pravidlo, z něhož by vyplývalo, že má příslušný soud vyčkat do okamžiku, kdy rozsudek, jímž bylo vyhověno protinávrhu, nabude právní moci. Neobsahuje však ani žádné pravidlo, které by tento postup zakazovalo.
81. Mezi články nařízení č. 207/2009, jež přímo hovoří o „pravomocném“ soudním rozhodnutí(33), patří čl. 56 odst. 3, podle něhož tato situace nastává v případě, že bylo soudem členského státu rozhodnuto mezi stejnými účastníky o návrhu týkajícím se stejného předmětu a stejného důvodu a toto rozhodnutí je konečné (což znamená, že je neodvolatelné a nelze již proti němu podat žádný opravný prostředek)(34).
82. Z výše uvedených ustanovení však nelze zjistit, jak má být na soudní rozhodnutí vydaná v jednotlivých sporech nahlíženo v době, kdy dosud nenabyla právní moci. Tato právní mezera by mohla být vysvětlena tím, že nařízení č. 207/2009 přistupuje k otázce nabytí právní moci rozsudků z pohledu zajištění soudržnosti mezi rozhodnutími Úřadu a rozhodnutími vnitrostátních soudů pro ochranné známky EU. U tohoto hlediska je vhodné se na chvíli zastavit.
83. Na rozdíl od řízení o zápisu ochranné známky EU, které podle systematiky nařízení č. 207/2009 spadá do výlučné pravomoci EUIPO bez možnosti jakéhokoli zásahu ze strany vnitrostátního soudu(35), pravomoc k prohlášení neplatnosti ochranné známky Unie sdílejí vnitrostátní soudy pro ochranné známky Unie s Úřadem.
84. Tato pravomoc musí být nicméně vykonávána alternativně a výlučně, tj. tak, že o platnosti práva k průmyslovému vlastnictví může rozhodnout pouze první z obou orgánů, který rozhoduje v daném sporu(36) (tedy buď soud pro ochranné známky Unie, k němuž byl podán protinávrh, nebo EUIPO, pokud k němu byla podána žádost o prohlášení neplatnosti). Aby bylo zabráněno vydání protichůdných rozhodnutí, musí druhý z orgánů vždy přerušit řízení do okamžiku ukončení prvního řízení, jak je stanoveno v článku 104 nařízení č. 207/2009.
85. Toto přerušení řízení(37) spolu s povinností (čl. 100 odst. 6 téhož nařízení) vnitrostátního soudu pro ochranné známky EU oznámit svůj rozsudek EUIPO, jakmile nabude právní moci rozhodnutí, jímž byla v řízení o protinávrhu prohlášena neplatnost některé z těchto ochranných známek, představují nástroje, jimiž hodlá normotvůrce zajistit soudržnost rozhodnutí prohlašujících neplatnost, jakož i soulad rejstříku ochranných známek EU se skutečným stavem označení, jež jsou v něm zapsána.
86. V případech, kdy o žalobě pro porušení práv z ochranné známky a o protinávrhu na prohlášení neplatnosti tohoto rozlišujícího označení rozhoduje tentýž soud v různých okamžicích, je soudržnost jeho vlastní judikatury sama zárukou, že rozhodnutí tohoto soudu o protinávrhu nebude v rozporu s rozhodnutím, jež vydá ohledně porušení práv z ochranné známky. Nařízení č. 207/2009 mu však podle mého mínění neukládá povinnost pozdržet vydání (druhého) rozhodnutí až do doby, kdy mu bude znám případný další vývoj sporu ve vyšších stupních.
87. S ohledem na povinnost vnitrostátního soudu pro ochranné známky EU, na kterou jsem poukázal při analýze první předběžné otázky, musí tento soud nejprve počkat na výsledek řízení o protinávrhu a pak teprve rozhodnout o žalobě pro porušení práv z ochranné známky (souběžně nebo následně, podle toho, jak mu to dovolí vnitrostátní procesní předpisy). Nedomnívám se, že by po vydání rozhodnutí o protinávrhu musela být tato povinnost nutně podmíněna procesní strategií účastníků řízení, která do určité míry závisí na tom, jaké vyhlídky na úspěch mají ve vyšších stupních.
88. Stejně jako Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) mám za to, že pokud by mělo vydání rozhodnutí v řízení o porušení práv z ochranné známky záviset na tom, jaké opravné prostředky se účastníci řízení následně rozhodnou podat proti rozsudku, jímž bylo vyhověno protinávrhu, s velkou pravděpodobností by to vedlo ke značným prodlením v rozhodování soudu. Cíl zabránit vydání protichůdných rozhodnutí týkajících se téže ochranné známky byl již splněn tím, že byla dána přednost rozhodnutí vydanému v souvislosti s protinávrhem, jemuž bylo posléze přizpůsobeno rozhodnutí vydané v řízení o porušení práv z ochranné známky.
89. Vzhledem k tomu, že účastníky obou řízení jsou tytéž osoby, byť v opačných procesních postaveních, mají shodné prostředky obrany a musí nést následky vlastních činů. Je samozřejmé, že kterýkoli z nich může následným podáním opravných prostředků způsobit, že rozhodnutí vydaná v daném stupni nabudou právní moci o něco později, avšak tato případná možnost nesmí převážit nad povinností soudu vyřešit spor, který mu byl předložen.
90. S ohledem na výše uvedené bych ještě rád upřesnil, že ačkoli nařízení č. 207/2009 neukládá soudu, který rozhoduje o žalobě pro porušení práv z ochranné známky, povinnost vyčkat do okamžiku, kdy rozhodnutí o protinávrhu nabude právní moci, nenalezl jsem v tomto právním předpise žádné ustanovení, které by takovému postupu bránilo. Vzhledem k tomu, že v unijních právních předpisech není tato otázka nijak upravena, mohou se procesní předpisy jednotlivých členských států s přihlédnutím ke způsobu, jakým je vykládají příslušné nejvyšší soudy, přiklonit ke kterémukoli z výše uvedených řešení.
91. Pokud nebylo rozhodnutí o protinávrhu napadeno, je věcí soudu, který jej vydal, aby své pravomocné rozhodnutí oznámil EUIPO. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání opravného prostředku nebývá příliš dlouhá, může soud podle mého názoru bez velkých potíží pozdržet své rozhodnutí o žalobě pro porušení práv z ochranné známky do okamžiku, kdy rozhodnutí o protinávrhu nabude právní moci. Pokud je naopak toto rozhodnutí napadeno, musí soud zvážit konkrétní okolnosti řízení o porušení práv z ochranné známky(38) a v případě potřeby toto řízení přerušit do okamžiku, kdy rozhodnutí o protinávrhu nabude právní moci.
92. Vzhledem k výše uvedeným upřesněním mám za to, že druhá předběžná otázka by měla být zodpovězena v tom smyslu, že soud pro ochranné známky EU může zamítnout žalobu pro porušení práv z ochranné známky z důvodu neexistence dobré víry na straně jejího přihlašovatele, pokud je přinejmenším v téže době vyhověno protinávrhu, jehož prostřednictvím je z téhož důvodu navrhováno prohlášení neplatnosti této ochranné známky. Unijní právo neukládá tomuto soudu povinnost posečkat s rozhodnutím o žalobě pro porušení práv z ochranné známky do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o protinávrhu, avšak současně nebrání tomu, aby tak učinil.
V. Závěry
93. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky položené Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud, Rakousko) odpověděl takto:
„1) Článek 99 odst. 1 nařízení Rady č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství musí být vykládán v tom smyslu, že byl-li podán protinávrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU z důvodu, že majitel ochranné známky nejednal při jejím zápisu v dobré víře, nemůže soud příslušný k rozhodnutí o hlavním návrhu týkajícím se porušení práv z ochranné známky vyhovět tomuto důvodu neplatnosti uplatněnému v podobě námitky dříve, než bude rozhodnuto o protinávrhu.
2) Soud pro ochranné známky EU může zamítnout žalobu pro porušení práv z ochranné známky z důvodu neexistence dobré víry na straně jejího přihlašovatele, pokud je přinejmenším v téže době vyhověno protinávrhu, jehož prostřednictvím je z téhož důvodu navrhováno prohlášení neplatnosti této ochranné známky. Unijní právo neukládá tomuto soudu povinnost posečkat s rozhodnutím o žalobě pro porušení práv z ochranné známky do okamžiku, kdy nabude právní moci rozhodnutí o protinávrhu, avšak současně nebrání tomu, aby tak učinil.“