CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 20 de junio de 2017(1)
Asunto C‑425/16
Hansruedi Raimund
contra
Michaela Aigner
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo civil y penal, Austria)]
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Marca de la Unión Europea — Relación entre una acción por violación y una demanda reconvencional de nulidad»
1. El litigio que ha dado lugar a este reenvío prejudicial enfrenta a dos comerciantes de productos (preparados herbáceos para añadir en alcoholes de alta graduación) similares, si no idénticos, que tiene la misma denominación, «Baucherlwärmer». Uno está, además, protegido por una marca de la Unión, registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). (2)
2. El titular de ese signo distintivo (el Sr. Hansruedi Raimund) ha ejercido una acción por violación de su marca, al entender que la Sra. Michaela Aigner, que vendía sus mercancías con esa misma denominación, vulneraba los derechos inherentes a la protección registral.
3. La Sra. Aigner contestó a esa demanda oponiendo una excepción (3) de nulidad de la marca y, dos años después, (4) presentando una demanda reconvencional. En las dos recriminó al Sr. Raimund haber solicitado el registro del signo «Baucherlwärmer» de mala fe, pues ella ya lo usaba con anterioridad a la obtención por aquel del derecho de propiedad industrial.
4. La controversia ha generado dos procedimientos de los que conocen, en primera instancia, el tribunal austriaco de marcas de la Unión (Handelsgericht Wien, Tribunal de lo mercantil de Viena, Austria) y, en apelación, el Oberlandesgericht Wien (Tribunal superior regional de Viena, Austria). Mientras la reconvención sigue pendiente en primera instancia, en el proceso por violación de la marca se han dictado sentencias en primera instancia y en apelación. Sobre esta última ha de pronunciarse, en casación, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo civil y penal, Austria).
5. El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) ha de resolver, en concreto, si la sentencia del proceso por violación de la marca podía ser válidamente pronunciada antes de que recayera un fallo sobre la demanda reconvencional. Plantea, para despejar sus dudas al respecto, sendas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, que habrá de pronunciarse sobre el alcance del Reglamento (CE) n.º 207/2009 (5) a la luz de dos factores relevantes: a) la presunción de validez de las marcas de la Unión; y b) la interacción entre las acciones por violación de esas marcas y las eventuales demandas reconvencionales de nulidad, que los demandados pueden esgrimir frente a las primeras.
I. Marco normativo: Reglamento n.º 207/2009
6. Según su considerando décimo sexto:
«Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas [de la Unión]. [...]»
7. En el considerando décimo séptimo se lee:
«Conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca [de la Unión] y en marcas nacionales paralelas. [...]»
8. Entre las normas generales del título I, el artículo 1, apartado 2, prescribe:
«2. La marca [de la Unión] tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»
9. En el título VI, dedicado a la renuncia, la caducidad y la nulidad, la sección 3 regula las causas de nulidad de las marcas de la Unión Europea y su artículo 52 recoge los motivos de nulidad absoluta, para lo que aquí interesa, en los siguientes términos:
«1. La nulidad de la marca [de la Unión] se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a) cuando la marca [de la Unión] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;
b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.
[...]»
10. El artículo 53 se refiere a las causas de nulidad relativas, en lo que concierne a este asunto, de esta manera:
«1. La marca [de la Unión] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
[...]
c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.
[...]»
11. El título X («Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la Unión») incluye en su sección 2, que versa sobre los litigios en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión, el artículo 95, cuyo apartado 1 dispone:
«1. Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados “tribunales de marcas [de la Unión]”, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»
12. A tenor del artículo 96 («Competencia en materia de violación y de validez»):
«Los tribunales de marcas [de la Unión] tendrán competencia exclusiva
a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca [de la Unión];
[...]
d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca [de la Unión] contempladas en el artículo 100.»
13. El artículo 99 («Presunción de validez - Defensas en cuanto al fondo») establece:
«1. Los tribunales de marcas [de la Unión] reputarán válida la marca [de la Unión] a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad.
2. La validez de una marca [de la Unión] no podrá impugnarse mediante una acción de comprobación de inexistencia de violación.
3. En las acciones citadas en el artículo 96, letras a) y c), [(6)] la excepción de caducidad o de nulidad de la marca [de la Unión], presentada por una vía que no sea la de demanda de reconvención, será admisible en la medida en que el demandado alegue que el titular de la marca [de la Unión] podría ser desposeído de sus derechos por uso insuficiente o que la marca podría ser declarada nula por existir un derecho anterior del demandado.»
14. El artículo 100 prescribe:
«1. La demanda de reconvención por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en las causas de caducidad o de nulidad previstas por el presente Reglamento.
2. Los tribunales de marcas [de la Unión] desestimarán toda demanda de reconvención por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.
[...]»
15. Para los casos en los que haya conexión de causas entre tribunales, o entre un tribunal de marcas de la Unión y la EUIPO, el artículo 104 indica:
«1. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, el tribunal de marcas [de la Unión] ante el que se hubiere promovido alguna de las acciones contempladas en el artículo 96, con excepción de las acciones de comprobación de inexistencia de violación, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca [de la Unión] ya se hallara impugnada mediante demanda de reconvención ante otro tribunal de marcas [de la Unión] o si ante la Oficina ya se hubiera presentado demanda por caducidad o por nulidad.
2. A no ser que existan razones especiales para proseguir el procedimiento, la Oficina, si recibiere demanda por caducidad o nulidad, suspenderá su fallo, de oficio, previa audiencia de las partes, o a instancia de parte y previa audiencia de las demás, si la validez de la marca [de la Unión] se hallara ya impugnada mediante demanda de reconvención ante un tribunal de marcas de la Unión. [...]»
II. Hechos que originaron el litigio y cuestiones prejudiciales
A. Hechos (7)
16. En los años ochenta y noventa del pasado siglo, el padre de la Sra. Aigner se dedicaba al comercio, entre otros productos, de hierbas y preparados de especias y hierbas, que ofrecía en su establecimiento, así como, de forma ambulante, en ferias, mercados y calles.
17. En el año 2000, la Sra. Aigner se hizo cargo del negocio paterno bajo la razón social «Kräuter Paul» («Herbolario Paul») y vende, en particular, una mezcla de hierbas para su maceración en alcohol de alta graduación, con el nombre «Baucherlwärmer». (8)
18. El Sr. Raimund había trabajado con el padre de la Sra. Aigner hasta 1998, cuando pasó a competir con él. Bajo la razón social «Bergmeister», comercializa un preparado a base de especias que, aproximadamente desde el año 2000, también denomina «Baucherlwärmer», para idéntico uso y con las mismas propiedades y efectos que el de su rival.
19. El 28 de abril de 2006, el Sr. Raimund, con ánimo de asegurarse la exclusividad de los derechos sobre el signo, obtuvo el registro de la marca (denominativa) de la Unión «Baucherlwärmer», para las clases 5, 29, 30 y 33 del Arreglo de Niza, (9) con prioridad desde el 17 de mayo de 2005, fecha de la solicitud.
20. Según el Sr. Raimund, con ocasión de una feria en Waldviertel (Baja Austria) y de otros mercados en la región de Alta Austria y en Salzburgo, en julio de 2006, constató que la Sra. Aigner ofrecía y vendía su producto con la denominación «Baucherlwärmer».
21. Al estimar que la Sra. Aigner infringía sus derechos derivados de la marca de la Unión, el Sr. Raimund la demandó, por violación de marca, ante el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo mercantil de Viena), que actúa en ese país como tribunal de marcas de la Unión en primera instancia.
B. Historia procesal del litigio
22. En el procedimiento por violación de su derecho de marca, el Sr. Raimund pidió que se condenara a la Sra. Aigner a: i) cesar en el uso del signo «Baucherlwärmer» para los productos y servicios de las clases mencionadas (acción de cesación); ii) retirar del tráfico cualquier producto o acto en que se hubiera materializado la violación del derecho de marca (acción de remoción); (10) y iii) publicar la sentencia (acción de difusión).
23. La Sra. Aigner alegó en su defensa, entre otros motivos, que el Sr. Raimund había adquirido la marca de la Unión de mala fe y contraviniendo las buenas costumbres. Esos mismos argumentos le servirían para plantear, cierto tiempo después, una demanda reconvencional de nulidad de la marca registrada por el Sr. Raimund.
24. En primera instancia, el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo mercantil de Viena) suspendió el procedimiento sobre la reconvención, hasta que recayera una sentencia firme en el de violación.
25. La suspensión fue, sin embargo, revocada por el Oberlandesgericht Wien (Tribunal superior regional de Viena) tras la correspondiente apelación, de modo que la demanda reconvencional continúa pendiente en primera instancia, (11) sin que se haya dictado sentencia hasta la fecha. La acción por violación, en cambio, fue desestimada por la sentencia del tribunal de primera instancia de 17 de mayo de 2015, al tener por probada la mala fe del Sr. Raimund cuando solicitó el registro de la marca, tal como había objetado la Sra. Aigner.
26. El tribunal de apelación confirmó la sentencia de instancia en la suya de 5 de octubre de 2015. A su entender, el artículo 99 del Reglamento n.º 207/2009 admite que, en los litigios por violación de la marca, el demandado pueda oponer la mala fe del titular (en su día, solicitante) de dicho signo, si ese mismo demandado impugna la validez de la marca registrada mediante reconvención, y aunque esta última no se haya resuelto aún. Se habría cumplido, pues, la exigencia del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.
27. Según el tribunal de apelación, cuando el Sr. Raimund solicitó el registro de la marca ya sabía desde mucho tiempo atrás que la Sra. Aigner, y antes que ella su padre, utilizaban el signo «Baucherlwärmer» para un producto muy similar al suyo. Con su solicitud, el Sr. Raimund buscó impedir que la Sra. Aigner siguiera usando aquel distintivo.
28. El Oberlandesgericht Wien (Tribunal superior regional de Viena) corroboró, en definitiva, que la marca registrada por el Sr. Raimund adolecía de nulidad, conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, por la mala fe en su solicitud. En consecuencia, la marca no podía ser invocada frente a la Sra. Aigner.
29. El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) ha de resolver el recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación, esto es, la pronunciada en el proceso por violación del derecho de marca. El titular de esta, el Sr. Raimund, aduce, ante el tribunal de casación, que las instancias inferiores no podían resolver en el proceso por violación de la marca la excepción de la mala fe, sin que previamente se hubieran acumulado ambos procedimientos (la demanda por violación y la demanda reconvencional de nulidad) o hubiera recaído una sentencia firme en el proceso relativo a la demanda reconvencional.
30. El tribunal de reenvío explica que, según el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la objeción de nulidad solo puede prosperar si el demandado en el procedimiento por violación ha «impugnado la validez» de la marca mediante demanda reconvencional. En una interpretación literal de aquel precepto, afirma, el requisito que exige se cumpliría con solo formular la reconvención. Si se atiende, en cambio, a la finalidad de la norma, debe advertirse que trata de evitar las divergencias entre las situaciones jurídicas inter partes, derivadas del procedimiento por violación, y las inherentes a la eficacia erga omnes propia de la sentencia declaratoria de la nulidad de la marca, en vía reconvencional.
31. Para el tribunal a quo, si bien el legislador de la Unión sienta como principio que una acción por violación solo puede desestimarse por la existencia de una causa de nulidad de la marca debidamente constatada, con efecto erga omnes, en su derecho interno no es exactamente así. La regulación de los procesos por violación de marcas nacionales, por un lado, no prevé la declaración erga omnes de su nulidad en virtud de una demanda reconvencional. (12) Por otro lado, en el marco de una demanda por violación de esa misma marca nacional, la declaración de nulidad solo es posible como «cuestión liminar» con meros efectos inter partes.
32. En el ámbito de las marcas de la Unión, el órgano jurisdiccional remitente considera que, para garantizar que la excepción de nulidad invocada en un procedimiento por violación pueda prosperar, esa marca se debería haber declarado nula de manera simultánea en un procedimiento.
33. El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) sintetiza en estos términos las tres opciones —y las correlativas dudas— que se le plantean:
– «Si es suficiente interponer la demanda de reconvención, de modo que la acción por violación pueda ser desestimada ya antes de la decisión sobre la demanda de reconvención por adquisición de mala fe de los derechos sobre la marca; o
– si la acción por violación solamente podrá ser desestimada por dicha causa, si al menos al mismo tiempo se declara la nulidad de la marca sobre la base de la demanda de reconvención; o
– si la objeción de la adquisición de mala fe de los derechos sobre la marca en el procedimiento por violación solamente puede prosperar una vez que se haya declarado en firme la nulidad de la marca en virtud de la demanda de reconvención». (13)
34. En esta tesitura, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y elevar al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas con carácter prejudicial:
«1) ¿Puede desestimarse una acción por violación de una marca de la Unión [artículo 96, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [...]] sobre la base de la objeción de mala fe de la solicitud de la marca [artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [...]], cuando el demandado haya interpuesto una demanda reconvencional de nulidad de la marca de la Unión con ese mismo fundamento [artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 [...]], pero el tribunal aún no haya resuelto acerca de dicha demanda?
2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿puede el tribunal desestimar la acción por violación de una marca sobre la base de la mala fe del solicitante de su registro, si al menos al mismo tiempo estima la demanda reconvencional por nulidad de la marca, o debe esperar en todo caso, para resolver acerca de la acción por violación, hasta que adquiera firmeza la decisión sobre la demanda de reconvención?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y principales argumentos de las partes
A. Procedimiento
35. El auto de reenvío tuvo entrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 2016.
36. Las dos partes en el procedimiento principal han depositado observaciones escritas.
37. No se ha considerado imprescindible la celebración de una vista oral, en aplicación del artículo 76, apartado 2, del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia.
B. Síntesis de las observaciones presentadas
38. De las tres opciones del tribunal remitente, el Sr. Raimund apadrina la última, esto es, la necesidad de que exista una declaración firme de nulidad, por vía reconvencional (o, eventualmente, por la administrativa), para desestimar en cuanto al fondo una acción por violación de la marca.
39. Fundamenta su rechazo de la primera opción (favorable a que la mera introducción de la demanda reconvencional sea suficiente para respetar el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009) en su carácter inconciliable con la finalidad de dicha disposición. Coincide, pues, con el órgano jurisdiccional de reenvío en que el sistema del Reglamento n.º 207/2009, a la luz también de su artículo 104, prefiere las demandas reconvencionales a las excepciones en el seno de los procesos de violación, cuando se trata de declarar la nulidad de una marca. Esa preferencia deriva del carácter erga omnes de las sentencias dictadas al término de las primeras, frente al mero valor inter partes de las pronunciadas en los segundos.
40. Encuentra, asimismo, impensable que el legislador de la Unión se conformara con el simple acto formal de introducir la reconvención. Aceptar esta tesis para tener por cumplido el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 dejaría sin contenido su artículo 100, apartado 7.
41. Por lo que atañe a la segunda opción (la necesidad de sentencias coetáneas en los procedimientos por violación y reconvencional), el Sr. Raimund la desecha porque no evitaría que se produjeran decisiones contradictorias, como el propio Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) reconoció en el auto de remisión. (14)
42. El Sr. Raimund aboga, pues, por la tercera opción (que la demanda por violación no se dirima hasta que haya una sentencia firme en el procedimiento reconvencional de nulidad), porque, con ella, se respeta la eficacia erga omnes de las sentencias declaratorias de la nulidad de la marca en vía reconvencional. Invoca razones de economía procesal en favor de esa interpretación.
43. Por su parte, la Sra. Aigner defiende la primera variante expuesta por el tribunal remitente. Asienta su opinión en la interpretación literal del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. A su juicio, este precepto exige solo que la reconvención se haya interpuesto (basta con que «se impugne» la validez de la marca), pero no que se haya resuelto mediante sentencia y, menos aún, que esta deba ser firme.
44. Además, según el apartado 3 del artículo 99 del Reglamento n.º 207/2009, es posible objetar la nulidad de la marca, por mala fe de su titular, al oponerse a la acción por violación, ya que tal marca «podría ser declarada nula» cuando existiera un derecho anterior del demandado, sin que se haga mención alguna a una sentencia de nulidad ya firme.
45. Subraya la Sra. Aigner que ni el tenor ni la finalidad del referido artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 avalan el interés en prevenir decisiones divergentes en los procedimientos seguidos por violación (con efectos inter partes) y por nulidad (erga omnes) de la marca. Corresponde al derecho nacional solucionar este problema, que el legislador de la Unión ya conocía y habría aceptado, amén de que el ulterior Reglamento 2015/2424 no ha modificado las disposiciones pertinentes.
46. Por último, con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia discrepe de su postura, la Sra. Aigner propone responder a la segunda pregunta prejudicial en el sentido de que el rechazo de la acción de violación de la marca supone la declaración, cuando menos de manera simultánea, de la nulidad de la marca por vía reconvencional, lo que requiere la acumulación de los procedimientos. En caso contrario, no se eliminaría el riesgo de decisiones divergentes en cuanto al fondo.
IV. Análisis
A. Observaciones preliminares
47. Las particularidades de este litigio pueden desorientar a quienes estén acostumbrados a un sistema de enjuiciamiento civil en el que la demanda reconvencional (y no solo el contexto del derecho de marcas) se interpone en el mismo proceso y ante el mismo juez o tribunal que conoce de la demanda principal, quien falla simultáneamente una y otra en una sola sentencia. (15)
48. Parece desprenderse del auto de reenvío que el derecho procesal civil austriaco no obedecería necesariamente a esas pautas, por lo que creo conveniente avanzar alguna reflexión que contribuya a la mejor comprensión de las cuestiones debatidas.
49. En primer lugar, el Oberster Gerichsthof (Tribunal Supremo) señala que, según la Ley de enjuiciamiento civil austriaca, «en el proceso por violación un tribunal examinaría (como cuestión previa) la objeción de nulidad de una marca nacional, aun cuando el demandado no haya presentado la correspondiente solicitud de cancelación en la oficina de patentes y marcas austriaca (respecto de las marcas nacionales no está prevista la demanda de reconvención)». (16) Acepta, sin embargo, que no es así cuando se trata de marcas de la Unión.
50. En segundo lugar, si por reconvención se entiende, en general, una contra-demanda interpuesta por el demandado en un procedimiento instado frente a él por el demandante ante el mismo órgano jurisdiccional, (17) la Sra. Aigner no incurrió en error, desde el punto de vista formal, al reconvenir en el litigio, pues interpuso su demanda reconvencional ante el tribunal de marcas de la Unión competente en Austria.(18)
51. En tercer lugar, ya desde otra perspectiva, ha de tenerse en cuenta que el órgano jurisdiccional a quo plantea sus preguntas bajo el presupuesto de que la demanda por violación de la marca no podía desestimarse, en este caso, por motivos distintos de la mala fe de quien la solicitó (tales como la ausencia de riesgo de confusión entre los productos de las partes enfrentadas). Da por supuesto que, concurriendo esas otras circunstancias, no se precisaría resolver forzosamente, con carácter previo, la demanda reconvencional.
B. Sobre la primera cuestión prejudicial
52. El artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, ¿autoriza a desestimar una demanda por violación de una marca, sobre la base de la mala fe de quien la solicitó, cuando el demandado, a su vez, ha formulado una reconvención (fundada en esa misma mala fe) para instar la nulidad de la marca, y dicha reconvención aún no se ha resuelto? Esta es, en síntesis, la duda inicial del tribunal de reenvío.
53. Creo que sería demasiado simplista responder solo atendiendo al mero tenor literal del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. A falta de otros referentes jurisprudenciales (ya que, salvo error por mi parte, ese precepto está huérfano, hasta ahora, de interpretación del Tribunal de Justicia), la contestación debe partir de dos elementos subyacentes en el artículo objeto de exégesis y en otros del mismo contexto normativo.
54. El primero de esos elementos es el carácter unitario de la marca de la Unión, cuya importancia no cabe soslayar. Según su considerando tercero, el propósito del Reglamento n.º 207/2009 es establecer un régimen de marcas de la Unión que les otorgue una protección uniforme, de modo que desplieguen sus efectos en todo el territorio de la Unión.
55. Dicho objetivo se plasma en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, a cuyo tenor la marca de la Unión tiene carácter unitario, produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión y solo puede ser registrada, cedida, objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. (19)
56. Los considerandos décimo sexto y décimo séptimo del mismo Reglamento inciden en el carácter unitario del título de propiedad industrial de la Unión. Con arreglo a ellos, por un lado, es indispensable que los efectos de las resoluciones sobre la validez y la violación de las marcas de la Unión se extiendan al conjunto de la Unión, con el finde evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina que perjudicarían al carácter unitario de esas marcas. Por otro lado, subrayan la necesidad de evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones que impliquen a las mismas partes y que se hayan ejercido por los mismos hechos, basándose en una marca de la Unión y en marcas nacionales paralelas. (20)
57. El segundo elemento relevante es la presunción de validez de la que gozan las marcas de la Unión, tras el control llevado a cabo por la EUIPO al examinar la solicitud de registro. El respeto al principio de legalidad significa reconocer la plena eficacia de esas marcas (en cuanto que su registro es un acto emanado de un organismo de la Unión), mientras su invalidez no haya sido declarada por otro acto de signo contrario que, emitido por un órgano competente, haya adquirido firmeza. (21)
58. Esa presunción encuentra asimismo su encaje normativo en el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, que conmina a todos los interesados, incluidos los jueces nacionales, a reputar válidas, en principio, las marcas de la Unión.
59. Los mecanismos de impugnación de esa validez se recogen en el artículo 52, apartado 1, del mismo texto normativo y se reducen a dos: a) el procedimiento administrativo ante la EUIPO, a instancia de parte; (22) y b) la reconvención frente a una demanda por violación de la marca, esto es, la vía judicial ante los tribunales nacionales de marca de la Unión.
60. De estas disposiciones, leídas conjuntamente, se deduce que a los tribunales de marcas de la Unión les está vedado indagar de oficio la nulidad de una marca y que, en los litigios suscitados ante ellos, incumbe al demandado, mediante la reconvención, instar la nulidad (23) de la marca cuya violación le haya sido reprochada en el marco del procedimiento principal. (24)
61. El artículo 99, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 permite, sin embargo, que el demandado en un procedimiento por violación de marca (25) alegue la excepción de nulidad, sin tener que presentar una demanda reconvencional, pero únicamente si invoca un derecho anterior propio sobre el signo en liza. (26) Este no es el caso de autos.
62. La lectura de los artículos 52, apartado 1, y 53, apartado 1, puestos en relación con el artículo 99, apartados 1 y 3, y con el artículo 100, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, aboca a que la nulidad de una marca de la Unión, en la vía judicial, solo se pueda instar a través de la demanda reconvencional. Esta habrá de fundarse en alguna o algunas de las causas enumeradas en los citados artículos 52 (causas de nulidad absoluta) y 53 (causas de nulidad relativa) de ese Reglamento. La única excepción a esta regla, inserta en su artículo 99, apartado 3, a la que antes he aludido, no se aplica en el asunto de autos.
63. Esa elección del legislador de la Unión es coherente con el carácter unitario de la marca y con el objetivo de que, sobre un mismo signo distintivo que haya accedido al registro de la EUIPO, no se pronuncien sentencias contradictorias.
64. Las sentencias dictadas en procedimientos por violación de marcas de la Unión gozan de eficacia inter partes, de modo que, una vez firmes, la fuerza de cosa juzgada solo vincula a quienes han intervenido en el respectivo procedimiento. En cambio, las sentencias en las que la nulidad de la marca se declara, al acoger la demanda de reconvención, despliegan sus efectos erga omnes. De ahí que, a tenor del artículo 100, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO haya de inscribir en el registro «la mención de la resolución» judicial (anulatoria), que tendrá efectos retroactivos, es decir, ex tunc. (27)
65. Si se admitiera que cualquier demandado en una acción por violación de marca puede oponer sin más, como excepción, los motivos de nulidad (absolutos o relativos) de aquella, se correría el riesgo de que acciones similares entabladas por el titular del derecho en diversos foros dieran lugar, en algunos casos, a la declaración de nulidad de la marca y, en otros, a la solución contraria. Téngase en cuenta que, en virtud del artículo 97, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, para ejercitar la acción de violación, el titular tiene la opción del forumdelicti commissi como alternativa al del domicilio del demandado. (28)
66. El legislador de la Unión ha querido, pues, que solo se impugne en vía judicial nacional la validez de este tipo de marcas mediante la demanda reconvencional. A la vez, ha instaurado un mecanismo de seguridad para afrontar la eventual pluralidad de demandas, tanto por violación como reconvencionales: la suspensión del fallo, en los términos que contempla el artículo 104, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.
67. Con este trasfondo, no puede compartirse la interpretación del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 que propone la Sra. Aigner. Según ella, la excepción de nulidad de la marca podría ser acogida, en el seno de un proceso por violación, siempre que se haya interpuesto (pero aún no resuelto) la demanda reconvencional.
68. Como bien afirma el órgano judicial de reenvío, esa solución es incompatible con el designio del precepto. No se entendería por qué el legislador de la Unión obliga a suspender el fallo cuando exista litispendencia entre dos tribunales de marcas, como medio de evitar sentencias dispares sobre idéntico objeto, y no impone esa obligación cuando las demandas por violación y reconvencional se atribuyen a un mismo tribunal de marcas de la Unión (aunque actúe a través de dos formaciones jurisdiccionales diferentes).
69. Es cierto que, en virtud de su autonomía procesal, (29)corresponde a cada Estado miembro determinar la organización de sus tribunales de marcas de la Unión, así como fijar sus reglas de procedimiento, sin mengua del respeto a las que contiene el Reglamento n.º 207/2009. Pero el sistema de atribución de competencias (y, en ese mismo sentido, el de reparto de asuntos dentro de un mismo tribunal que tenga varias formaciones jurisdiccionales) de los tribunales nacionales de marcas de la Unión no puede poner en jaque el objetivo de prevenir que se dicten sentencias contradictorias sobre una misma marca.
70. El sistema de impugnación judicial de las marcas de la Unión distingue entre defensas en cuanto al fondo (excepciones) y demandas reconvencionales. La única posibilidad de que el demandado invoque la excepción de nulidad de la marca, frente a una demanda por violación, concurre cuando él mismo ostente un derecho anterior sobre ese signo (artículo 99, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, antes citado). (30)
71. Fuera de esa hipótesis, quien haya sido demandado por violar una marca de la Unión y mantenga que esta última es nula ha de seguir el cauce de la reconvención. La pretensión de nulidad así planteada deviene necesariamente prejudicial respecto de la propia demanda por violación, pues la presunción de validez de la marca queda en entredicho. Antes de analizar si los derechos inherentes a la marca fueron vulnerados, se ha de resolver como cuestión previa sine qua non la subsistencia de la validez de ese signo distintivo, precisamente lo que el demandado ha puesto en duda mediante su reconvención.
72. Carecería de lógica procesal desestimar la demanda por violación (salvo en el supuesto al que se refiere el tribunal de reenvío) sin haber despejado las dudas sobre la nulidad de la marca expuestas en la demanda reconvencional. Y esa carencia de lógica sucede tanto si los litigios se tramitan ante diversos tribunales de marcas de la Unión, como si se siguen ante uno solo (en este caso, el Handelsgericht Wien, Tribunal de lo mercantil de Viena) cuando actúe en formaciones jurisdiccionales que conozcan por separado de esos litigios.
73. Procede, pues, responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 ha de interpretarse en el sentido de que, interpuesta una demanda reconvencional en la que se inste la nulidad de la marca de la Unión a causa de la mala fe de su titular al registrarla, el tribunal competente para la demanda principal por violación de dicha marca no puede acoger ese motivo de nulidad, alegado por vía de excepción, hasta que se haya fallado la demanda reconvencional.
C. Sobre la segunda cuestión prejudicial
74. La segunda pregunta prejudicial del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) se plantea por si la respuesta a la primera fuera negativa, como propongo.
75. La duda de la jurisdicción de reenvío tiene ahora como premisa que, en las circunstancias ya expuestas, el tribunal de marcas de la Unión ha de esperar al fallo de la demanda reconvencional, para decidir sobre la violación de la marca. Ahora bien, ¿basta que se pronuncie ese fallo o es necesario que haya ganado firmeza?
76. Si la respuesta a la demanda reconvencional fuera favorable al demandado (esto es, si se declarase la nulidad del signo distintivo), el tribunal de marcas podría, según establezca su derecho nacional, (31) tanto desestimar la demanda de violación como declararla carente ya de objeto, pues resulta imposible violar una marca que ha perdido ex tunc el amparo registral.
77. Al supeditar el fallo en el proceso por violación a la previa resolución de la reconvención, el tribunal competente cumple con el fin de evitar sentencias contradictorias, que hubiesen podido poner en peligro la unidad de la marca de la Unión.
78. El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) teme, sin embargo, que el comportamiento procesal de las partes en los procedimientos por violación y reconvencional pueda socavar, de nuevo, la coherencia lograda por las sentencias coetáneas, por ejemplo, recurriendo únicamente ante la instancia superior una de ellas. (32)
79. En tal tesitura, se interroga acerca de si, precisamente para excluir la eventual contradicción, debería exigirse del primer tribunal que no dirima la controversia sobre la violación de la marca hasta que la sentencia favorable a la reconvención haya adquirido fuerza de cosa juzgada.
80. En mi opinión, el Reglamento n.º 207/2009 no ofrece una regla segura en cuya virtud el tribunal competente haya de esperar a la firmeza de la sentencia que acoja la pretensión reconvencional. Tampoco contiene ninguna regla que lo impida.
81. De los artículos del Reglamento n.º 207/2009 que aluden expresamente a la eficacia de «cosa juzgada» de la resolución judicial, (33) el número 56, apartado 3, la vincula a que un tribunal de un Estado miembro haya resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa, y que esa resolución judicial sea ya firme (esto es, irrevocable, no susceptible de ulterior recurso). (34)
82. Sin embargo, esos preceptos no aclaran nada acerca de la suerte que han de correr las resoluciones judiciales dictadas en los respectivos litigios mientras no hayan adquirido esa cualidad de firmeza. La explicación de esta falta de regulación proviene, probablemente, de que el Reglamento n.º 207/2009 se ocupa de la firmeza de las sentencias desde la perspectiva de la coherencia entre las decisiones de la Oficina y las de los tribunales nacionales de marcas de la Unión. Conviene detenerse un momento en este aspecto.
83. A diferencia del procedimiento de registro de las marcas de la Unión, que en el sistema del Reglamento n.º 207/2009 se ha configurado como una función exclusiva de la EUIPO, impermeable a toda decisión de un tribunal nacional, (35) la competencia para declarar la nulidad de una marca de la Unión se ha atribuido, de manera compartida, a los tribunales nacionales de marcas de la Unión y a la Oficina.
84. No obstante, el ejercicio de esa competencia se ha de llevar a cabo de modo alternativo y excluyente, es decir, solo el primero de esos dos órganos que conozca de la controversia (36) (ya se trate de un tribunal de marcas de la Unión, ante el que se haya presentado la demanda reconvencional, o de la EUIPO, si ante ella se hubiera depositado una solicitud de nulidad) podrá resolver sobre la validez del título de propiedad industrial. Con la finalidad de evitar decisiones contradictorias, el otro órgano ha de suspender su procedimiento hasta que se solucione el primer procedimiento, a tenor del artículo 104 del Reglamento n.º 207/2009.
85. Pues bien, esa suspensión (37) y el deber (artículo 100, apartado 6, del mismo Reglamento) del tribunal nacional de marcas de la Unión de comunicar su sentencia a la EUIPO, cuando haya adquirido fuerza de cosa juzgada el fallo estimatorio de la nulidad de una de esas marcas por vía reconvencional, constituyen los mecanismos con los que el legislador pretende asegurar la coherencia de las decisiones sobre nulidad y la concordancia del registro de marcas de la Unión con la realidad de los signos que alberga.
86. Cuando sea un mismo órgano judicial el que, en momentos diferentes, haya de solventar la demanda por violación de la marca y la demanda reconvencional en la que se inste la nulidad de ese signo distintivo, la coherencia con su propia decisión sobre la reconvención impedirá que la relativa a la violación sea contradictoria. Pero no encuentro base para exigirle, a la luz del Reglamento n.º 207/2009, que suspenda el (segundo) fallo hasta tener en cuenta los eventuales avatares del litigio en las instancias superiores.
87. El deber del tribunal de marcas de la Unión al que me he referido en mi análisis de la primera cuestión prejudicial le ha de llevar a esperar el resultado de la demanda reconvencional, para dirimir (de forma simultánea o sucesiva, según lo autoricen las normas procesales internas) la de la violación. Pronunciado el fallo sobre la primera, no creo que ese deber tenga necesariamente que estar condicionado en función de las estrategias procesales de las partes, más o menos dependientes de sus probabilidades de éxito en recursos ulteriores.
88. Coincido con el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo) en que vincular la resolución del proceso por violación al comportamiento de las partes en relación con los subsiguientes recursos contra la sentencia que acoge la reconvención acarrearía, con toda probabilidad, retrasos importantes en su enjuiciamiento. El designio de prevenir sentencias divergentes sobre una misma marca ya se ha cumplido dando prioridad a la recaída respecto de la demanda reconvencional, a resultas de la que se ventilará la acción de violación.
89. Como las partes de ambos litigios son las mismas, aunque en posiciones procesales opuestas, gozan de idénticas armas de defensa y han de cargar con las consecuencias de sus propios actos. Cualquiera de ellas puede ciertamente demorar, con sus sucesivos recursos, la producción del efecto de cosa juzgada de las sentencias de instancia, pero esta eventualidad no debe prevalecer sobre la obligación del juez que ha de zanjar el litigio ante él planteado.
90. Dicho lo anterior, quiero precisar que, si bien el Reglamento n.º 207/2009 no exige al tribunal que conoce de la demanda por violación esperar a la firmeza del fallo que haya resuelto la demanda reconvencional, tampoco detecto ningún precepto en dicho texto normativo que se oponga a tal aplazamiento. Las normas procesales de cada Estado miembro, según la interpretación que hagan sus tribunales supremos, pueden optar por una solución o por otra, ante la ausencia de reglas del derecho de la Unión sobre este extremo.
91. Puede ocurrir que la sentencia de reconvención no se impugne, en cuyo caso incumbirá al tribunal que la ha dictado informar de su sentencia con fuerza de res judicata a la EUIPO. Dado que el plazo de recurso no será excesivamente prolongado, no veo inconveniente en que el tribunal nacional aguarde, antes de dirimir la demanda de violación, a que sea firme la sentencia reconvencional. Si, en cambio, esta última se impugnase, le correspondería sopesar las particularidades del procedimiento por violación (38) y si es pertinente suspender ese procedimiento hasta la firmeza de la sentencia sobre la reconvención.
92. En atención a las explicaciones precedentes, entiendo que se habría de responder a la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que el tribunal de marcas de la Unión puede desestimar la acción por violación de una marca, apoyándose en la mala fe del solicitante de su registro, cuando, al menos al mismo tiempo, se estime la demanda reconvencional en la que se inste la nulidad de esa marca por idéntico motivo. El derecho de la Unión no le obliga a esperar, para resolver acerca de la acción por violación, hasta que adquiera firmeza la sentencia sobre la demanda de reconvención, pero tampoco se opone a que lo haga.
V. Conclusión
93. En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo civil y penal, Austria) en los términos siguientes:
«1) El artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, ha de interpretarse en el sentido de que, interpuesta una demanda reconvencional en la que se inste la nulidad de la marca de la Unión a causa de la mala fe de su titular al registrarla, el tribunal que conoce de la demanda principal por violación de dicha marca no puede acoger ese mismo motivo de nulidad, alegado por vía de excepción, hasta que se haya fallado la demanda reconvencional.
2) El tribunal de marcas de la Unión puede desestimar la acción por violación de una marca, basándose en la mala fe del solicitante de su registro, cuando, al menos al mismo tiempo, se estime la demanda reconvencional en la que se haya instado la nulidad de esa marca por idéntico motivo. Para resolver acerca de la acción por violación, el derecho de la Unión no le obliga a esperar hasta que adquiera firmeza la sentencia sobre la demanda de reconvención, pero tampoco se opone a que lo haga.»