ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)
z 30. mája 2013 (*)
„Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Spoločenstva ultrafilter international – Absolútny dôvod zamietnutia – Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Zneužitie práva“
Vo veci T‑396/11,
ultra air GmbH, so sídlom v Hildene (Nemecko), v zastúpení: C. König, advokát,
žalobca,
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,
žalovanému,
ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:
Donaldson Filtration Deutschland GmbH, so sídlom v Haane (Nemecko), v zastúpení: N. Siebertz a M. Teworte‑Vey, advokáti,
ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. mája 2011 (vec R 374/2010‑4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi ultra air GmbH a Donaldson Filtration Deutschland GmbH,
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),
v zložení: predseda komory N. J. Forwood (spravodajca), sudcovia F. Dehousse a J. Schwarcz,
tajomník: C. Heeren, referentka,
so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 22. júla 2011,
so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 28. novembra 2011,
so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 12. decembra 2011,
po pojednávaní z 29. januára 2013,
vyhlásil tento
Rozsudok
1 Vedľajší účastník konania ultrafilter GmbH, teraz Donaldson Filtration Deutschland GmbH, podal 29. marca 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia ultrafilter international.
3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 7, 11, 37, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:
– trieda 7: „Filtre na vysúšanie, čistenie a ochladzovanie vzduchu, plynov a kvapalín; telo filtrov, materiály filtrov; mechanické a elektrické ventily; zariadenia na oddeľovanie olejov, zariadenia na oddeľovanie vody“,
– trieda 11: „Prístroje a zariadenia na vysúšanie, čistenie a ochladzovanie vzduchu, plynov a kvapalín; súčiastky a príslušenstvo týchto prístrojov a zariadení, najmä čerpadlové membrány, úrovňové meradlá, ventily, najmä elektromagnetické ventily, ovládacie zariadenia pre ventily, ovládacie zariadenia s časovým spínačom, manometre, najmä manometre na meranie diferenčného tlaku, tlakomery, najmä tlakomery s ukazovateľom teploty, tlakomery s úrovňovým ukazovateľom, súčiastky na upevnenie filtračných systémov, vrátane súčiastok na prepojenie a upevnenie na konštrukciu; vetracie zariadenia“,
– trieda 37: „Uvedenie do prevádzky, oprava a údržba prístrojov a zariadení uvedených vyššie“,
– trieda 41: „Technické školenia; školenia pre predaj a školenia týkajúce sa výrobkov“,
– trieda 42: „Inžinierske práce; poradenstvo pri plánovaní, inštalácii a používaní zariadení a prístrojov uvedených vyššie“.
4 Rozhodnutím z 19. januára 2001 zamietol prieskumový pracovník prihlášku ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe odvolania podaného vedľajším účastníkom konania druhý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím zo 16. decembra 2003 toto rozhodnutie zrušil a potvrdil, že sporná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) v členských štátoch, v ktorých sa hovorí nemecky a anglicky.
5 Sporná ochranná známka bola zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva 27. septembra 2005 pod číslom 1121839.
6 Dňa 5. mája 2008 podal žalobca ultra air GmbH na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) a článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.
7 Rozhodnutím z 29. januára 2010 výmazové oddelenie ÚHVT vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti a následne vyhlásilo spornú ochrannú známku za neplatnú na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia.
8 Dňa 16. marca 2010 podal vedľajší účastník konania proti rozhodnutiu výmazového oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
9 Štvrtý odvolací senát tomuto odvolaniu vyhovel rozhodnutím z 18. mája 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný žalobcom. Podľa odvolacieho senátu došlo v návrhu na vyhlásenie neplatnosti k zneužitiu práva a mal byť zamietnutý ako neprípustný. V tomto smere sa odvolací senát v podstate domnieval, že žalobca svojím návrhom na vyhlásenie neplatnosti v skutočnosti sledoval, aby označenie „ultrafilter“ (samotné alebo v spojení s inými výrazmi) mohol sám používať ako ochrannú známku. Sledoval teda iné ciele, než sú ciele verejného záujmu uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Skryté úmysly, ktoré zakladajú zneužitie práva, navyše preukazuje skutočnosť, že bývalý konateľ majiteľa spornej ochranné známky a súčasný konateľ osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, sám v roku 2003 obhajoval rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním tejto ochrannej známky. Keďže zneužitie práva je „všeobecnou prekážkou konania“, treba vylúčiť zneužívajúce návrhy a žaloby, na základe ktorých dochádza ku konaniam, ktoré sledujú iné ciele, než sú ciele, ktoré chráni právny systém bez toho, aby bolo potrebné odkazovať na procesné právo členských štátov na základe článku 83 nariadenia č. 207/2009.
Návrhy účastníkov konania
10 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
– zrušil napadnuté rozhodnutie,
– zamietol odvolanie podané vedľajším účastníkom konania na odvolací senát,
– zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.
11 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
– zamietol žalobu,
– zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.
Právny stav
12 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody založené na porušení článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 a porušení článku 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia.
13 V rámci prvého žalobného dôvodu žalobca tvrdí, že ako to potvrdila judikatúra, článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 priznáva každej fyzickej alebo právnickej osobe právo podať návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 toho istého nariadenia, pričom toto právo nezávisí od zváženia prípadných osobných záujmov osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, a všeobecného záujmu chráneného ustanovením uvedeným ako posledné. V tomto kontexte článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktorý danú otázku upravuje vyčerpávajúcim spôsobom, neponecháva nijaký priestor na zohľadnenie prípadnej neexistencie dobrej viery osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, takže zneužitie práva nemôže predstavovať prekážku, ktorá by bránila preskúmaniu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
14 Okrem toho žalobca sa nedopustil nijakého zneužitia práva, lebo po prvé rozhodnutia vnútroštátnych súdov predložené vedľajším účastníkom konania pred odvolacím senátom sa týkajú prípadov nekalej súťaže, ktoré nemajú s používaním spochybnenej ochrannej známky žiadnu súvislosť. Po druhé vzhľadom na to, že práve zabránenie monopolizácie označenia, na ktoré sa vzťahujú absolútne dôvody zamietnutia, je cieľom chráneným článkom 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, slobodné používanie takéhoto označenia je úplne v súlade s týmto ustanovením a nemôže predstavovať zneužitie práva. Po tretie skutočnosť, že osoba, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, predtým bezúspešne požadovala zápis označenia ako ochrannej známky, jej nemôže brániť v tom, aby podala návrh na vyhlásenie neplatnosti podobnej ochrannej známky, na ktorú sa vzťahuje absolútny dôvod zamietnutia. Napokon po štvrté okolnosť, že konateľ žalobcu bol konateľom vedľajšieho účastníka konania, keď si vedľajší účastník konania nechal zapísať spochybnenú ochrannú známku, tiež nie je relevantná.
15 ÚHVT a vedľajší účastník konania obhajujú dôvodnosť napadnutého rozhodnutia.
16 V tejto súvislosti treba uviesť, že návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 patrí do správneho, nie súdneho konania (rozsudok Súdneho dvora z 25. februára 2010, Lancôme/ÚHVT, C‑408/08 P, Zb. s. I‑1347, bod 36).
17 Článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na absolútnom dôvode neplatnosti môžu podať všetky fyzické a právnické osoby a každá skupina alebo orgán zriadený s cieľom zastupovať záujmy výrobcov, poskytovateľov služieb, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorí majú procesnú spôsobilosť. Naproti tomu podľa článku 56 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia týkajúceho sa návrhov na vyhlásenie neplatnosti z relatívneho dôvodu neplatnosti je právo na podanie takého návrhu vyhradené pre konkrétne osoby, ktoré majú záujem na konaní. Preto zo štruktúry tohto článku vyplýva, že normotvorca mal v úmysle obmedziť okruh osôb, ktoré môžu podať návrh na vyhlásenie neplatnosti v druhom, ale nie v prvom prípade (pozri v tomto zmysle rozsudok Lancôme/ÚHVT, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 39).
18 Zatiaľ čo relatívne dôvody zamietnutia zápisu chránia len súkromné záujmy majiteľov niektorých skorších práv, dôvody absolútneho zamietnutia chránia rôzne všeobecné záujmy, na ktorých sú založené, čo vysvetľuje, že článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 od navrhovateľa nevyžaduje, aby preukázal záujem na konaní (rozsudok Lancôme/ÚHVT, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 40).
19 Absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 má za cieľ zabrániť zápisu ochranných známok, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá jediná ich robí spôsobilými plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, umožniac mu tým odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu. Preto všeobecný záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, zjavne splýva s predmetnou základnou funkciou ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. januára 2006, Deutsche SiSi‑Werke/ÚHVT, C‑173/04 P, Zb. s. I‑551, body 60 a 61). Okrem toho všeobecný záujem, ktorý predstavuje základ článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, spočíva v zabezpečení, že opisné označenia jednej alebo niekoľkých vlastností výrobkov alebo služieb, pre ktoré bol požadovaný zápis ochrannej známky, budú môcť voľne používať všetky hospodárske subjekty ponúkajúce tieto výrobky alebo služby (rozsudok Súdneho dvora z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C‑51/10 P, Zb. s. I‑1541, bod 37).
20 Z toho vyplýva, že správne konanie stanovené v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 52 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia má za cieľ najmä umožniť ÚHVT, aby preskúmal platnosť zápisu ochrannej známky a prijal stanovisko, ktoré mal prípadne prijať z úradnej povinnosti na základe článku 37 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.
21 V tomto kontexte musí ÚHVT posúdiť, či je skúmaná ochranná známka opisná alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, bez toho, aby dôvody alebo predchádzajúce správanie osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, mohli ovplyvniť rozsah poslania ÚHVT, pokiaľ ide o všeobecné záujmy, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Vzhľadom na to, že ÚHVT sa pri uplatnení predmetných ustanovení v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti nevyjadruje k otázke, či má právo majiteľa ochrannej známky prednosť pred právom osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, ale overuje, či právo majiteľa ochrannej známky právoplatne vzniklo s ohľadom na pravidlá upravujúce jej spôsobilosť na zápis, nemôže ísť o „zneužitie práva“ zo strany osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti.
22 Na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, skutočnosť, že osoba požadujúca vyhlásenie neplatnosti môže svoj návrh podať s cieľom neskôr na svoje výrobky umiestniť predmetné označenie, presne zodpovedá všeobecnému záujmu disponibility a voľného používania chránenému článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, takáto skutočnosť v žiadnom prípade nemôže predstavovať zneužitie práva. Toto posúdenie potvrdzuje článok 52 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého možno ochrannú známku Spoločenstva vyhlásiť za neplatnú na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, čo predpokladá, že žalovaný v rámci tohto konania môže dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti aj v prípade, že používal predmetnú ochrannú známku a má v úmysle ju aj naďalej používať.
23 Naopak, ciele sledované článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 by boli zmarené odmietnutím návrhu na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu „zneužitia práva“, lebo takéto odmietnutie zabráni vecnému preskúmaniu opísanému v bode 21 vyššie.
24 Rovnako skutočnosť, že konateľ osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, bol konateľom majiteľa ochrannej známky v čase, keď bola podaná prihláška ochrannej známky, nemá nijaký vplyv na právo osoby podávajúcej návrh na vyhlásenie neplatnosti, aby na ÚHVT podala návrh v zmysle článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. S ohľadom na povahu a predmet dotknutého konania spočívajúci v ochrane všeobecných záujmov, na ktorých je založený článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009, je totiž potrebné konštatovať, že majiteľ opisnej ochrannej známky či ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti nezíska žiadne právo na zachovanie zápisu svojej ochrannej známky len na základe toho, že konateľom osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, je fyzická osoba, ktorá v minulosti konala s cieľom získať zápis predmetného označenia.
25 K tomu istému záveru treba dospieť, pokiaľ ide o tvrdenia vedľajšieho účastníka konania založené na nekalej súťaži, ktorej sa voči nemu dopustil žalobca. V tomto ohľade treba pripomenúť, že článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 prípustnosť ani odôvodnenosť návrhu na vyhlásenie neplatnosti nepodmieňuje dobrou vierou osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti [pozri analogicky rozsudok Všeobecného súdu z 3. decembra 2009, Iranian Tobacco/ÚHVT – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T‑245/08, neuverejnený v Zbierke, bod 26]. Aj za predpokladu, že by návrh na vyhlásenie neplatnosti bol súčasťou globálneho plánu obchodnej konfrontácie zahŕňajúcej tiež metódy nekalej súťaže, výmaz opisnej ochrannej známky či ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti je legálnym dôsledkom stanoveným v článku 57 ods. 5 a 6 nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby jej majiteľ získal právo zachovať jej zápis v dôsledku toho, že sa osoba, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti, dopustí okrem iného nekalého súťažného konania.
26 Napokon odkaz ÚHVT na článok 9 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), nie je relevantný. Toto ustanovenie sa tak ako článok 54 nariadenia č. 207/2009 s podobným obsahom týka prípadov, keď majiteľ ochrannej známky počas piatich rokov strpel používanie neskoršej ochrannej známky, čo je okolnosť, ktorá ho zbavuje práva požiadať o vyhlásenie neplatnosti neskoršej ochrannej známky na základe skoršej ochrannej známky. Toto ustanovenie upravuje vzťahy medzi dvoma legálne zapísanými ochrannými známkami, keď stanovuje, že za určitých podmienok nemôže byť ochranná známka vymazaná z dôvodu existencie inej zhodnej alebo podobnej ochrannej známky. Normotvorca teda upravuje len vzťahy medzi dvoma záujmami súkromnej povahy, ktoré sú protichodné v rámci článku 4 ods. 1 smernice 89/104, ktorý je analogický námietkovému konaniu podľa článku 8 nariadenia č. 207/2009. Naopak, toto pravidlo sa nijako netýka možnosti nechať vymazať ochrannú známku nie z dôvodu nebezpečenstva zámeny so skoršou ochrannou známkou, ale z dôvodu jej opisného charakteru alebo neexistencie rozlišovacej spôsobilosti, a teda z absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v prospech všeobecného záujmu, na základe ktorých je zápis od začiatku neplatný a ktorých uplatnenie možno podľa článku 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 odmietnuť len v prípade, že predmetná ochranná známka získala po svojom zápise rozlišovaciu spôsobilosť.
27 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol námietku ako neprípustnú na základe údajného „zneužitia práva“.
28 Preto treba prvému žalobnému dôvodu vyhovieť a zrušiť napadnuté rozhodnutie.
29 Pokiaľ ide o druhý žalobný návrh žalobcu spočívajúci v zmene napadnutého rozhodnutia, treba uviesť, že hoci článok 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 oprávňuje Všeobecný súd zmeniť rozhodnutia odvolacích senátov, táto možnosť je v zásade obmedzená na situácie, keď sa vec nachádza v takom štádiu, že môže byť o nej rozhodnuté [rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júna 2008, Gabel Industria Tessile/ÚHVT – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, Zb. s. II‑823, bod 28]. V predmetnej veci, ako uvádza ÚHVT s cieľom, aby bol druhý žalobný dôvod vyhlásený za neprípustný, odvolací senát z vecného hľadiska nerozhodol o návrhu na vyhlásenie neplatnosti, čo bolo predmetom odvolania podaného vedľajším účastníkom konania. Je teda potrebné konštatovať, že vec sa nenachádza v takom štádiu, aby o nej bolo možné rozhodnúť, a že tento návrh treba zamietnuť.
O trovách
30 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi, v súlade s jeho návrhom. Keďže vedľajší účastník konania nemal úspech vo svojich návrhoch, znáša svoje vlastné trovy konania v súlade s článkom 87 ods. 4 tretím pododsekom rokovacieho poriadku.
Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)
rozhodol a vyhlásil:
1. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. mája 2011 (vec R 374/2010‑4) sa zrušuje.
2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil ultra air GmbH.
3. Donaldson Filtration Deutschland GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 30. mája 2013.
Podpisy