SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)
z dne 30. maja 2013(*)
„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Skupnosti ultrafilter international – Absolutni razlog za zavrnitev – Člen 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Zloraba pravice“
V zadevi T‑396/11,
ultra air GmbH s sedežem v Hildnu (Nemčija), ki jo zastopa C. König, odvetnik,
tožeča stranka,
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa G. Schneider, agent,
tožena stranka,
druga stranka v postopku pred odborom UUNT za pritožbe, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je
Donaldson Filtration Deutschland GmbH s sedežem v Haanu (Nemčija), ki jo zastopata N. Siebertz in M. Teworte-Vey, odvetnika,
zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora UUNT za pritožbe z dne 18. maja 2011 (zadeva R 374/2010‑4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama ultra air GmbH in Donaldson Filtration Deutschland GmbH,
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),
v sestavi N. J. Forwood (poročevalec), predsednik, F. Dehousse in J. Schwarcz, sodnika,
sodna tajnica: C. Heeren, administratorka,
na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča dne 22. julija 2011,
na podlagi odgovora UUNT na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. novembra 2011,
na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. decembra 2011,
na podlagi obravnave z dne 29. januarja 2013
izreka naslednjo
Sodbo
1 Intervenientka, družba ultrafilter GmbH, ki je postala družba Donaldson Filtration Deutschland GmbH, je 29. marca 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti.
2 Znamka, za katero je bila prijavljena registracija, je besedni znak ultrafilter international.
3 Proizvodi in storitve, za katere je bila prijavljena registracija, spadajo v razrede 7, 11, 37, 41 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo naslednjim opisom:
– razred 7: „filtri za sušenje, prečiščevanje in hlajenje zraka, plinov in tekočin; nosilci filtrov, materiali filtrov; mehanske in električne odvodne pipe; ločevalniki olja, ločevalniki vode“;
– razred 11: „naprave in instalacije za sušenje, odvajanje in hlajenje zraka, plinov in tekočin; deli in pritikline teh naprav in instalacij, zlasti membrane za črpalke, merilniki ravni, zapornice, zlasti elektromagnetne zapornice, komande za zapornice, komande s časovnim zamikom, manometri, zlasti manometri diferenčne napetosti, presiometri, zlasti presiometri z indikatorjem temperature, presiometri z indikatorjem ravni, elementi za pritrditev za sisteme filtracij, vključno z elementi za priključitev in pričvrstitev za konstrukcije; ventilacijske naprave“
– razred 37: „zagon, popravilo in vzdrževanje zgoraj navedenih naprav in instalacij“;
– razred 41: „tehnično izobraževanje; izobraževanje za prodajo in izobraževanje v zvezi s proizvodi“;
– razred 42: „inženirske storitve; svetovanje za načrtovanje, montažo in uporabo zgoraj navedenih naprav in instalacij“.
4 Preizkuševalec je z odločbo z dne 19. januarja 2001 zavrnil prijavo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009) z obrazložitvijo, da je sporna znamka opisna in da nima razlikovalnega učinka. Drugi odbor za pritožbe pri UUNT je na podlagi pritožbe, ki jo je vložila intervenientka, z odločbo z dne 16. decembra 2003 (zadeva R 375/2001‑2) razveljavil zgoraj navedeno odločbo in potrdil, da je sporna znamka pridobila razlikovalni učinek v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009) v nemško in angleško govorečih državah članicah.
5 Sporna znamka je bila 27. septembra 2005 registrirana kot znamka Skupnosti pod številko 1121839.
6 Tožeča stranka, družba ultra air GmbH, je 5. maja 2008 na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009) pri UUNT vložila zahtevo za razglasitev ničnosti sporne znamke, ker je bila registrirana s kršitvijo člena 7(1)(b) in (c) ter (3) Uredbe št. 40/94.
7 Oddelek za izbris pri UUNT je z odločbo z dne 29. januarja 2010 ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti in razglasil sporno znamko za nično za vse proizvode in storitve na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 7(1)(b) in (c) te uredbe.
8 Intervenientka je 16. marca 2010 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
9 Četrti odbor za pritožbe pri UUNT je z odločbo z dne 18. maja 2011 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbi ugodil, razveljavil odločbo oddelka za izbris in zavrgel zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila tožeča stranka. Po mnenju odbora za pritožbe je zahteva za ugotovitev ničnosti pomenila zlorabo pravice in jo je bilo treba zavreči kot nedopustno. V zvezi s tem je odbor za pritožbe v bistvu ocenil, da je tožeča stranka zahtevo za ugotovitev ničnosti v resnici vložila zato, da bi sama uporabljala oznako „ultrafilter“ kot znamko (samo ali v kombinaciji z drugimi izrazi). Sledila naj bi torej drugim ciljem, ne pa ciljem, ki so v javnem interesu in so določeni v členu 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Skriti nameni, ki pomenijo zlorabo pravice, naj bi bili razvidni tudi iz dejstva, da je nekdanji poslovodja imetnice izpodbijane znamke in trenutni poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, leta 2003 sam zatrjeval obstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo te znamke. Ker je zloraba pravice „splošna ovira v postopku“, naj bi bilo treba izključiti zahteve in pravna sredstva, ki pomenijo zlorabo pravice in ki vodijo v postopke, namenjene uresničitvi drugih ciljev kot tistih, ki jih varuje pravni sistem, ne da bi se bilo treba sklicevati na procesno pravo držav članic na podlagi člena 83 Uredbe št. 207/2009.
Predlogi strank
10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– razveljavi izpodbijano odločbo;
– zavrne pritožbo, ki jo je intervenientka vložila pri odboru za pritožbe;
– UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.
11 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
– tožbo zavrne;
– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
12 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja dva tožbena razloga, ki se nanašata na kršitev člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in na kršitev člena 52(1)(a) iste uredbe.
13 Tožeča stranka v okviru prvega tožbenega razloga navaja, da ima, kot potrjuje sodna praksa, na podlagi člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 vsaka fizična in pravna oseba pravico vložiti zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na členu 52 navedene uredbe, ne da bi bila ta pravica pogojena s tem, da se uravnovesijo morebitni osebni interesi stranke, ki vlaga zahtevo za ugotovitev ničnosti, in splošni interes, ki ga varuje ta določba. V tem kontekstu naj člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ki naj bi izčrpno urejal to vprašanje, ne bi omogočal upoštevanja morebitne slabe vere stranke, ki vlaga zahtevo za ugotovitev ničnosti, tako da naj zloraba pravice ne bi mogla ovirati preučitve zahteve za ugotovitev ničnosti.
14 Poleg tega naj tudi ne bi bilo razvidno, da je tožeča stranka zlorabila pravico, saj naj bi se, prvič, odločbe nacionalnih sodišč, ki jih je odboru za pritožbe predložila intervenientka, nanašale na primere nelojalne konkurence, ki niso povezane z uporabo sporne znamke. Drugič, glede na to, da naj bi bilo preprečevanje monopolizacije znakov, glede katerih so podani objektivni razlogi za zavrnitev, ravno cilj, ki je varovan s členom 7(1) Uredbe št. 207/2009, naj bi bila prosta uporaba takega znaka povsem v skladu s to določbo in torej ne bi mogla pomeniti zlorabe pravice. Tretjič, dejstvo, da je stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, v preteklosti zaman skušala registrirati znak kot znamko, naj ji ne bi preprečevalo, da vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti podobne znamke, v zvezi s katero je podan absolutni razlog za zavrnitev. Nazadnje, četrtič, tudi okoliščina, da je bil poslovodja tožeče stranke poslovodja intervenientke, ko je ta registrirala sporno znamko, naj ne bi bila upoštevna.
15 UUNT in intervenientka trdita, da je izpodbijana odločba utemeljena.
16 V zvezi s tem je treba navesti, da se z zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ne začne sodni postopek, ampak upravni (sodba Sodišča z dne 25. februarja 2010 v zadevi Lancôme proti UUNT, C‑408/08 P, ZOdl., str. I‑1347, točka 36).
17 Člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 določa, da lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki temelji na absolutnem razlogu za ničnost, vloži katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli skupina ali telo, ustanovljeno za predstavljanje interesov proizvajalcev, izdelovalcev, izvajalcev storitev, trgovcev ali porabnikov, ki je sposobno biti stranka v postopku. Nasprotno pa člen 56(1)(b) in (c) navedene uredbe, ki se nanaša na zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temeljijo na relativnem razlogu za ničnost, pridržuje pravico za vložitev take zahteve nekaterim osebam, ki imajo pravni interes. Zato iz sistematike tega člena izhaja, da je zakonodajalec želel omejiti krog subjektov, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti, v drugem primeru, ne pa v prvem (glej v tem smislu zgoraj v točki 16 navedeno sodbo Lancôme proti UUNT, točka 39).
18 Medtem ko relativni razlogi za zavrnitev registracije varujejo interese imetnikov nekaterih prejšnjih pravic, je predmet absolutnih razlogov za zavrnitev registracije varovanje splošnega interesa, ki jih utemeljuje, kar pojasnjuje, zakaj člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 od vlagatelja zahteve ne zahteva, da izkaže pravni interes (zgoraj v točki 16 navedena sodba Lancôme proti UUNT, točka 40).
19 Namen absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 je preprečiti registracijo znamk, ki so brez vsakega razlikovalnega učinka, kajti prav ta omogoča, da znamka izpolnjuje bistveno nalogo, zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora proizvoda ali storitve, ki ju znamka označuje, in mu omogočiti brez verjetnosti zmede razlikovanje tega proizvoda ali storitev od tistih, ki izvirajo od drugod. Tako se splošni interes, na katerem temelji člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in omenjena bistvena naloga znamke očitno prekrivata (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C‑173/04 P, ZOdl., str. I‑551, točki 60 in 61). Poleg tega je splošni interes, ki stoji za členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, zagotovitev, da lahko znake, ki opisujejo eno ali več lastnosti proizvodov ali storitev in za katere je bila zahtevana registracija kot znamke, vsi gospodarski subjekti, ki ponujajo take proizvode ali storitve, uporabljajo svobodno (sodba Sodišča z dne 10. marca 2011 v zadevi Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, C‑51/10 P, ZOdl., str. I‑1541, točka 37).
20 Iz navedenega izhaja, da je namen upravnega postopka iz člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 52(1)(a) iste uredbe med drugim omogočiti UUNT, da znova preuči veljavnost registracije znamke in da sprejme stališče, ki bi ga v okoliščinah primera moral sprejeti po uradni dolžnosti na podlagi člena 37(1) Uredbe št. 207/2009.
21 V tem kontekstu mora UUNT preučiti, ali je znamka, ki je predmet preizkusa, opisna in/ali nima razlikovalnega učinka, ne da bi nameni ali preteklo ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vplivali na obseg nalog, ki jih mora UUNT izvesti glede splošnih interesov, na katerih temeljita člena 7(1)(b) in (c) ter 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Namreč, če se UUNT, ko v okviru postopka za ugotovitev ničnosti uporabi zadevne določbe, ne izreče glede vprašanja, ali ima pravica imetnika znamke prednost pred katero koli pravico tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, temveč preveri le, ali je bila pravica imetnika znamke podeljena v skladu s pravili, ki urejajo pogoje za registracijo znamke, ne pride do vprašanja, ali je tisti, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke, „zlorabil pravico“.
22 Tako v nasprotju s trditvami UUNT to, da stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti, lahko vloži zahtevo, zato da bi pozneje svoje proizvode opremila z zadevnim znakom, ustreza ravno splošnemu interesu dostopnosti in proste uporabe, ki je varovan s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. Zato v nasprotju z mnenjem odbora za pritožbe taka okoliščina ne more pomeniti zlorabe pravice. To presojo potrjuje člen 52(1) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim se blagovna znamka Skupnosti lahko razglasi za nično tudi na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, kar pomeni, da lahko tožena stranka v tem postopku doseže ugotovitev ničnosti, čeprav je uporabljala zadevno znamko in jo namerava uporabljati še naprej.
23 Vendar zavrnitev zahteve za ugotovitev ničnosti zaradi „zlorabe pravice“ onemogoči uresničitev ciljev, ki se želijo doseči s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, saj taka zavrnitev preprečuje vsebinski preizkus, opisan zgoraj v točki 21 te sodbe.
24 Tudi dejstvo, da je bil poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, poslovodja imetnice znamke, ko je bila vložena prijava za registracijo znamke, nikakor ne vpliva na pravico stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, da vloži zahtevo v smislu člena 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Ob upoštevanju narave in cilja zadevnega postopka, ki se nanaša na varstvo splošnih interesov, na katerih temelji člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, je namreč treba ugotoviti, da imetnik znamke, ki je opisna ali ki nima razlikovalnega učinka, ne pridobi pravice do ohranitve registracije znamke zgolj zato, ker je poslovodja stranke, ki zahteva ugotovitev ničnosti, fizična oseba, ki si je v preteklosti prizadevala za registracijo zadevnega znaka.
25 Do enakega sklepa je treba priti tudi glede argumentov intervenientke, ki se nanašajo na ravnanje tožeče stranke v razmerju do nje, ki pomeni nelojalno konkurenco. V zvezi s tem je treba spomniti, da člen 56(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ne pogojuje dopustnosti in utemeljenosti zahteve za ugotovitev ničnosti z dobro vero tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti (glej po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2009 v zadevi Iranian Tobacco proti UUNT – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T‑245/08, neobjavljena v ZOdl., točka 26). Namreč, tudi če se predpostavi, da je zahteva za ugotovitev ničnosti del širšega načrta trgovske konfrontacije, ki vključuje tudi metode nelojalne konkurence, je izbris znamke, ki je opisna ali nima razlikovalnega učinka, zakonita posledica, ki jo določa člen 57(5) in (6) Uredbe št. 207/2009, ne da bi imetnik te znamke pridobil pravico, da ohrani registracijo znamke, ker ravnanje tistega, ki zahteva ugotovitev ničnosti, pomeni nelojalno konkurenco.
26 Nazadnje, sklicevanje UUNT na člen 9 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) ni upoštevno. Ta določba se tako kot člen 54 Uredbe št. 207/2009, ki ima analogno vsebino, nanaša na primere, v katerih je imetnik znamke pet let dopuščal uporabo poznejše znamke, kar je okoliščina, zaradi katere izgubi pravico zahtevati ugotovitev ničnosti poznejše znamke na podlagi prejšnje znamke. Ta določba pa ureja odnose med zakonito registriranima znamkama tako, da določa, da pod nekaterimi pogoji znamke ni mogoče izbrisati zaradi obstoja enake ali podobne znamke. Zakonodajalec je torej le uredil odnose med zasebnima nasprotujočima si interesoma v okviru člena 4(1) Direktive 89/104, ki je analogen postopku z ugovorom iz člena 8 Uredbe št. 207/2009. Vendar pa se to pravilo nikakor ne nanaša na možnost izbrisa znamke iz razloga, ki ne izhaja iz verjetnosti zmede zaradi povezovanja s prejšnjo znamko, temveč iz tega, da je znamka opisna ali da nima razlikovalnega učinka, to pa sta absolutna razloga za zavrnitev, ki sta določena za varstvo splošnega interesa in preprečujeta registracijo od začetka, in v skladu s členom 52(2) Uredbe št. 207/2009 je njihovo uporabo mogoče zavrniti le, če je zadevna znamka po registraciji pridobila razlikovalni učinek.
27 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ko je razveljavil odločbo oddelka za izbris in zavrgel zahtevo za ugotovitev ničnosti kot nedopustno na podlagi zatrjevane „zlorabe pravice“.
28 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi in razveljaviti izpodbijano odločbo.
29 V zvezi z drugim delom tožbe tožeče stranke, ki se nanaša na spremembo izpodbijane odločbe, je treba ugotoviti, da čeprav člen 65(3) Uredbe št. 207/2009 pooblašča Splošno sodišče, da spremeni odločbe odbora za pritožbe, je ta možnost načeloma omejena na primere, v katerih stanje zadeve dopušča dokončno odločitev (sodba Splošnega sodišča z dne 10. junija 2008 v zadevi Gabel Industria Tessile proti UUNT – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, ZOdl., str. II‑823, točka 28). V obravnavani zadevi se – kot je navedel UUNT, zato da bi se ugotovila nedopustnost drugega tožbenega razloga – odbor za pritožbe ni izrekel o vsebini zahteve za ugotovitev ničnosti, kar je vprašanje, ki je predmet pritožbe, ki jo je intervenientka vložila pri njem. Ugotoviti je torej treba, da stanje zadeve ne dopušča sprejetja dokončne odločitve in da je treba ta del tožbe zavrniti.
Stroški
30 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker UUNT v bistvenem delu svojih predlogov ni uspel, mu je v skladu s predlogi tožeče stranke treba naložiti plačilo stroškov, ki jih je ta priglasila. Ker intervenientka s svojimi predlogi v bistvenem delu ni uspela, v skladu s členom 87(4), tretji pododstavek, Poslovnika nosi svoje stroške.
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
razsodilo:
1. Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 18. maja 2011 (zadeva R 374/2010‑4) se razveljavi.
2. UUNT poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasila družba ultra air GmbH.
3. Družba Donaldson Filtration Deutschland GmbH nosi svoje stroške.
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 30. maja 2013.
Podpisi