ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)
6. července 2011(*)
„Ochranná známka Společenství – Přihláška slovní ochranné známky Společenství TDI – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 1 písm. c) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 75 a čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009“
Ve věci T‑318/09,
Audi AG, se sídlem v Ingolstadtu (Německo),
Volkswagen AG, se sídlem ve Wolfsburgu (Německo),
zastoupené P. Katherem, advokátem,
žalobkyně,
proti
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,
žalovanému,
jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 14. května 2009 (věc R 226/2007‑1), týkajícímu se přihlášky slovního označení TDI k zápisu jako ochranné známky Společenství,
TRIBUNÁL (třetí senát),
ve složení O. Czúcz (zpravodaj), předseda, I. Labucka a K. O’Higgins, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: C. Heeren, rada,
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 14. srpna 2009,
s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. listopadu 2009,
s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 5. února 2010,
po jednání konaném dne 8. prosince 2010,
vydává tento
Rozsudek
Skutkový základ sporu
1 Dne 22. května 2003 podaly žalobkyně Audi AG a Volkswagen AG u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení TDI.
3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vozidla a jejich konstrukční díly“.
4 Rozhodnutím ze dne 1. února 2007 zamítl průzkumový referent přihlášku k zápisu pro všechny požadované výrobky na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009]. Rovněž shledal, že čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009] nelze použít, neboť nebylo dostatečně prokázáno, že se přihlášené označení u veřejnosti zavedlo jako ochranná známka.
5 Žalobkyně podaly dne 5. února 2007 proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání.
6 První odvolací senát OHIM rozhodnutím ze dne 14. května 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl odvolání s odůvodněním, že označení TDI je ve vztahu ke všem dotčeným výrobkům popisné ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, jak to Tribunál rozhodl v rozsudku ze dne 3. prosince 2003, Audi v. OHIM (TDI) (T‑16/02, Recueil, s. II‑5167). Ohledně použití čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009, měl odvolací senát dále za to, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním musí být prokázáno v celé Evropské unii. Dospěl k závěru, že žalobkyně tento důkaz pro ochrannou známku TDI nepodaly. V případě Dánska, Nizozemska a Irska považoval dokumenty vložené do spisu za nedostačující. Pro ostatní členské státy uvedl, že předložené dokumenty nejsou s to prokázat zavedení přihlášené ochranné známky, neboť nedokládají, že uvedená ochranná známka umožňuje spotřebitelům těchto zemí identifikovat obchodní původ dotčených výrobků.
Návrhová žádání účastníků řízení
7 Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:
– zrušil napadené rozhodnutí;
– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
8 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
– zamítl žalobu;
– uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.
Právní otázky
9 Žalobkyně předkládají na podporu své žaloby čtyři žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Druhý žalobní důvod vychází z čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení. Třetí žalobní důvod vychází z porušení čl. 76 odst. 1 a čtvrtý žalobní důvod z porušení článku 75 nařízení č. 207/2009.
10 Tribunál považuje za vhodné zkoumat nejprve druhý žalobní důvod, poté první žalobní důvod a konečně třetí a čtvrtý žalobní důvod.
Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009
Argumenty účastníků řízení
11 Zaprvé žalobkyně namítají, že označení TDI bylo předmětem několika národních zápisů a mezinárodního zápisu. To dokládá, že uvedené označení není popisné a nepostrádá veškerou rozlišovací způsobilost.
12 Zadruhé žalobkyně poukazují na to, že OHIM posoudil jejich přihlášku označení TDI jiným způsobem než přihlášky týkající se podobných označení, a sice označení CDI a HDI, které byly podány dvěma jinými výrobci automobilů, neboť pro jejich zápis nepožadoval, aby bylo prokázáno získání rozlišovací způsobilosti užíváním. S odvoláním na usnesení Soudního dvora ze dne 12. února 2009, Bild digital (dříve Bild.T‑Online.de) (C‑39/08 a C‑43/08, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 17), žalobkyně tvrdí, že OHIM je povinen zohlednit již přijatá rozhodnutí ve věci podobných přihlášek a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu či nikoli, třebaže těmito rozhodnutími není v žádném případě vázán. Z napadeného rozhodnutí není přitom nijak patrné, že odvolací senát vzal v úvahu rozhodnutí povolující zápis označení CDI a HDI jako ochranných známek Společenství.
13 OHIM nesouhlasí s argumenty žalobkyň.
Závěry Tribunálu
14 Na úvod je třeba připomenout, že odvolací senát opřel napadené rozhodnutí pouze o čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Argumenty žalobkyň vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 jsou tudíž nerelevantní.
15 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Podle odstavce 2 téhož článku se „[o]dstavec 1 použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.
16 Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 se vztahuje na taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska relevantní veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro něž je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností [rozsudky Tribunálu ze dne 22. června 2005, Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB), T‑19/04, Sb. rozh. s. II‑2383, bod 24, a ze dne 9. června 2010, Hoelzer v. OHIM (SAFELOAD), T‑315/09, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 15].
17 Z toho vyplývá, že k tomu, aby označení spadalo pod zákaz upravený v tomto ustanovení, musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která dotyčné veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků a služeb nebo některé z jejich vlastností (rozsudky PAPERLAB, bod 16 výše, bod 25, a SAFELOAD, bod 16 výše, bod 16).
18 Ohledně slovního označení TDI Tribunál v rozsudku TDI, bod 6 výše (bod 31), rozhodl, že toto označení je zkratkou pro „turbo diesel injection“ nebo „turbo direct injection“. Rovněž shledal, že v případě vozidel toto slovní označení označuje jejich jakost, neboť vybavení motorem „turbo diesel injection“ nebo „turbo direct injection“ představuje základní vlastnost vozidla. Ohledně konstrukčních dílů vozidel Tribunál uvedl, že slovní označení TDI označuje jejich druh (rozsudek TDI, bod 6 výše, bod 34).
19 Tribunál mimoto v témže rozsudku rovněž rozhodl, že označení TDI je ve vztahu k dotčeným výrobkům popisné v celé Unii. Vzhledem k tomu, že vozidla jsou v zásadě prodávána na celém vnitřním trhu pod stejným označením, neexistuje mezi jednotlivými částmi Unie žádný rozdíl, jedná-li se o to, jak relevantní veřejnost chápe význam uvedeného označení a spojitost existující mezi tímto označením a výrobky, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky (rozsudek TDI, bod 6 výše, bod 38).
20 Zaprvé je třeba odmítnout argument žalobkyň vycházející z národních zápisů a mezinárodního zápisu označení TDI jako nerelevantní. Stačí totiž připomenout, že podle ustálené judikatury je systém ochranných známek Společenství nezávislým systémem a legalita rozhodnutí odvolacích senátů se posuzuje výlučně na základě nařízení č. 207/2009 [rozsudky Tribunálu ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T‑122/01, Recueil, s. II‑2235, bod 41; ze dne 15. září 2005, Citicorp v. OHIM (LIVE RICHLY), T‑320/03, Sb. rozh. s. II‑3411, bod 95, a ze dne 12. března 2008, Suez v. OHIM (Delivering the essentials of life), T‑128/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 32].
21 Zadruhé je třeba přezkoumat výtku žalobkyň vycházející z porušení zásady rovného zacházení.
22 V této souvislosti je zaprvé třeba připomenout, že podle ustálené judikatury jsou rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 207/2009, přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů tudíž musí být posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě rozhodovací praxe odvolacích senátů [rozsudek Soudního dvora ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C‑37/03 P, Sb. rozh. s. I‑7975, bod 47; rozsudky Tribunálu ze dne 9. října 2002, Glaverbel v. OHIM (Povrch skleněné desky), T‑36/01, Recueil, s. II‑3887, bod 35, a ze dne 14. června 2007, Europig v. OHIM (EUROPIG), T‑207/06, Sb. rozh. s. II‑1961, bod 40].
23 Zadruhé je v případě argumentů žalobkyň vycházejících z usnesení Bild digital (dříve Bild.T‑Online.de), bod 12 výše, třeba podotknout, že Soudní dvůr v bodě 17 uvedeného usnesení ohledně výkladu článku 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), uvedl, že vnitrostátní orgán příslušný k provedení zápisu musí v rámci průzkumu přihlášky k zápisu a v míře, v níž má k dispozici informace týkající se dané věci, zohlednit již přijatá rozhodnutí ve věci podobných přihlášek a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je třeba rozhodnout v tomtéž smyslu či nikoli. I kdyby se takováto úvaha uplatnila obdobně na průzkum prováděný odděleními OHIM v rámci nařízení č. 207/2009 však Soudní dvůr však rovněž upřesnil, že dotčený orgán není v žádném případě těmito podobnými přihláškami vázán. Soudní dvůr mimoto v bodě 18 tohoto usnesení rovněž připomněl, že zásada rovného zacházení se musí sladit s dodržováním legality, takže podnik se u příslušného orgánu nemůže dovolávat výhod plynoucích z rozhodovací praxe tohoto orgánu, které by byly v rozporu s platnými přepisy nebo které by vedly uvedený orgán k přijetí protiprávního rozhodnutí.
24 Žalobkyně se tudíž pro prokázání protiprávnosti napadeného rozhodnutí nemohou účinně opírat o zápis jiných označení jako ochranných známek Společenství.
25 Jen pro úplnost je třeba dodat, že žalobkyně neprokázaly existenci dostatečně přímé a konkrétní spojitosti, která by dotyčné veřejnosti umožnila vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení označení HDI a CDI jako popis automobilových vozidel nebo jejich dílů nebo některé z jejich vlastností. Naproti tomu, jak bylo uvedeno výše v bodě 18, Tribunál rozhodl, že zkratka TDI je relevantní veřejností vnímána jako zkratka výrazů „turbo diesel injection“ nebo „turbo direct injection“, a tudíž označuje jakost nebo druh požadovaných výrobků. Žalobkyně tak neprokázaly, že jejich situace je srovnatelná se situací přihlašovatelů ochranných známek HDI a CDI. Zásada rovného zacházení je přitom porušena pouze tehdy, je-li se srovnatelnými situacemi zacházeno odlišně nebo s odlišnými situacemi stejně (rozsudek Soudního dvora ze dne 13. prosince 1984, Sermide, 106/83, Recueil, s. 4209, bod 28, a rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2006, Hoek Loos v. Komise, T‑304/02, Sb. rozh. s. II‑1887, bod 96).
26 Druhý žalobní důvod je tudíž třeba zamítnout.
K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009
Argumenty účastníků řízení
27 Zaprvé žalobkyně tvrdí, že zavedení ochranné známky nemusí být prokázáno pro všechny členské státy. Mají rovněž za to, že zásady uplatnitelné na dobré jméno ochranné známky ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 se musejí obdobně použít na posouzení získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním. Stačí tak prokázat zavedení ochranné známky ve vztahu k podstatné části území Unie. Žalobkyně se v této souvislosti odvolávají rovněž na rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2005, BIC v. OHIM (Tvar kamínkového zapalovače) (T‑262/04, Sb. rozh. s. II‑5959, bod 69), a na rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 2009, PAGO International (C‑301/07, Sb. rozh. s. I‑9429).
28 Žalobkyně dále tvrdí, že v rámci výkladu čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je též třeba přihlédnout k tomu, že posouzení založené na individuálním přezkumu pro každou zemi není v souladu s duchem společného trhu a hospodářské unie. Podotýkají, že je spíše třeba určit, zda ochranná známka umožňuje podstatné části obyvatelstva Unie identifikovat dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku.
29 Žalobkyně nesouhlasí s argumentací OHIM, podle níž jsou zeměpisné hranice relevantní, neboť se jedná o jazykové hranice. Podle žalobkyň bude označení TDI, skládající se ze tří písmen, vnímáno ve všech jazycích stejně.
30 Ohledně argumentu OHIM, podle něhož žalobkyně pro Dánsko, Nizozemsko a Irsko nepředložily jiné důkazy než ty, které se týkají podílů na trhu, odkazují žalobkyně na rozsudek Tribunálu ze dne 14. září 2009, Lange Uhren v. OHIM (Geometrická pole na hodinkovém ciferníku) (T‑152/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 126). Podle žalobkyň Tribunál v tomto rozsudku shledal, že podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, je údajem, který může být relevantní pro posouzení, zda tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním. Žalobkyně sdílí tento názor a mají za to, že z podílů na trhu, které zaujímají výrobky nesoucí ochrannou známku TDI, lze vyvodit stupeň známosti uvedeného označení, jehož zápis je požadován, neboť toto označení je systematicky umísťováno na zadní kapotu vozidla. Zmíněný podíl na trhu tudíž umožňuje přímo odvodit „rozšíření“ označení TDI.
31 Žalobkyně rovněž poukazují na to, že zápis ochranné známky TDI v některých členských státech je rovnocenný důkazu o zavedení uvedené ochranné známky v těchto zemích. Získání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky užíváním by podle nich bylo nutné pouze tehdy, kdyby ochranná známka nebyla zapsána v souladu s vnitrostátním právem, které bylo harmonizováno se systémem Společenství. Obyvatelstvo těch zemí, ve kterých byla ochranná známka TDI zapsána, představuje v projednávané věci téměř dvě třetiny obyvatelstva Unie ke dni podání přihlášky označení TDI k zápisu jako ochranné známky Společenství.
32 Zadruhé žalobkyně souhlasí s posouzením odvolacího senátu, podle kterého je stupeň pozornosti průměrného spotřebitele při koupi automobilu vysoký. Popírají však zjištění obsažené v bodě 28 napadeného rozhodnutí, podle něhož je stupeň pozornosti relevantní veřejnosti jiný, jde-li o technické údaje. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi drahé výrobky vyráběné za použití špičkové technologie, zkoumá podle nich spotřebitel všechny informace, včetně značky automobilu, se zvláštní pozorností.
33 Zatřetí žalobkyně poukazují na to, že během řízení před průzkumovým referentem předaly posledně uvedenému údaje, jež prokazují, že jejich vozidla, na kterých je umístěno označení TDI, zaujímala významný podíl na unijním automobilovém trhu v době podání přihlášky k zápisu, a rovněž údaje o obratu dosaženém prodejem uvedených vozidel. Mimoto tvrdí, že skutečnost, že každé vozidlo jezdí s označením TDI umístěným na zadní kapotě, představuje pohyblivý reklamní nosič, což ještě zvyšuje význam předaných číselných údajů. Mají ostatně za to, že stupeň známosti přihlášené ochranné známky je úměrný obratu a představuje důležitý ukazatel pro posouzení zavedení výše uvedené ochranné známky. Konečně odkazují na reklamní materiál a na prohlášení automobilových klubů, které předložily v rámci řízení před průzkumovým referentem.
34 Žalobkyně mimoto odkazují na prohlášení konkurentů, podle nichž tito konkurenti nepoužívají označení TDI, a toto označení se pojí k žalobkyním. V případě některých automobilových výrobců žalobkyně poukazují na to, že uvedení automobiloví výrobci od nich nakupují motory, jim daly souhlas k používání ochranné známky TDI za účelem reklamy na uvedené motory a že jeden z nich nikdy před rokem 2009 neprodával žádná dieselová vozidla.
35 Skutečnost, že konkurenti užívají odlišné zkratky pro označení dieselových vozidel, podle názoru žalobkyň dále u spotřebitele posiluje představu, že zkratka TDI je označením užívaným žalobkyněmi pro jejich dieselová vozidla.
36 Začtvrté žalobkyně odvolacímu senátu vytýkají, že shledal, že v obchodním styku nepoužívaly označení TDI jako ochrannou známku, ale používaly je jako „popisný akronym“. Namítají, že podle judikatury užívání jako ochranná známka nevyžaduje, aby dotčené označení bylo užíváno samostatně. Užívání uvedeného označení ve spojení s jinými označeními je rovněž důležité. V projednávané věci přitom žalobkyně tvrdí, že podaly důkaz o užívání označení TDI ve spojení s jinými ochrannými známkami.
37 Žalobkyně zpochybňují zjištění odvolacího senátu, podle něhož je třeba prokázat, že dotčená veřejnost vnímá dotčené označení jako ochrannou známku. Tvrdí, že stačí prokázat, že zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu označené samotnou ochrannou známkou, jejíž zápis se požaduje, jako výrobek nebo službu pocházející od určitého podniku. Žalobkyně odvolacímu senátu vytýkají, že jeho argumenty se pohybovaly v kruhu, když tvrdil, že označení TDI je popisným údajem, a tudíž že dotčené kruhy si uvedené označení nespojí s určitým podnikem. Takovéto úvahy podle žalobkyň implikují, že vnitřně popisné označení nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost užíváním, neboť takovéto označení nemůže být relevantní veřejností vnímáno jako údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb nesoucích toto označení. Takovýto přístup by podle nich zbavil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 jeho smyslu. V této souvislosti odkazují na rozsudek Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips (C‑299/99, Recueil, s. I‑5475, bod 40). Pojem zavedení ochranné známky je navíc konkrétně určen k vyrovnání „nedostatku domněle vytýkaného popisnému označení“.
38 OHIM nesouhlasí s argumenty žalobkyň.
Závěry Tribunálu
39 Je třeba připomenout, že podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nebrání absolutní důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) zmíněného nařízení zápisu ochranné známky, jestliže tato ochranná známka užíváním ve vztahu k výrobkům, pro něž je požadován její zápis do rejstříku, získala rozlišovací způsobilost.
40 Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nestanoví autonomní právo na zápis ochranné známky. Obsahuje výjimku z důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) tohoto nařízení. Jeho dosah musí být tedy vykládán v závislosti na těchto důvodech pro zamítnutí (rozsudek Geometrická pole na hodinkovém ciferníku, bod 30 výše, bod 121; viz rovněž obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 7. září 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, Sb. rozh. s. I‑7605, bod 21).
41 Z judikatury mimoto vyplývá, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky vyžaduje, aby přinejmenším podstatná část relevantní veřejnosti díky této ochranné známce rozpoznala, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od určitého podniku [rozsudky Tribunálu ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pivní láhve), T‑399/02, Recueil, s. II‑1391, bod 42, a Geometrická pole na hodinkovém ciferníku, bod 30 výše, bod 122].
42 Soudní dvůr mimoto v rozsudku ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 a C‑109/97, Recueil, s. I‑2779, bod 49), rozhodl, že při určování, zda ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí příslušný orgán globálně posoudit důkazy, které mohou prokazovat, že ochranná známka získala schopnost identifikovat dotčený výrobek jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišovat tento výrobek od výrobků jiných podniků.
43 V tomto ohledu je třeba zohlednit zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem na její propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky ochranné známce, prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení, jakož i průzkumy veřejného mínění (viz rozsudek Tvar pivní láhve, bod 41 výše, bod 44 a citovaná judikatura).
44 V projednávané věci odvolací senát na základě rozsudku TDI, bod 6 výše, shledal, že jelikož se označení TDI skládá z počátečních písmen slov obsažených ve výrazu „turbo direct injection“ nebo ve výrazu „turbo diesel injection“, absolutní důvod pro zamítnutí obsažený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 existuje v celé Unii, a že tedy ochranná známka TDI musela získat rozlišovací způsobilost užíváním v každém z patnácti členských států Unie ke dni podání přihlášky k jejímu zápisu, tj. dne 22. května 2003 (body 32 a 33 napadeného rozhodnutí). Podle odvolacího senátu však žalobkyně neprokázaly zavedení ochranné známky užíváním v Dánsku, Nizozemsku a v Irsku (bod 40 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát mimoto shledal, že v ostatních členských státech nebylo označení TDI užíváno jako ochranná známka, nýbrž pouze jako popisné označení, takže tímto užíváním nemohlo získat rozlišovací způsobilost (body 41 a 44 napadeného rozhodnutí).
45 Zaprvé žalobkyně popírají tvrzení odvolacího senátu, podle něhož musí být důkaz o zavedení ochranné známky TDI podán pro každý členský stát Unie. Jsou toho názoru, že uvedené zavedení stačí prokázat ve vztahu k podstatné části území Unie.
46 Podle judikatury platí, že ochranná známka může být zapsána na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 pouze tehdy, je-li poskytnut důkaz, že získala užíváním rozlišovací způsobilost v části Unie, ve které neměla takovou způsobilost ab initio. Část Unie uvedená v odstavci 2 zmíněného článku může případně představovat jediný členský stát (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C‑25/05 P, Sb. rozh. s. I‑5719, bod 83).
47 Přihlášená ochranná známka tak musí k tomu, aby mohla být zapsána podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009, získat rozlišovací způsobilost užíváním ve všech členských státech Unie, ve kterých neměla rozlišovací způsobilost ab initio [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2007, Glaverbel v. OHIM (Struktura povrchu skla), T‑141/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 38]. Důkazy předložené ve vztahu k některým členským státům ostatně nemohou podat důkaz o tom, že označení získalo rozlišovací způsobilost užíváním v ostatních členských státech Unie (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Struktura povrchu skla, bod 39).
48 Z toho plyne, že jelikož označení TDI je v projednávané věci vnitřně popisné v celé Unii, získání rozlišovací způsobilosti užíváním musí být prokázáno pro každý z členských států Unie.
49 Argumenty žalobkyň tento závěr nemohou zpochybnit.
50 Zaprvé, ohledně argumentů vycházejících z rozsudku Tvar kamínkového zapalovače, bod 27 výše, z bodů 68 a násl. uvedeného rozsudku vyplývá, že Tribunál neměl v úmyslu vyjádřit se k zásadám, které se mají uplatnit při vymezení území relevantního pro posouzení získání rozlišovací způsobilosti užíváním, ale omezil se na zjištění, že v uvedené věci, „[důkaz užívání] [měl] být předložen pro podstatnou část Společenství“. Tribunál mimoto v této věci rovněž rozhodl, že důkazy předložené pro prokázání zavedení přihlášené trojrozměrné ochranné známky nebyly dostačující, takže pro rozhodnutí sporu nebylo nutné určit, zda nedostatek důkazu o získání rozlišovací způsobilosti užíváním v některých zemích bránil či nebránil zápisu na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
51 Žalobkyně se tudíž nemohou dovolávat rozsudku Tvar kamínkového zapalovače, bod 27 výše, aby tak zpochybnily řešení přijaté odvolacím senátem, které je slučitelné s judikaturou citovanou výše v bodě 45.
52 Zadruhé žalobkyně poukazují na to, že odvolací senát má použít stejné kritérium, jako je to, které se použije pro určení existence dobrého jména ochranné známky ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, a dospět k závěru, že získání rozlišovací způsobilosti stačí prokázat ve vztahu k podstatné části Unie.
53 Je třeba připomenout, že podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 je majitel ochranné známky Společenství oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou Společenství nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž je ochranná známka Společenství zapsána, jedná-li se ochrannou známku, která má v rámci Unie dobré jméno a užívání tohoto označení bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu.
54 V tomto ohledu je třeba uvést, že žalobkyně nemohou účinně zpochybnit řešení přijaté odvolacím senátem, které je v souladu se zvláštní judikaturou týkající se získání rozlišovací způsobilosti užíváním podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009, tím, že se budou opírat o judikaturu týkající se jiného ustanovení uvedeného nařízení.
55 Konkrétně nelze vzhledem k rozdílným cílům čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, týkajícího se dobrého jména, na straně jedné, a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení, týkajícího se získání rozlišovací způsobilosti užíváním, na straně druhé, a vzhledem k místu, které zaujímají v systematice tohoto nařízení, při uplatnění těchto dvou ustanovení použít stejná kritéria týkající se relevantního území.
56 Článek 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 totiž chrání legitimní zájmy majitelů ochranných známek, jejichž ochranná známka získala díky jejich obchodnímu a propagačnímu úsilí dobré jméno. Užívání ochranné známky jiným hospodářským subjektem tak může neprávem těžit z dobrého jména ochranné známky nebo mu být na újmu i tehdy, když ochranná známka je případně známá pouze podstatné části relevantní veřejnosti v jediném členském státě.
57 Naproti tomu je v rámci použití čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 třeba přihlédnout k tomu, že toto ustanovení představuje výjimku ze zákazu zápisu mimo jiné popisného označení jako ochranné známky Společenství a že podle odstavce 2 tohoto ustanovení se uvedený zákaz uplatní i tehdy, když důvod k zamítnutí existuje pouze v části Unie. Kdyby byl výklad navrhovaný žalobkyněmi přijat, znamenalo by to, že popisná ochranná známka by mohla být zapsána na základě získání rozlišovací způsobilosti užíváním v podstatné části Unie, třebaže by nadále byla popisnou v ostatních částech Unie. Výklad navrhovaný žalobkyněmi je tudíž v rozporu se samotnou literou nařízení č. 207/2009.
58 Argument žalobkyň, kterým odvolacímu senátu vytýkají, že nepodal stejný výklad relevantního území pro účely prokázání získání rozlišovací způsobilosti užíváním jako Soudní dvůr v rozsudcích týkajících se prokázání existence dobrého jména ve smyslu čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, je proto třeba odmítnout.
59 Zatřetí, žalobkyně nemohou pádně argumentovat tím, že vzhledem k vytvoření jednotného hospodářského prostoru Unie pozbyly zeměpisné hranice svého významu.
60 V této souvislosti je třeba připomenout, že Tribunál v rozsudku Struktura povrchu skla, bod 47 výše (bod 40), uvedl následující:
„[Argument], že přístup spočívající v počítání zemí, ze kterých pocházejí důkazy, je v rozporu s nutností považovat [Unii] za jednotný trh, nelze přijmout. Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení [č. 207/2009], ve spojení s odstavcem 2 téhož článku, se ochranná známka nezapíše, pokud postrádá rozlišovací způsobilost v části [Unie] a část [Unie], na kterou odkazuje odstavec 2 tohoto článku, může případně tvořit jediný členský stát […]. Odvolací senát tudíž správně přezkoumal důkazy týkající se rozlišovací způsobilosti získané užíváním samostatně pro každý členský stát.“
61 Vzhledem k výše uvedenému je třeba shledat, že odvolací senát správně určil, že jelikož označení je popisné v celé Unii, žalobkyně měly podat důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním v každém z patnácti členských států Unie ke dni podání přihlášky k zápisu.
62 Zadruhé žalobkyně uvádějí, že na rozdíl od toho, co tvrdí odvolací senát, podaly důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním v každém členském státu, včetně Irska, Dánska a Nizozemska.
63 V této souvislosti je nutné konstatovat, že jediným relevantním důkazem předloženým žalobkyněmi ve vztahu k těmto třem členským státům je jimi zaujímaný podíl na trhu.
64 Okolnosti, za kterých lze na podmínku spojenou se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním nahlížet jako na splněnou, přitom nemohou být zjištěny pouze na základě obecných a abstraktních údajů, jako jsou určitá procenta [viz rozsudky Tribunálu Struktura povrchu skla, bod 47 výše, bod 32 a citovaná judikatura, a ze dne 15. října 2008, Powerserv Personalservice v. OHIM – Manpower (MANPOWER), T‑405/05, Sb. rozh. s. II‑2883, bod 131].
65 Konkrétně údaje týkající se podílu na trhu jako takové neprokazují, že veřejnost, které jsou dotčené výrobky určeny, vnímá popisné označení jako údaj o obchodním původu (viz obdobně pokud jde o předložení údajů ohledně objemů prodeje a reklamních materiálů rozsudek Struktura povrchu skla, bod 47 výše, bod 41). Žalobkyně mimoto nepředložily ve vztahu k výše uvedeným členským státům úplné informace týkající se jednotlivých případů, zejména ohledně intenzity, geografického rozšíření a doby užívání nebo ohledně výše jejich investic na propagaci ochranné známky TDI.
66 Je proto třeba dospět k závěru, že odvolací senát správně shledal, že nebyl podán dostačující důkaz získání rozlišovací způsobilosti užíváním v Irsku, Dánsku a Nizozemsku.
67 Vzhledem k tomu, že žalobkyně měly podat důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním v každém z patnácti členských států Unie (viz závěr v bodě 61 výše), stačí nedostatek dostačujícího důkazu ve vztahu k těmto třem členským státům sám o sobě k podepření rozhodnutí odvolacího senátu zamítnout přihlášku k zápisu.
68 Není tudíž nutné zkoumat opodstatněnost argumentů žalobkyň předložených v souvislosti s důvody napadeného rozhodnutí týkajícími se neužívání označení TDI jako ochranné známky.
69 Pro úplnost je však třeba uvést, že odvolací senát právem v bodě 53 napadeného rozhodnutí shledal, že nelze dospět k závěru, že označení TDI bylo užíváno jako ochranná známka, neboť uvedené označení bylo buď užíváno jako přímo popisné, nebo bylo v reklamních materiálech užíváno společně s jinými ochrannými známkami žalobkyň, které mají rozlišovací způsobilost.
70 Podle judikatury platí, že při získávání rozlišovací způsobilosti užíváním musí být výrobek nebo služba zúčastněnými kruhy identifikovány jako pocházející od určitého podniku díky užívání ochranné známky jako ochranné známky. Výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ tedy musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející od určitého podniku (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 7. července 2005, Nestlé, C‑353/03, Sb. rozh. s. I‑6135, body 26 a 29).
71 Ačkoli žalobkyně tvrdí opak, odvolací senát nedospěl k závěru o neexistenci užívání jako ochranné známky na základě argumentace v kruhu, když měl za to, že jelikož je označení popisné, nemůže být užíváno jako ochranná známka.
72 V bodech 45 až 52 odůvodnění napadeného rozhodnutí totiž odvolací senát zkoumal několik reklamních materiálů předložených žalobkyněmi. Jak mimoto odvolací senát právem shledal, tyto reklamní materiály u relevantní veřejnosti jasně navozují dojem, že označení TDI nebylo užíváno k označení obchodního původu dotčených výrobků, ale jako popis vlastnosti automobilů tímto označením opatřených, a sice údaj o tom, že tyto automobily jsou vybaveny dieselovým motorem s přímým vstřikováním paliva.
73 Navíc v reklamních materiálech, které žalobkyně předložily a které se nacházejí ve správním spisu, je označení TDI vždy doprovázeno jinou ochrannou známkou, jejímž majitelem jsou žalobkyně, jako např. ochrannou známkou Audi, VW nebo Volkswagen. Tribunál přitom opakovaně rozhodl, že reklamní materiály, v nichž je označení postrádající inherentní rozlišovací způsobilost vždy doprovázeno jinými ochrannými známkami, které naopak takovouto způsobilost mají, nejsou důkazem toho, že veřejnost vnímá přihlášené označení jako ochrannou známku, která označuje obchodní původ výrobků (rozsudky Tvar pivní láhve, bod 41 výše, bod 51, a Tvar kamínkového zapalovače, bod 27 výše, bod 77). Odvolací senát tím, že odkázal na internetové stránky uvádějící, že španělská veřejnost vnímá označení TDI jako zkratku odkazující na druh dieselového motoru s přímým vstřikováním paliva, nezávisle na automobilovém výrobci, v každém případě prokázal, že navzdory všemu propagačnímu úsilí žalobkyň ve Španělsku nevnímá relevantní veřejnost uvedené označení jako identifikaci obchodního původu dotčených výrobků, nýbrž je vnímá jako popisný a druhový výraz.
74 S ohledem na výše uvedené je tedy třeba první žalobní důvod zamítnout.
Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009
Argumenty účastníků řízení
75 Žalobkyně tvrdí, že průzkumový referent nereagoval na jejich žádosti o uspořádání schůzky k projednání nezbytnosti a dosahu průzkumu veřejného mínění, který by prokázal, že ochranná známka TDI získala ve vztahu k dotčeným výrobkům rozlišovací způsobilost užíváním. Podotýkají, že jejich záměr vycházel z toho, že se s průzkumy veřejného mínění pojí značné výdaje, a z toho, že by se v případě neshody ohledně parametrů průzkumu vystavovaly nadměrné práci, což by neusnadňovalo jejich úlohu ani úlohu OHIM. OHIM je mimoto měl v souladu se zásadou zkoumání skutečností z moci úřední kontaktovat ohledně parametrů takovéhoto průzkumu. Vzhledem k tomu, že k žádné takové domluvě nedošlo, OHIM podle tvrzení žalobkyň porušil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
76 Žalobkyně ostatně zpochybňují zjištění odvolacího senátu obsažené v bodě 55 napadeného rozhodnutí, podle něhož je skutečnost, že průzkumový referent nevyhověl jejich žádosti o součinnost při vymezení podmínek průzkumu veřejného mínění, v zásadě politováníhodná, avšak přihlašovatele nezbavuje rizika, že v případě nepředložení takovéhoto průzkumu budou důkazy nedostatečné. Podle zásady zkoumání skutečností z moci úřední je OHIM povinen odpovědět na „žádost o pokyny“, aby tak přihlašovateli poskytl možnost od počátku vypracovat průzkum s takovými rysy, které jej učiní pro OHIM přijatelným. Konečně mají žalobkyně za to, že zjistí-li odvolací senát vadu v posouzení provedeném průzkumovým referentem, k čemuž došlo v projednávané věci použitím výrazu „politováníhodná“, může vykonat pravomoci průzkumového referenta a tuto vadu napravit.
77 OHIM nesouhlasí s argumenty žalobkyň.
Závěry Tribunálu
78 Podle čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, „ [v] průběhu řízení zkoumá [OHIM] skutečnosti z moci úřední“.
79 Žalobkyně OHIM vytýkají, že průzkumový referent nereagoval na jejich žádosti o uspořádání schůzky k projednání nezbytnosti a dosahu průzkumu veřejného mínění, který by ve vztahu k dotčeným výrobkům prokázal, že ochranná známka TDI získala rozlišovací způsobilost užíváním. Neexistence průzkumu byla přitom rovněž zohledněna odvolacím senátem při zamítnutí odvolání žalobkyň, takže nedostatek odpovědi průzkumového referenta má podle nich vliv na platnost napadeného rozhodnutí.
80 Je třeba dospět k závěru, že tento žalobní důvod je neopodstatněný.
81 Průzkumový referent totiž dopisem ze dne 20. října 2004 informoval žalobkyně ve smyslu pravidla 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), že označení TDI není způsobilé k zápisu. V tomto dopise průzkumový referent uvedl, že „průzkumy veřejného mínění [jsou] v průzkumných řízeních týkajících se zavedení [ochranné známky] téměř vždy potřebné“.
82 Žalobkyně v odpověď na sdělení důvodů pro zamítnutí dopisem ze dne 20. ledna 2005 navrhly, aby si jejich zástupce „při své příští služební cestě do Španělska sjednal schůzku s průzkumovými referenty OHIM, na které by se mohl přímo projednat další postup v dané věci; praxe svědčí o tom, že přímá výměna názorů ohledně dalšího postupu je účinnější a hospodárnější než zdlouhavá korespondence“.
83 Dopis ze dne 20. ledna 2005 však neobsahuje žádný náznak nabídky provést průzkum veřejného mínění, jejíž obsah by mohl být projednán s průzkumovým referentem během „pracovní schůzky“, a v tomto dopise žalobkyně zmínily „očekávatelně chabou užitečnost“ průzkumů veřejného mínění na evropské úrovni a uvedly, že podle praxe OHIM a unijních soudů se může od průzkumů veřejného mínění upustit.
84 Je tudíž nutné konstatovat, že průzkumový referent jasně uvedl, že průzkumy veřejného mínění jsou pro prokázání zavedení ochranné známky „téměř vždy potřebné“. Naproti tomu z dopisu žalobkyň ze dne 20. ledna 2005 není patrné, že byly ochotny předložit průzkum veřejného mínění, nebo že si před jeho předložením přály upřesnit jeho dosah, a to tím spíše, že vyjádřily názor, že podle praxe OHIM a judikatury lze od předložení průzkumů veřejného mínění upustit.
85 Za těchto okolností nemohou žalobkyně platně namítat, že to, že se nekonala pracovní schůzka se zástupcem žalobkyň za účelem upřesnění obsahu průzkumu veřejného mínění, který měl být předložen, zakládá v projednávané věci protiprávnost, která by mohla ovlivnit platnost napadeného rozhodnutí.
86 V důsledku toho je třeba třetí žalobní důvod zamítnout.
Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 75 nařízení č. 207/2009
Argumenty účastníků řízení
87 Podle žalobkyň se napadené rozhodnutí zakládá především na zjištění odvolacího senátu, podle něhož ochranná známka nemohla získat rozlišovací způsobilost užíváním, neboť měla popisný charakter. Odvolací senát v tomto ohledu podle nich shledal, že bylo nezbytné předložit průzkum veřejného mínění (bod 54 napadeného rozhodnutí).
88 Žalobkyně rovněž tvrdí, že odvolací senát je neinformoval o tom, že v tomto bodě sdílí stanovisko průzkumového referenta. Vzhledem k jejich důkaznímu návrhu je odvolací senát měl informovat, že je též toho názoru, že získání rozlišovací způsobilosti užíváním mohlo být prokázáno jedině průzkumem veřejného mínění. Odvolací senát však podle tvrzení žalobkyň přijal napadené rozhodnutí, aniž se předtím jakkoli vyjádřil k nezbytnosti předložení průzkumu veřejného mínění.
89 OHIM nesouhlasí s argumenty žalobkyň.
Závěry Tribunálu
90 Podle článku 75 nařízení č. 207/2009 musí být rozhodnutí OHIM odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.
91 V této souvislosti stačí připomenout, že argumentace žalobkyň spočívá na chybné domněnce, a sice že byl předložen důkazní návrh spočívající v předložení průzkumu veřejného mínění. Jak bylo zjištěno v bodě 84 výše, z dopisu žalobkyň ze dne 20. ledna 2005 nevyplývá, že byly ochotny předložit průzkum veřejného mínění nebo že si před jeho předložením přály upřesnit jeho rozsah.
92 Ostatně je třeba poznamenat, že žalobkyně nezmiňují žádnou právní normu, která by odvolacímu senátu ukládala povinnost, aby jim před přijetím napadeného rozhodnutí sdělil svůj záměr zohlednit nedostatek důkazu – a sice průzkumu veřejného mínění – jehož důležitost již zdůraznil průzkumový referent.
93 Čtvrtý žalobní důvod a žalobu v plném rozsahu je tudíž třeba zamítnout.
K nákladům řízení
94 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměly ve věci úspěch, je důvodné jim uložit náhradu nákladů řízení OHIM.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (třetí senát)
rozhodl takto:
1) Žaloba se zamítá.
2) Společnostem Audi AG a Volkswagen AG se ukládá náhrada nákladů řízení.
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. července 2011
Podpisy.