ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
30 de setembro de 2015 (*)
«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa comunitária BASmALI — Marca anterior não registada ou sinal anterior BASMATI — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 207/2009»
No processo T‑136/14,
Tilda Riceland Private Ltd, com sede em Gurgaon (Índia), representada por S. Malynicz, barrister, N. Urwin e D. Sills, solicitors,
recorrente,
contra
Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por P. Geroulakos e P. Bullock, na qualidade de agentes,
recorrido,
sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI:
Siam Grains Co. Ltd, com sede em Banguecoque (Tailândia),
que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 18 de dezembro de 2013 (processo R 1086/2012‑4), relativa a um processo de oposição entre a Tilda Riceland Private Ltd e a Siam Grains Co. Ltd,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção),
composto por: S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relator) e A. M. Collins, juízes,
secretário: J. Palacio González, administrador principal,
vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de fevereiro de 2014,
vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de julho de 2014,
após a audiência de 21 de abril de 2015,
profere o presente
Acórdão
Antecedentes do litígio
1 Em 4 de novembro de 2003, a Siam Grains Co. Ltd apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do disposto no Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:
3 O produto para o qual foi pedido o registo pertence à classe 30 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e corresponde à seguinte descrição: «Arroz de grãos longos».
4 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.° 37/2004, de 13 de setembro de 2004.
5 Em 10 de dezembro de 2004, a United Riceland Private Ltd, atual Tilda Riceland Private Ltd, recorrente, deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.° do Regulamento n.° 40/94 (atual artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009), ao registo da marca pedida para o produto acima referido no n.° 3.
6 A oposição baseava‑se na marca anterior não registada ou no sinal anterior BASMATI, utilizado na vida comercial relativamente ao arroz.
7 O motivo invocado em apoio da oposição era o referido no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 (atual artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009). A recorrente alegava nomeadamente que, ao abrigo do direito aplicável no Reino Unido, podia impedir o uso da marca pedida através da ação por usurpação de denominação («action for passing off»).
8 Em 28 de janeiro de 2008, a Divisão de Oposição julgou totalmente improcedente a oposição. Em particular, considerou que a recorrente não tinha apresentado documentos que descrevessem a forma como o arroz que exportava para o Reino Unido era comercializado. Nestas condições, a recorrente não tinha feito prova de ter adquirido o «goodwill» necessário para obter ganho de causa ao abrigo do direito aplicável no Reino Unido à usurpação.
9 Em 20 de março de 2008, a recorrente interpôs, no IHMI, recurso da decisão da Divisão de Oposição, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94 (atuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009).
10 Por decisão de 19 de março de 2008, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou, em substância, que, nos termos do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94, a opositora tinha de demonstrar ser titular do direito em que se baseava a oposição. Ora, no caso concreto, a recorrente não demonstrou ser titular do direito invocado. Em particular, a Câmara de Recurso considerou que o termo «basmati» não era uma marca ou um sinal coberto por direitos de propriedade, mas simplesmente a designação corrente de uma variedade de arroz. O termo «basmati» era genérico. Além disso, a Câmara de Recurso salientou que a propriedade protegida pela ação por usurpação de denominação não se referia ao sinal em causa, mas ao «goodwill». A Câmara de Recurso concluiu que a recorrente não tinha demonstrado que tinha a propriedade do termo «basmati» e que, portanto, a oposição não preenchia o pressuposto — previsto no Regulamento n.° 40/94 — relativo à existência de um direito de propriedade.
11 No acórdão de 18 de janeiro de 2012, Tilda Riceland Private/IHMI — Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, Colet., EU:T:2012:13), o Tribunal anulou a decisão da Câmara de Recurso de 19 de março de 2009. O Tribunal considerou que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro ao indeferir a oposição com o fundamento de que a recorrente não tinha demonstrado ser titular do sinal em causa, sem analisar precisamente se a recorrente tinha adquirido direitos sobre esse sinal ao abrigo do direito do Reino Unido (n.° 29 do acórdão).
12 Na sequência do acórdão BASmALI, n.° 11 supra (EU:T:2012:13), o processo foi remetido para a Quarta Câmara de Recurso do IHMI.
13 Por decisão de 18 de outubro de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou, em substância, que a recorrente não tinha feito prova da utilização do nome «basmati» como sinal distintivo na vida comercial. Nestas condições, a Câmara de Recurso não examinou se a recorrente tinha adquirido direitos sobre esse sinal, nos termos do direito do Reino Unido.
Pedidos das partes
14 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
– anular a decisão impugnada;
– condenar o IHMI nas despesas.
15 O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
– negar provimento ao recurso;
– condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
16 A recorrente invoca um fundamento único de recurso, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009.
17 Em primeiro lugar, a recorrente alega que o sinal BASMATI é distintivo, na medida em que designa um tipo de arroz específico que goza de uma reputação devido à sua qualidade, ao seu perfume e a outras propriedades. A recorrente produziu prova a este respeito perante o IHMI. A Câmara de Recurso parece acrescentar um critério nos termos do qual a propriedade sobre o sinal deve ser exclusiva. Neste contexto, o sinal BASMATI não é diferente dos sinais CHAMPAGNE ou SWISS CHOCOLATE e pode beneficiar da mesma forma de proteção, ao abrigo da ação por usurpação de denominação. Tendo em conta os elementos do presente caso, a recorrente alega que o sinal BASMATI preenche todos os critérios para beneficiar de proteção nos termos do direito do Reino Unido. Em segundo lugar, a recorrente entende, enquanto produtor estrangeiro e exportador do produto em questão, que é titular de «goodwill» sobre o sinal BASMATI (com outros operadores), ainda que outra sociedade comercialize efetivamente o produto no Reino Unido. A Câmara de Recurso negligenciou os elementos aduzidos pela recorrente durante o procedimento administrativo. Em terceiro lugar, o facto de diversos operadores utilizarem as suas próprias marcas distintivas associadas ao sinal BASMATI não prejudica o caráter distintivo deste sinal.
18 O IHMI concede que a abordagem seguida pela Câmara de Recurso, ainda que conforme com o conceito de caráter distintivo aplicável por força do direito da União Europeia, é difícil de conciliar com as especificidades da forma dita «extensiva» da usurpação de denominação, bem como com as decisões adotadas pelos órgãos jurisdicionais do Reino Unido. Não obstante, os elementos carreados para o processo pela recorrente não provam que o público do Reino Unido considere que o arroz basmati goza de uma «reputação manifesta» devido às suas qualidades especiais, critério que resulta da jurisprudência do Reino Unido. O IHMI admite que a Câmara de Recurso não fez nenhuma referência expressa a este respeito. Contudo, resulta do exame feito pela Câmara de Recurso que, se tivesse abordado expressamente essa questão, teria concluído que os elementos de prova do processo não permitem associar o sinal BASMATI a uma «reputação manifesta». Por último, por uma questão de exaustividade, o IHMI alega que a recorrente não demonstrou ser titular de «goodwill» nem que sofreria um prejuízo a esse respeito. O IHIMI conclui, assim, que, admitindo que a posição da Câmara de Recurso não é a mais correta quanto à questão de saber se, num caso de forma dita «extensiva» da usurpação de denominação, se aplica o conceito tradicional de caráter distintivo enquanto elemento que permite identificar a origem comercial dos produtos, os elementos de prova carreados para o processo não são suficientes para demonstrar que o público relevante do Reino Unido considera que o sinal BASMATI goza de uma «reputação manifesta».
19 Há que salientar que, nos termos do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, o titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local pode deduzir oposição ao registo de uma marca comunitária quando, e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal, por um lado, tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária e, por outro, esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.
20 Além disso, e na medida em que a recorrente invoca em apoio da sua oposição a ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, há que recordar que o direito do Estado‑Membro aplicável é, no caso vertente, o Trade Marks Act, 1994 (Lei do Reino Unido sobre as marcas), cujo artigo 5.°, n.° 4, dispõe, designadamente:
«Uma marca não pode ser registada se e na medida em que o seu uso no Reino Unido for suscetível de ser impedido:
a) com base em qualquer norma jurídica [designadamente por força do direito relativo à usurpação de denominação (law of passing off)] que proteja uma marca não registada ou qualquer outro sinal utilizado na vida comercial […]»
21 Resulta deste texto, conforme interpretado pelos órgãos jurisdicionais nacionais, que o opositor deve demonstrar, em conformidade com o regime jurídico da ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, que estão preenchidos três requisitos, a saber, em primeiro lugar, o «goodwill» adquirido (isto é, a capacidade de atração da clientela) pela marca não registada ou pelo sinal em causa; em segundo lugar, a apresentação enganosa por parte do titular da marca mais recente; e, em terceiro lugar, o prejuízo causado ao «goodwill» (v. acórdão BASmALI, n.° 11 supra, EU:T:2012:13, n.° 19 e jurisprudência referida).
22 Além disso, resulta das decisões dos órgãos jurisdicionais do Reino Unido que um sinal que serve para designar bens ou serviços pode ter adquirido reputação no mercado, na aceção do direito aplicável à usurpação de denominação, mesmo quando é utilizado por vários operadores na sua atividade comercial (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Essa forma dita «extensiva» da usurpação de denominação, reconhecida pelos órgãos jurisdicionais do Reino Unido, permite assim a vários operadores dispor de direitos sobre um sinal que tenha adquirido reputação no mercado (acórdão BASmALI, n.° 11 supra, EU:T:2012:13, n.° 28).
23 A Câmara de Recurso salientou que os requisitos relativos à utilização do nome «basmati» na vida comercial e ao alcance do referido sinal devem ser interpretados à luz dos padrões uniformes do direito da União. A este respeito, a Câmara de Recurso entendeu que, para satisfazer a exigência de utilização na vida comercial, uma marca não registada ou um sinal deve ser utilizado como elemento distintivo, no sentido de que deve servir para identificar uma atividade económica exercida pelo seu titular. No presente caso, a Câmara de Recurso concluiu que os elementos carreados para o processo não permitiam considerar que a recorrente tinha utilizado o nome «basmati» como sinal distintivo na vida comercial e que, portanto, não estava preenchido um dos requisitos de aplicação do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009.
24 Ainda que a decisão impugnada esteja redigida de forma equívoca, resulta da mesma que a Câmara de Recurso entendeu que o eventual caráter distintivo do sinal BASMATI devia permitir à recorrente distinguir o seu produto do das outras empresas, incluindo daquelas que comercializam arroz basmati. Tal resulta, em particular, do n.° 33 da decisão impugnada, em que a Câmara de Recurso indica claramente que o facto de o arroz basmati ser comercializado sob diferentes marcas «exclui a possibilidade» de o termo «basmati» enquanto tal poder ser considerado um elemento «que distingue o arroz de uma empresa do de outras». Além do mais, nos n.os 25 e 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso salientou que o arroz basmati exportado pela recorrente para o Reino Unido não era comercializado pela recorrente, mas por outra sociedade. Por outro lado, no n.° 27 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso sublinhou que o nome de um produto agrícola, cuja importação estava sujeita a determinadas regulamentações por força da política agrícola comum da União, era entendido como designando as características do produto «e não […] a sua origem comercial». A Câmara de Recurso fez também referência à «origem comercial» do produto em causa nos n.os 29 e 32 da decisão impugnada. Além disso, no n.° 31 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso decidiu que «a marca utilizada» para «identificar» o arroz produzido pela recorrente era TILDA e não o termo «basmati». Para fundamentar a sua decisão, a Câmara de Recurso salientou que os elementos trazidos aos debates mostravam que o termo «basmati» tinha sido utilizado em conjugação com marcas ou nomes de sociedades.
25 Por outras palavras, a Câmara de Recuso considerou que o caráter distintivo do sinal em causa devia resultar da função do mesmo de identificar a origem comercial dos produtos. O IHMI confirmou esta leitura da decisão impugnada na audiência.
26 Ora, a abordagem seguida pela Câmara de Recurso na decisão impugnada é, a este respeito, contrária ao artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009.
27 É certo que, como salienta a Câmara de Recurso, no quadro do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, o sinal em causa deve ser utilizado como elemento distintivo, no sentido de que deve servir para identificar uma atividade económica exercida pelo seu titular (acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Colet., EU:C:2011:189, n.° 149).
28 Todavia, isto não significa que a função da utilização de um sinal, no quadro do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, deva tender exclusivamente para identificar a origem comercial dos produtos ou serviços em causa. Ao tirar essa conclusão, a Câmara de Recurso colocou um requisito que não está previsto no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, como alega a recorrente, em substância, nos seus articulados.
29 Há que salientar, a este respeito, que o artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 inclui as marcas não registadas e qualquer «outro sinal» utilizado na vida comercial. Neste contexto, e na falta de indicação em contrário, a função da utilização do sinal em causa pode ser, em função da natureza do referido sinal, não apenas a identificação da origem comercial do produto em causa pelo público relevante mas também, designadamente, a identificação da sua origem geográfica e das qualidades particulares que lhe são intrínsecas (v., neste sentido, acórdão Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar, n.° 27 supra, EU:C:2011:189, n.° 147) ou as características que estão na base da sua reputação, o que é aliás salientado pelo IHMI nos seus articulados. Em função da sua natureza, o sinal em causa pode assim ser qualificado de elemento distintivo quando serve para identificar os produtos ou serviços de uma empresa em relação aos de outras empresas mas também, designadamente, quando serve para identificar certos produtos ou serviços relativamente a outros produtos ou serviços semelhantes. A abordagem da Câmara de Recurso redunda, assim, em excluir do benefício do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009 os sinais que são utilizados por vários operadores ou que são utilizados em associação com marcas, ao passo que esta disposição não prevê tal exclusão. É esse o caso, por exemplo, das identificações geográficas que não estão registadas na União e que podem beneficiar do disposto no artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009. É também esse o caso dos sinais que, apesar de não serem objeto de registo, podem ser protegidos por força da ação por usurpação de denominação. A própria Câmara de Recurso salientou aliás, que a ação por usurpação de denominação diz respeito a sinais que permitem distinguir uma categoria de produtos relativamente a «outros produtos semelhantes» (n.°19 da decisão impugnada). Há que recordar também que a forma dita «extensiva» da usurpação de denominação, reconhecida pelos órgãos jurisdicionais do Reino Unido, permite a vários operadores dispor de direitos sobre um sinal que tenha adquirido reputação no mercado.
30 Neste contexto, determinados sinais, ainda que sejam utilizados por vários operadores ou em associação com marcas, podem ser elementos distintivos, na medida em que permitem identificar a atividade económica exercida pelo seu titular. Além disso, importa salientar a este respeito que a Câmara de Recurso indicou, citando o Oxford English Dictionary, que o arroz basmati era «uma variedade superior de arroz indiano, que se caracteriza[va] pela sua brancura e pelo seu perfume uma vez cozido».
31 Há que acrescentar que, ainda que os produtos da recorrente tenham sido comercializados sob a marca TILDA, como sublinhou a Câmara de Recurso no n.° 25 da decisão impugnada, o processo do IHMI demonstra que o termo «basmati» aparece igualmente de forma muito clara nas embalagens dos referidos produtos. É facto assente a este respeito, como salientou a Câmara de Recurso no n.° 25 da decisão impugnada, que a recorrente vendeu a outra sociedade «arroz basmati indiano». Além disso, neste contexto, é irrelevante, pelas razões indicadas anteriormente, que os produtos da recorrente exportados para o Reino Unido tenham sido comercializados nesse território por essa sociedade e não pela própria recorrente, na medida em que a utilização do referido sinal não tem necessariamente como função identificar a origem do produto em causa. Ademais, nenhum elemento permite considerar que, no âmbito do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009, o opositor deva demonstrar que ele próprio comercializou os produtos no território em questão.
32 Assim, os elementos aduzidos pela Câmara de Recurso em apoio do indeferimento da oposição não permitem considerar que o sinal em causa não foi utilizado como um elemento distintivo que servia para identificar uma atividade económica exercida pela recorrente.
33 Os restantes argumentos do IHMI não são suscetíveis de infirmar esta conclusão. Em particular, relativamente à afirmação feita pelo IHMI nos seus articulados de que os elementos carreados para os debates não tinham, em todo o caso, permitido à Câmara de Recurso concluir que o sinal BASMATI tivesse adquirido uma «reputação manifesta» no território em causa, nem que a recorrente fosse titular de um «goodwill» ou que sofresse um prejuízo a este respeito, é facto assente que estas questões não foram examinadas pela Câmara de Recurso. Ora, há que recordar que, nos termos do artigo 65.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, o Tribunal procede a uma fiscalização da legalidade das decisões do IHMI (v., neste sentido, acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C‑263/09 P, Colet., EU:C:2011:452, n.° 52). Se concluir que essa decisão, posta em causa num recurso que lhe foi submetido, está afetada por uma ilegalidade, deve anulá‑la. Não pode, no entanto, negar provimento ao recurso substituindo a fundamentação da instância competente do IHMI, autora do ato impugnado, pela sua fundamentação [acórdãos de 25 de março de 2009, Kaul/IHMI — Bayer (ARCOL), T‑402/07, Colet., EU:T:2009:85, n.° 49, e de 9 de setembro de 2010, Axis/IHMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Colet., EU:T:2010:375, n.° 29]. Daqui resulta que os argumentos desenvolvidos pelo IHMI nos seus articulados não podem ter como resultado a negação de provimento ao recurso.
34 Tendo em conta todos estes elementos, há que dar provimento ao fundamento único da recorrente e, consequentemente, anular a decisão impugnada.
Quanto às despesas
35 Nos termos do artigo 134.°, n.° 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
36 Tendo o IHMI sido vencido, na medida em que a decisão impugnada é anulada, e tendo a recorrente pedido a sua condenação nas despesas, há que condená‑lo nas suas próprias despesas, bem como nas despesas efetuadas pela recorrente.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
decide:
1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 18 de dezembro de 2013 (processo R 1086/2012‑4) é anulada.
2) O IHMI suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efetuadas pela Tilda Riceland Private Ltd.
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 30 de setembro de 2015.
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