CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 16 de junio de 2022(1)
Asunto C‑175/21
Harman International Industries, Inc.
contra
AB SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)]
«Procedimiento prejudicial — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — Libre circulación de mercancías — Marca de la Unión — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 15 — Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión — Carga de la prueba — Tutela judicial efectiva»
1. En un procedimiento iniciado por el titular de la marca para bloquear la distribución de productos no autorizados, ¿dónde se sitúa el equilibrio entre la tutela del titular de la marca y la del distribuidor de los productos que invoca en un procedimiento judicial el agotamiento de la marca? ¿Puede ser implícito el consentimiento del titular de la marca a la comercialización de los productos en el EEE? ¿Es compatible con el principio de tutela judicial efectiva que el fallo de la sentencia esté redactado de forma genérica y posponga hasta la fase de ejecución la identificación de los productos comercializados en el EEE? ¿Cómo se distribuye la carga de la prueba?
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
2. El artículo 9 del Reglamento 2017/1001 prevé lo siguiente: (2)
«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.
[…]
3. […] podrá prohibirse, en particular:
[…]
b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;
c) importar o exportar los productos con el signo;
[…]».
3. Según el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001:
«Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.»
4. El artículo 129, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, titulado «Derecho aplicable», establece que:
«Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»
5. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48: (3)
«Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»
B. Derecho polaco
6. El artículo 325 de la ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Ley sobre el Código de Enjuiciamiento Civil), de 17 de noviembre de 1964, texto consolidado, en su versión modificada (Dz. U. de 2019, posición 1460) (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), establece lo siguiente:
«El fallo de la sentencia debe contener el nombre del tribunal, los nombres de los jueces, del secretario y del ministerio fiscal, en caso de que haya intervenido en el asunto, la fecha y el lugar de la vista y del pronunciamiento de la sentencia, los nombres de las partes y el objeto del asunto, así como la decisión del tribunal sobre las peticiones de las partes».
7. Según el artículo 758 del Código de Enjuiciamiento Civil, los Sądy Rejonowe (Tribunales de Distrito) y los agentes judiciales adscritos a ellos son competentes en materia de ejecución.
8. Según el artículo 767, apartados 1 y 2, de dicho código:
«1. Salvo cuando la ley disponga lo contrario, los actos de los agentes judiciales podrán recurrirse ante el Sąd Rejonowy (Tribunal de Distrito). Asimismo, podrá interponerse recurso en caso de omisión de un documento por parte de un agente judicial. El recurso será examinado por el tribunal de la jurisdicción en la que se encuentre la oficina del agente judicial.
2. Están legitimadas para recurrir cualquiera de las partes o cualquier otra persona cuyos derechos hayan sido vulnerados o se hayan visto amenazados por el acto o la omisión del agente judicial.
[…]»
9. E1 artículo 843 de ese mismo código dispone lo siguiente en su apartado 3:
«En el escrito de recurso el recurrente debe incluir todas las alegaciones que puedan formularse en esta fase so pena de perder el derecho a hacerlas valer en fases posteriores del procedimiento».
10. A tenor de los apartados 1 y 3 del artículo 1050 del citado código:
«1. Cuando el deudor esté obligado a efectuar un acto que no puede ser realizado por otra persona y cuyo cumplimiento dependa exclusivamente de su voluntad, el tribunal en cuya jurisdicción deba cumplirse el acto, a solicitud del acreedor y después de haber oído a las partes, fijará un plazo al deudor para cumplir el acto, so pena de multa en caso de no hacerlo en el plazo establecido.
[…]
3. Si el plazo concedido al deudor para realizar un acto se agota sin que el deudor haya realizado el acto, el tribunal, a petición del acreedor, impondrá al deudor una multa y al mismo tiempo fijará un nuevo plazo para que se cumpla el acto, so pena de una multa mayor».
11. El artículo 1051 del Código de Enjuiciamiento Civil prevé lo siguiente en su apartado 1:
«Cuando el deudor esté sujeto a una obligación de no hacer o de no obstaculizar los actos del acreedor, el tribunal en cuya jurisdicción el deudor haya incumplido su obligación, a petición del acreedor, lo condenará a pagar una multa, después de haber oído a las partes y de haber constatado que el deudor no incumplido su obligación. El tribunal procederá del mismo modo si el acreedor vuelve a solicitarlo».
II. Hechos, litigio principal y cuestiones prejudiciales
12. Harman International Industries, Inc. (en lo sucesivo, «demandante»), con domicilio social en Stamford (Estados Unidos de América), es titular de los derechos exclusivos sobre las marcas de la Unión registradas con los números 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 y 009097494.
13. Los productos de la demandante (equipos audiovisuales, incluidos altavoces, auriculares y sistemas de audio) que llevan las marcas arriba indicadas son distribuidos en el territorio de Polonia por una única entidad con la que la demandante ha suscrito un acuerdo de distribución y se venden a los clientes finales en tiendas de electrónica con la intermediación de dicha entidad.
14. La demandante utiliza sistemas de marcado de sus productos que, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, no siempre permiten determinar si esta pretende destinarlos al mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) o a otros mercados. En efecto, las indicaciones que figuran en algunos ejemplares que llevan las marcas de la demandante no contienen las abreviaturas relativas a las indicaciones territoriales, por lo que no especifican el lugar en el que el producto ha de comercializarse por primera vez con su consentimiento. Esto supone que algunas indicaciones figuren tanto en el embalaje de ejemplares de productos destinados a ser comercializados en el territorio del EEE como en el de ejemplares de productos destinados a ser comercializados fuera del EEE. Para determinar el mercado de destino de esos ejemplares, es preciso utilizar una herramienta informática de la demandante que contiene una base de datos de productos que indica el mercado al que está destinado cada ejemplar concreto del producto.
15. AB SA, con domicilio social en Magnice (Polonia), sociedad demandada en el litigio principal (en lo sucesivo, «demandada»), desarrolla la actividad comercial consistente en la distribución de equipos electrónicos. La demandada introdujo en el mercado polaco productos fabricados por la demandante que llevaban las marcas de la Unión de esta. La demandada adquirió los productos en cuestión de un vendedor distinto del distribuidor de tales productos en el mercado polaco con el que la demandante había celebrado el contrato. La demandada afirma que el vendedor de los productos le aseguró que la introducción de tales productos en el mercado polaco no vulneraba los derechos exclusivos de la demandante sobre las marcas de la Unión toda vez que estos se habían agotado, dado que productos con la marca de la Unión habían sido comercializados con carácter previo en el territorio del EEE por parte de la demandante o con su consentimiento.
16. La demandante ejercitó una acción ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), en calidad de tribunal de primera instancia, solicitando que se prohibiera a la demandada vulnerar sus derechos sobre la marca de la Unión, impidiéndole la introducción, la comercialización, la importación, la oferta, la publicidad y el almacenamiento de altavoces y auriculares, así como de sus embalajes que lleven alguna de las marcas de la Unión Europea de la demandante, que no hayan sido comercializados en el EEE con carácter previo por la demandante o con su consentimiento. La demandante solicitó, además, al órgano jurisdiccional que ordenara a la demandada la retirada o la destrucción de dichos altavoces y auriculares, así como de sus embalajes.
17. La demandada opuso a las pretensiones de la demandante el principio de agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión, basando su defensa en la garantía obtenida del vendedor de que los productos en cuestión ya habían sido comercializados en el EEE.
18. En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente señala que los sistemas de marcado de los productos de la demandante no permiten determinar si los productos en cuestión están o no destinados al mercado del EEE. En consecuencia, ningún demandado está en condiciones de demostrar que una copia de un producto que lleva la marca de la Unión de la demandante ha sido comercializada en el EEE por esta o con su consentimiento. Ciertamente, el demandado puede dirigirse a su vendedor. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, es improbable que logre obtener información útil sobre la identidad de la entidad de la que el proveedor ha obtenido las copias en cuestión o de las entidades que forman parte de la cadena de distribución de las copias en el territorio polaco porque los proveedores no suelen estar dispuestos a revelar sus fuentes de suministro para no perder compradores.
19. En ese contexto, el órgano jurisdiccional remitente observa que la práctica de los jueces polacos de emplear en el fallo de las sentencias por las que se estiman los recursos la fórmula genérica «productos que llevan la marca del demandante que no han sido comercializados previamente en el territorio [EEE] por el demandante (titular de la marca de la Unión Europea) o con su consentimiento» genera serias dificultades para el ejercicio del derecho de defensa e incertidumbre en cuanto a la aplicación del Derecho. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, esta forma de redactar el fallo de las resoluciones tiene como consecuencia directa la imposibilidad práctica de ejecutarlas sobre la base de la información que contienen.
20. En efecto, tanto si la resolución se cumple voluntariamente como si es ejecutada por la autoridad competente, para que dicha resolución sea ejecutable en la práctica, es necesario obtener más información del titular o del demandado a efectos de poder identificar los artículos concretos de los productos que llevan la marca de la Unión.
21. En particular, es necesario contar con la colaboración concreta del demandante, titular de la marca, para acceder a la base de datos que contiene la información necesaria para identificar los productos.
22. Además, de la motivación de la petición de decisión prejudicial se deduce que la práctica en la ejecución de las sentencias cuyo fallo está redactado de manera genérica no es uniforme y varía en función de la naturaleza de la sentencia a ejecutar y, en muchos casos, puede incluso tener como resultado el embargo de productos que están en el mercado y no vulneran ningún derecho de marca exclusivo. En esencia, puede suceder que la protección del derecho exclusivo de una marca de la Unión se haga extensiva a productos para los que ese derecho se ha agotado.
23. Aparte de eso, la práctica en cuestión plantea otras incertidumbres en cuanto a las garantías procedimentales para las partes en asuntos relativos a la protección de un derecho exclusivo conferido por una marca de la Unión. En efecto, de la formulación de la petición de decisión prejudicial se desprende que resulta muy complicado para un demandado demostrar, en el contexto de un procedimiento judicial, que un ejemplar concreto de un producto ha sido comercializado en el EEE por el demandante o con su consentimiento.
24. Conforme a las disposiciones del Derecho polaco, según las ha expuesto el órgano jurisdiccional remitente, los medios de defensa a disposición del deudor en procesos cautelares y ejecutivos, esto es, el recurso contra los actos de un agente judicial y la acción de oposición a la ejecución, no permiten impugnar de manera eficaz el modo en el que la autoridad de ejecución ha ejecutado la sentencia, es decir, identificar eficazmente las copias que han de quedar excluidas de la ejecución forzosa.
25. Por todas estas razones, el órgano jurisdiccional remitente duda que esa práctica de los jueces polacos sea compatible con los principios de libre circulación de mercancías y de agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión y con la obligación que incumbe a los Estados miembros de establecer unos medios de recurso necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva.
26. En consecuencia, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal regional de Varsovia) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del [Reglamento 2017/1001], y con el artículo 19, apartado 1, [párrafo segundo], del Tratado de la Unión Europea, en el sentido de que se opone a la práctica de los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros consistente en que estos:
– ante una solicitud del titular de una marca de que se prohíban la importación, la comercialización, la oferta y la publicidad de productos que lleven la marca de la Unión y de que se ordene su retirada del mercado o su destrucción,
– al resolver un procedimiento de medidas cautelares sobre el embargo de productos que llevan una marca de la Unión;
se remiten en el tenor de las sentencias a los “productos que no han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento”, dejando de este modo a la autoridad de ejecución, a la vista del tenor general de la sentencia, la tarea de determinar qué productos que llevan la marca de la Unión son objeto de las órdenes y de las prohibiciones que se hayan dictado (es decir, determinar qué productos no han sido comercializados en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento), autoridad que, para realizar estas determinaciones, se basa en las declaraciones del titular de la marca o en los instrumentos (incluidos los instrumentos informáticos y las bases de datos) facilitados por dicho titular, quedando excluido o limitado, en razón de la naturaleza de los recursos legales de que dispone el demandado en el procedimiento de medidas cautelares y de ejecución, que puedan impugnarse ante un órgano jurisdiccional, en un procedimiento sobre el fondo, dichas determinaciones realizadas por la autoridad de ejecución?»
III. Análisis jurídico
A. Observaciones preliminares
27. Mediante su única cuestión prejudicial, relativa al nivel de precisión que debe tener la formulación del fallo de una sentencia en materia de agotamiento del derecho de marca previsto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el órgano jurisdiccional remitente pone de manifiesto las dudas que le suscitan la garantía de libre circulación de mercancías y la tutela judicial efectiva del distribuidor, demandado por el titular de una marca de la Unión por la presunta comercialización irregular en el EEE de productos protegidos por el derecho de marca.
28. Más concretamente, en opinión del juez nacional, la formulación genérica del fallo de la autoridad judicial emitido en el procedimiento declarativo hace excesivamente difícil la defensa del distribuidor de los productos, parte demandada en el litigio. Esto plantea el problema del reparto de la carga de la prueba en el procedimiento, en particular en la fase ejecutiva, también en razón del sistema procesal concreto del Estado miembro que, imponiendo al demandado rigurosos requisitos para incoar un procedimiento de oposición, no es, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, idóneo para asegurar una tutela efectiva a la parte demandada.
29. La demandante, la demandada, el Gobierno polaco y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.
30. La demandante estima que la cuestión prejudicial debe responderse en sentido negativo, puesto que cualquier otra solución sería contraria a la regla del agotamiento de los derechos de la marca. En particular, además de rebatir la descripción de los hechos y la interpretación de la legislación polaca expuesta por el órgano jurisdiccional remitente, la demandante considera que, si se siguieran las soluciones que propone dicho órgano jurisdiccional — en particular, imponer al titular de la marca la obligación de indicar con precisión en los productos «las marcas o los números de serie» —, los operadores cuya marca ha sido vulnerada se verían discriminados, al no estar dicha obligación prevista ni por el Derecho de la Unión ni por el Derecho nacional.
31. Asimismo, la demandante también refuta que Harman tenga un único distribuidor de sus productos en el mercado polaco y, por consiguiente, no considera admisible que se invierta la carga de la prueba, como se establece en la sentencia Van Doren + Q, (4) por cuanto —a excepción de los casos de distribución exclusiva— incumbe al demandado probar la existencia del consentimiento a la comercialización de los productos fuera del EEE.
32. Por el contrario, la demandada, el Gobierno polaco y la Comisión opinan que la cuestión prejudicial debe responderse en sentido afirmativo.
33. La demandada y el Gobierno polaco están de acuerdo con la exposición de los hechos realizada por el órgano jurisdiccional remitente. En particular, la demandada entiende que cualquier sentencia dictada por un juez debe permitir al demandado poder ejecutarla voluntariamente sin necesidad de recurrir a información contenida en bases de datos de la demandante a las que no tiene acceso. En su opinión, ese problema práctico podría resolverse instaurando un sistema uniforme de marcado que conlleve la obligación de indicar el mercado de destino en las copias de los productos.
34. El Gobierno polaco considera que, toda vez que las reglas tradicionales de reparto de la carga de la prueba en los procedimientos de vulneración de un derecho de marca exclusivo podrían dar lugar, en algunos casos, a una restricción de hecho de la libre circulación de mercancías, estaría justificado adaptarlas en aplicación de los principios formulados en la sentencia Van Doren + Q. En particular, el Gobierno polaco considera que solo es posible respetar dichos principios si el procedimiento probatorio se desarrolla íntegramente ante el juez que conoce sobre el fondo del asunto.
35. En cambio, la Comisión —aun estando de acuerdo con la posibilidad de atribuir al titular del derecho de marca la carga de probar el consentimiento para comercializar las mercancías fuera del EEE— estima que el Derecho de la Unión no se opone en principio a que se deje en manos de la autoridad de ejecución la tarea de determinar qué artículos que lleven la marca de la Unión constituyen el objeto de los requerimientos y prohibiciones de un tribunal. No obstante, añade que tal solución, de conformidad con el principio de la tutela judicial efectiva, presupone que el demandado en procedimientos cautelares y ejecutivos disponga de todos los medios necesarios para proteger sus derechos en el procedimiento.
36. De los autos del procedimiento resulta que el asunto objeto del litigio principal guarda relación, en particular, con la importación paralela de productos «mixtos», es decir, productos respecto de los cuales se han agotado los derechos exclusivos del titular y que pueden circular libremente en el EEE y productos destinados a ser comercializados fuera del EEE, cuya comercialización en el EEE vulnera los derechos del titular.
37. En concreto, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que en el momento del embargo es muy difícil distinguir los dos tipos de productos y, por esa razón, con frecuencia la única información fiable para determinar el lugar en que los productos han sido comercializados procede del titular de la marca.
38. La formulación genérica del fallo, que se limita a reproducir la disposición contenida en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, supone, de hecho, que se aplace hasta el momento de la ejecución la determinación del lugar en el que las mercancías han sido comercializadas. Ello resulta problemático toda vez que, según se desprende de la resolución de remisión, en el Derecho polaco, los derechos procesales del demandado son muy limitados en la fase de ejecución forzosa, en particular por la necesaria intervención del titular del derecho de la marca de la Unión. La preceptiva colaboración de la demandante, titular de la marca, no permite al demandado-distribuidor de los productos proteger eficaz y autónomamente su posición procesal.
39. En mi análisis, me centraré en dos cuestiones que me parecen esenciales para dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente: el principio de agotamiento de los derechos de marca en relación con la normativa sobre la libre circulación de mercancía y la efectividad de la tutela judicial del demandado-distribuidor de los productos en ese mismo procedimiento, tanto en lo que respecta a la formulación genérica del fallo como al reparto de la carga de la prueba.
B. Agotamiento del derecho conferido por la marca de la Unión y libre circulación de mercancías: concepto de consentimiento
40. Como es sabido, la disposición recogida en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 ha codificado (5) el principio de agotamiento de la marca, según el cual el titular de un derecho de propiedad sobre un signo, que ha comercializado de forma directa un producto con su marca o consentido su comercialización, no puede invocar derechos relacionados con dicha marca con el fin de impedir la venta de tales productos.
41. Dicha disposición reproduce, en términos sustancialmente idénticos, el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE, (6) que codificó la jurisprudencia relativa al principio de agotamiento en materia de marcas, de la misma manera que el artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 40/94, (7) codificó la relativa a la marca comunitaria. La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), a su vez derogada por la Directiva (UE) 2015/2436. (8) A su vez, el Reglamento n.o 40/94 fue derogado por el Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión, (9) a su vez derogado por el Reglamento 2017/1001. Aunque el artículo 15 del Reglamento 2017/1001 y el artículo 15 de la Directiva 2015/2436 están formulados de manera parcialmente diferente con respecto a las disposiciones derogadas, se considera que las interpretaciones del Tribunal de Justicia de los textos anteriormente vigentes mantienen su vigencia, habida cuenta de que ambas disposiciones persiguen el mismo objetivo de establecer un equilibrio entre los derechos de marca y la protección de la libre circulación de mercancías en el mercado interior.
42. Esta figura jurídica se fundamenta en la atribución al titular de la prerrogativa de controlar únicamente la primera comercialización de los productos que llevan la marca en el mercado de referencia, sin crear obstáculos o restricciones a la posterior circulación de los bienes protegidos, que serían incompatibles con el principio de libre comercio. (10)
43. En efecto, dicha disposición debe leerse e interpretarse a la luz del artículo 36 TFUE, (11) teniendo también en cuenta que garantiza una armonización completa (12) de las normas sobre agotamiento de los derechos conferidos por la marca mediante la codificación de gran parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de libre circulación de mercancías. (13)
44. Por consiguiente, la aplicación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 no puede tener por efecto en modo alguno legitimar o justificar obstáculos a la libre circulación de mercancías y reintroducir, de hecho, barreras entre Estados y aduanas que se eliminaron con el mercado común, (14) ni reducir las garantías procesales de las partes en asuntos relativos a la protección de un derecho exclusivo conferido por una marca de la Unión.
45. A la luz de tales consideraciones, es preciso analizar, como propone el órgano jurisdiccional remitente, si la práctica de los jueces polacos consistente en formular de forma genérica el fallo de la sentencia, asociada al hecho de que las distintas categorías de productos solo puedan distinguirse sobre la base información y de bases de datos en poder de la demandante, puede constituir una forma de discriminación o una restricción disimulada del comercio ente los Estados miembros, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 TFUE.
46. Efectivamente, en el marco establecido por el órgano jurisdiccional remitente, esta práctica podría mantener, siquiera de forma indirecta, tales restricciones y extender la protección del derecho exclusivo de una marca de la Unión a productos respecto de los que ese derecho está agotado.
47. El Tribunal de Justicia ha afirmado en numerosas ocasiones que el artículo 36 TFUE, (15) y por lo tanto la prohibición de restricciones a la importación y de medidas de efecto equivalente, admite excepciones basadas en la protección de derechos de propiedad industrial y comercial. Sin embargo, dado que tal prohibición incide en el ejercicio de los derechos y no en su existencia, las excepciones se admiten en la medida en que «estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico» (16) del derecho de propiedad. (17)
48. El titular de la marca debe comercializar él mismo (18) o consentir la comercialización de cada producto que lleve su marca. (19) Desde las primeras sentencias en las que se formuló el principio de agotamiento, se ha afirmado siempre la equivalencia de ambos supuestos: la comercialización de bienes con la marca por parte del titular o con su consentimiento. (20)
49. Por lo tanto, la existencia de consentimiento constituye el criterio determinante para establecer si la tutela del derecho de propiedad intelectual debe ceder ante el principio de libre circulación de mercancías.
50. Por lo que respecta a la definición de consentimiento, la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (21) proporciona importantes indicaciones al establecer que el consentimiento nunca puede ser implícito.
51. En la sentencia Sebago (22) el Tribunal de Justicia, refiriéndose a la Directiva 89/104 en materia de marcas, observó que «para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artículo 7 […], este debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento».
52. En los asuntos acumulados Zino Davidoff y Levi Strauss, (23) que tenían por objeto la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia afirmó que la definición de las características del consentimiento a la comercialización en el EEE, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104, no debe dejarse en manos de los ordenamientos jurídicos nacionales porque de lo contrario habría una protección variable en función de la ley aplicable.
53. En cuanto a la posibilidad de un consentimiento «no expreso», el Tribunal de Justicia ha precisado que deberían establecerse las posibles formas de manifestación del consentimiento del titular de la marca a la comercialización en el EEE, que debe prestarse de forma que exprese con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho, pero no ha excluido que «puede ser tácito, cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE». (24)
54. En efecto, el consentimiento tácito a la comercialización no puede resultar del mero silencio del titular de la marca, del hecho de que el titular no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados su oposición a la importación en el EEE, de que no haya indicado en los productos la prohibición de comercialización en el EEE, ni de que no haya impuesto restricciones contractuales en el momento de la venta de las mercancías. (25)
55. Por lo tanto, bajo determinadas condiciones concretas, el consentimiento también puede resultar excepcionalmente de comportamientos concluyentes del titular de los derechos de marca, aunque, como ya se ha indicado, la regla general es la del consentimiento expreso.
56. ¿A quién corresponde aportar la prueba de tal consentimiento, expreso o tácito, en un eventual procedimiento? ¿Qué tipo de comprobaciones debe realizar el juez para determinar qué productos comercializados en el mercado siguen protegidos por la marca y cuáles no? Dichas comprobaciones ¿deben realizarse necesariamente en el contexto del procedimiento sobre el fondo o pueden efectuarse también en la fase de ejecución?
57. Estos son los dos interrogantes que plantea la cuestión prejudicial que, siendo conceptualmente autónomos, tienen su origen común en la práctica de los jueces polacos a la hora de formular sus fallos y evocan una cuestión jurídica común, a saber, la de la tutela judicial efectiva del demandado-distribuidor de productos que, en el marco de un procedimiento iniciado para proteger una marca, invoque el agotamiento del derecho.
58. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que evalúe si la práctica de los jueces polacos de adoptar una formulación genérica en el fallo de las resoluciones relativas a la vulneración de derechos de marca por importaciones paralelas puede considerarse conforme a los principios fundamentales de libre circulación de mercancías y de tutela judicial efectiva. En concreto, el juez observa que la referencia en la motivación y en el fallo de la sentencia a los «productos que no han sido comercializados en el EEE por el titular o con su consentimiento» puede no ser adecuada ni lo suficientemente precisa en algunas circunstancias.
59. Desde el punto de vista del órgano jurisdiccional remitente, esta práctica en la redacción del fallo de las sentencias tiene como consecuencia que en la práctica sea imposible ejecutarlas, ya que carecen de la información necesaria para ello. En efecto, tanto si su cumplimiento es voluntario como si es ejecutada por la autoridad competente, es preciso, en cualquier caso, contar con más información para poder identificar los productos a los que se refiere la sentencia.
60. Según el órgano jurisdiccional remitente, el titular de la marca es el único que puede indicar el destino de los bienes objeto del litigio, de manera que el demandado se encuentra en la imposibilidad de impugnar tales constataciones, tanto en el procedimiento cautelar como en la fase de ejecución, ya que no tiene acceso a la información pertinente.
61. En el contexto arriba descrito, se plantea el problema de la compatibilidad del Derecho polaco con los principios consagrados en el artículo 19 TUE, apartado 1, y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: ¿el demandado-distribuidor tiene garantizada la tutela judicial efectiva en el Estado miembro?
C. Tutela judicial efectiva y autonomía procesal de los Estados miembros
62. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 TUE, apartado 1, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, debe garantizarse a los justiciables la tutela judicial efectiva mediante vías de recurso adecuadas establecidas por los Estados miembros. (26)
63. El principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere tal disposición, «constituye un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y que en la actualidad se reconoce en el artículo 47 de la Carta». (27)
64. Como es sabido, el artículo 47 de la Carta dispone, en su párrafo primero, que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en dicho artículo. A este derecho corresponde la obligación que el artículo 19 TUE, apartado 1, impone a los Estados miembros de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.
65. Como se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 47 de la Carta constituye base suficiente para invocar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que su contenido deba ser desarrollado por otras disposiciones del Derecho de la Unión o por disposiciones del Derecho interno de los Estados miembros. (28)
66. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta incluye, en particular, el derecho de su titular a acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce a aquel y, a tal efecto, para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para pronunciarse sobre el litigio de que conoce. (29)
67. Sin embargo, en virtud del principio de autonomía procesal, incumbe a los Estados miembros configurar la regulación procesal de los recursos que se establezcan a favor de los justiciables, a condición de que dicha regulación, «no sea menos favorable en las situaciones comprendidas en el ámbito del Derecho de la Unión que en situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad)». (30)
68. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el principio de equivalencia «exige que la norma nacional de que se trate se aplique indistintamente a los recursos basados en derechos que el Derecho de la Unión confiere al justiciable y a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa semejantes». (31) Por lo tanto, el respeto de dicho principio supone que los recursos basados en una vulneración del Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que aquellos que sean análogos y estén basados en una vulneración del Derecho nacional. (32)
69. En cambio, el principio de efectividad requiere que, aun aplicándose el principio de autonomía procesal, la regulación procesal no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión. (33)
70. Sin embargo, «el Derecho de la Unión no tiene como efecto obligar a los Estados miembros a crear vías de recurso distintas de las existentes en el Derecho interno, a menos, no obstante, que del sistema del ordenamiento jurídico nacional en cuestión se desprenda que no existe ninguna vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, o de que la única vía de los justiciables para acceder a un juez sea infringir el Derecho». (34)
71. Para determinar si los principios de tutela judicial efectiva y de autonomía procesal de los Estados miembros se oponen a la interpretación expuesta por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso partir del equilibrio entre los principios del Derecho de la Unión antes citados.
1. Formulación genérica del fallo en los procedimientos sobre marcas
72. En principio, la cuestión de la correcta formulación del fallo y de las garantías previstas en los procedimientos sobre marcas está regulada por el Derecho procesal nacional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, el tribunal de marcas aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad y se garantice el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (35)
73. Como ha observado la Comisión, (36) una formulación precisa del fallo y una motivación adecuada de la sentencia resultan necesarias para garantizar la protección eficaz de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión, aunque eso no excluye que la autoridad de ejecución sea quien determine los artículos que llevan la marca de la Unión que constituyen el objeto de las medidas cautelares y prohibiciones, siempre y cuando las vías de recurso previstas por el Derecho nacional permitan impugnar tales decisiones ante un órgano jurisdiccional.
74. De la exposición realizada por el órgano jurisdiccional remitente parece desprenderse que el demandado no tiene la posibilidad de cumplir de forma voluntaria los requerimientos y prohibiciones contenidas en una sentencia cuya formulación es genérica, de manera que queda automáticamente expuesto a que se incoen en su contra procedimientos de ejecución, en los que, por lo demás, dispone de recursos limitados.
75. En este contexto, como parece sugerir el órgano jurisdiccional nacional, una posible solución podría consistir en imponer la obligación de indicar ex ante el mercado de destino en los productos.
76. Sin embargo, en mi opinión, la mera constatación de que el demandado puede tener dificultad para obtener información sobre el proveedor originario no constituye un fundamento jurídico válido para imponer tal obligación al titular. De hecho, no puede hallarse en el Derecho de la Unión ningún elemento textual, interpretativo, teleológico o contextual que conduzca a esa solución.
77. Por lo tanto, no considero que exista margen para imponer la obligación de indicar en los productos su destino previsto que, además de constituir una carga adicional para el titular, podría de hecho resultar limitadamente resolutiva. En efecto, no cabe excluir que el destino real del producto sea en la práctica distinto del que se indica y que, por consiguiente, esa obligación pueda complicar la transmisión de la distribución de un determinado producto de un mercado a otro, limitando en esencia la libre circulación de mercancías consagrada en el artículo 36 TFUE. Además, semejante imposición, que también supone un coste económico adicional para los titulares del derecho de marca, podría tener eventualmente por efecto difundir prácticas de importación ilícita.
78. No obstante, para que se respete el derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso garantizar que un juez pueda examinar la cuestión de qué productos se han comercializado en el mercado interior y cuáles no.
79. Lo preferible sería que esta comprobación se efectuase en el procedimiento en cuanto el fondo plasmándose el resultado de tal constatación en el fallo de la sentencia.
80. La identificación de los productos en la sentencia del juez que conoce del fondo sería el resultado de una interpretación conforme con el Derecho de la Unión y que, por consiguiente, respetase plenamente los principios antes citados para garantizar la tutela judicial efectiva.
81. Si no resulta posible, como parece desprenderse de la exposición realizada por el órgano jurisdiccional remitente, porque implica que el titular de la marca indique con carácter previo el destino final de los productos, esa apreciación puede aplazarse incluso hasta el momento de la ejecución siempre que, en esa fase, el demandado disponga de instrumentos procesales que le permitan obtener el pronunciamiento de «un juez» sobre la cuestión de hecho relevante a los efectos de la resolución de la controversia de que conoce, es decir, sobre la identificación precisa de los productos comercializados en el EEE que están protegidos por la marca.
82. Por último, es conveniente que, al apreciar, con carácter general, la idoneidad del sistema procesal nacional no se pase por alto la eventual existencia de un sistema de responsabilidad civil por embargos injustificados, que, pese a constituir un recurso ex post, por un lado, pueda considerarse un medio de reparación del daño sufrido en caso de embargo ilegal y, por otro lado, tenga efecto disuasorio para el titular del derecho que únicamente solicitará medidas cautelares cuando sea evidente el origen ilegal de los productos. En efecto, como recuerda la demandante en sus observaciones, (37) en las legislaciones nacionales europeas ya existen ejemplos de procedimientos internos que obedecen a ese criterio, destinados a ponderar la libre circulación de mercancías y la lucha contra las infracciones.
83. Obviamente, todas las valoraciones que deban realizarse en cada caso concreto incumben al juez nacional que deberá apreciar si, a la luz de los principios del Derecho de la Unión antes mencionados, el ordenamiento procesal nacional reconoce en concreto al demandado en un procedimiento que tiene por objeto la protección de una marca de la Unión el derecho a la tutela judicial plena.
2. Carga de probar el consentimiento del titular de la marca
84. Por regla general, la carga de probar el consentimiento del titular del derecho de marca recae sobre la parte que invoca tal consentimiento. En numerosas ocasiones, el Tribunal de Justicia ha insistido en que la carga de probar el consentimiento del titular de la marca corresponde a la parte que invoca su existencia. (38)
85. No obstante, se pueden producir situaciones en las que resulte necesaria adaptar esa regla. En efecto, como se establece en la sentencia Van Doren + Q, incumbirá al titular de la marca probar el cumplimiento de los requisitos de agotamiento del derecho de marca cuando la aplicación de la regla general —es decir, que la prueba incumba al demandado— pueda tener como efecto permitir al titular del derecho compartimentar los mercados nacionales, (39) riesgo que, según sostiene el Tribunal de Justicia en la sentencia citada, existe cuando «[…] el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva». (40)
86. Efectivamente, el hecho de que el demandado no pueda obtener la información necesaria para determinar si el titular de la marca de la Unión tiene la intención de comercializar el producto en cuestión en el mercado del EEE puede producir efectos negativos, como la fragmentación del mercado interior. Por consiguiente, en estos casos se puede invertir la carga de la prueba de modo que incumbirá «al titular de la marca acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del EEE. Si se acredita este extremo, corresponde entonces al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en el EEE». (41)
87. Demostrar que el titular de la marca utiliza un sistema de distribución exclusiva basta, por lo tanto, para que se invierta la carga de la prueba en las condiciones antes citadas.
88. Sin embargo, de los elementos proporcionados por el órgano jurisdiccional remitente no se desprende claramente que ese criterio se cumpla en el presente asunto. La demandante niega, por el contrario, que utilice un sistema de distribución exclusiva, aunque señala que solo un operador tiene la condición de distribuidor autorizado en el territorio polaco y que, aparte de la red de distribución en cuya creación participó Harman, existen otros muchos operadores que distribuyen productos Harman en Polonia, incluida la propia demandada. (42)
89. Por lo tanto, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional constatar si, en este caso, la distribución por parte de la demandante puede considerarse exclusiva. En caso afirmativo, en aplicación de la sentencia Van Doren + Q, se podría invertir la carga de la prueba, debiendo por lo tanto la demandante, titular de la marca, probar que el derecho no se ha agotado.
90. En caso de que no se aprecie la existencia de distribución exclusiva, cabría admitir la adecuación de las reglas tradicionales de prueba en procedimientos de vulneración de un derecho de marca exclusivo en función de las circunstancias específicas que rodean a la comercialización de los productos. Si los productos en cuestión carecen de toda indicación de la que pueda deducirse el mercado de primera comercialización, el juez, habiendo constatado que no existen recursos prácticos adecuados para superar dicha dificultad probatoria, adaptará la carga de la prueba en cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva arriba citado.
91. La constatación que deberá efectuar el juez nacional tendrá como finalidad comprobar que el demandado no se encuentra ante una «prueba diabólica», por estar los elementos de hecho que permiten demostrar el agotamiento del derecho de marca totalmente fuera de su esfera de influencia y conocimiento.
92. No obstante, considero que la mera constatación de que el demandado puede tener dificultades para obtener información sobre su proveedor no puede constituir el único fundamento para adaptar la carga de la prueba.
93. En caso de que no se aprecie la existencia de distribución exclusiva por parte del titular de la marca, solo será posible adaptar la carga de la prueba en relación con el agotamiento del derecho de marca si se constata la imposibilidad práctica de que el demandado pueda aportar la prueba de la circunstancia que constituye el fundamento del derecho que reclama.
IV. Conclusión
94. A la vista de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia):
«El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, a la luz del artículo 36 TFUE, segunda frase, del artículo 19 TUE, apartado 1, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales debe interpretarse en el sentido de que el Derecho de la Unión no se opone a la práctica según la cual, en un procedimiento que tiene por objeto la protección de una marca de la Unión, el juez utilice una formulación genérica en el fallo de la sentencia, dejando por lo tanto en manos de la autoridad de ejecución la tarea de determinar los productos a los que afecta la resolución. Todo ello, a condición de que en la fase de ejecución el demandado pueda impugnar la determinación de los productos comercializados y de que un juez pueda examinar y decidir qué productos han sido efectivamente comercializados en el EEE con el consentimiento del titular de la marca. En los procedimientos que tienen por objeto la protección de una marca de la Unión, cuando el demandado invoque el agotamiento de los derechos conferidos por la marca pero no tenga acceso a la información necesaria, el juez nacional deberá valorar la posibilidad de alterar el reparto de la carga de la prueba, tanto si se aprecia la existencia de un sistema de distribución exclusiva como cuando resulte prácticamente imposible para el demandado probar las circunstancias de hecho en las que se apoyan sus argumentos.»