Asunto T‑292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa OFTEN — Marca nacional denominativa anterior OLTEN — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Similitud entre los productos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009] — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009) — Objeto del litigio ante la Sala de Recurso — Artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009)»

Sumario de la sentencia

1.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición —Prueba del uso de la marca anterior — Necesidad de resolver esta cuestión, una vez planteada por el solicitante, antes de decidir sobre la oposición — Consecuencia

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, ap. 2]

2.      Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Falta de invocación del motivo basado en la falta de prueba del uso efectivo

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, ap. 2]

3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Falta de impugnación expresa de alguno de estos aspectos

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

4.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1.      La cuestión del uso efectivo de la marca anterior en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, es una cuestión previa que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha. La petición de que se demuestre el uso efectivo, presentada por el solicitante de la marca, añade al procedimiento de oposición esta cuestión previa y, en este sentido, modifica su contenido, puesto que se trata de una petición nueva y específica vinculada a consideraciones fácticas y jurídicas distintas de las que dieron lugar a la formulación de oposición contra el registro de una marca comunitaria.

Se deriva de lo anterior que, por cuanto supone determinar si, a efectos del examen de la oposición, la marca anterior puede considerarse registrada para los productos o los servicios de que se trata, la cuestión del uso efectivo tiene carácter específico y previo y no forma parte, por tanto, del examen de la oposición propiamente dicha, basada en el riesgo de confusión con esa marca.

(véanse los apartados 31 a 33)

2.      Cuando el motivo basado en la falta de prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, no se formula específicamente ante la Sala de Recurso ni constituye un elemento pertinente en el examen del recurso, que está limitado al análisis de la oposición propiamente dicha, basada en la existencia de riesgo de confusión, dicho motivo no forma parte del objeto del litigio sustanciado ante la Sala de Recurso.

(véanse los apartados 39 y 40)

3.      Una oposición basada en la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, plantea a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) la cuestión de la identidad o de la similitud de los productos y servicios a que se refieren las marcas en conflicto, así como de la identidad o la similitud entre éstas. El hecho de que alguno o algunos de estos aspectos no haya sido refutado expresamente ante la Sala de Recurso no significa que la OAMI no deba pronunciarse sobre esta cuestión. Estas consideraciones se ven corroboradas por el principio de interdependencia entre los factores que se toman en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos y servicios a que aquéllas se refieren.

Por lo tanto, la Sala de Recurso, cuando conozca de un recurso interpuesto a raíz de una oposición basada en la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe pronunciarse sobre la cuestión de la similitud de los productos de que se trata, aun cuando no se le haya planteado expresamente.

(véanse los apartados 41 a 44)

4.      Para el público pertinente —compuesto por el consumidor español medio—, aunque presente un grado de atención superior al normal, existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, entre el signo denominativo OFTEN, para el que se solicita el registro como marca comunitaria en relación, en particular, con los productos «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata; llaveros de fantasía; medallas; insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos» de la clase 14 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa OLTEN, registrada anteriormente en España para, en particular, «relojes», pertenecientes a la misma clase.

(véanse los apartados 73, 74 y 104)