Causa T‑292/08
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OFTEN — Marchio nazionale denominativo anteriore OLTEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Prova del serio utilizzo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009) — Oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso — Artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 63 e 64 del regolamento n. 207/2009)»
Massime della sentenza
1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Questione che, quando sollevata dal richiedente, deve essere risolta prima di decidere sull’opposizione — Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 2)
2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Non proposizione del motivo attinente alla prova insufficiente del serio utilizzo
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 2)
3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Non contestazione esplicita di uno di tali aspetti
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. La questione del serio utilizzo del marchio anteriore ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è una questione preliminare che, una volta sollevata dal richiedente del marchio, deve essere risolta prima che l’opposizione propriamente detta venga esaminata. La richiesta, da parte del richiedente del marchio, della prova del serio utilizzo aggiunge al procedimento d’opposizione tale questione preliminare e, in tal senso, ne modifica il contenuto, in quanto costituisce una domanda nuova e specifica, legata a considerazioni di merito e giuridiche distinte da quelle che hanno dato luogo alla proposizione dell’opposizione avverso la registrazione di un marchio comunitario.
Da ciò consegue che la questione del serio utilizzo presenta carattere previo e specifico, in quanto porta a stabilire se, ai fini dell’esame dell’opposizione, il marchio anteriore possa essere ritenuto registrato per i prodotti e i servizi di cui trattasi, e tale questione non rientra quindi nell’ambito dell’esame dell’opposizione propriamente detta, che attiene all’esistenza di un rischio di confusione con tale marchio.
(v. punti 31‑33)
2. Dal momento che il motivo riguardante l’insufficienza della prova del serio utilizzo del marchio anteriore ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non è specificamente sollevato dinanzi alla commissione di ricorso e non costituisce neppure un elemento pertinente ai fini dell’esame del ricorso, essendo quest’ultimo limitato all’esame dell’opposizione propriamente detta che attiene all’esistenza di un rischio di confusione, detto motivo non fa parte dell’oggetto del contendere dinanzi alla commissione di ricorso.
(v. punti 39‑40)
3. Un’opposizione fondata sull’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario produce l’effetto di investire l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) della questione circa l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi contemplati dai marchi di cui trattasi nonché dell’identità o della somiglianza di questi ultimi. Il fatto che l’uno o l’altro di tali aspetti non sia stato esplicitamente contestato dinanzi alla commissione di ricorso non ha l’effetto di rendere l’Ufficio incompetente in merito a tale questione. Tali considerazioni sono confortate dal principio di interdipendenza tra i fattori presi in considerazione nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti e dei servizi da essi designati.
Pertanto, la commissione di ricorso, nel decidere sul ricorso che ha fatto seguito all’opposizione fondata sull’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, è investita della questione della somiglianza dei prodotti di cui trattasi, sebbene tale questione non sia stata esplicitamente sollevata dinanzi ad essa.
(v. punti 41‑44)
4. Per il pubblico di riferimento, composto di consumatori spagnoli medi, che pur faccia prova di un grado di attenzione superiore a quello normale, esiste un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, tra il marchio denominativo OFTEN, la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta segnatamente per i «Prodotti in [metalli preziosi e loro leghe] o placcati non compresi in altre classi; articoli di gioielleria, bigiotteria; orologeria e strumenti cronometrici; spille per ornamento; spille per cravatte; portachiavi di fantasia; medaglie; distintivi in metalli preziosi; ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; gemelli» rientranti nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo OLTEN, registrato anteriormente in Spagna, in particolare per gli «orologi» rientranti nella medesima classe.
(v. punti 73‑74, 104)